臺灣彰化地方法院民事判決 九十二年度訴字第九七一號
原告即反訴被告 花季紙品有限公司法定代理人 甲○○被告即反訴原告 統全興業股份有限公司法定代理人 乙○○訴訟代理人 陳鎮律師複 代理人 李仲景律師右當事人間請求履行契約事件，本院於民國九十三年五月七日言詞辯論終結，判決如左：
主 文被告應給付原告新台幣陸拾萬元，及自民國九十年十二月一日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。
訴訟費用由被告負擔。
本判決於原告以新台幣貳拾萬元供擔保後，得假執行。但被告如以新台幣陸拾萬元為原告預供擔保，得免為假執行。
反訴原告之訴及假執行之聲請均駁回。
反訴訴訟費用由反訴原告負擔。
事 實
甲、本訴部分：
壹、原告方面：
一、聲明：如主文第一項所示，並聲請供擔保宣告假執行。
二、陳述：
（一）緣原告於民國八十九年九月二十八日及九十年間與被告簽定合約，授權被告使用「URCHIN Family」、「Our Debby、「福貓」之著作權，約定被告應給付二年權利金各新台幣（下同）八十萬元、四十萬、五十萬元，被告已支付一百一十萬元，詎被告以兩造之授權合約有瑕疵為由，對其所簽發九十年十一月三十日、付款人為台灣銀行員林分行、面額六十萬元之支票，向鈞院聲請假處分，禁止原告向付款人提示付款，且對原告之法定代理人自訴詐欺罪，經台灣台南地方法院九十一年度自字第八號刑事判決無罪確定，而被告聲請之假處分，亦因於一定期間內未起訴而經撤銷，則被告依契約約定，應給付原告六十萬元。
（二）對被告抗辯所為之陳述：兩造在簽約時，對於著作及商標等規定均不明瞭，故約定不明，一般而言，應是授與著作權之使用，後來兩造發現有疑義，才在福貓系明確約定為美術著作權圖形。原告授權被告使用之文字及圖樣都是原告公司所設計，原告有著作權，已經台灣台南地方法院院刑事判決認定在案，且原告早已申請商標，雖然在衣服類沒有申請專用權，但無礙於被告使用。又兩造契約約定使用之文字、圖樣，只有頑皮家族的圖樣被仿冒而已，原告已發函訴外人明永有限公司（下稱明永公司）排除侵害，被告之法定代理人在上開刑事案件審理時，亦表示未再看到訴外人明永公司使用相同之圖樣，足見原告已排除侵害，並未違反契約之約定。
三、證據：提出授權廠商證明書、產品造型授權書各三件、支票影本、台灣台南地方法院九十一年度自字第八號刑事判決、本院九十二年度裁全字第一一一三號民事裁定、存證信函各一件。
貳、被告方面：
一、聲明：
（一）原告之訴駁回。
（二）如受不利判決，請准供擔保宣告免為假執行。
二、陳述：
（一）緣原告向被告稱其為「URCHIN Family」、「Our Debby、「福貓」系列商品總代理，合法擁有中、英文美術著作權及商標專用權，授權被告於台灣地區使用，並收取二年權利金共一百七十萬元，兩造除簽訂三份產品造型授權書外，原告並出具三份授權廠商證明書予被告，惟原告並無權利存在。而依系爭授權書各該第十條、第十一條約定「乙方（即被告）如發現任何與本產品造型有關之對抗或侵害行為，應立即知會甲方（即原告），甲方將負責保護產品造型及本契約標的」、「乙方（即被告）如發現仿冒品，應立即知會甲方（即原告），由甲方負責取締」，被告簽約後即開始生產前開圖樣之內褲商品，準備行銷市場，詎料，竟發現市面充斥由訴外人明永公司生產，使用與前開商標相同圖樣之內褲，經被告函請原告依上開約定負責取締，以維護被告之權利，其並未處置，顯違反約定。
（二）本件原告授權被告使用之標的為「URCHIN Family」、「Our Debby、「福貓」之中英文美術著作權及商標專用權，此觀授權書第二條皆定有「本合約所稱之商品界定為使用商標的商品製作權」等文字，且授權廠商證明書之各該本文均證明被告「已獲得合法授權含英文及中文圖形」或「已獲得合法授權含英文及中文美術著作權圖形」即明。原告就前揭圖文實際上並未有著作權及商標權，顯見系爭授權書係以不能之給付為標的，依民法第二百四十六條第一項前段規定，應屬無效。又原告授權之圖文並未取得著作權及商標權，該事實原告於簽訂系爭授權書時即知之甚稔，依民法第一百十三條規定，原告不得依據無效之契約請求被告給付未收之授權金六十萬元。
三、證據：提出授權廠商證明書、產品造型授權書各三件。
乙、反訴部分：
壹、反訴原告方面：
一、聲明：
（一）反訴被告應給付反訴原告一百一十萬元，及自反訴起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。
（二）願供擔保，請准予宣告假執行。
二、陳述：
（一）反訴被告授權反訴原告使用之「URCHIN Family」、「Our Debby、「福貓」等圖文，授權金依序為八十萬元、四十萬元及五十萬元，合計一百七十萬元，反訴原告已支付一百十萬元，兩造授權契約之標的，包含該圖文之著作權及商標權，然反訴被告就上開圖文並無著作權及商標權，系爭授權書係以不能之給付為標的，依民法第二百四十六條第一項前段之規定，應屬無效。又反訴被告於授權時，明知其授權之圖文並未取得著作權及商標權，依民法第一百十三條規定，其不得依據無效之契約向反訴原告請求未給付之授權金六十萬元，並應返還已給付之授權金一百十萬元。
（二）對反訴被告抗辯所為之陳述：反訴被告授權被告使用之圖文，其商標專用之類別，僅限於商標法施行細則第四十九條第十六類或第二十一類之商品，亦即第十六類之紙品、文具．．．等及第二十一類之家庭用具、容器、玻璃．．．等，並無第二十五類即衣服、靴鞋、帽子之商標專用權，此觀反訴被告專用期限始期之八十八年九月十五日修正發布時之商標法施行細則暨第四十九條附表，至為明瞭。則反訴被告授權書允許反訴原告製造、經銷、販售之標的係「內衣褲」，係屬第二十五類之「衣服」類別，並不在反訴被告所取得第十六、第二十一類商標專用權之範圍，是兩造契約標的不能，洵堪認定。則不論反訴被告就授權圖樣是否已取得著作權，兩造契約既已約明授權標的包含著作權及商標權，則反訴原告若無法取得衣服類之商標權，本件仍有給付不能之問題；況就對反訴原告實際保障效益以言，商標權顯然高於（大於）著作權，換言之，反訴原告訂約之重點即在於取得商標專用權，今商標權之標的既屬給付不能，著作權對被告而言實屬無甚意義。
貳、反訴被告方面：
一、聲明：
（一）如主文第四項所示。
（二）如受不利之判決，請准供擔保准宣告免為假執行。
二、陳述：
（一）按著作權人於著作完成時即享有著作權，著作權法第十條定有明文規定。有關「URCHIN Family」、「Our Debby、「福貓」系列之文字與圖形係由反訴被告及所屬員工李青靜、吳敏如等所集體創作而成，於創作完成時即擁有著作權，相關事證已經台灣台南地方法院九十一年度自字第八號刑事判決認定，反訴被告並曾在文教世界、禮品世界、大陸製品採購指南等雜誌上刊登授權廣告，並領有經濟部智慧財產局所頒商標證書，反訴被告確有系爭圖文的商標專用權。至兩造簽訂之授權廠商證明書及產品造型授權書雖未就反訴被告究授與何種權利予反訴原告為明確之約定，然反訴被告既有著作權，系爭授權書即係以可能之給付為標的，應屬有效。
（二）世界上知名的卡通圖案授權都是以的「Copyright」授權，因為著作權是一系列的不同表情、動作背景，而且隨季節、時令、節日而有不同的變化，不像的商標權只是一個單調的品牌象徵。反訴被告與反訴原告之授權合約都會隨約附上一系列的造型圖檔，可見反訴被告授權的主題就是美術圖案的授權，僅因兩造對商標與著作權之內涵不甚清楚，以致三次合約在商標與著作權授權的文字表達上有些模糊地方。
三、證據：提出文教世界雜誌、禮品世界雜誌、大陸製品採購指南授權各一本、商標註冊證十三張。
丙、本院依職權調取台灣台南地方法院九十一年度自字第九十一號詐欺案件卷宗。理 由
壹、按被告於言詞辯論終結前，得在本訴繫屬之法院，對於原告就與本訴之標的及其防禦方法相牽連者，提起反訴。民事訴訟法第二百五十九條、第二百六十條第一項定有明文。查本件原告依契約約定，請求被告給付權利金，被告則主張契約有無效情事，原告應返還已給付之權利金，堪認其攻擊防禦方法與本訴相牽連，是被告提起反訴，應予准許，合先敘明。
貳、本訴部分：
一、原告起訴主張：伊於八十九年九月二十八日及九十年間分別與被告簽定合約，授權被告使用「URCHIN Family」、「Our Debby、「福貓」系列商品之著作權，約定被告應給付二年權利金各八十萬元、四十萬、五十萬元，被告已支付一百一十萬元，詎被告以兩造之授權合約有瑕疵為由，對其所簽發九十年十一月三十日、付款人為台灣銀行員林分行、面額六十萬元之支票，聲請假處分，禁止原告提示付款，且對原告之法定代理人自訴詐欺罪，惟其提出之自訴，業經台灣台南地方法院九十一年度自字第八號刑事判決無罪確定，被告聲請之假處分，亦因於一定期間內未起訴而經撤銷，原告自得依契約之約定，請求被告給付原告六十萬元，及上開支票得提示之翌日即九十年十二月一日起至清償日止，按年息百分之五計算之法定遲延利息等語。
二、被告則以：原告授權被告使用之標的為「URCHIN Family」、「Our Debby、「福貓」之中英文美術著作權及商標專用權，惟原告就前揭圖文實際上並未擁有著作權及商標權，系爭授權書係以不能之給付為標的，依民法第二百四十六條第一項前段規定，應屬無效，原告不得依無效之契約請求被告給付未支付之授權金六十萬元等語置辯。
三、查原告主張其於八十九年九月二十八日及九十年間陸續與被告簽約，授權被告使用「URCHIN Family」、「Our Debby」、「福貓」系列商品之圖文，約定被告應給付二年權利金各八十萬元、四十萬、五十萬元，被告已支付一百一十萬元，惟其所簽發九十年十一月三十日、付款人為台灣銀行員林分行、面額六十萬元之支票，則因被告聲請假處分，禁止原告提示付款而未能提示，該假處分已因被告未在一定期間內起訴而被撤銷，另被告對原告法定代理人自訴詐欺案件，亦經台灣台南地方法院九十一年度自字第八號刑事判決無罪確定等事實，業據其提出授權廠商證明書、產品造型授權書各三件、支票影本一張、本院撤銷假處分裁定、台灣台南地方法院刑事判決各一件為證，且為被告所不爭執，應堪認為真實。
四、次查，原告主張兩造約定原告授權被告使用之「URCHIN Family」、「OurDebby」、「福貓」系列商品圖文之權利，係指著作權之事實，為被告所否認，辯稱原告授權被告使用之權利係著作權及商標專用權，原告並無著作權及商標等語。是兩造對原告授權被告使用之上開圖文係包括著作權乙節並不爭執，本件應審酌者為原告授權被告使用之圖文是否包括商標權？又原告對上開圖文有無著作權及商標權？經查：
（一）兩造於八十九年九月二十八日就系爭原告授權被告使用之「URCHIN Family 」、「Our Debby」系列商品，曾簽立二件產品造型授權書，其中第二條約定「本合約所稱之商品界定使用商標之商品製作權．．．」，並由原告出具二張授權廠商證明書，記載「花季紙品有限公司為URCHIN Family系列商品總代理，已獲得合法授權含英文及中文圖形；特此證明且授權」、「花季紙品有限公司為Our Debby系列商品總代理，已獲得合法授權含英文及中文圖形；特此證明且授權」等語。復於九十年間就「福貓」系列商品，簽立產品造型授權書，其中第二條約定「本合約所稱之商品界定使用商標之商品製作權．．．」，原告亦出具授權廠商證明書，記載「茲證明花季紙品有限公司為福貓系列商品總代理，已獲得合法授權含英文及中文美術著作權圖形；特此證明且授權」等語，有前揭產品造型授權書、授權廠商證明書各三件可稽。則兩造於產品造型授權書之約定，與原告出具之授權廠商證明書所載授權內容顯有不符，然上開產品造型授權書既均明白約定授權之商品界定為「使用商標」之商品製作權，原告亦自承該產品造型授權書係其所草擬，伊有申請過商標等語（見本院九十三年五月七日言詞辯論筆錄），並有原告提出商標註冊證在卷供參，則依常理，原告應知悉何謂「商標」，其若僅意在授權被告使用上開圖文之著作權，自可在合約內約定被告使用之標的為上開三種商品之系列圖文，又豈會在合約書上明白約定為使用商標之商品製作權？此顯有違常理，是原告主張伊係誤認著作權與商標權之區別云云，尚不足採，被告辯稱兩造約定使用之標的包括商標權等語，應堪採信。
（二）又按著作，係指屬於文學、科學、藝術或其他學術範圍之創作，著作權法第三條第一項第一款定有明文。既稱：「創作」，則受著作權法保護之著作，自以具有「原創性」之精神創作物為必要。換言之，具有原創性之人類精神上之創作，達足以表現作者之個性或獨特性之程度者，始得認為屬於著作權法所規定之著作，而得享有著作權。另八十七年一月二十一日修正公布前之著作權法第十二條亦明定：受聘人在出資人之企劃下完成之著作，除前條之情形外，以該受聘人為著作人。但契約約定以法人或其代表人為著作人者，從其約定。查本件原告主張系爭商品圖樣，係其公司員工所設計之事實，業據訴外人即該公司員工吳敏如於台灣台南地方法院九十一年度自字第八號詐欺刑事案件中審理中證稱「Our Debby、URCHIN Family文字與圖形是李青靜設計的，福貓系列的圖形設計及創作都是我製作的，福貓的名稱是公司集體想出來的，在八十九年時創作的」等語（見該卷第七十七頁），訴外人李青靜在該案件審理時亦證稱「（提示商標註冊證Our Debby、URCHIN Family文字與圖形是誰設計的？）是我創作的．．．本件的初稿是我先畫出來，之後經過開會再修改。我們是先有圖形出現，再由公司員工集思廣益命名」、「（問：Our Debby、URCHIN Family初稿何時出來的？）八十六、七年間，詳細時間不記得」等語（詳該卷第七十七至七十八頁），此業經本院調取上開刑事卷宗查明。則訴外人吳敏如及李青靜既係受僱於原告，為原告而為創作，則其約定由原告取得系爭圖文之著作權，應符常情，故原告主張其已取得上開圖文之著作權等語，應為可採。被告辯稱原告並無上開授權使用之圖文之著作權云云，尚無可取。
（三）又「URCHIN Family及圖」、「Our Debby及圖」、「福貓及圖」之圖文，業經原告申請商標註冊，領有商標註冊註之事實，有原告提出商標註冊證為憑，且為被告所不爭執，是原告主張其就上開圖文有商標權，應為可採。至被告辯稱原告就系爭授權之圖文樣並未取得衣服類之商標專用權乙情，固為原告所不爭執，惟按九十二年五月二十八日修正前之商標法第二條、第二十一條規定「凡因表彰自己營業之商品，確具使用意思，欲專用商標者，應依本法申請註冊」、「商標自註冊之日起，由註冊人取得商標專用權。商標專用權以請准註冊之商標及所指定之商品為限」，是商標經註冊後，係取得商標專用權，而受商標法規定商標專用權之保護，業者使用之商標如未依商標法申請註冊，僅不受商標法之保護。此與現行商標法第二條規定「凡因表彰自己之商品或服務，欲取得商標權者，應依本法申請註冊」，顯然有別。則原告對授權被告使用之系爭圖文既確有商標權，兩造於八十九年九月二十八日及九十年間所簽訂之產品造型授權書第二條僅約定原告係授權被告「使用商標」，而未約定原告授權被告使用之商標，須在衣服類有商標專用權，尚不認原告授權被告使用之權利係衣服類之商標專用權，否則被告理應要求原告出具商標註冊註，又豈會僅由原告出具授權廠商證明書？則本件原告有上開圖文之商標權，被告復無未能依約使用商標之情形，兩造之授權契約，並非以自始客觀不能之給付為契約之標的，難謂其契約無效。被告辯稱兩造之契約因給付不能而無效云云，自無可採。
五、綜上所述，本件原告授權被告使用「URCHIN Family」、「Our Debby」、「福貓」系列商品之圖文，既有著作權，並為其商標，兩造間之授權契約並無因給付不能而無效之情形，則原告依授權契約之約定，請求被告給付尚未支付之權利金六十萬元，自屬有據。又本件被告簽發予原告付款之九十年十一月三十日、付款人為台灣銀行員林分行、面額六十萬元之支票，係因被告聲請假處分，致原告未能提示付款，亦為原告不爭執，從而，原告依契約約定，請求被告給付六十萬元，及自九十年十二月一日起至清償日止，按年息百分之五計算之法定遲延利息，為有理由，應予准許。
六、兩造分別陳明願供擔保，聲請宣告假執行及免為假執行，核無不合，爰分別酌定相當金額准許之。
肆、反訴部分：
一、反訴原告起訴主張：反訴被告授權反訴原告使用之「URCHIN Family」、「OurDebby、「福貓」之圖文，授權金依序為八十萬元、四十萬元及五十萬元，反訴原告已支付一百十萬元。兩造授權之標的係包含前揭圖文之著作權及商標權，然反訴被告就上開圖文並無著作權及商標權，系爭授權書係以不能之給付為標的，依民法第二百四十六條第一項前段之規定，系爭授權契約應屬無效。又反訴被告於簽訂系爭授權書時明知本件授權之圖文並未取得著作權及商標權，，依民法第一百十三條規定，其不得依無效之契約請求反訴原告給付授權金，並應返還反訴原告已給付之授權金一百一十萬元及法定遲延利息等語。
二、反訴被告則以：系爭授權之圖文係由反訴被告及所屬員工李青靜、吳敏如等所集體創作而成，於創作完成時即擁有著作權，反訴被告有著作權，反訴原告並無不能使用情形，系爭授權契約並非給付不能等語置辯。
三、查本件反訴被告授權反訴原告使用之圖文，係包括著作權及其商標之圖文，反訴被告雖未取得衣服類之商標專用權，然無礙於反訴原告使用該著作權及商標之圖文，本件並非以自始客觀不能之給付為契約之標的，反訴原告主張系爭授權契約因給付不能而無效云云為無可採等情，均如前述甚詳。是反訴原告依民法第一百十三條規定，請求反訴被告返還其已給付之授權金一百一十萬元及法定遲延利息，即屬無據，應予駁回。又反訴原告之訴既經駁回，其假執行之聲請即失所附麗，應併予駁回。
伍、本件事證已臻明確，兩造其餘主張及舉證，核與判決結果無影響，毋庸逐一論述，併此敘明。
陸、據上論結，本訴原告之訴為有理由，反訴原告之訴為無理由，依民事訴訟法第七十八條、第三百九十條、第三百九十二條，判決如主文。
中 華 民 國 九十三 年 五 月 二十一 日
臺灣彰化地方法院民事第二庭~B法 官 羅秀緞右為正本係照原本作成。
如對本判決上訴須於判決送達後廿日內向本院提出上訴狀。
中 華 民 國 九十三 年 五 月 二十七 日~B法院書記官 邱柏滄