臺灣彰化地方法院民事判決 93年度智字第8號原 告 丁○○
己○○共 同訴訟代理人 林偉超律師複代 理 人 乙○○
戊○○被 告 李素曾即正利工業社
號丙○○共 同訴訟代理人 曾信嘉律師上列當事人間請求損害賠償事件，本院於民國94年12月13日言詞辯論終結，判決如下：
主 文被告應連帶給付原告新台幣11,400元，及自民國93年4月23日起至清償日止，按年息5%計算之利息。
原告其餘之訴駁回。
訴訟費用由被告連帶負擔1%，餘由原告負擔。
本判決原告勝訴部分，得假執行。但被告如以新台幣11,400元為原告預供擔保，得免為假執行。
原告其餘假執行之聲請駁回。
事實及理由
一、原告主張：㈠原告為中華民國新式樣專利第077807號運動式肢體健身器（
下稱系爭專利）之專利權共有人，專利期間自民國90年12月21日至102年1月19日止，依專利法第123條第1項、第129條準用第84條規定，新式樣專利權人，除專利法另有規定外，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口新式樣及近似新式樣專利物品之權，新式樣專利權受侵害時，專利權人得請求損害賠償，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之。詎被告李素曾獨資經營正利工業社，與其夫即被告丙○○共同製造健腹器（下稱系爭產品），經原告於92年7月25日通知被告停止侵害行為，被告竟在國外發行之SPORTS Trader雜誌上刊載銷售系爭產品之廣告，並將系爭產品銷售予訴外人龍祥泰企業有限公司（下稱龍祥泰公司）及展俐企業有限公司（下稱展俐公司），顯係故意侵害原告之專利權，本件經兩造於合意送國立中正大學鑑定結果，系爭產品確係侵害原告之專利權，依民法第184條、第185條規定，被告應負連帶損害賠償責任。
㈡又原告請求損害賠償時，依專利法第129條準用第85條第1項
第1款規定，得依民法第216之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，得就其實施專利權通常可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受利益。故原告得以系爭專利受侵害前，原告實施專利權通常可獲得之利益，減除系爭專利遭侵害後，原告實施專利所得之利益差額作為計算本件損害之標準。查原告取得系爭專利權後，僅授權訴外人穎錩企業股份有限公司（下稱穎錩公司）及勇興健身事業有限公司（下稱勇興健身公司）製造，再由訴外人龍祥泰公司及璭隆企業有限公司（下稱璭隆公司）販賣，上開4家公司為一產銷合作體系，依原告與該4家公司所簽訂之專利權授權契約書第4條約定，穎錩公司及勇興健身公司製造銷售給龍祥泰公司及璭隆公司，龍祥泰公司及璭隆公司再行銷售，該4家公司應支付給原告每組新台幣（下同）60元，穎錩公司及勇興健身公司每自行製造銷售給他方本專利產品一組，應給付原告權利金120元，每月結算一次，以穎錩公司及勇興健身公司所開出之統一發票為計算之依據。即上開4家公司每售出1組系爭專利產品，原告即可獲得權利金120元。原告自授權上開4家公司製造、販賣系爭專利產品至92年7月25日通知被告停止侵害行為止約1年4個月期間，已售出93,373組，但自被告侵害專利權後1年8個月期間，僅售出47,070組，差額達46,303組，故原告所受損害為5,556,360元。且被告係故意侵害原告之專利權，依專利法第85條第3項規定，法院尚得依侵害情節，酌定損害額1倍以上3倍以下之賠償，故原告僅請求被告連帶賠償2,500,000元應屬適法等語。並聲明：㈠被告應連帶給付原告2,500,000元，及自起訴繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。㈡被告應將用以製造及侵害系爭專利權之運動式肢體健身器設備交予原告銷燬。㈢願供擔保，請准宣告假執行。
二、被告則辯稱：㈠被告並未侵害原告之專利權，被告曾將系爭產品送鑑定，經
台灣省機械技師公會鑑定結果，系爭產品與專利申請範圍不近似。至國立中正大學鑑定結果雖認系爭產品侵害原告之新式樣專利權，然該鑑定報告並未依經濟部智慧財產局制定之專利侵害鑑定基準鑑定。且系爭專利申請專利範圍為「如圖（第1圖至第7圖）所示『運動式肢體健身器』之形狀者」。
該鑑報告僅以申請專利範圍第1圖，與圖3比對，其餘6圖皆未比對，造成專利範圍不正當擴大。又鑑定時應以2者處於對等狀態或相對應之位置所呈現之外觀以作為比對標的。該鑑定報告係以第3頁圖1與第4頁圖3比對，第3頁圖1為系爭專利之前視圖，圖3卻非待鑑定物之前視圖，圖2才是待鑑定物之前視圖。因圖1係專利未受力時靜置狀態外觀，於待鑑定物之未受力時靜置狀態外觀則係第4頁圖2所示之外觀；圖3則係待鑑定物受外力影響所呈現之外觀，應以第3頁圖1與第4頁圖2作比較（皆為未受力時靜置狀態），方屬比對標的對等之鑑定比對。再創作說明不能當成創作特徵至為明顯，該鑑定報告將系爭專利之創作說明當成創作特徵，並於第2頁㈠項引用「創作說明所載之創作特點係專利權人主張之造形特徵，鑑定比對時務必列入考量」，以作為判斷之依據，實屬錯誤。且該鑑定報告忽略引用鑑定基準第10章第2節第2點第2段所載明「係專利權人主張」之字義，亦即創作說明所載之創作特點係專利權人主張之造形特徵，而非智慧財產局所核定者，該鑑定報告以專利權人所主張之創作說明為依據，實有謬誤，依系爭專利之創作說明可知其內容完全無創作特徵之記載。又依鑑定基準第10章第3節第10項原則「物品的構造、功能、材質、大小非屬外觀特徵，而僅屬一般設計常識範圍內者，不列為判斷要素」，其下更有詳細說明「新式樣之近似判斷著眼於物品外觀造型視覺效果之異同，物品之構造、功能通常屬於物品內部構件之技術思想」，系爭專利創作說明中，屬構造及功能之部分，對外觀造形視覺效果並無影響，當然不具造形特徵。可知系爭專利之創作說明並無創作特徵之記載，在判斷時應依法參酌。況國內至少有2件外觀與系爭專利相似且核准申請有專利字號公告於專利公報之伏地挺身輔助器，故不能認待鑑定物受力時外觀與系爭專利未受力時外觀近似，而侵害原告之專利權。
㈡縱認被告有侵害原告之專利權，惟原告係於92年7月通知被
告停止侵害行為，被告因台灣省機械技師公會於92年8月間作成之專利侵害鑑定報告認被告無侵害原告之專利權，才放心於92年8月在SPORTS Trader運動雜誌上刊登廣告，被告並無侵害原告專利權之故意。
㈢原告所提出之發票上所載腹臂健身器有多種不同型號，原告
應證明那一型號為系爭專利物品，而非全盤指稱均為被告侵害其權利致其受有損害之依據。且訴外人龍祥泰公司及穎錩公司之負責人已出庭作證，承認另有將系爭專利物品售與第三人，故不能以訴外人龍祥泰公司及穎錩公司所有減少之銷售總額歸咎於被告。又國內運動式肢體健身器之市場非僅只兩造，系爭產品在市場上之售價比專利產品貴100元左右，大部分消費者應該都會選擇售價較便宜者購買，故系爭產品應對系爭專利之消費市場無太大影響，而除了侵害人之技術、資本、經驗、努力外，與被告無關之因素，也許是整個大環境之影響、大陸市場競爭，或本專利之使用評價不佳等因素皆有可能影響本專利之銷售量，故不能認原告銷售量之減少全因待系爭產品售於市場，而要求被告賠償原告所有銷售量減少之金額。
㈣原告於起訴時主張被告將系爭產品販賣予訴外人龍祥泰公司
及展俐公司，其後主張以訴外人穎錩公司及勇興健身公司賣給訴外人龍祥泰公司之統一發票作為請求之依據，其後又主張其取得系爭專利權後，僅授權訴外人穎錩公司及勇興健身公司製造，再由訴外人龍祥泰公司及璭隆公司販賣，上開4家公司為一產銷合作體系，原告並與該四家公司簽訂專利權授權契約書，而主張依產銷合作體系自92年7月25日止減少之銷售數量作為計算損害賠償之基礎。則原告前後主張矛盾，其提出之授權契約書係臨訟所為，並非真正，且該契約書中第4條約定訴外人龍祥泰公司及璭隆公司銷售時，須給付每組60元權利金予原告，亦有違常規。依一般市場運作方式，經銷商僅需於提貨時給付貨款予製造商，而不需再次給付權利金予專利權人，另原告提出之銷售統一發票，其出貨單價從350元至460元不等，扣除上開公司之製造及人事費用等成本．上開4家公司每售出1組系爭專利產品時應給付原告120元之權利金，亦屬過高，而不合理。故原告既未證明其所受損害，應以專利法第129條準用第85條第1項第2款規定以被告總銷售金額扣除生產時之成本、稅款計算其損害。查被告於92年4、5月間與訴外人龍祥泰公司之總銷售金額為950元（未稅金額），被告於93年2月5日與展俐公司之總銷售金額為11,400萬元（未稅金額），因原告僅在系爭專利產品橡膠握把處及底座膠套處附有突出英文字「PAT.WORLDWIDE」，並未標示專利證書號數，且於92年7月才發存證信函給被告，依專利法第129條準用第79條規定，被告於92年7月前無從得知系爭專利產品有專利權，故不得包括被告與龍祥泰公司之間交易金額，僅能請求被告與展俐公司之總銷售金額11,400 元（未稅金額）為賠償依據等語。並聲明：㈠原告之訴駁回。㈡如受不利判決，願供擔保，請准宣告假執行。
四、得心證之理由：㈠查原告主張其為系爭專利之專利權共有人，專利期間自90年
12月21日至102年1月19日止之事實，業據其提出專利證書、專利公報等為證，且為被告所不爭執，應堪認為真實。
㈡次查，原告主張被告製造系爭產品侵害原告之專利權之事實
，業經本院囑託兩造合意之鑑定機關國立中正大學鑑定，鑑定結果認為鑑定物之形狀特徵與專利案申請專利範圍所主張之創作特徵近似，有鑑定報告書可稽。被告雖辯稱該鑑定報告未依專利侵害鑑定基準鑑定云云，然經濟部智慧財產局為配合專利法第92條第2、3項之新增，已於93年10月5日以智專字第0931230017號函停止原鑑定基準之適用。而新式樣專利是否近似之判斷，係以整體形狀比對為原則，應就其整體造形隔離觀察，有無使人產生混淆誤認之虞以為斷，尤當以一般人第一眼接觸之視覺感受為判斷之依據。依該鑑定報告記載略以：圖1所示為專利案的圖示之第1圖，是專利標的之前視圖，亦為視覺焦點所在之主要視圖，圖2為鑑定物的輔助靠墊處於最高點時的前視圖，圖3為鑑定物的輔助靠墊正處於最低點時的前視圖，比較圖1和圖3，鑑定物和專利案在形狀上有3處差異，但這些差異皆非專利案的創作特徵，鑑定物的外觀是於底座中央往上設一輔助靠墊，於底座兩側的支桿上樞設支撐把手，支撐把手的中段部位與支桿樞接，形成一槓桿結構，同時鑑定物的動作亦是由支撐把手兩外側端施力時，其兩內側推抵輔助靠墊往上，所以鑑定物的整體外觀與專利案的創作特徵完成近似等語，尚難認該鑑定結果有何不可採。故原告主張被告共同製造、販賣系爭產品，已侵害其專利權，應為可取。
㈢再原告曾於92年7月25日通知被告停止侵害行為，被告仍在
雜誌上刊載銷售系爭產品之廣告，並銷售予系爭產品予訴外人龍祥泰公司及展俐公司之事實，業據原告提出存證信函、雜誌廣告等為證，且為被告所不爭執，應堪認為真實。惟原告主張被告係故意侵害其專利權，則為被告所否認，辯稱其係經台灣省機械技師鑑定結果，認為未侵害原告專利權等語
，並提出鑑定報告1件為證。經查，原告並未證明被告於92年7月25日前即其專利權存在，且被告送鑑定之結果既係未侵害系爭專利權，其主觀上應無侵害原告專利權之故意，尚難認被告係故意侵害原告之專利權，惟被告並未否認其有過失，自應負過失侵權行為之責。
㈣按新式樣專利權人就其指定新式樣所施予之物品，除專利法
另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該新式樣及近似新式樣專利物品之權；又專利權人於其專利受侵害而請求損害賠償時，得依民法第216條之規定計算其損害。但不能提供證據方法以證明其損害時，專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。專利法第123條第1項、第85條第1項第1款分別定有明文。經查：
⒈原告主張取得專利權後，僅授權訴外人穎錩公司及勇興健身
公司製造，再由訴外人龍祥泰公司及璭隆公司販賣，依原告與該4家公司所簽訂之專利權授權契約書第4條約定，穎錩公司及勇興健身公司每自行製造銷售給他方本專利產品1組，應給付原告權利金120元，原告自被告侵害系爭專利權後1年8個月期間，差額達46,303組，其依上開規定計算所受損害為5,556,360元之事實，固據其提出授權契約書1件為證。然該文書之真正為被告所否認，原告復未證明該文書之真正，又縱該文書為真正，然原告係依授權授約書約定依銷售之數量領取授權金，應以其歷年收取之授權金計算其所受損害，原告雖聲請訊問證人庚○○（穎錩公司法定代理人）、辛○○（勇興健身公司法定代理人）、甲○○（龍祥泰公司法定代理人）為證，然上開證人均不願到庭證明該授權契約書之真正及給付原告授權金之情形，自難認原告之主張為可採。⒉又原告於其專利物品上之橡膠握把處及底座膠套處附有突出
英文字「PAT.WORLDWIDE」，然並未標示專利證書號數之事實，為兩造所不爭執，則被告辯稱依專利法第129條準用第79條規定，原告不得請求其賠償92年7月前之損害，應屬有據。而經本院調取被告販賣系爭產品之統一發票，被告於92年4、5月間販賣予龍祥泰公司之金額共950元（未稅金額），於93年2月5日販賣予展俐公司之總價額為11,400元（未稅金額），此有財政部台灣省南區國稅局台南市分局93年6月3日南區國稅南市三字第0930029085號函附統一發票及財政部台灣省中區國稅局彰化縣分局93年6月15日中區國稅彰縣三字第0930022253號函附統一發票及統一發票明細可稽。是原告既未證明其依85條第1項第1款規定計算之損害為何，被告主張應以其於92年7月以後販賣系爭物品之未稅金額11,400元計算原告之損害，應為可採。
㈣末按修正前專利法第129條準同法第84條第3項規定，新式樣
專利權人請求損害賠償時，對於從事侵害行為之器具，得請求銷燬或為其他必要之處置。原告請求被告銷燬製造及侵害系爭專利權之運動式肢體健身器設備交予原告銷燬，固非無據。然判決主文所命銷燬之標的物，必須記載明確，以免將來執行時發生爭議，本件原告並未主張被告應交付銷燬之設備之大小、式樣及數量，顯無從特定，即難命被告銷燬該不特定之物，是原告此部分請求，為無理由，應予駁回。
㈤綜上所述，原告依共同侵權行為之法律關係，請求被告連帶
給付11,400元，及自起訴狀繕本送達翌日即93年4月23日起至清償日止，按年息5%計算之利息，為有理由，應予准許，逾此範圍之請求，為無理由，應予駁回。
㈥兩造分別陳明願供擔保，聲請宣告假執行及免為假執行，因
原告勝訴部分，所命給付之金額未逾500,000元，爰依職權宣告假執行，並依被告之聲請，酌定被告應供擔保之金額，准其供擔保免為假執行。至原告其餘假執行之聲請，因其訴之駁回而失所附麗，應併予駁回。
六、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第79條、第85條第1項前段、第2項。
中 華 民 國 94 年 12 月 27 日
民事第二庭 法 官 羅秀緞以上正本係照原本作成。
如對判決上訴，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。
書記官 楊年雄中 華 民 國 94 年 12 月 27 日