臺灣彰化地方法院民事判決 95年度智字第2號原 告 甲○○訴訟代理人 沈明欣律師複代理人 丙○○
7訴訟代理人 辛○○被 告 戊00000000訴訟代理人 庚○○訴訟代理人 己○○被 告 高宇五金實業有限公司兼法定代理 己○○人被 告 丁○○上列四人共同訴訟代理人 陳居亮律師複代理人 乙○○ 住台中市上列當事人間請求侵權行為損害賠償事件，本院於民國98年04月10日言詞辯論終結，茲判決如下：
主 文原告之訴及其假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、原告起訴主張：㈠按原告甲○○為第106098號「手動磁磚切割器改良結構追加
一」新型專利權（以下簡稱系爭專利權）之專利權人，此有中華民國專利證書為證。依專利法第106條第1項規定：「新型專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該新型專利物品之權。」因此原告仍專有製造及販賣該新型專利物品之權。原告於民國（下同）94年07月間，經同業告知被告等人竟仿冒原告之新型專利，製造系爭「手動磁磚切割器改良結構」，並行銷全國各地。此有原告近日來於各地所蒐集，被告所仿冒之實際商品、商品型錄、遍及全國各地之發票等證據足以為證。查專利法第84條第1項規定：「發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之。」第85條第1項規定：「依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：一、‧‧‧二、依侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。」第85條第 3項：「依前二項規定，侵害行為如屬故意，法院得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過損害額之三倍。」，專利法第108條並規定新型專利準用前述規定，茲據此計算被告應給付之金額如下：⒈損害賠償侵害人因侵害行為所為之利益：系爭新型專利物品「手動磁磚切割器改良結構」即為業者俗稱「培林刀片」，每片單價新台幣（下同） 300元，預估被告每月銷售量為1,500片，年銷售量為18,000片，每年所得利益為540萬元，其不法行為據同業告知已進行四年半，因此被告侵害行為所得之利益為 2,430萬元。⒉懲法性賠償：按被告丁○○與被告己○○為父子，被告丁○○曾就系爭「手動磁磚切割器改良結構」之新型專利權多次提出舉發及異議，因此對原告「手動磁磚切割器改良結構」新型執專利權知之甚詳，詎料被告丁○○、己○○竟於舉發及異議不成之情形下，仍執意仿冒原告之新型專利，實為故意侵害原告之專利權。爰請鈞院酌定一倍之懲罰性賠償，即 2,430萬元。⒊以上被告應給付之金額總計 4,860萬元，惟因其確實之金額尚有待查證，原告爰依民事訴訟法第244條第4項之規定，先表明以 300萬元為全部請求之最低金額，並保留補充其聲明之權利。並聲明：⑴被告應連帶給付原告 300萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。
⑵訴訟費用由被告負擔⑶原告願供擔保，請准宣告假執行。
㈡對被告答辯所為之陳述：
⒈被告主張財團法人工業技術研究院（以下稱工研院）檢送之
『手動磁磚切割器改良結構追加一』新型專利侵權鑑定報告（下稱工研院鑑定報告）第3頁，就文義讀取（依全要件原則比對分析）第5欄之判斷有誤云云，洵不可採。蓋工研院鑑定報告就文義讀取部分之判斷，係以被告於市面上販售之實物作為比對之對象，鑑定單位於檢視待鑑定樣品後認定其螺桿（軸套）之外緣設置外螺紋，故被告主張待鑑定物之螺桿（軸套）元件另端外緣並非全為『外螺紋』設置，即與工研院鑑定報告不合。再者，被告主張就待鑑定物之螺桿（軸套）元件之外緣，伊係援用伊註冊之新型第158984號專利而設置之元件云云。然查，就待鑑定物是否係實施被告上開新型專利非在本件鑑定之範圍內，況且，縱上開新型專利內容曾提及該螺桿另端外緣係『一直桿部（322）及一外螺紋部
（323）』，亦非代表待鑑定物即依上開專利內容實施，仍無法排除被告侵權之可能。末者，被告提出經濟部智慧財產局之專利異議審定書及經濟部訴願決定書、專利舉發答辯書等資料，欲證明系爭專利與被告上揭專利之元件，不具同一性，非屬相同云云。惟如前所述，工研院鑑定報告判斷之重點在於判斷卷附之待鑑定物是否侵害原告之系爭專利？並非在比較系爭專利與被告上揭專利之不同點，也非在鑑定待鑑定物是否落入被告上揭專利之範圍，故被告以上開專利異議審定書等資料，進而主張待鑑定物並未落入系爭專利專利權範圍云云，顯風馬牛不相及，不足為採。換言之，被告企圖以其所有上開專利，混淆其侵權之事實。
⒉本件並無禁反言原則之適用，按所謂『禁反言原則』係指專
利權人在申請專利過程中之任何階段或文件，已明白表示放棄某些權利，嗣不得復主張該已放棄部分之權利。其需具備實體及程序要件。實體要件指在身請中為避免專利審查委員利用既有技術核駁，因此利用已補正之申請範圍之『構成要件』做權利要求之主張，以後若權利人欲依補正前專利範圍主張權利，則不允許。就程序要件而言，需有專利權人顯無正當理由而遲延提出侵害專利之訴訟、他方因遲延而受有重大不利、專利權人因自己之行為致他方誤信專利權人已放棄對他方之追訴及他方信賴專利權人之誤導行為。茲查，原告僅在他人對系爭專利舉發提出答辯時，表明：『‧‧‧五、茲將本案與引證案比對分析如後：㈠兩案之‧‧‧切割刀內孔與軸套之接觸面，一為螺牙，一為圓柱面，兩者不同。‧‧‧』，並非原告在申請系爭專利過程中表明放棄某些權利，此顯與禁反言之實體要件不合；且原告亦無誤導被告使其誤認伊已放棄追訴之行為，此外，被告亦無任何信賴原告之誤導行為可言，從而，本件自無該當於『禁反言原則』之程序要件。被告上開禁反言原則之抗辯，洵非可取。
⒊關於原告請求損害賠償部分，被告生產之『培林刀片』每片
單價為300元乙節，業據提出第三人豐茂五金行於94年8月27日開立與原告之統一發票可證。被告雖另提出其銷售單價遠較300元為低。然查，發票開立之日期均在本件原告起訴之後，甚至有在96年方才開立，其真實性為何？已非無疑。故本件被告侵權物之售價自應以最接近被告侵權之時點之發票為據，較為客觀。關於被告究竟販售多少數量侵權物？因此部分資料係在被告掌握中，故請鈞院依照民事訴訟法第 344條之規定，命被告提出說明，若被告拒絕提出，依同法第345條之規定，自得認原告起訴主張被告每月銷售量1,500片，年銷售量18,000片等事實為真。末者，本件被告係故意侵害系爭專利乙節，應屬真實。蓋依被告96年2月9日民事答辯狀所載之內容，可知早在91年時，被告即因系爭專利是否應予核准？對系爭專利提出異議，足證被告對系爭專利之範圍為何？知之甚稔。今被告猶製造販售侵害系爭專利之侵權物，被告主觀上具有故意而非僅係過失，已堪認定。
⒋本件依原告提出之發票收據及被告共同訴訟代理人前次辯論
時之陳述雖僅能證明被告高宇五金實業有限公司（以下稱高宇公司）有販售系爭刀片之事實。然查，本件另二位被告戊00000000、丁○○與被告高宇五金公司之負責人間不僅具有親戚關係，甚之，被告高昌五金行登記之營業地址與被告高宇公司係屬相鄰，復參原告起訴狀檢附之被告高宇公司商品型錄內容皆以英文書寫，足見被告高昌五金行係負責系爭刀片國內之銷售，被告高宇公司則係負責系爭刀片之外銷，是本件侵權行為人除被告高宇公司外，尚應包含被告戊00000000、丁○○二人。
⒌就被告辯稱：伊在94年11月原告起訴以後，基於客戶接受度
之考量而繼續使用花鹿品牌，乃於94年11月以後之發票上仍記載花鹿牌，然實際上被告所銷售之產品結構已與待鑑定樣品之結構不同云云。惟查，鈞院於95年05月24日言詞辯論時，曾請兩造確認欲送請工研院鑑定之待鑑定物品，當時被告並未辯稱欲送鑑定之待鑑定物品與被告實際上所販售之實品結構有所不同，今被告在工研院鑑定報告結果出爐後，始爭執94年11月以後所販售之產品與待鑑定物結構不同，應係見鑑定結果對其不利，臨訟所杜撰之卸責之詞，不足為採。
⒍被告另辯稱：工研院於鑑定時，並未注意待鑑定物品與原告
之系爭專利，二者之『切割刀內孔與六角形頭部之接觸面，一為螺牙，一為圓柱面，兩者不同。』云云。查姑且不論待鑑定物品是否如被告所其言切割刀內孔與六角形頭部之接觸面係為圓柱面，本件於送請工研院鑑定時，鈞院已併將被告於95年5月24日提出之95年度智字第2號（專利侵害鑑定意見書）送請鑑定單位參酌，於該鑑定意見書中被告即已提出上開待鑑定物切割刀內孔與六角形頭部之接觸面與系爭專利有所不同之主張，鑑定單位於檢閱鈞院函送之相關資料（含被告提出之鑑定意見書）並比對待鑑定物與系爭專利後，仍作出待鑑定物落入系爭專利範圍內之結論，足見被告辯稱鑑定單位漏未注意其上開主張云云，顯屬臆測之詞，尚不足採。⒎針對財團法人臺灣經濟科技發展研究院（以下稱臺經院）作
成之二份鑑定報告書（以下稱臺經院鑑定報告），就編號08002號鑑定書部分：本鑑定書係針對附件3-2待鑑定物（型號640mm ）所為之鑑定，惟原告於日前辯論程序及書狀均極力主張上開待鑑定物，係被告於本件事發後，另行產製之產品，與原告蒐證所得之產品並非相同，故縱其鑑定結論認定3-
2 待鑑定物並無侵權，亦與本件無關，尚不足作為有力於被告認定之依據。就編號 08006號鑑定書部分：鑑定結論認定系爭雙管磁磚切斷機係實施先前技術新型專利第158984號之內容，不足為採，按關於鑑定報告第57頁第拾柒點及第拾玖點：先前技術第一結合件係單純於軸心貫設一軸孔供預定數目之軸承併合容置，因而軸承間易產生相互干涉，影響切割刀之旋轉靈敏度，及易造成重心不穩而致使切割刀於切割磁磚時產生偏斜晃動，影響切割動作，而證物則係於軸套內緣兩端各設有一軸承容置槽係一軸承穩固容置，以便切割刀可靈活旋轉，及不虞於切割磁磚時產生偏斜晃動，因此證物軸套與軸承之結合方式應被先前技術所排除在外，由此可知，證物與先前技術為不相同之構造，在此應鑑定為「實質不相同」，而非實質上相同。
⒏有關原告提出之四台磁磚切割器，原告主張均係被告用以裝
置系爭侵害原告專利培林刀片之機台，至於被告主張其中有註明；『免修改』者上所裝置之培林刀片結構與另外兩台不同、並未侵害原告專利權及原告知悉上情等語，原告否認之。
⒐就臺經院鑑定結論認定系爭雙管磁磚切斷機與新型專利第10
6098號『手動磁磚切割器改良結構追加一』專利申請專利範圍實質上不相同之內容，不足為採：⑴關於臺經院編號0800
6 號鑑定報告第76頁第拾肆點：專利主張軸套外緣設置外螺紋，另於軸套外緣套置切割刀，並以螺帽螺結於軸套之外螺紋，令切割刀夾持於軸套之大頭部與螺帽間固定，其並未限制或可被解釋為不可以一圓柱面之形式與切割刀接觸，並且專利主張切割刀係套置於軸套外緣，藉由螺帽螺結於軸套之外螺紋，令切割刀夾持於軸套之大頭部與螺帽間固定，證物切割刀同樣係套置於軸套外緣，藉由螺帽螺結於軸套之外螺紋，令切割刀夾持於軸套之大頭部與螺帽間固定，兩者皆係利用螺帽螺結方式夾迫固定，與切割刀是套置於外螺紋或圓柱面無關，亦即不管是套置於外螺紋或圓柱面固定之效果完全相同，由此可知，證物與專利主張於此並未產生實質差異，而適用「均等論」，故在此應鑑定為「實質相同」。⑵另關於臺經院編號 08006號鑑定報告第65頁第拾肆點謂：專利權人與專利專責機關均認為在「切割刀內孔與六角形頭部之接觸面」之型態應予限制，第76頁第拾肆點謂證物軸套外緣設有一外螺紋及一圓柱面，且利用此圓柱面與切割刀接觸，而專利僅主張於軸套外緣設有外螺紋云云，此點主要應係引述經濟部智慧財產局91年04月23日發文字號<91>智專三（三） 05051字第09189000940號專利異議審定書第3頁之內容，惟該審定書之內容主要僅係考量到系爭專利是否具有新穎性部分，除切割刀內孔與六角形頭部之接觸面，一為螺牙，一為圓柱面外，尚有兩案之軸承型式及數目並不相同，且裝置軸承之穴型亦不相同，臺經院鑑定報告實不能斷章取義以此為判斷之基準，況且本專利之原案說明書內容從未限制該切割刀內孔與軸套之接觸方式，況且該接觸方式不影響本專利之原訴求標的及目的，且該螺牙或圓柱面之接觸方式應被解釋符合置換可能性之要點進而應落入均等論之範圍。
二、被告方面答辯：㈠工研院鑑定報告第 3頁之第三項「文義讀取（依全要件原則
比對分析）」第 5欄之內容認為「待鑑定樣品」（即被告之產品）之螺桿元件（註：工研院鑑定報告稱之為軸套元件）之另端外緣係：「其中軸套一端設置一大頭部，「外緣設置外螺紋」，內緣兩端各設置…」云云，並進而認定其與系爭專利相對應之軸套元件外緣者，二者係相同構造之元件云云者，有所違誤，理由如下：「待鑑定樣品」之螺桿（軸套）元件另端外緣並非全為「外螺紋」之設置，其與原告之系爭專利之軸套元件外緣純係「外螺紋」之設置者，二者並非相同構造之元件。詳言之：
⒈「待鑑定樣品」之螺桿（軸套）元件，其外緣係援用被告之
新型第158984號專利之：「…第一結合件（32）係為一螺桿，一端為一六角頭端（321），另端則形成有『一直桿部（322）及一外螺紋部（323）』，其中該直桿部係恰供該切割刀（31）之圓孔（311）套合…」而設置之元件（註：上述螺桿者即係軸套），亦即該螺桿另端外緣係「一直桿部（322）及一外螺紋部（323）」，此有待鑑定樣品實體物及被告和訴外人庚○○共有之中華民國新型第158984號專利之專利公報及專利說明書為憑。原告之系爭專利之軸套元件，其外緣係：「…其中軸套（251）一端設置一六角形大頭部（2511），外緣設置外螺紋 （2512），內緣兩端各設置…」之元件，亦即該軸套外緣純係「外螺紋」而已，此有原告所有之中華民國新型第106098號專利之專利公報及專利說明書為憑。
⒉就經濟部智慧財產局91年05月10日（91）制專三（三）0505
1字第09189000940號專利異議審定書理由針對原告之系爭專利及被告之上揭專利曾分析謂：「…惟兩案之…切割刀內孔與六角形頭部之接觸面，一為螺牙，一為圓柱面，兩者不同，故引證案（註：指被告之上揭專利）尚難證明與系爭案（註：指原告之系爭專利）有同一性…」云云。按被告上揭專利之螺桿（軸套）元件與切割刀之接觸面是在「直桿部」，故其接觸面為圓柱面；原告系爭專利之軸套元件與切割刀之接觸面是在「外螺紋」部分，故其接觸面為螺牙。故經濟部智慧財產局認為該二專利之該二元件，並不具備「同一性」。並於經濟部91年10月31日經訴字第09106126090號訴願決定書理由亦謂：「…惟查，系爭案與引證案縱或構件相似，然系爭案申請專利範圍所界定之軸承數目及型式，切割刀內孔形狀並未見於引證案之說明書或圖式內，亦與引證案申請專利範圍內容不同…」云云。
⒊原告於其92年08月15日專利舉發答辯書（註：舉發人係張英
彥）答辯理由第五頁中表示：「…五、茲將本案與引證案比對分析如后：（一）兩案之…切割刀內孔與軸套之接觸面，一為螺牙，一為圓柱面，兩者不同。…」云云，亦即原告亦認為：上揭被告之專利與原告之系爭專利並不相同。準此而言，不論是兩造，或是智慧財產局，或是經濟部，於相關前案中均認為系爭專利軸套元件外緣之「外螺紋」設置者，其與待鑑定樣品螺桿（軸套）元件另端外緣有「一直桿部及一外螺紋部」之設置者，二者係不相同設置之元件。則系爭鑑定報告認為二者係相同構造之元件云云者，顯有違誤。
㈡由於上開二者並非構造相同之元件，則工研院鑑定報告於「
文義讀取（依全要件原則比對分析）」第4頁部分認為：「…待鑑定樣品與本專利申請專利範圍之獨立項全部文字意義相同，因此待鑑定樣品符合文義讀取原則，即待鑑定樣品落入本專利專利權範圍。」云云者，即與事實不符。
㈢本案件應有禁反言之適用，是故應判斷待鑑定樣品並未落入系爭專利權範圍內，理由如下：
⒈經濟部智慧財產局發布之「專利侵害鑑定要點」下篇「專利
侵害之鑑定原則」第三章第二節第六目「禁反言」內容載稱：「…申請專利範圍為界定專利權範圍之依據，一旦公告，任何人皆可取得申請至維護過程中每一階段之文件，基於對專利權人在該過程中所為之補充、修正、更正、申復及答辯的信賴，不容許專利權人藉「均等論」重為主張其原先已限定或排除之事項。…」「…5.待鑑定對象適用『均等論』，且適用「禁反言」，應判斷待鑑定對象未落入專利權範圍。
…」。
⒉原告於上揭專利舉發答辯書中已表示過：「…五、茲將本案
與引證案比對分析如后：㈠兩案之…切割刀內孔與軸套之接觸面，一為螺牙，一為圓柱面，兩者不同。…」云云，顯然原告對其軸套元件之專利範圍，亦已界定其與被告之新型第158984號專利之螺桿（軸套）元件之專利範圍，並不相同。
是故本案件應有禁反言之適用，應判斷待鑑定樣品並未落入系爭專利權範圍內。
㈣關於原告請求之損害賠償新台幣（下同）2430萬元及懲罰性賠償2430萬元部分，被告特為否認之，詳如下：
⒈關於原告主張之「培林刀片」每片單價300元部分：被告生
產之「培林刀片」之製造成本單價為64元，被告將之銷售於客戶之價格為110元或120元，被告於市場上購買該「培林刀片」之價金則為140元或150元。則原告主張之每片單價300元者，顯然過高，而有不實之處。
⒉專利法第85條第1項第2款規定：「依侵害人因侵害行為所得
之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。」按系爭「培林刀片」於市場上之售價略為單價140元或150元，惟被告之售價只有單價110元或120元，且被告之製造成本為單價64元（註：其中尚未計入運輸成本），均如上述。如果鈞院仍然認為待鑑定樣品有侵害系爭專利的話，則於計算損害賠償額時，應依被告之銷售單價110元或120元來扣除被告之製造成本單價64元（註：其中尚未計入運輸成本），始符合上揭法條之規定。
㈤關於原告主張之：「預估被告月銷售量為1500片，年銷售量
為18,000片，每年所得利益為540萬元，其不法行為據同業告知已進行四年半」云云者，具為原告猜測之詞，且原告亦未提出任何證據以實其說，被告特為否認之。
㈥關於原告主張被告故意侵害系爭專利權而請求一倍懲罰性賠
償云云者，於法不合。蓋原告自己亦認為系爭專利與待鑑定樣品二者於軸套元件外緣及螺桿元件另端外緣部份，並不相同，業如上述；而被告亦是於主觀上有此看法，亦即被告主觀上並無侵害系爭專利權之故意行為，原告自是不得再向鈞院請求酌定損害額以上之賠償。
㈦被告於96年3月22日庭訊時曾庭呈被告於96年1月間在市面上
買受之系爭產品收據兩紙，原告當時抗辯其與起訴狀原證三發票資料係94年8、9月間者，相距一年多，故無法用以證明起訴當時之情形云云。惟按：依據「2005年國際銅價走勢圖」及倫敦金屬交換中心（LONDON METALEXCHAN GE）銅價走勢圖資料所示，銅價自2005年以後是一路攀升，2007年之銅價猶高於2005年之銅價甚多。由於系爭產品主要是以銅原料為主，則收據資料所示之系爭產品市價（即單價140元或150元），方為確實可信之資料。
㈧關於被告聲請鈞院將待鑑定樣品另外送請其他機關鑑定者，
其主要理由在於原鑑定機關完全忽略原告自己在先前之專利舉發案件中所陳稱之：系爭專利軸套元件外緣之「外螺紋」設置者，其與待鑑定樣品螺桿（軸套）元件另端外緣有「一直桿部及一外螺紋部」之設置者，二者係不相同設置之元件等詞。則原鑑定機關於鑑定工作上已顯有重大疏失、或立場一有偏頗之處，是故特請鈞院准予另外送請其他機關鑑定。㈨原告陳稱其所有之系爭新型專利權於96年03月22日因期間屆
滿而消滅云云，並不實在。按：原告所有系爭新型專利權之最近一期之「年費有效日期」至「2006/10/10」屆滿，亦即至95年10月10日屆滿，惟原告於上述日期屆滿後未再繳交下一年度之年費，是故於經濟部智慧財產局之專利資訊網站內所登載之「年費有效日期」只會到「2006/10/10」而已。次按：「核准專利者，發明專利權人應繳納証書費及專利年費…」「發明專利第二年以後之年費，未於應繳納專利年費之期間內繳費者，得於期滿六個月內補繳之。但其年費應按規定之年費加倍繳納。」「有下列情事之一者，發明專利權當然消滅：…㈢第二年以後之專利年費未於補繳期限屆滿前繳納者，自原繳費期限屆滿之次日消滅。…」專利法第80條第2項、第82條、第66條第3款定有明文，另依同法第 108條之規定，上開法條於新型專利亦準用之。由是之故，原告所有系爭新型專利權自是於95年10月10日屆滿之次日，即95年10月11日起即已消滅。
㈩原告陳稱：「…然查，本件之爭點在於被告銷售之產品是否
確係侵害原告之專利權，而非在於討論被告之產品是否係在實施其向經濟部智慧財產局申請之專利權範圍，故原告認為本件無再送鑑定之必要…」云云者，有誤導事實及模糊爭點之處。按：被告一直堅持要釐清之「系爭專利軸套元件外緣之『外螺紋』設置者，其與待鑑定樣品螺桿（軸套）元件另端外緣有『一直桿部及一外螺紋部』之設置者，二者係不相同設置之元件」者，正是要釐清「待鑑定樣品」之構成要件與系爭專利權之構成要件並不相同，於依全要件原則比對分析時，並不符合文義讀取原則，不應落入系爭專利範圍內。鈞院如果認為被告有侵害行為的話，亦請斟酌被告並無故意侵害行為，詳如下：
⒈被告於前案對原告之系爭專利提出舉發時（參照被證八專利
異議審定書、被證九專利訴願決定書），當時之審定機關經濟部智慧財產局及訴願決定機關經濟部均認為被告用以舉發之引證案（即被告之新型第158984號專利）係「…第一結合件（32）係為一螺桿（註：螺桿者即係軸套），一端為一六角頭端（321），另端則形成有『一直桿部（32 2）及一外螺紋部（323）』…」之元件，其與原告之系爭專利之軸套元件，二者並不相同，且明示：「…兩案之…切割刀內孔與六角形頭部之接觸面，一為螺牙，一為圓柱面，兩者不同，故引證案（註：：指被告之上揭專利）尚難證明與系爭案（註：指原告之系爭專利）有同一性…」云云。
⒉由於審定機關經濟部智慧財產局及訴願決定機關經濟部均認
為被告之上揭專利與原告之系爭專利「並無同一性」，所以被告之舉發案才會沒有成功。正因為如此，所以被告主觀上之認知亦因之一直認為：被告高宇公司嗣後所製造之本案件之待鑑定樣品之元件，既然是援用被告之上揭專利（即另端形成有『一直桿部（322）及一外螺紋部（323 ）』之元件），而非援用原告之系爭專利，則被告高宇公司之行為就不可能會去侵害到原告之系爭專利，蓋斯二者「並無同一性」。
⒊然而本案件經工研院鑑定結果卻是認為被告高宇公司所製造
之待鑑定樣品有去侵害到原告之系爭專利，完全是意想不到之事（蓋二者既無『同一性』，豈有發生侵害之可能）。尤其是鑑定單位完全沒有斟酌到（或是根本就不知道）待鑑定樣品與原告之系爭專利，二者之「切割刀內孔與六角形頭部之接觸面，一為螺牙，一為圓柱面，『兩者不同』」。因此之故，此等鑑定結論，不但被告難以甘服，更是不應據以論斷被告有故意侵害行為。
緣臺經院編號（97）專侵法字第 08002號專利權侵害鑑定研
究報告書，就所述「附件3-2」待鑑定物（型號：640mm SUP
ER TILE CUTTER）（即註明免修改者）之鑑定結論分析理由，尤其是第拾肆項載稱：「由專利分析項 「F12」與證物分析項 「f12」可知，專利主張在軸套之外緣設置外螺紋，此處需額外注意的是，依據前章中有關先前技術對本案專利之影響分析可知，專利權人與專利專責機關均認為在「切割刀內孔與六角形頭部之接觸面」之型態應予限制；而證物之軸套外緣為一平滑圓柱面，無螺紋之設置，因此證物軸套外緣無螺紋之結構；相對地，證物在此接觸面之外觀呈現則屬於不在專利權人與專利專責機關所認知之螺牙構型上，也因此，證物在此部分並不符合專利權人與專利專責機關於此處對專利範圍之限縮認定範中，由此可知，證物與專利主張於文義上有所差異，故經文義比對，雙造於此分析項應鑑定為『不符合文義讀取」。第貳拾項載稱：「……在此，證物將兩包覆環狀金屬片之滾珠軸承利用軸套兩端之環狀凸出固定於軸套上，而切割刀則被夾置於兩包覆環狀金屬片之滾珠軸承之間，形成一無法任意拆解之切割刀組，與系爭專利主張利用大頭部螺帽將切割刀固定於軸套中央之狀態明顯不同，由此可知，證物對應專利主張於文義上有所差異，故經文義比對，雙造於此分析項應鑑定為『不符合文義讀取』。」緣臺經院編號（97）專侵法字第08006號專利權侵害鑑定研
究報告書就「附件3-3」待鑑定物（型號：440mm SUPER TIL
E CUTTER）（即先前送請工研院鑑定之物）之鑑定結論分析理由，尤其是第拾肆項載稱：「由專利分析項 『F12』與證物分析項 『f12』可知，專利主張在軸套之外緣設置外螺紋，此處需額外注意的是，專利權人與專利專責機關均認為在『切割刀內孔與六角形頭部之接觸面』之型態應予限制；而證物之軸套外緣另一端設置外螺紋，而大頭部與外螺紋間有一圓柱面與切割刀接觸。在此，證物軸套外緣設有一外螺紋及一圓柱面，且利用此圓柱面與切割刀接觸，而專利權人與專利專責機關於此處對專利範圍之認定範圍為『軸套應以一外螺紋之形式與切割刀接觸，且不可以一圓柱面之形式與切割刀接觸』，而證物係利用一圓柱面與切割刀接觸，由此可知，證物與專利主張於文義上有所差異，故經文義比對，雙造於此分析項應鑑定為『不符合文義讀取』。」可知原告所提出之待鑑定物品，不論是「附件3-2」或「附件3-3」，顯然均未侵害原告之系爭專利權。
本件臺經院第08006號鑑定報告第31、32頁之「第三項先前
技術之分析結論」第貳段之內容載稱，異議案之書面資料與審定結果：第00000000 A01P0 1號卷宗之異議審定書第三頁之理由㈢中提及『兩案（即系爭專利與先前技術）…切割刀內孔與六角形之接觸面，一為螺牙，一為圓柱面，兩者不同…』，故而可知，專利專責機關認定系爭專利在『六角形頭部之接觸面為一螺牙』之技術條件上與先前技術所呈現出之圓柱面係為不同之技術，並進而認定先前技術並未構成對系爭專利之完整揭示，使舉發不成立。」云云。舉發案之專利權之答辯資料與審定結果：依據第00000000 A01 N01號卷宗之舉發答辯書第五頁答辯理由五之㈠提及『兩案（即系爭專利與先前技術）‧‧‧切割刀內孔與六角形頭部之接觸面，一為螺牙，一為圓柱面，兩者不同。』可知，本案專利權人在維繫權利有效的過程中，提出了系爭專利所主張之結構中，『切割刀內孔與六角形頭部之接觸面為一螺牙而不為一圓柱面』之限制意見，以區分其與先前技術之差異；同時，在該舉發案之最終審定結論中，專利專責機關亦同樣採用了相同之判斷標準，並因而使得在舉發案中之審定結論為『舉發不成立』。」云云。上述兩點可知，專利權人在權利範圍主張之認知上主動提出前述有關於『切割刀內孔與六角形頭部之接觸面』部分與先前技術之異同與限制，此外，專利專責機關亦同樣提出相同之見解及判斷，故而由此類公開文件之內容可以確信，系爭專利範圍之主張與限制上，應包含『切割刀內孔與六角形頭部之接觸面為一螺牙，且不為一圓柱面』之論述。」云云。鈞院先前委託財團法人工業技術研究院鑑定所提出之鑑定報告，其內容完全未斟酌到原告於上揭專利舉發案件中對於其專利權之申請專利範圍所作之主張與限制，是故工研院於誤判原告專利權之申請專利範圍之情形下，其所為鑑定，自是會與事實有出入。
根據原告自己對其專利權所做之主張與限制，原告專利權之
申請專利範圍應該限制在：「切割刀內孔與六角形頭部之接觸面為一螺牙，且不為一圓柱面」之範圍內。
關於原告專利權之系爭「外螺紋（螺牙）」部分，由於切割
刀之刀片係質地堅硬之鎢鋼刀片，而且切割當時使用者所施加之力量會在鎢鋼刀片內孔與系爭「外螺紋（螺牙）」之接觸面上（註：即上揭『切割刀內孔與六角形頭部之接觸面』）產生壓力，是故使用一段時日之後，螺牙尖峰會被鎢鋼刀片磨耗變形，造成刀片與螺栓之間產生過大間隙。此時其缺點即在於：1、螺牙易崩壞而致刀片無法穩固定位。2、刀片不穩則滾切時會產生跳動進而造成切割品質不佳。關於待鑑定物之系爭「圓柱面」部分，由於其切割刀內孔與六角形頭部之接觸面為一圓柱面，是故切割刀片是與一平直面相抵靠，縱使使用時日已久，仍然不會有上揭原告專利權之系爭「外螺紋（螺牙）」部分所見之缺點產生，是故可恆久穩固。以上即為待鑑定物之系爭「圓柱面」部分功能較優於原告專利權之系爭「外螺紋（螺牙）」部分之說明。並聲明：⑴原告之訴駁回。⑵訴訟費用由原告負擔。⑶如受不利之判決，願供擔保，請准免為假執行。
三、兩造不爭執之事項：㈠原告為系爭新型專利權之專利權人，其專利權期間自90年05
月28日起至96年03月22日止，惟因原告未繳納專利年費，致專利權於95年10月11日消滅。
㈡被告丁○○及訴外人庚○○係第158984號「磁磚切割器之切
割刀座改良結構」新型專利權之專利權人，其專利權期間自89年05月11日起至99年03月11日止。
㈢系爭送鑑定物乃被告高宇五金實業有限公司產製之雙管瓷磚
切斷機（一台為型號 440mm SUPER TILE CUTTER，另一台為型號 640mm SUPER TILE CUTTER）。
四、兩造爭執之事項：㈠系爭送鑑定物即雙管瓷磚切斷機之切割刀組是否落入系爭專
利權之實施範圍而侵害系爭專利權？㈡若確實侵害系爭專利權，則原告所受損害如何？可否請求被
告等連帶賠償系爭損害額？
五、本院之判斷：㈠原告主張其於94年07月間經同業告知被告等仿冒原告之系爭
新型專利，製造系爭「手動磁磚切割器改良結構」並行銷全國各地，被告等侵害原告之系爭專利，乃請求賠償損害，惟為被告等所否認，並以前詞置辯。經查：被告丁○○及訴外人庚○○曾於89年01月05日就系爭專利權提出舉發案，該舉發案業經經濟部智慧財產局以91年04月23日（91）智專三（三）05051字第09189000940號專利異議審定書為「異議不成立」之處分，其審定理由以系爭案（即原告系爭專利）其構造具有底座、固定架、滑桿、切割刀座、壓桿等，將引證案（即被告引證專利，亦即上述第158984號「磁磚切割器之切割刀座改良結構」新型專利）第四圖與系爭案第二圖相對照，雖然兩案有相似之零件及組合，惟兩案之軸承型式及數目並不相同，且裝置軸承之穴型亦不相同，切割刀內孔與六角形頭部之接觸面，一為螺牙，一為圓柱面，兩者不同，故引證案尚難證明與系爭案有同一性，亦難證明系爭案不具新穎性，嗣被告丁○○及訴外人庚○○不服，提起訴願，亦經訴願決定駁回，而訴願決定書理由係記載：「系爭案與引證案縱或構件相似，然系爭案申請專利範圍所界定之軸承數目及型式，切割刀內孔形狀並未見於引證案之說明書或圖式內，亦與引證案申請專利範圍內容不同‧‧‧」此有經濟部智慧財產局專利異議審定書、經濟部訴願決定書影本在卷可稽，準此觀之，被告丁○○據以提出舉發之引證第四圖尚不足以推翻系爭專利之新穎性及進步性。
㈡另查原告於被告丁○○及訴外人庚○○舉發系爭專利時提出
之專利舉發答辯理由書中記載：「茲將系爭案與引證案比對分析，兩案之軸承型式及數目並不相同，且裝置軸承之穴型亦不相同，切割刀內孔與軸套之接觸面，一為螺牙，一為圓柱面，兩者不同。引證案之第一結合件（32）於軸心貫設一軸孔（324），因而其需於該軸孔（324）內置設三軸承（34）；反觀，本案之軸套（251）係於內緣兩端各設置一軸承容置槽（2513），故其僅需於軸套（251）內裝設兩滾珠軸承（252），而可達到成本降低之效益者。」，是依原告於舉發答辯理由書中所言，其顯然主張以系爭專利結構中，「切割刀內孔與六角形頭部之接觸面為一螺牙而不為一圓柱面」之限制意見，以區分其與引證專利之差異，並強調系爭專利較引證專利能降低製造成本，是以原告就被告舉發之系爭專利亦認為被告之引證專利與原告之系爭專利有結構與功能性的顯著不同，原告自應受其拘束，不得事後任意翻異。此外，原告主張被告生產之產品侵害到原告之專利權乙節，固經原告援引工研工研院之鑑定報告為據，惟查，本院審酌工研院鑑定報告之製作時間為95年12月19日，而原告之系爭專利權於91年04月23日遭舉發後，經智慧財產局審查結果，認定舉發與異議均為不成立，被告丁○○及訴外人庚○○不服提起訴願後，經濟部訴願決定書審定結果，認為系爭專利與引證專利縱或構件相似，然系爭專利申請範圍所界定之軸承數目及型式，切割刀內孔形狀並未見於引證專利之說明書或圖式內，亦與引證專利之範圍不同，此有被告提出之專利舉發申請書、專利舉發審定書、專利公報、訴願決定書、專利舉發答辯書等影本為證，且為原告所不爭執。由於原告於被告丁○○及訴外人庚○○提出舉發時在權利範圍主張之認知上主動提出關於「切割刀內孔與六角形頭部之接觸面」部分與先前技術之異同與限制，亦有原告專利異議答辯書、訴願答辯書可稽，此外，專利專責機關（如智慧財產局、經濟部）亦同樣提出相同之見解及判斷，故由此類公開文件之內容可確信原告在權利主觀範圍之分析可能影響鑑定結果，惟工研院之鑑定報告內容完全未提及原告上開權利主觀範圍之主張，則其鑑定結果即有未臻周延之疑慮，又工研院鑑定報告對送鑑物構成侵害原告專利之理由，並未具體依「均等論」、「禁反言」、「逆均等論」、「先前技術阻卻」等鑑定原則詳加分析論述，其內容與臺經院之鑑定報告相較，本院認工研院鑑定報告之專業度、嚴謹度稍嫌不足，故本院認工研院鑑定報告尚不足證明原告之主張為真實。
㈢又依經濟部智慧財產局公布之「專利侵害鑑定要點」所規定
之鑑定流程，僅供法院或侵害專利鑑定專業機構等參考，非用來拘束機關等情，業經該要點揭示明確，是以就工研院鑑定符合文義讀之情形下是否即不得以先前技術阻卻，於本件訴訟非無審究之餘地。對於被告而言，於侵權訴訟中，有權採用各種抗辯方式，無論針對文義侵權或均等侵權，當被告主張先前技術阻卻時，應無差別待遇，不應認定只有均等侵權時始能適用，於文義侵權時卻不能適用，故本院依被告之聲請囑託臺經院追加鑑定待證物品是否實施先前技術情形，而臺經院就該囑託鑑定事項分析結論如下：
①由經濟部智慧財產局專利異議及舉發案相關資料（第0000
0000 A01 P01號、第00000000 A01 N01號及第00000000A01 N02號）之相關引證案，其中本節第一項為第0000000
0 A01 P01號及00000000A01 N01號之引證案，第二項則為第A01 N02號00000000之引證案；其中第00000000 A01 P01號異議案與第00000000 A01 N01號舉發案兩案，經專利專責機關之審查，乃認定異議與舉發均為不成立之審定結果，而00000000 A01 N02號舉發案在本院完成本案鑑定前則尚未有審定結論，故目前暫時無法得知專責機關是否認為引證案對系爭專利是否構成揭示。
②依據已完成審查之異議與舉發案其個別審定書之內容，可知專責機關在公眾審查程序中所表示意見如下：
⑴異議案之書面資料與審定結果：首先，第00000000 A01
N01號卷宗之異議審定書第三頁之理由（三）中提及「兩案（即系爭專利與先前技術）‧‧‧切割刀內孔與六角形頭部之接觸面，一為螺牙，一為圓柱面，兩者不同‧‧‧」，故而可知，專利專責機關認定系爭專利在「六角頭部之接觸面為一螺牙」之技術條件上與先前技術所呈現出之圓柱面係為不同之技術，並進而認定先前技術並未構成對系爭專利之完整揭示，使舉發不成立。（參件該鑑定報告書第31頁）⑵舉發案之專利權人答辯資料與審定結果：再者，依據第00
000000 A01 N01號卷宗之舉發答辯書第五頁答辯理由五之
（一）提及「兩案（即系爭專利與先前技術）‧‧‧切割刀內孔與六角形頭部之接觸面，一為螺牙，一為圓柱面，兩者不同。」可知，本案專利權人在維繫權利有效的過程中，提出了系爭專利所主張之結構中，「切割刀內孔與六角形頭部之接觸面為一螺牙而不為一圓柱面」之限制意見，以區分其與先前技術之差異；同時，在該舉發案之最終審定結論中，專利專責機關亦同樣採用了相同之判斷標準，並因而使得在舉發案中之審定結論為「舉發不成立」。
（參見該鑑定報告書第31-32頁）。
由上述兩點可知，專利權人在權利範圍主張之認知上主動提出前述有關「切割刀內孔與六角形頭部之接觸面」部分與先前技術之異同與限制，此外，專利專責機關亦同樣提出相同之見解及判斷，故而由此類公開文件之內容可以確信，系爭專利在專利範圍之主張與限制上，應包含「切割刀內孔與六角形頭部之接觸面為一螺牙，且不為一圓柱面」之論述。（參見該鑑定報告書第32頁）㈣系爭送鑑定物其中被告高宇公司製造之雙管磁磚切斷機（下
稱證物）型號440mm SUPER TILE CUTTER，是否侵害原告系爭專利，經本院囑託臺經院進行鑑定，其鑑定係依據專利法、專利法施行細則及經濟部智慧財產局制定之「專利侵害鑑定要點」，並參酌經濟部智慧財產局原公布之「專利侵害鑑定基準」及該院公布之「專利侵害鑑定準則公報」為之，其步驟：首先為就系爭新型專利權內容、被控侵權物暨圖式為鑑定分析，並依序依文義讀取原則（即全要件原則）、均等論原則、禁反言原則、先前技術阻卻鑑定分析，得最終鑑定結論，茲分述其鑑定內容及結論如下：
⒈文義讀取原則：
①由專利分析項「F12」與證物分析項「f12」可知，專利主
張在軸套之外緣設置外螺紋，在此需額外注意的是，依據前章中有關先前技術對本案專利之影響分析可知，專利權人與專利專責機關均認為在「切割刀內孔與六角形頭部之接觸面」之型態應予限制；而證物之軸套外緣另一端設置外螺紋，而大頭部與外螺紋間有一圓柱面與切割刀接觸。
在此，證物軸套外緣設有一外螺紋及一圓柱面，且利用此圓柱面與切割刀接觸，而專利權人與專利專責機關於此處對專利範圍之認定範圍為「軸套應以一外螺紋之型式與切割刀接觸，且不可以一圓柱面之形式與切割刀接觸」，而證物係利用一圓柱面與切割刀接觸，由此可知，證物與專利主張於文義上有所差異，故經文義比對，雙造於此分析項應鑑定為「不符合文義讀取」。（參見該報告書第65-66頁）②由專利分析項「J」與證物分析項「j」可知，專利主張切
割刀之滾珠軸承內緣塞結一T形防塵套，而可藉由該防塵套將滾珠軸承之外側端封閉，以得到良好之防塵效果；而證物無T形防塵套。在此，證物無T形防塵套之設計以達專利主張之效果，由此可知，證物與專利主張之文義有所差異，故經文義比對，雙造於此分析項應鑑定為「不符合文義讀取」；惟此處比對之相同與否並不會對證物與專利獨立項主張的比對結果產生影響。（參見該報告書第68頁）③文義讀取原則之鑑定結論：
由上述鑑定分析可知，由證物分析項對應於專利申請專利範圍獨立項要件所區分出之二十個分析項，經文義讀取緣則比對，十九個分析項為相同，僅F12項為文義不同，而附屬項I項之文義相同，附屬項J項文義不同；依據文義讀取原則理論，可得文義讀取原則鑑定結論如下：證物對專利之專利申請範圍應「不符合文義讀取」。（參見該鑑定報告書第70頁）⒉均等論原則：
①由專利分析項「F12」與證物分析項「f12」可知，專利
主張外緣設置外螺紋；而證物之軸套外緣另一端設置外螺紋，而大頭部與外螺紋間有一圓柱面與切割刀接觸。
在此，證物軸套外緣設有一外螺紋及一圓柱面，且利用此圓柱面與切割刀接觸，而專利僅主張於軸套外緣設有外螺紋，且依據解釋申請範圍中所述，系爭專利「軸套應以一外部螺紋之形式與切割刀接觸，不可以一圓柱面之形式與切割刀接觸」，所以根據相關內部證據所述可知，證物軸套與切割刀之接觸方法應被系爭專利所排除在外。由此可知，證物與專利主張不相同之構造，故雙造在此應鑑定為「實質不相同」。（參見該鑑定報告書第76頁）②由專利分析項「J」與證物分析項「j」可知，專利主張
切割刀組織滾珠軸承內緣塞結一T形防塵套，而可藉由該防塵套將滾珠軸承之外側端封閉，以得到良好之防塵效果；而證物無T形防塵套。在此，證物無T形防塵套之設計已達專利主張之效果。由此可知，證物與專利主張不相同之構造，故雙造在此應鑑定為「實質不相同」；惟此處比對之相同與否並不會對證物與專利獨立項主張的比對結果產生影響。（參見該鑑定報告書第79頁）③均等論原則鑑定分析結論：
依據前述分析得知，證物分析項對應專利分析項於文義讀取原則之鑑定結果不相同之分析項，經過均等論之鑑定後並未產生逆轉知結果，生與文義讀取原則之鑑定結果不相同之分析項則仍為實質不相同；故可得均等論原則之鑑定結論如下：證物對專利之專利申請專利範圍獨立項暨其附屬項構成「不符合文義讀取」。（參見鑑定研究報告書第70頁）⒊禁反言原則：
本案之申請專利範圍獨立項先於文義讀取原則中鑑定為不符合文義讀取，再於均等論原則之鑑定中得到不適用之結果；故依據智慧財產局所編訂之「專利侵害鑑定要點」中之鑑定侵害判斷流程，本案並無進一步進入禁反言鑑定程序之需要，其結論應維持均等論原則之判斷，即證物對應專利之申請專利範圍構成實質不相同。（參見該鑑定報告書第83頁）⒋先前技術阻卻原則：
本案之申請專利範圍獨立項先於文義讀取原則中鑑定為不符合文義讀取，再於均等論原則之鑑定中得到不適用之結果；故依據智慧財產局所編訂之「專利侵害鑑定要點」中之鑑定侵害判斷流程，本案並無進一步進入先前技術阻卻鑑定程序之需要，其結論應維持均等原則之判斷，即證物對應專利之申請專利範圍構成實質不相同。（參見鑑定研究報告書第84頁）⒌最終鑑定結論如下：⒈被告高宇公司所生產之「雙管磁磚
切斷機（型號：440mmSUPER TILE CUTTER）」係實施先前技術中華民國新型專利第158984號「磁磚切割器之切割刀座改良結構」之內容。⒉被告高宇公司所生產之「雙管磁磚切斷機（型號：440mmSUPER TILE CUTTER）」，其構成要件與中華民國新型專利第106098號「手動磁磚切割器改良結構追加一」專利權之申請專利範圍構成實質不相同。以上鑑定結果，有臺經院（97）專侵法字第08006號鑑定報告在卷足考。
㈤又系爭送鑑定物其中被告高宇公司所生產之「雙管磁磚切斷
機（型號：640mm SUPER TILE CUTTER）」並未實施先前技術中華民國新型專利第158984號「磁磚切割器之切割刀座改良結構」之內容。被告高宇公司所生產之「雙管磁磚切斷機（型號：640mm SUPER TILE CUTTER）」，其構成要件與中華民國新型專利第106098號「手動磁磚切割器改良結構追加一」專利權之申請專利範圍構成實質不相同，此鑑定結果，亦經臺經院循上開鑑定法則執行鑑定，並提出該院（97）專侵法字第08002號鑑定報告供考。
㈥本院審酌臺經院所為鑑定報告係依據專利法、專利法施行細
則及經濟部智慧財產局制定之「專利侵害鑑定要點」之鑑定流程，且合於專利權保護範圍之界定原則，及判斷侵害專利應採取之基準，且鑑定程序及分析均詳細確實，自屬客觀可採，是以被告等抗辯被告高宇公司製造之雙管瓷磚切斷機切割刀組，並未侵害原告之系爭專利權，自堪採信，此外，原告復無其他積極證據證明被告等有侵害其系爭專利權之事實，是原告之主張即難認為真正。
㈦綜上所述，被告等既未侵害原告之系爭專利權，原告主張其
因被告侵害其系爭專利權而受有損害，自不可採，從而，原告依上開專利法之規定請求被告等連帶應賠償系爭 300萬元損害額，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之法定遲延利息，洵屬無據，應予駁回。
六、原告陳明願供擔保，聲請宣告假執行，經核原告之請求既為無理由，其假執行之聲請自失所依據，應併予駁回。
七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊、防禦方法，經本院審酌後，核與判決結果不生影響，自無庸逐一贅論，併此敘明。
八、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。中 華 民 國 98 年 4 月 24 日
民事第二庭法 官 邱月嬌以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（須附繕本）。
中 華 民 國 98 年 4 月 24 日
書記官 呂雅惠