臺灣彰化地方法院民事判決 95年度智字第22號
原 告 台敘貿易有限公司法定代理人 甲○○訴訟代理人 蔣文正律師
丙○○被 告 林昆達實業有限公司法定代理人 乙○○訴訟代理人 林佐偉律師
陳鎮律師上 一 人複 代理人 丁○○上列當事人間請求確認專利申請權等事件，本院於民國96年11月29日言詞辯論終結，判決如下：
主 文被告應給付原告新臺幣貳拾萬元。
原告其餘之訴駁回。
訴訟費用新臺幣伍萬貳仟玖佰柒拾伍元由被告負擔百分之三即壹仟伍佰捌拾玖元，餘由原告負擔。
本判決原告勝訴部分得假執行。
原告其餘假執行之聲請駁回。
事實及理由
一、原告起訴主張：㈠緣原告提供「立式衛生紙架」產品（下稱系爭產品）之外觀
設計予被告，委請被告就架體之關節處要如何承接等相關具體結構開發設計，兩造並於民國94年7 月25日簽立產品開發委託合約書（下稱系爭合約），載明「甲方（即原告）所提供之產品外觀設計（Trade Dress） 等等之合法權利均屬甲方所有」，詎被告竟將系爭產品之外觀設計向經濟部智慧財產局（下稱智財局）申請新式樣專利，經審查核准專利（專利名稱：落地式捲筒衛生紙架；下稱系爭專利）而公告於95年8 月21日之專利公報。被告明知系爭產品之外觀設計係歸原告所有，其卻據此提出新式樣專利之申請，依專利法第5條規定，被告並不具有專利申請權，系爭產品外觀創作之專利申請權（下稱系爭專利申請權）應歸原告所有。原告曾以函件向被告表示系爭專利申請權應歸原告所有應予返還，但為被告所拒絕，而新式樣專利權人為非新式樣專利申請權人者，依專利法第128 條第1 項第3 款規定，得提出舉發而撤銷該新式樣專利，惟就被告是否具有該新式樣專利之專利申請權，兩造既有爭執，智財局於實務上均先要求提出確定私權之判決送局憑辦，原告如能提出確認系爭專利申請權為原告所有之確定判決，即可憑之否認被告得享有系爭專利申請權，而可阻止被告取得專利權，並除去兩造間不安之狀態，是原告有提起本件確認訴訟判決法律上之利益。
㈡系爭合約第3 條約定：「乙方（即被告）茲承接甲方（即原
告）委託開發製造之業務，基於商業機密考量，乙方同意對甲方提供之圖文相片等所有開發資料及產品保密，不將委託開發之產品交付他人或使用於非甲方指定之用途，否則應按甲方單價二分之一乘以十萬倍之金額賠償甲方」，今被告未經原告同意，除將原告所提供之系爭產品外觀設計，向智財局申請新式樣專利外，更於95年3 月間將系爭產品在臺灣五金專刊刊登廣告，公開廣告意圖販售予他人，顯已違反前揭約定。而系爭產品單價為新臺幣（下同）364 元，依約被告應賠償原告按單價二分之一乘以十萬倍計算之金額即18,200,000 元 ，惟原告僅請求3,600,000 之賠償。再者，被告於94年9 月至95年10月出貨予原告後，原告之總銷售金額為美金23,560元，折算新臺幣為777,480 元（新臺幣兌換美金之匯率以33：1 計算），扣除採購金額664,200 元，原告之利潤為113,280 元，爰以此估算原告95年至96年間因無法出貨予客戶所受之利潤損失為113,280元。
㈢按被證二之圖案應係94年8 月24日被告申請專利時之專利圖
式，所謂被告製圖人員修改之圖樣為何，即不得而知，且原告係因被告就被證一之圖式（桿體為條狀，未區分關節處），表示其製造上有困難，原告遂又提供新進開發水龍頭把手之「羅馬柱式」圖案給被告，並於次日即94年5 月24日發原證七電子郵件（下稱原證七郵件）給被告，提供上揭水龍頭把手圖式，原告希望被告依此郵件之把手上圖案轉用到衛生紙架之桿體上，並要求被告再行估價，此由原證七郵件中估價顏色之CP、PVD 、ORB 、SN與被告被證四報價單上顏色相同可資證明。而CP係鍍鉻色（CC2101）、PVD 係鍍鈦色（CC2102）、ORB 係鍍古銅色（CC2105）、SN係鍍鎳色（CC2108），此又可參原證六貨物明細之CC2101、CC2102、CC2105、CC2108均是同一款式之產品，僅係顏色不同而已，且有關上開顏色英文代碼及數字編號均為原告自行編立，並非業界通用，因此原告在詢價時皆會告知廠商英文代碼代表之中文顏色。又系爭合約所稱之「Trade Dress 」係強調設計一體性，亦即係用外觀來識別產品為原告之一整套系列產品，而原告請被告生產系爭產品乃部分單品，即衛生紙架之桿體上，源出於同一羅馬柱式之設計理念來搭配原告其他產品，同樣為像羅馬柱式之樣式設計。從而，係原告指示被告依原證七郵件上附檔之羅馬柱式圖案轉用到衛生紙架之桿體上，故被告所提被證七系爭產品尺寸圖係原告交付樣品及產品之外觀設計予被告後，被告依原告指示繪製而交原告確認之圖，就此被告僅係依指示為圖示之轉用而已，並無任何創作可言，自非專利法第5 條第2 項所稱之「創作人」。準此，原告要求被告應尊重原告之「Trade Dress 」權利，故於系爭合約中特別強調「甲方提供之產品設計外觀（Trade Dress）等等之合法權利均屬甲方所有……」。另原告基於平等互惠，尊重被告受託製造系爭產品，可能對產品之結構有所創新或改良，因此始有系爭合約第4條之約定，該條完全係針對產品之結構設計而言，並非產品外觀，因為就產品外觀在系爭合約第3條即有明載係由原告提供，且更約定產品之外觀設計屬原告之機密，被告負有保密義務。再者，被告並無生產水龍頭把手之業務，兩造間亦未曾有水龍頭產品之交易往來，故原告於94年5月24日提供原證七郵件水龍頭把手圖樣之目的，當係指示被告依照該圖樣外觀設計轉用到系爭產品之桿體上，否則，原告既未委託被告製作水龍頭把手，何需傳送水龍頭把手資料？㈣所謂附合契約，揆諸最高法院96年度台上字第684 號裁判要
旨，認民法第247 條之1 規定係鑑於我國國情以及工商發展之現況，經濟上強者所預定之契約條款，他方每無磋商變更之餘地，為使社會大眾普遍知法、守法起見，乃於本法中列原則性規定，明定附合契約之意義……。是該法條第2款所謂「加重他方當事人之責任者」，應係指一方預定之該契約條款，為他方所不及或無磋商變更之餘地，始足當之。而該條所稱「按其情形顯失公平者」，則係指依契約本質所生之主要權利義務，或按法律規定加以綜合判斷，有顯生公平之情形而言。查系爭合約中之違約條款，被告容有審酌之自由，而可選擇接受或不接受該違約條款，今被告於違約後，徒以所謂附合契約之概念，否定其違約之事實及效果，即無可採。
㈤聲明：⑴確認系爭專利申請權為原告所有；⑵被告應給付原
告3,600,000 元；⑶第二項之請求原告願供擔保，請准宣告假執行。
二、被告則以下列等語置辯：㈠兩造就系爭合約簽訂經過如下：⑴被告於94年5 月23日接獲
原告傳真被證一所示「立式衛生紙架」圖形，請被告依圖形進行生產製造之估價，該傳真右側所示完整之立式衛生紙架，係坊間流通之即有商品，原告係要求被告將該商品之支撐立桿修改如傳真左側所示樣式，並依此報價；⑵同年月24日，被告認原告要求修改之支撐立桿樣式製作成本較高，故請被告之製圖人員修改為梅花管圖形，並建議原告依此圖形生產製造；⑶同年6 月3 日，被告將梅花管圖形傳真給原告參考；⑷同年7 月1 日，被告進行第一次報價；⑸同年7 月8日，被告進行第二次報價；⑹同年7 月14日，原告依被告修改之梅花管圖形，下單向被告訂購總價457,200 元；⑺同年
7 月20日被告支付部分開模費用9,500 元；⑻同年7 月25日兩造簽訂系爭合約；⑼同年9 月14日，被告完成交貨。㈡系爭專利申請權係屬被告所有，原告請求確認為其所有，並
無理由，蓋系爭合約第3 條固約定原告所提之產品外觀設計等等之合法權利均屬原告所有，惟該條所稱合法權利並不包括專利申請權，此觀系爭合約第4 條約定原告要拿雙方共同開發之新品申請專利時，須經被告同意後為之即明。否則如依第3 條約定專利申請權亦屬原告所有，則原告大可自行決定是否申請專利，斷無需於第4 條再行約定應經被告同意之理。又依第4 條約定之反面解釋，被告申請系爭專利並無須得原告之同意，此乃明示其一、排除其他法理之當然解釋。再者，從系爭合約第2 條約定可知，原告係「無償」委託被告開發產品，且產品之樣式係由被告設計，系爭合約既未約定系爭專利申請權歸屬原告所有，原告亦不符專利法第7 條、第8 條所定取得系爭專利申請權之適狀，是原告自不得主張系爭專利申請權為其所有。
㈢系爭專利申請權既屬被告所有，且被告據以申請系爭專利之
梅花管圖形係被告設計部人員依其巧思、創意所自行繪製，並非原告提供，亦非僅係依照原告之指示而為圖示之轉用，則被告以自己設計之圖形據以申請專利，並非以原告提供之圖文相片使用於非原告指定之用途，原告自不得以此為由，依系爭合約第3 條約定向被告請求賠償。
㈣原告確實曾因客戶之委託設計製作水龍頭把手，被告受訴外
人宏達金屬工業股份有限公司委託製作水龍頭把手之相關產品，故被告確實有製造水龍頭把手之能力與經驗。又原告所提之原證七郵件，被告確曾收執，然該郵件有關GL之記載係指產品之型號、而CP、SN、ORB 之記載分別係指鍍鉻、鍍鎳砂丁鎳再烤漆及古銅色，而PVD 係物理真空鍍膜表面處理之統稱，顏色亦非指單一，故原告陳稱上開代碼係其自行編立，並非事實，上開英文簡稱實乃業界通用之代號。再者，上開郵件所指係指水龍頭之部分，原告要求被告報價，嗣被告認為難以施作，故僅為口頭報價，惟事後原告即經比價後未再回應。故上開郵件均未指涉本件系爭產品，不能依此即認定原告要求以水龍頭之製作方式套用至立式衛生紙架上。
㈤系爭合約係原告預定用於同類契約之條款而訂定之契約，此
有兩造於簽訂系爭合約之前所簽訂之其他產品委託合約書六份可稽，此為民法第247 條之1 所稱之附合契約。而本件被告係無償接受原告委託開發，系爭合約第3 條有關賠償之約定，係單向且深沉加重被告責任，依同條第2 款規定，此部分之約定應屬無效，是被告請求賠償應無理由。
㈥退步言之，縱系爭合約第3 條有關賠償之約定並非無效，惟
原告依該條請求賠償，亦有違誠信原則。蓋原告之所以提出本件訴訟，乃因原告就系爭產品向智財局提出專利申請，因發現被告已提出系爭專利申請，並獲准在案。惟原告提出專利申請亦未依系爭合約第4 條約定，經被告同意後為之，顯見原告亦未遵循兩造之約定申請專利。茲原告未經被告同意，暗自提出專利未獲核准，反以被告違約為由，依系爭合約第3 條後段約定，請求高額賠償，惟就其暗自申請專利之行為，原告卻無須對被告負擔任何違約責任，此不僅正足以彰顯原告單方所擬之系爭合約第3 條有關賠償之約定顯失公平，抑且可端出原告依系爭合約第3 條之約定，對被告行使求償之權利，有違誠信原則。此外，系爭合約約定之賠償係屬違約金性質，且該約定之違約金額亦屬過高，依民法第252條規定，亦應予酌減。至於酌減之標準，原告雖舉出其95年至96年間無法出貨予客戶之利潤損失132,800 元（被告誤載為1,132,800 元），惟此僅為預估值，原告並未舉出客戶實際下單等資料為證，該金額自不足憑採等語置辯。
㈦聲明：原告之訴及假執行之聲請均駁回。
三、兩造不爭執事項：㈠兩造係於94年7 月25日簽訂系爭合約，被告係於94年8 月24
日提出系爭專利之申請，嗣經智財局核准而取得系爭專利，並於95年8 月21日公告於專利公報，及原告曾於94年7 月12日向被告採購總價457,200 元之梅花管型之系爭產品，並於同年9 月14日交貨等情，為兩造所不爭，並有系爭合約書、專利公報、採購單、統一發票暨貨品明細等影本各一份為證。
㈡被證一所示之桿體圖式（桿體為條狀，未區分關節處）係原
告於94年5 月23日傳真予被告，並要求被告就桿體支撐立桿予以修改，為兩造所不爭，並有被證一所示之桿體圖式影本一份為憑。
四、綜合兩造陳述，本件主要爭點分述如下：㈠對於被告上開所述有關簽訂系爭合約之經過流程，原告除就
其中被證二系爭產品最後定案圖式（梅花管型）部分陳稱：原告係於94年6 月初始接獲被告傳真該梅花管圖示等語，與被告所述尚有出入外，就其餘經過並不爭執，並有被證一桿體圖式、被證三、四報價單、採購單、模具統一發票、被證七梅花管型尺寸圖及系爭合約等影本各一份為證，顯示系爭產品桿體於最後定案之外觀圖式確實已經過被告變更修改成梅花管型，與原告當時提供之被證一圖式已有不同。玆有疑問者係被告完成最後定案之梅花管型外觀係如何取得？原告就此雖稱：係原告指示被告依原證七郵件上附檔之羅馬柱式圖案轉用到系爭產品之桿體上，被告僅係依指示為圖示之轉用而已，並無任何創作可言云云，惟此為被告所否認，且依該郵件內容所提及者係新品開發之水龍頭把手，並無隻字片語提及希望被告就該把手圖式之外觀設計轉用至系爭產品上，此有原證七郵件附卷可憑，則原告就此有利之事實即指示被告依水龍頭把手圖式之外觀設計轉用於系爭產品上乙節，自應負舉證責任。然原告並未舉證以實其說，則縱使被告有收取該郵件且無法提出兩造曾就水龍頭把手詢價、報價或交易之事實，惟亦難遽認原告之主張為真實。至於有關產品顏色或表層電鍍金屬種類之英文縮寫，並不限用於系爭產品，舉凡金屬類物品應均可能適用，故亦難以據此推論原證七郵件所示之顏色英文縮寫即代表原告曾指示被告轉用圖示於系爭產品之目的。況被告已提出梅花管圖形之原始繪製尺寸圖（即被證七；本院卷第70頁至74頁），原告則無法提出任何明細圖或尺寸圖，益徵被告所稱系爭產品梅花管型圖式之外觀設計係經過其自行修改繪製，尚非無據。
㈡按專利申請權，指得依本法申請專利之權利，專利申請權人
，除專利法另有規定或契約另有約定外，指發明人、創作人或其受讓人或繼承人，專利法第5 條定有明文。又解釋意思表示，應探求當事人之真意，不得拘泥於所用之辭句，民法第98條亦規定甚明。查系爭產品最後定案之梅花管型圖式之外觀設計雖係經過被告自行修改繪製，然系爭專利申請權究歸何人所屬，仍有探求之必要。本件兩造雖各自援引系爭合約第3 條及第4 條反面解釋，主張系爭專利申請權屬其單獨所有云云，惟均為對造所否認。又系爭合約上所載之圖示係經過被告修改而定案之圖式，已非原告原先提供之外觀設計，故系爭合約第3 條約定「甲方（原告）所提供之產品外觀設計（Trade Dress）等 等之合法權利均屬甲方所有，乙方（被告）玆承接甲方委託開發製造之業務……」中，所謂「合法權利均屬甲方所有」應不包括系爭專利申請權，此觀系爭合約第4條另約定原告欲拿雙方共同開發之新品申請專利時，必須經被告同意後始得為之即明。否則，如依原告所述，系爭專利申請權亦屬原告單獨所有，則原告大可自行決定是否申請專利，斷無於系爭合約第4條再行約定應經被告同意之理。同理，本件亦無被告所稱系爭合約第4條反面解釋適用之餘地，蓋系爭專利申請權若歸被告單獨所有，雙方斷無於系爭合約第3條中約定被告必須就所有開發資料及產品負保密義務，且不得將委託開發之產品交付他人或使用於非原告指定之用途，否則必須賠償之理。準此，兩造就系爭產品應係約定共同開發、共享利益，並約定以「保密兼賠償」、「經對方同意」等條件互相牽制對方，以求取平衡，否則，如屬任何一造單獨所有，即無須如此約定。此觀系爭合約第2條、第4條分別明載「甲方應支付乙方開發費用為：無」、「共同開發」等語，暨參酌兩造間於此之前所簽訂之委託合約書記載內容、條件明顯不同亦明。綜上所述，兩造簽訂系爭合約之真意，應係約定系爭專利申請權歸屬兩造所共有，殆無疑義。是兩造分別主張系爭專利申請權係其單獨所有，均與事實不符，要無足取。
㈢系爭專利申請權既屬兩造共有，依專利法第12條第1 項規定
，其申請專利，應由全體共有人提出申請，被告未經原告同意，自行提出申請，不但違反上開規定，且亦違反系爭合約第3 條之約定。換言之，被告單獨申請系爭專利，確屬違約甚明。被告雖辯稱：系爭合約第3 條有關賠償之約定，違反民法第247 條之1 第2 款之規定，應屬無效云云，然按民法第247 條之1 規定之增訂，係鑑於我國國情以及工商發展之現況，經濟上強者所預定之契約條款，他方每無磋商變更之餘地，為使社會大眾普遍知法、守法起見，乃於民法中列原則性規定，明定附合契約之意義……。是該法條第2款所謂「加重他方當事人之責任者」，應係指一方預定之該契約條款，為他方所不及或無磋商變更之餘地，始足當之。而該條所稱「按其情形顯失公平者」，則係指依契約本質所生之主要權利義務，或按法律規定加以綜合判斷，有顯生公平之情形而言。查系爭合約內容應係經過兩造磋商而來，此觀兩造互相以系爭合約第3條、第4條約定牽制對方，及其內容明顯與之前所簽訂之委託合約書不同即明，故被告於簽訂系爭合約時，衡情應已就合約條款詳細審閱，了解其於該約之權利義務，倘其認系爭合約中違約條款對其不利，大可拒絕簽約，換言之，被告對於該違約賠償之約定條款自有斟酌之餘地，並無該法條所稱「加重他方當事人之責任」或「按其情形顯失公平」之情形，被告於違約後始否認其效力，自不足採。準此，系爭合約第3條有關違約賠償之約定，仍屬有效，甚為明確。被告又辯稱：原告依據系爭合約第3條請求賠償，亦有違誠信原則云云，惟原告否認之，查被告違反兩造約定之保密義務及使用於非原告指定之用途，本身即有違誠信原則，且該條款係原告用以牽制被告之反制條款，原告依約行使權利，難認有何違反誠信原則可言。
㈣當事人得約定債務人於債務不履行時，應支付違約金，違約
金，除當事人另有訂定外，視為因不履行而生損害之賠償總額，民法第250 條第1 項、第2 項前段分別規定甚明。查系爭合約第3 條所定之賠償條款，性質上屬於損害賠償額預定性違約金之約定，換言之，當事人之一造發生違約情事，對造無需證明實際損害額之多寡，均以該預定金額作為賠償總額。故原告於被告違約後，當可依據該條款約定請求被告給付違約金。惟約定之違約金過高者，法院得減至相當之數額，民法第252 條亦有明文。又違約金是否過高，應斟酌被害人所受損益、兩造之社會經濟地位、加害人之經濟能力，暨一般客觀之事實以為酌定。查被告已主張本件約定之違約金數額顯屬過高，且經本院審酌被告若能依約履行其義務時，原告可得享受之一切利益情形下，認為本件約定按原告單價二分之一乘以十萬倍之金額計算違約賠償金，確屬過高，有酌減之必要。而再經本院斟酌一般客觀事實、兩造社會經濟狀況及當事人所受損益情形（僅有原告主張之95年至96年間受損預估值132,800 元可供參考），認為本件違約賠償金應減至200,000 元始為相當。故原告請求之金額於此範圍內，應屬有據。
五、綜上所述，原告依據系爭合約法律關係，請求被告給付違約賠償金200,000 元，為有理由，應予准許。至原告逾此部分之請求（即確認系爭專利申請權為其所有及逾200,000 元之違約賠償金部分），則為無理由，應予駁回。
六、原告勝訴部分所命給付之金額未逾500,000 元，應依職權宣告假執行。至原告就違約賠償金敗訴之部分，因其訴既已駁回，其就此部分之假執行聲請，亦失所附麗，應併予駁回。
七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊或防禦方法暨所提證據，經核與本件判決結果並無影響，毋庸一一論述，併予敘明。
八、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第79條。中 華 民 國 96 年 12 月 13 日
民事第二庭 法 官 陳連發以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。
中 華 民 國 96 年 12 月 13 日
書記官 彭月美