臺灣彰化地方法院民事判決 100年度訴字第685號原 告 鄭紹欽訴訟代理人 陳世煌律師
黃俊昇律師被 告 劉坤和原名：劉全.
吳建興共 同訴訟代理人 朱坤棋律師上列當事人間請求損害賠償事件，本院於民國101年5月17日言詞辯論終結，判決如下：
主 文原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、原告聲明求為判決被告應連帶給付原告新台幣（下同）300萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息，並願供擔保，聲請宣告假執行。
㈠原告主張略謂：
⒈被告吳建興為專利代理人，而被告劉坤和則為受僱於被告
吳建興經營之大立國際聯合專利事務所（下稱大立事務所）之員工。原告從事研發工作，於民國93年起陸續研發多項產品均委由被告吳建興辦理申請專利業務，並由被告吳建興指派其員工即被告劉坤和負責與原告為業務接洽、申請、收款等相關事宜，期間原告就大陸地區之專利案件及後續年費繳交等專利相關事宜亦同委由被告吳建興負責承辦，委託案件計有：⑴口紅紙盒的結構（93年2月25日申請）；⑵透氣式玻璃門窗，帷幕結構改良（94年4月22 日申請）；⑶紙管折邊成型頭結構改良（94年11月22日申請）；⑷具限位功能的紙管容器及其成型模結構（95 年4月10日申請）。以上均有被告出具之大立事務所收據及實用新型專利證書可證。
⒉因原告所委任之專利代理人即被告吳建興並未在大陸地區
取得專利代理人之資格，故無法執行大陸地區之專利業務，原告於委任時並不知悉，詎事後經原告至大陸國家知識產權局網站查詢後始知大陸地區之案件被告均係委由中科專利商標代理有限責任公司（下稱中科公司）辦理。故被告承辦大陸地區之專利案件，關於一般專利事務之通知書，其通知流程均係由大陸地區國家知識產權局發送予中科公司，經由中科公司通知被告吳建興或其員工後，再由被告劉坤和負責通知原告辦理。
⒊嗣98年4月17日原告與錦陽企業社代表人蔡宗恩及政發科
技有限公司代表人蔡文宗就「透氣式玻璃門窗、帷幕結構改良」（下稱系爭專利）簽訂合作意向書，就該專利技術之銷售事宜授權錦陽企業社代表人蔡宗恩全權處理。98年
5 月26日，經由訴外人蔡宗恩介紹進而授權蔡宗恩與大陸地區明亮安格科技開發有限公司進行專利權買賣，將系爭專利以人民幣350萬元出售予明亮安格公司，被告劉坤和獲知後向原告賀喜並表示將陪同原告一起至大陸地區進行公證，原告當時方簽署委任授權書予訴外人蔡宗恩。詎交易期間，被告劉坤和曾於98年7月25日陪同原告至高雄錦陽企業社蔡宗恩處，被告劉坤和於明知該授權已因未繳年費而遭終止之狀況下卻仍向原告及訴外人蔡宗恩編撰稱：系爭專利權於十年前已有相同技術，因此遭臨櫃撤銷專利云云，並表示願退回已繳交之年費費用。原告就被告劉坤和反覆之說詞存疑，乃於98年7月28日向經濟部智慧財產局之承辦人員請教後，逕上大陸地區網頁搜尋始驚覺該專利權業於97年12月26日遭大陸地區終止以通知書編號「20118」通知終止系爭專利權，原因為：「未繳年費專利權終止」，原告至該時始驚覺此一嚴重情事。而其他委由被告等申請之專利亦均以同一原因終止授權。
⒋原告於知悉前揭終止授權訊息後，立即撥打電話予被告劉
坤和詢問為何大陸地區之前揭專利權均遭終止授權、消滅，於電話中被告劉坤和始坦承稱：「因自認為原告繳了三年年費及作了三年均無績效，且認因原告經濟狀況不佳，所以沒有通知原告，因而讓原告之專利權放棄失效」云云，是被告劉坤和實已自承確未按時通知原告繳納年費，此有譯文可證。
⒌按大陸地區專利法及其實施細則規定，各專利應每年按時
繳納年費，若未按規定繳納年費者，專利權自應當繳納年費期滿之日起終止。而原告委由被告所申請之前揭專利權，事後經原告查證卻均因未依規定時間繳納年費而告專利權終止。經查，前揭各專利權屆應繳納年費時，因各該通知均係由大陸地區國家知識產權局直接通知受被告等委託辦理之大陸地區中科公司，再由中科公司通知被告等，被告等再通知原告並向原告收取費用，且往年之各專利權年費繳納事宜均依此方式辦理，此有證一收據為證，且被告二人受託承辦原告所申請之專利近十年，於各項專利權期間屆至皆會事先通知原告繳納年費以維權益，況就臺灣專利案件，於有專利代理人辦理之案件，經濟部智慧財產局亦均通知專利代理人各項通知事宜，再由專利代理人通知原告，原告並不會收到繳費通知，惟被告吳建興、劉坤和，雖受原告之委任辦理專利權之所有相關事宜，卻未按時通知原告繳納年費，更於大陸地區國家知識產權局發送補繳費用通知函時（補繳期六個月）亦怠於通知原告，致使原告之前揭專利權均因未繳納年費而告終止失效。
⒍原告於知悉前揭專利授權失效後，曾多次向被告吳建興及
劉坤和詢問如何解決，而受託之專利代理人即被告吳建興竟推託卸責、置之不理，甚於98年11月間將大立國際聯合專利事務所辦理停業，再於原址成立華迅國際專利商標事務所繼續營運，被告劉坤和則雖曾向原告稱願書立切結書並承諾願先支付25萬元之賠償費用，惟於原告與訴外人蔡宗恩達成和解並支付25萬元之賠償後，被告劉坤和卻於其所自行書立之切結書載明：「大陸委任授權賣斷之事項，包括買賣金額與其無關」，而表示僅願賠償25萬元，原告當時無法接受而無結果。嗣後原告屢次與被告聯繫則均無回應，實令原告無法接受，原告不得已始提起本訴。
⒎本件被告等未按時通知原告繳納專利年費，造成原告系爭
專利及其他大陸地區新型專利因而喪失，其中就系爭專利並因此無法與大陸地區明亮安格科技開發有限公司進行專利權買賣契約簽訂事宜，而該件之簽約金額已談妥為人民幣350萬元（以100年7月7日台灣銀行匯率1：4.568計算為新台幣1598.8萬元），此部分金額為原告之所失利益；再者，因該案係授權訴外人蔡宗恩出面洽談新型專利買賣，事後因發現系爭專利權業遭終止無法繼續進行買賣，期間蔡宗恩已先行支出之費用25萬元，經蔡宗恩求償，原告業已賠償予蔡宗恩，二者合計原告之損失即高達1623.8萬元，原告僅就其中300萬元之損害先為一部請求，其餘暫為保留。退步言，若鈞院認原告無法證明委由被告等辦理大陸地區專利案件共四件因逾期未繳年費遭終止授權之損害數額，則請依民事訴訟法第222條第2項之規定定其數額。
⒏綜上，爰依據民法第184條、第185條、第188條、第213至
216條等共同侵權行為之法律關係，提起本訴，請求被告連帶賠償上開損害。
㈡對於被告答辯之陳述：
⒈委辦契約書之當事人為原告與大立事務所。原告委任大立
事務所代辦大陸及美國之委任契約書，係由多年往來互信之原則下，於93年之後都僅以口頭約定。兩造就委任契約書之簽訂僅於92年以前為之，此有桿座結構改良案件委辦契約書可稽。兩造合作以來，於本件專利權年費逾期未繳前，被告均會主動通知原告繳納年費，此為兩造之合作模式，且該系爭四件專利均為大陸地區之專利，原告委由大立事務所劉全陽辦理，大立事務所委由大陸地區之中科公司辦理，任何大陸官方之文件均係通知中科公司後，由中科公司通知大立事務所，則吳建興身為大立事務所之負責人、劉坤和身為負責與原告接洽之人，難謂無通知義務？且本件訴訟進行期間，原告以電子郵件欲向中科公司索取資料，然中科公司回覆以：希望您能跟大立事務所聯繫此事，此有電子郵件可稽，故原告就大陸地區專利事務之聯絡窗口實需透過大立事務所聯繫。
⒉原告起訴狀主張係「四個」專利均因未繳年費被終止。四
個專利之期間為：⑴口紅紙盒的結構：授權公告日期為94年3月2日；⑵透氣式玻璃門窗、帷幕結構改良：授權公告日期為95年10月4日；⑶紙管折邊成型頭結構改良：授權公告日期為96年1月3日；⑷具限位功能的紙管容器及其成型模結構：授權公告日期為96年7月11日。四個專利因未繳年費被終止授權之法律狀態公告日為：⑴口紅紙盒的結構：專利權被終止授權之法律狀態公告日為100年4月27日；⑵透氣式玻璃門窗、帷幕結構改良：專利權被終止授權之法律狀態公告日為98年6月17日；⑶紙管折邊成型頭結構改良：專利權被終止授權之法律狀態公告日為99年2月17日；⑷具限位功能的紙管容器及其成型模結構：專利權被終止授權之法律狀態公告日為98年6月3日。
⒊大陸地區官方會通知補繳之證據請參酌原證二中各專利權
於大陸地區國家知識產權局網頁之「通知書發文信息檢索」所載，其中通知書類型：20118代表「專利權終止通知書」；20107代表「繳費通知函（補繳期6個月）」；20116代表「恢復權利審批通知書」，依該網頁所載之各掛號函件之收件人均為中科專利商標代理有限責任公司。
⒋另原告處有關於「口紅紙盒的結構」於98年11月27日因提
出恢復權利請求，經審查後大陸國家知識產權局同意恢復權利後通知中科公司之通知書；中科公司收受該通知後，另以傳真方式通知大立事務所，而細觀該證物八之內文，中科公司尚有通知大立事務所：「另，2010年2月25日前需向中國專利局繳納第7年度年費。」是由此可證，中科專利商標代理有限責任公司亦會通知大立事務所，被告有通知之義務，然卻未見大立事務所有通知原告。因為年費是每年都要繳，但依照歷年來的經驗，都是被告劉坤和通知原告補繳，原告將費用交付給劉坤和後，劉坤和才請公司開立收據，而只要逾期未繳納年費，中國官方都會以掛號信件通知大陸中科公司即原告在大陸的代理人，所以縱有逾期未繳費之情形，因大陸中科公司有受通知，則大陸中科公司必會通知大立事務所，但是大立事務所卻未通知原告，此部分顯然大立公司未依委任事務處理，被告劉坤和於電話中有承認說做了三年沒有績效，就沒有通知你，讓他放棄失效等語。
二、被告則聲明求為判決駁回原告之訴，如受不利判決，願供擔保請准免為假執行。其答辯理由略以：
㈠原告之主張，除關於委託被告劉坤和申請專利事務部分外，其餘均與事實不符，被告否認其主張。
㈡被告不負通知原告繳交專利年費之義務。由原告100年11月7
日準備狀附件一之「案件委託契約書」第三條所示，原告委任被告辦理申請專利之事項為：自接受原告給付全部費用後，根據原告所提供之資料負責代撰申請書等資料，並向主管機關提出申請，以迄收受審定書或先行通知書，並轉知甲方為止。顯然並不包含收受審定書以後有關續繳專利年費部分，則原告主張被告應負通知續繳專利年費之義務即屬無據。
又原告委託被告申請專利經許可發給證書後，有關其後續繳專利年費部分，原告可自行處理或另委託他人代辦，如欲委託被告代繳，須另付費委託，其事務當然非屬委託申請專利部分之範圍，被告自不負通知繳交專利年費之義務。況且系爭實用新型專利證書正面已明確記載應繳年費之時間固定為「每年4月22日前一個月內」，足認有關繳交專利年費之時間本為原告所已知悉，事實上亦無再為通知之必要。
㈢大陸地區專利主管機關對應繳年費並無書面通知。承前所述
，大陸地區專利主管機關對每年應繳專利年費之時間，已事先記載於專利證書正面，因此不再另有繳費之書面通知，從而原告主張被告未轉交繳費通知書云云，亦與事實不符。至於原告所舉證物8之資料，係大陸地區專利主管機關因原告補繳年費而同意恢復權利之通知，並非繳費通知。
㈣未繳年費為專利失權之原因乃原告所明知。查原告於98年間
以前，即有下列多項委託被告申請之專利因未續繳年費而失權，其授權及失權之情形如下：⒈移動電話手機皮套（授權：88年7月7日、失權：90年5月9日）；⒉汽車桿座組合皮套的結構改良（授權：90年5月9日、失權：98年3月25日）；⒊一種結構改良的排擋桿皮套座（授權：94年10月19日、失權：97年6月4日）；⒋汽車桿坐組合皮套結構（授權：95年7月19日、失權：97年6月11日）。可見原告於98年間以前，即曾因未繳年費致多項專利失權，則未繳年費為專利失權之原因乃原告所明知之事項，原告係因其專利無商業價值而任令失權，與不知應繳年費無關。
㈤原告係因系爭專利不符專利要件而停繳年費。查原告除委託
被告向大陸地區申請系爭專利外，並委託向美國申請，大陸地區有關申請專利部分係採登記制，凡申請者不經實質審查即先予許可，因此本件向大陸地區申請部分已獲許可。但向美國申請部分係採實質審查制，經美國主管機關審查後，認系爭專利因不具新穎性、進步性等要件，而於96年7月26 日駁回原告之申請，原告因而始未再續繳大陸地區97年度之專利年費，與所謂不知繳費云云無關。
㈥系爭專利不符專利要件，原告無何損害可言。承上所述，系
爭專利已因不具新穎性、進步性等要件而經美國主管機關駁回專利申請，足認系爭專利不符專利要件，則原告客觀上即不可能因系爭專利失權而受有任何損害。
㈦又大立事務所係由被告劉坤和與第三人周翠蘋、黃義傑等合
夥經營，被告吳建興未參與該事務所之業務，更未曾受原告委託辦理系爭專利事物，則本件關於被告吳建興部分自屬無據。
㈧被告劉坤和於譯文所示之電話中稱：「我自己認為繳了三年
也作了三年沒有績效，我就沒有通知你(原告)，讓它放棄失效」，只是單純的事實，並不代表被告依約負有通知的義務。
㈨由原告起訴狀所附證物大立事務所95年8月4日之收據記載，
繳納大陸證書費及第二年費此為領證時一併要繳納的費用，而下次再繳款是在96年4月11日繳款收據所示繳第三年的年費，由此足證繳納年費需另行委託付費，而非當然包含在申請專利的委託事務範圍內，且由原告提出之證物實用新型專利證書內容就有寫繳納本專利年費的期限是每年的4月22 日前一個月內，所以有關繳納年費的時間原告原本即知道，且中國官方機構就例行繳年費事務就不再另行通知，至於原告準備書狀所附證物八、九，此並非繳費通知，而是原告另一個專利因為未繳納年費，被停權之後要再補繳年費後，中國主管機關同意恢復其權利，而再通知，並非繳納年費的通知，另證物九有關中科公司事務所傳真資料，只是將大陸官方同意恢復權利乙事轉知大立事務所，裡面附帶提到繳納第七年度年費部分只是中科公司基於服務客戶的立場所為的提醒的通知，並不是證物八中國官方通知記載的事項，所以原告以這些資料主張被告負有通知繳納年費之義務，並無依據。
至於原告所稱劉坤和向來會通知原告有關續繳年費一事，這是劉坤和為了爭取代辦續繳年費業務的服務作法，並不是原契約義務，此與汽車檢驗會做服務提醒一樣等語。
三、兩造不爭執事項：㈠被告劉坤和為大立事務所之合夥人之一。
㈡原告自92年間起所研發：⒈桿座結構改良 (92年申請)；⒉
口紅紙盒的結構 (93年2月25日申請)；⒊透氣式玻璃門窗，帷幕結構改良 (94年4月22日申請)；⒋紙管折邊成型頭結構改良 (94年11月22日申請)；⒌具限位功能的紙管容器及其成型模結構 (95年4月10日申請)等專利，均委任大立事務所辦理申請專利業務，並由被告劉坤和負責與原告為業務接洽、申請、收款等相關事宜，其最初所簽立之委任契約如原告100年11月7日準備書狀附件一所示之案件委辦契約書。㈢原告委任辦理申請大陸地區專利事宜，均由大立事務所再委任大陸地區之中科公司辦理。
㈣原告委任被告所申請下列大陸地區專利皆因未繳年費被終止
授權：⒈口紅紙盒的結構：專利權被終止授權之法律狀態公告日為100年4月27日；⒉透氣式玻璃門窗，帷幕結構改良：
專利權被終止授權之法律狀態公告日為98年6月17日；⒊紙管折邊成型頭結構改良：專利權被終止授權之法律狀態公告日為99年2月17日；⒋具限位功能的紙管容器及其成型模結構：專利權被終止授權之法律狀態公告日為98年6月3日。㈤被告劉坤和於譯文所示之電話中稱：「我自己認為繳了三年
也作了三年沒有績效，我就沒有通知你 (原告)，讓它放棄失效」。
四、兩造爭執事項：㈠被告吳建興與原告間有無系爭委任關係？㈡被告是否負通知原告繳交專利年費之義務？㈢系爭專利應繳年費之期間及未繳年費為專利失權之原因等事
項是否為原告所明知？㈣原告委託被告向美國申請之系爭專利，是否因不符專利要件
而遭駁回？㈤系爭專利是否符合專利要件？㈥原告本件請求如有理由，其得請求被告賠償損害之金額為何
？
五、得心證之理由；㈠按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任
。又數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任。民法第184條第1項前段、第185條第1項前段分別定有明文。本件原告主張被告劉坤和未按時通知原告繳納專利年費，造成原告系爭專利及其他大陸地區新型專利因而喪失等語，為被告劉坤和所否認，辯稱原告委託被告申請專利經許可發給證書後，有關其後續繳專利年費部分，原告可自行處理或另委託他人代辦，如欲委託被告代繳，須另付費委託，其事務當然非屬委託申請專利部分之範圍，被告自不負通知繳交專利年費之義務等語。經查：
⑴原告主張往年系爭專利權年費繳納事宜，均由被告通知原
告並向原告收取費用一節，雖提出大立國際聯合專利事務所收據、中華人民共和國國家知識產權局通知書、中科公司事務所傳真為佐，然被告否認上開證據之證明力，辯稱大立事務所95年8月4日之收據記載，繳納大陸證書費及第二年費此為領證時一併要繳納的費用，而下次再繳款是在96年4月11日繳款收據所示繳第三年的年費，非當然包含在申請專利的委託事務範圍內，且由新型專利證書內容就有寫繳納本專利年費的期限是每年的4月22日前一個月內，所以有關繳納年費的時間原告原本即知道，中國官方機構就例行繳年費事務就不再另行通知，原告所附中華人民共和國國家知識產權局通知書、中科公司事務所傳真，並非繳費通知，而是原告另一個專利因為未繳納年費，被停權之後要再補繳年費，中國主管機關同意恢復其權利，中科公司事務所傳真資料，只是將大陸官方同意恢復權利乙事轉知大立事務所，裡面附帶提到繳納第七年度年費部分只是中科公司基於服務客戶的立場所為的提醒的通知，並非中國官方通知記載的事項等語，經核被告所辯情形，亦與上開證物所載之內容無違，並有實用新型專利證書可參，是以被告上開所辯，亦屬有據，尚難因此遽認被告二人就系爭專利有通知原告繳納專利年費之義務。
⑵又本院詢及就四種專利申請及委託，能否提出相關的案件
委辦契約書？是否契約內容均與原告所提出附件一「案件委辦契約書」一樣？原告方面表示沒有辦法等語，被告方面亦表示沒有簽書面契約等語（見本院101年3月15日言詞辯論筆錄），是以本件亦無從由相關委辦契約書來判斷被告劉坤和是否負有通知原告繳納專利年費之義務。原告又主張兩造間有口頭上約定等語，然此為被告所否認，對此，原告雖提出電話對話之錄音光碟及譯文為佐，就被告劉坤和電話譯文中所稱：「因為嫂子說經濟狀況差，我自己認為繳了三年也作了三年沒有績效，我就沒有通知你，讓它放棄失效」等語，被告亦自認有此事實，惟辯稱只是單純的事實，並不代表被告依約負有通知義務等語，而由被告劉坤和之上開電話譯文之內容觀之，僅可認定被告劉坤和並未通知原告就系爭專利續繳年費，然並無法認定原告與被告二人或大立國際聯合專利事務所之間，就系爭專利權之年費繳納另有委任契約存在，自無從認定被告劉坤和依約負有繳納年費之通知義務。
⑶而原告另以被告二人涉有背信罪嫌為由，對渠等提起刑事
告訴，經台灣彰化地檢署檢察官為不起訴處分，有該署100年度偵字第7719號不起訴處分書附卷可稽，亦認被告等未受原告委任處理系爭年費事宜，而無違背任務之行為。
⑷從而，上訴人本於民法第184條第1項前段、第185條第1項
前段之規定，主張被告二人應負侵權行為之損害賠償責任，即屬無據。
㈡再按受僱人因執行職務，不法侵害他人之權利者，由僱用人
與行為人連帶負損害賠償責任，民法第188條第1項前段定有明文。查原告雖主張被告吳建興為專利代理人，而被告劉坤和則為受僱於被告吳建興經營之大立國際聯合專利事務所，應負連帶損害賠償責任等語，然原告所主張被告劉坤和、吳建興二人應對原告負侵權行為損害賠償責任，既屬無據，已如前述，則上訴人依民法第188條第1項前段之規定主張被告吳建興應就其受雇人即劉坤和之侵權行為負連帶賠償責任，亦屬無據。
㈢綜上所述，原告主張依民法第184條第1項前段、第185條第1
項前段、第188條第1項前段侵權行為法律關係，請求被告連帶給付原告300萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息，為無理由，不應准許應予駁回。原告假執行之聲請亦因訴之駁回而失所附麗，亦應併予駁回。
㈣本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊或防禦方法、證據以及
爭點，經本院斟酌後，認為不足以影響本判決之結果，自無逐一詳予論列之必要，併此敘明。
六、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。中 華 民 國 101 年 5 月 31 日
民事第二庭 法 官 陳弘仁以上正本係照原本作成。
如對判決上訴，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中 華 民 國 101 年 5 月 31 日
書記官 梁高賓