臺灣彰化地方法院民事判決 104年度訴字第785號原 告 武洲工業有限公司法定代理人 吳武魁訴訟代理人 蔡碧仲律師被 告 劉宗旻訴訟代理人 王俊凱律師上列當事人間請求損害賠償等事件，本院於民國105年2月24日言詞辯論終結，判決如下：
主 文原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限。民事訴訟法第255條第1項第3款定有明文。本件原告起訴請求被告給付原告新台幣（下同）2,025,980元及遲延利息，並刊登道歉啟示。
於起訴狀繕本送達後，擴張為請求被告給付3,052,618元及遲延利息，並刊登道歉啟示，合先敘明。
二、原告主張：㈠被告自民國104年5月25日起，寄發警告函予原告所銷售之不
鏽鋼雙層防蟑網（下稱系爭商品）合作之網路通路商，包括生活市集、PCHOME購物中心、大買家販賣網路店、MOMO購物網、露天拍賣、107號店鋪、奇摩拍賣、網路家庭等各網站拍賣平台，聲稱原告所販售之系爭商品侵害其專利權云云，要求將系爭商品下架，其中生活市集與大買家二平台將原告列入黑名單，並將系爭商品下架，其餘平台初步具有下架動作，惟經原告積極派出專員溝通並出示律師函後，始重行上架販售，被告前開行為造成原告極大營業損失。此外，前開警告函之記載亦透過網際網路迅速傳播，大大影響消費者之購買意願，更使原告長久以來用心經營之合作對象心生疑慮，對原告之其餘商品產生不信任感，造成原告商譽之重大損害。
㈡按「新型專利權人行使新型專利權時，應提示新型專利技術
報告進行警告。」、「發明專利權之效力，不及於下列各款情事：三、申請前已在國內實施，或已完成必須之準備者。」，專利法第116條、第59條第1項第3款定有明文。而新型專利係採形式審查，為防止專利權人濫用權利，因此行使新型專利權時應提出新型專利技術報告。本件被告未提出新型專利技術報告，與專利法規定相悖，屬專利權之不當行使。原告販售之系爭商品，在被告申請專利時已存在，屬先前存在技術，即使與被告所申請之新型專利具有類似性，按專利法第120條準用同法第59條第1項第3款之規定，被告專利權之行使範圍應受限制，不得主張原告侵害其專利權。此外，系爭商品先於被告新型專利之申請，被告所持新型專利權具有不符新型專利定義之專利權應撤銷事由，被告未盡相當之注意，行使權利具有過失，就原告所受損害應負賠償責任。㈢又按「事業踐行下列確認權利受侵害程序之一，始發警告函
者，為依照著作權法、商標法、或專利法行使權利之正當行為：㈢將可能侵害專利權之標的物送請專業機構鑑定，取得鑑定報告，且發函前事先或同時通知可能侵害之製造商、進口商或代理商，請求排除侵害者。」、「事業未踐行第三點或第四點規定之先行程序，逕發警告函，且為足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平行為者，構成公平交易法第25條之違反。」、「事業雖踐行第4點規定之先行程序而發警告函，但內容涉有不公平競爭情事者，本會將視具體個案，檢視有無違反公平交易法…第24條、第25條之規定。」、「本條所稱『顯失公平』：係指『以顯失公平之方法從事競爭或商業交易』者。…類型：2、以損害競爭對手為目的，阻礙公平競爭之行為其常見行為類型如：(2)…其係對自身或他事業之交易相對人或潛在交易相對人以書面散發他事業侵害其權利之表示，如未經確認及通知之先行程序，足致對手之交易相對人心生疑慮，甚至拒絕交易，則構成本條之顯失公平行為。」公平交易委員會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則第2點第3款、第5點、公平交易委員會對於公平交易法第25條案件之處理原則第7點分別定有明文。兩造係販售功能類似之不銹鋼防蟑網，屬競爭關係。被告以僅以形式審查所獲之新型專利字號，未提示新型專利報告書，亦未送請專業機構鑑定取得鑑定報告，而逕發警告函予原告所合作之網路販售平台，致使網路平台將系爭商品下架，原告無法販售。今被告係對原告之交易相對人以書面散發原告侵害其權利之表示，亦未經確認及通知等先行程序，致被告之合作網路平台心生疑慮，拒絕交易合作，阻絕原告大部分銷售通路，造成原告極大營業損失被告專利權之不當行使濫發警告信函之行為，構成公平交易法第24條、第25條之不公平競爭，原告得依民法第184條第2項、公平交易法第29條、第30條等規定請求損害賠償。
㈣被告應賠償原告2,552,618元之營業相關損失：
1.原告遭「生活市集」與「大買家」下架系爭商品之營業利潤損失，自6月1日計算至10月18日共計1,177,681元：
①系爭商品於生活市集上架後，2個月業績達4倍成長，若無本
件侵權事件，業績將達初始10倍以上，以事發前一週營業數額79,158元計算至10月18日共20週，並將營業額乘以70%為商品利潤，共1,108,212元（79,158×20×70%）。
②系爭商品遭大買家下架處分，按6月1日前45日營業收入31,8
99元，就本件事發迄10月18日共140日計算營業額，並將營業額乘以70%為商品利潤，被告應賠償原告69,469元。
2.原告派專員經歷一個月溝通，並出示律師函，PCHOME及MOMO購物願先行上架，但生活市集與大買家仍在溝通中。原告日常原以網路與合作平台聯繫，然本件爭議發生後，原告必需派遣專員至各網路平台公司設置地面對面溝通與協調，始得保有部分平台維持上架之結果，此係減少損害擴大之必要行為。被告應給付原告2位專員薪資共100,000元與出差費用70,600元共170,600元。
3.原告所需繳交予四個網路平台之服務管理費用共632,838元：此以各網路平台服務費（平台維護費+銷售獎金+倉儲管理費）之收取，約占每個月營業收入20%至25%左右，以平均值
22.5%計算。①生活市集本件事發前一週營業數額79,158元，計算至10月18日，共20週之服務管理費356,211元。
②大買家5月份營業收入為31,899元，服務管理費計算至10月18日共約4.5個月為32,298元。
③PCHOME購物中心5月份營業收入151,851元，服務管理費計算至10月18日共約4.5個月為153,749元。
④MOMO購物網5月份營業收入為89,462元，服務管理費計算至10月18日共約4.5個月為90,580元。
4.原告網路平台重新上架費用加總148,000元：原告遭生活市集、大買家購物網、PCHOME、MOMO購物網強迫下架，目前前二者仍下架，後二者恢復上架。被告應給付原告前開4個網路平台重新上架之必要費用共148,000元。
5.原告於未被下架之網路平台販售系爭商品，因本件影響致營業收入減少之差額為252,889元：
①MOMO購物網5月份營業收入為89,462元，6月份因本件影響，
營業收入下滑為74,237元，差額為15,225元，合計迄今4.5個月再乘以70%為47,959元。
②PCHOME購物中心4月26日至5月25日營業收入151,851元，5月
26日至6月25日營業收入144,376元，6月26日至7月25日營業收入94,269元，以此2個月收入差額之平均，再計以4.5個月並乘以70%共204,930元。
6.原告事後與合作平台溝通，回復信譽所支出之費用共170,600元：判決確定後，原告必須派兩位專員前往各個合作平台之法務單位洽談並提出法院判決，釐清本件被告侵權與不公平競爭競爭行為，被告應給付原告此薪資花費100,000元與出差費用70,600元。
㈤被告應賠償原告50萬元之商譽損害，並為回復原告名譽之處分：
1.原告長期與相關網路銷售平台合作，耗費無數成本與時間，始建立合作平台之信任。並且透過商品品質與努力的市場開拓，使產品得獲消費者信任。本件被告之侵權行為，損害原告商譽甚重，不僅合作平台充滿疑慮，欲終止合作關係，且使消費者對原告販售之所有商品心生卻步，影響銷售甚鉅。是若僅以道歉處分，不足回復原告名譽損失，原告就此向被告請求50萬元之損害賠償。
2.被告之侵權行為與權利濫用行為，致原告發生極大商譽損失。被告應負擔費用，別於蘋果日報、自由時報、中國時報全國版之版面以長7公分、寬5公分以上之篇幅，刊登如附件所示之道歉啟事各壹日。說明原告系爭商品無侵害專利權之情事，以回復原告之商譽。
㈥對被告抗辯所為之陳述：
1.原告已委託專利商標事務所向經濟部智慧財產局就被告本件新型專利進行舉發。智財局於104年8月13日以00000000000號函，命被告提出答辯書，經被告申請展延；智財局復於104年9月22日以00000000000號函，命被告一個月之內提出答辯，不得再請展延。被告對於專利之舉發，未能即時提供資料予以答辯，被告未持有可茲與他人鑑別之新型專利資料，更可證明被告尚未充分掌握本件新型專利之內涵與範圍，逕為發放警告函，未盡「注意義務」，亦違反專利法第116條之規範，顯具有過失，成立民法上侵權行為。
2.被告散發警告函，非為專利權正當行使，故無公平交易法第45條之適用。
3.被告辯稱其於104年1月16日已向經濟部智慧財產局申請技術報告卻未受任何處分，被告於發函通知前，已經先行與鑑定人員確認原告之產品侵害被告之專利權云云。惟行政機關拒絕作成行政處分，被告應循行政救濟途徑解決，專利法第116條既已有法定提出技術報告之義務，自無足以行政機關之疏失或怠惰加以免除。退步言之，縱被告得以提出專業機構鑑定報告代替之，惟被告未於寄發警告函時一併檢附，警告函中僅泛稱「已請專利事務所人員確認此商品已侵權」，未提出任何事證，已使原告喪失第一時間澄清、解釋之機會，而有礙事業相互間自由競爭之市場健全發展。故被告主張係屬正當行使權利云云，顯不足採。
㈦聲明：
1.被告應給付原告3,052,618元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息。
2.被告應負擔費用，分別於蘋果日報、自由時報、中國時報全國版之版面以長7公分、寬5公分以上之篇幅，刊登如附件所示之道歉啟事各壹日。
3.第1項聲明願供擔保請准宣告假執行。
三、被告則以：㈠被告於103年10月30日申請「防毛髮阻塞之落水頭濾網蓋」
並取得M497680號新型專利權（下稱系爭新型專利權），嗣於104年1月16日提出新型專利技術報告之申請，但發現原告104年3月份之產品竟標示「專利商品，仿冒必究」，被告乃與商標事務所進行確認原告之產品並無專利權申請，且侵害被告之專利權，被告提出於104年5月間始向原告之網頁留言，表示原告所生產之產品有侵害被告所有系爭新型專利權，第18圖樣式相同，已請專利事務所確認相符，已侵害本人之專利權，請下架。但原告不為所動，仍然持續販賣，因此被告之行使專利權，乃係基於智慧局之權利證明後，並經過侵權比對才於原告之網頁留言，並於原告對於被告之留言不加以理會後，才向原告於網路上銷售之商家留言，「表示原告所生產之產品有侵害被告所有M497680號新型專利權，第18圖樣式相同，已請專利事務所確認相符，已侵害本人之專利權，請貴公司盡速查明，若廠商無法提出其專利，請盡速下架，已維護專利權人之權利。」，被告於留言前早已向智慧財產局申請技術報告，惟智慧財產局尚未核發該報告，但足證被告並無專利法該條立法所謂之濫用權利，被告行使權利乃係基於維護己身專利權之正當行使，並無故意過失。
㈡被告於所有之專利權被撤銷前，被告之行使專利權仍屬於正
當之權利行使，並不該當民法第184條第1項前段之侵權行為之要件。專利法第116條之立法目的在於禁止權利之濫用，而非禁止專利權人於未提示技術報告即為提起民事訴訟亦非法所不許。因此，由立法理由觀之，提示新型專利技術報告應為主張權利之要件之一，並進行警告後方得行使專利法賦與之權利，包括損害賠償請求權，未經提示技術報告禁行警告後，應不得主張其新型專利權。故在未提示技術報告即進行警告之前，僅是專利權人無法向製造、銷售仿冒品之人主張其等有故意過失不法侵害專利權而已；並非專利權人違反該條文規定即反而構成侵權行為，法律亦無就此規定專利權需因此負賠償責任益證。原告認為被告違反第116條即構成侵權損害賠償責任當有誤解。
㈢再參酌專利法第117條規定，新型專利權人只有在未提示技
術報告即逕行警告且其專利權被撤銷時，始需就其專利權被撤銷前因行使專利權所致他人之損害，負賠償責任，足證違反專利法第116條之規定，並非當然需負賠償責任。加之，倘若依照原告之解釋，若未提示技術報告即逕行警告，即應負損害賠償責任，而不論專利權是否遭到撤銷，將形成專利權之期間變相被縮短，且專利權人反而需賠償侵權人。倘若專利權事後證實確實有效存在，將形成專利權人反而需要賠償侵權人之怪異現象，當嚴重違反專利法之立法目的。專利法第116條之規定由體系解釋更需與第117條之規定合併觀之，否則合以其利法解示接聯結一起，另由第117條之規定方有損害賠償之規定，並另於但書規定依據技術報告行使權利，不在此限可以主張免責併同觀之，方可以正確解讀第116條之規定，原告主張兩條文不相關，當有所誤解。
㈣被告早已於104年1月16日向經濟部智慧財產局申請技術報告
，至今已經一年，仍未作出任何行政處分，被告之行使專利權限已經嚴重被限縮，若認為被告因此而需負擔損害賠償責任，則此段期間被告之專利權何在？豈非恢復至實質審查之情形，又何需修改為形式審查？亦證原告之主張不當。再被告之警告，並非如原告所稱之警告函，而係於警告原告後，未獲原告處理解決，徵得信聯國際聯合商標事務所於104年5月8日出具報告，鑑定認為原告之產品侵害被告所有之新型專利權後，被告方於5月中旬於網路上通知賣家亦即原告，表明被告已經取得專利權，但原告置之不理，被告方於同年月24日於網路平台請求賣家亦即原告回覆，但原告竟將被告之通知予以刪除，被告乃於網路之處請求原告回覆，原告並未回覆，因此，被告完全是基於專利權之正當行使。另被告於網路上之留言，當原告不願回覆時，其他消費者根本看不到，只有賣方亦即原告與留言之被告知悉看到，原告所提出之資料故意刪除此部分。況且，被告於發送敬告函之前，即先行與專利事務所人員配合鑑定確認侵害系爭新型專利權範圍，併具體指出侵害所有專利權第18圖之樣式，足證被告完全是正當權利之行使，並非以概括之言詞泛言侵害專利權等語帶過，因此被告基於專利權正當權利行使並不該當侵權行為之要件。
㈤被告基於正當權利行使，並於發函通知前，已經先行與鑑定
人員確認原告之產品侵害被告之專利權，被告皆註明「新型專利權字號M497680原告之產品與被告之專利權第18圖相同，本人已請專利事務所人員確認此商品已侵權請重視並且下架」，符合公平交易法第45條規定，且符合公平會所頒布對於事務發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則第2點第3款、第5點之行政指導命令，因此並未有何違反公平法之規定。
㈥否認原告受有損害，系爭商品僅有大買家、生活市集曾下架
，之後仍然持續銷售，原告目前仍持續出售所銷售之侵權產品，未有損害發生，且無商譽受損。原告主張之損害及計算標準，均係其以電腦圖表自說自話，根本未有證據證明。
㈦原告主張其商譽損害，請求刊登道歉啟事，與事實不符，原
告所謂未侵害被告之專利權，證據何在？且被告既然已經具體指出原告之商品侵害被告之系爭新型專利權，並特別指出係侵害專利權圖說第18圖，原告迄今仍未說明何以未侵害被告之專利權，豈能刊登未侵害之詞。況被告係基於正當專利權之行使，並經專利事務所鑑定侵權，並非毫無證據指稱，並無任何違反專利權以及公平交易法之規定等語置辯。並聲明：⑴原告之訴駁回。⑵如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。
四、得心證之理由：㈠查原告主張被告自104年5月25日起，未提示新型專利技術報
告，即向原告所銷售之系爭商品合作之網路通路商生活市集、PCHOME購物中心、大買家販賣網路店、MOMO購物網、露天拍賣、107號店鋪、奇摩拍賣、網路家庭等各網站拍賣平台，聲稱系爭商品侵害其專利權，要求將系爭商品下架等事實，業據其提出通知郵件為證（見本院卷第33-58頁），且為被告所不爭執，應堪認為真實。
㈡原告主張被告於警告時未提示新型專利報告，為有過失乙情，為被告所否認，辯稱其係行使專利權云云。經查：
1.按「新型專利權人行使新型專利權時，如未提示新型專利技術報告，不得進行警告。」，專利法第116條定有明文。其立法理由為：「一、由於新型專利採形式審查，未對是否合於專利要件進行實體審查，即賦予專利權，為防止權利人濫發警告函，新型專利權利人進行警告時，有提示新型專利技術報告作為客觀判斷資料之必要，惟其並非提起訴訟之前提要件。二、為彰顯新型專利技術報告在行使新型專利權時之重要性，爰明定權利人如未提示新型專利技術報告，不得進行警告，以資明確。」。查被告於通知原告之交易相對人原告侵害系爭新型專利權，要求將系爭商品下架時，未提示新型專利技術報告之事實，為被告所不爭執，則依上開規定，被告自不得進行警告。
2.被告雖辯稱其係因原告置之不理，始通知原告之交易相對人，依專利法第117條規定，在系爭新型專利權被撤銷前，其係正當行使專利權云云。按「新型專利權人之專利權遭撤銷時，就其於撤銷前，因行使專利權所致他人之損害，應負賠償責任。但其係基於新型專利技術報告之內容，且已盡相當之注意者，不在此限。」，專利法第117條固定有明文。惟該條100年12月21日修正之立法理由已記載「...二、第一項修正：㈠新型專利自92年修正改採形式審查後，固加速專利權之賦予，然因未經過實體審查，無法認定其權利之有效性，故現行條文第104條規定權利人行使權利時，應提示新型專利技術報告作為權利有效性之客觀判斷資料以進行警告，藉以敦促權利人審慎適切地行使其新型專利權。㈡為防止權利人不當行使權利或濫用權利，致他人遭受不測之損害，明定新型專利權人行使權利後，若該新型專利權遭到撤銷，除新型專利權人證明其行使權利係基於新型專利技術報告之內容，且已盡相當之注意者外，應對他人所受損害負賠償責任。三、現行條文第二項修正後移列但書規定：㈠現行條文第2項係屬新型專利權人舉證免責之規定，自應由新型專利權人負舉證責任，為使舉證責任之分配更加明確，爰修正移列但書規定。㈡另現行條文第2項規定，『常導致新型專利權人誤以為欠缺新型專利技術報告等客觀權利有效性判斷資料，亦得就僅經形式審查之新型專利直接主張權利』；或認為只須取得新型專利技術報告，即得任意行使新型專利權，而不須盡相當注意義務，不僅對第三人之技術研發與利用形成障礙，亦嚴重影響交易安全。㈢按新型專利技術報告即使比對結果無法發現足以否定其新穎性等專利要件之先前技術文獻等，並無法排除新型專利權人以未見諸文獻但為業界所習知之技術申請新型專利之可能性，考量新型專利權人對其新型來源較專利專責機關更為熟悉，除要求其行使權利應基於新型專利技術報告之內容外，並應要求其盡相當之注意義務，始為周妥，爰予修正。」等語甚明，益足認被告不得僅以其形式上取得新型專利權，在欠缺新型專利技術報告之情形下進行警告。則被告疏未注意，未提示新型專利技術報告，即進行警告，致原告所有系爭商品遭部分交易相對人下架，自有過失，原告主張被告應依民法第184條第1項前段規定負侵權行為責任，應屬有據。
㈢原告主張被告違反公平交易法第24條、第25條規定乙情，為
被告所否認，辯稱其通知前已先與鑑定人員確認系爭商品侵害系爭新型專利權，且記載專利權字號、產品，符合公平交易法第45條規定云云，並提出新型專利侵害鑑定報告為證（見本院卷第126-129頁）。按「事業不得為競爭之目的，而陳述或散布足以損害他人營業信譽之不實情事。」、「除本法另有規定者外，事業亦不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為。」、「依照著作權法、商標法、專利法或其他智慧財產權法規行使權利之正當行為，不適用本法之規定。」，公平交易法第24條、第25條、第45條分別定有明文。本件被告於警告時未提示新型專利技術報告，既違反專利法第116條規定，自不得其所為係依專利法規定行使權利之正當行為，故被告辯稱其不適用公平交易法之規定云云，為無可採。又兩造為競爭對手，衡諸常情，原告之交易相對人收受被告之警告通知，不免心生疑慮，為避免涉入糾紛，亦可能拒絕與原告交易。則被告雖已鑑定原告販賣之系爭商品侵害系爭新型專利權，惟被告尚未取得新型專利技術報告，無從提示，仍為警告行為，堪認其所為足以影響交易秩序且顯失公平，應違反公平交易法第25條規定，亦構成民法第184條第2項違反保護他人法律之規定。是原告主張被告依公平交易法第29條、第30條及民法第184條第2項等規定，應負損害賠償責任，亦屬有據。
㈣原告主張其因被告不當行使專利權，致受有2,552,618元營
業損失之事實，為被告所否認。原告雖提出報表等為證（見本院卷第63-69頁），惟該文書之內容係原告自行製作，原告復未舉證證明內容為真正，自不能據以認定原告受有損害。是原告請求被告賠償上開損害，不應准許。
㈤未查，原告主張被告侵害其名譽，其受有50萬元之商譽損害
，為被告所否認。而依被告通知原告交易相對人之電子郵件內容觀之，被告已記載其所有系爭新型專利權字號及範圍，表達系爭商品侵害被告之專利權，要求原告如無法提出專利，應盡速下架等語。而被告所有之系爭新型專利並未經撤銷，為兩造所不爭執，亦不能認被告通知內容不實。是原告僅以被告於警告時未提示新型專利技術報告，即主張被告侵害其名譽，尚無可採。另原告主張其受有受有50萬元之商譽損害，亦未舉證以實其說。從而，原告請求被告賠償50萬元之商譽損害，並請求被告回復其名譽，在報紙刊登如附件所示被告明知原告未侵害系爭新型專利權等內容之道歉啟示，亦無從准許。
㈥綜上所述，原告請求被告應給付3,052,618元，及自起訴狀
繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息；並請求被告負擔費用，分別於蘋果日報、自由時報、中國時報全國版之版面以長7公分、寬5公分以上之篇幅，刊登如附件所示之道歉啟事各壹日，均為無理由，應予駁回。又原告之訴既經駁回，其假執行之聲請即失所附麗，應併予駁回。
五、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及舉證，核與判決結果無影響，無庸逐一論述，併此敘明。
六、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。中 華 民 國 105 年 3 月 9 日
民事第二庭 法 官 羅秀緞以上正本係照原本作成。
如對判決上訴，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中 華 民 國 105 年 3 月 9 日
書記官 張良煜