臺灣嘉義地方法院民事判決 九十二年度智字第一號
原 告 財團法人國語日報社法定代理人 丙 ○訴訟代理人 楊漢東律師被 告 乙○○訴訟代理人 張雯峰律師
奚淑芳律師複代理人 甲○○右列當事人間請求損害賠償事件，本院於民國九十二年八月二十六日言詞辯論終結而判決如左：
主 文原告提起本件訴訟與假執行聲請，均駁回。
本案訴訟費用，應由原告負擔。
事實及理由
壹、原告主張：
一、原告向經濟部智慧財產局申請取得「國語日報」服務標章註冊專用，專用期間自民國八十三年十二月一日起至九十三年十一月三十一日止（註冊號數00000000），指定使用於商標法施行細則第二十五條第一類教育及娛樂別（包括補習班）。
被告為原告報紙承銷商，符合「國語日報社設立語文中心辦法」規定，雙方訂立「承銷分社設立語文中心合約書」，自八十四年九月一日起至八十六年八月三十一日止，被告可使用「國語日報」服務標章，開設附設語文中心，八十六年八月三十一日合約到期後，被告不得再使用「國語日報」服務標章，原告通知被告辦理換約，但被告置之不理，原告才終止契約。
二、原告終止契約後，依契約第十條約定，被告不得再使用「國語日報嘉義分社附
設語文中心」名稱，並應申請撤銷立案，但是，被告仍繼續使用對外招生，顯然侵犯原告商標專用權，依商標法第六十一條第一項前段規定：「商標權人對於侵害其商標權者，得請求損害賠償，並得請求排除其侵害」，而服務標章亦為商標，被告違法使用，自應負損害賠償責任，並且應以最低金額新台幣（下同）六十萬元作為損害賠償。此外，同法第六十四條規定：「商標權人得請求由侵害商標權者負擔費用，將侵害商標權情事之判決書內容全部或一部登載新聞紙」（本院註；原為六十八條，九十二年五月二十八日修正後，改列為六十四條：商標權人得請求由侵害商標權者負擔費用，將侵害商標權情事之判決書內容全部或一部登載新聞紙），被告應將侵害商標專用權的事實，在報紙上刊登道歉啟事。
另依公平交易法第二十條第一項第二款規定；事業就其營業所提供之商品或服務，不得以相關事業或消費者所普遍認知之他人姓名、商號或公司名稱、標章或其他表示他人營業、服務之表徵，為相同或類似之使用，致與他人營業或服務之設施或活動混淆。被告未經授權，以相關事業或消費者所普遍認知的「國語日報」開設語文補習班，而為相同或類似使用，依公平交易法第三十條、第三十一條規定，原告亦得請求被告除去侵害及損害賠償。
被告侵害原告商標專用權，至今仍違法使用，並獲得不當利益，依民法第一七九條、第一八四條等規定，被告亦應負損害賠償責任。
三、對被告抗辯的陳述：商標法第二三條所規定的善意要件，是指被告不知自己使用的商標名稱為他人的註冊商標。原告在七十二年間，雖然尚未將「國語日報」服務標章申請註冊專用，但被告當時已承銷原告報紙，被告是在原告同意下，才以「國語日報嘉義分社」立案營業，被告使用時，早已知「國語日報」為原告商標，故不符合善意要件。
雙方承銷國語日報契約在八十九年十二月三十一日期限屆滿後，雖未再另外訂立新約，但原告仍同意將國語日報交由被告承銷，此種契約屬於不定期，任何一方有權隨時終止，雙方在新約談不攏後，原告才終止契約，故原告並非以不正當行為促使合約的條件成就。原告授權被告使用「國語日報嘉義分社」名稱，雙方即約定經銷關係消滅時，商標使用權也應隨同消滅，被告應停止再使用「國語日報嘉義分社」名稱，並應向政府主管機關申請撤銷立案，此項約定，並未限制被告行使權利或拋棄權利，故未違民法第二四七條之一第三、四款規定。而且，雙方契約性質與民法租賃契約不同，也不是準租賃契約，原告終止不定期契約，亦無違背誠實信用原則。
四、綜上，原告根據商標法第六十一條、公平交易法第三十條、第三十一條等規定，民法第一七九條不當得利、第一八四條侵權行為及雙方契約等法律關係，請求被告不得再使用原告註冊第00000000號「國語日報」服務標章；被告應給付原告六十萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之五計算的利息；被告應自費將本件民事判決書內容全部，以仿宋五號字體刊登於中國時報、聯合報嘉義版第一版各一日、國語日報全國版第一版一日。並願提供擔保，請求准為宣告假執行。
五、提出中華民國服務標章註冊證、國語日報社設立語文中心辦法、承銷分社設立語文中心合約書、律師函、國語日報承銷契約書、國語日報社經銷處附設語文中心認可協議書、照片一張（均為影本）。
貳、被告抗辯：
一、原告於七十二年以後鼓勵各地經銷處，以「國語日報社某某分社」名義，成立附設語文中心（或補習班），被告於七十二年九月十九日成立國語日報嘉義分社附設語文短期補習班，原告於七十五年四月二日，在台北市○○區○○街○號設立「財團法人國語日報社附設綜合補習班」。而原告取得「國語日報」服務標章，是在八十三年十二月一日，依商標法第二十三條第一項：「凡以普通使用之方法，表示自己之姓名、商號或其商品之名稱、形狀、品質、功用、產地或其他有關商品本身之說明，附記於商品之上者，不為他人商標專用權之效力所拘束。但以惡意而使用其姓名或商號時，不在此限」（本院註；九十二年五月二十八日修正後，改列為第三十條第一項第一款：凡以善意且合理使用之方法，表示自己之姓名、名稱或其商品或服務之名稱、形狀、品質、功用、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者），被告只是以國語日報社嘉義分社附設語文補習班名義，以表彰經原告認可的教學水準，而且，所使用講義及作業簿，均為原告編印，故應是以普通使用方法，表示自己服務或其他有關服務本身的說明，而附記於商品之上，並未侵害原告商標專用權。
二、商標法第二十三條二項規定：「在他人申請商標註冊前，善意使用相同或近似之商標 圖樣於同一或類似之商品，不受他人商標專用權之效力所拘束；但以原使用之商品為限；商標專用權人並得要求其附加適當之區別標示」（本院註；九十二年五月二十八日修正後，改列為第三十條第一項第三款：在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者。但以原使用之商品或服務為限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示），根據經濟部智慧財產局（９０）智字第０９００００１５９６０號解釋略謂：「商標法第二十三條第二項立法意旨為在他人申請商標註冊前，善意使用相同或近似之商標圖樣於同一或類似之商品者，其善意先使用該商標之權益應予保障，故於原使用之商品，不論已製造或未製造者，仍可繼續使用該原使用之商標，不受他人商標專用權之效力所拘束，惟為避免二商標使用造成消費者產生混淆誤認，依同條後段之規定，該善意先使用者受有依商標專用權人之要求，應附加適當之區別標示之義務。如涉及侵權個案判斷，因屬法院權責，當由其依相當事證認定之」，本項立法理由，在於保障交易安全，被告使用「國語日報」名稱時，原告尚未申請商標註冊，自不應受原告商標專用權所拘束。況且，被告使用該名稱設立語文補習班，為原告所鼓吹，何以不能稱為善意，反而在被告打響國語日報名稱後，原告再申請商標註冊，而主張被告非屬善意使用，顯然有失誠信。
三、「承銷分社設立語文中心合約書」為定型化契約，依合約第十條約定；如因期滿未再續約，其承銷分社改組，或因乙方承銷合約被提前終止，本合約隨即作廢，乙方不得再以「國語日報社□□分社附設語文中心」之名義對外招生授課，並應向當地教育主管機關申請撤銷立案。雙方於八十四年九月一日訂立合約書，但被告早於七十二年九月十九日即成立國語日報社嘉義分社附設語文短期補習班，此項約款限制被告權利，對被告顯失公平，違反民法第二四七條之一第一項三款、第四款規定而無效。
其次，承銷合約於八十六年九月一日期滿後，雙方雖未續約，被告仍有經銷權，故已轉化為不定期契約，原告自不得隨時終止或修改契約，原告卻以被告須簽訂「附設語文中心認可協議書」來要脅，並以被告不簽訂認可協議書而提前終止契約，依民法第一０一條第二項規定，原告是以不正當行為促成條件的成就，故其終止行為應無效。
另依承銷分社設立語文中心合約書第六條約定，被告須達到全年承銷報份每年增加百分之七以上作為對價，可見雙方所訂立契約，是原告同意被告使用「國語日報嘉義分社附設語文中心」服務標章名義對外招生、授課，故契約性質為「準租賃契約」，應類推適用民法上有關租賃的規定。而契約在八十六年八月三十一日屆滿後，原告仍繼續提供承銷報紙，類推適用民法第四五一條規定，而產生契約默示更新的法律效果，因此，契約仍然繼續有效存在，如無法定或約定終止權，原告提前終止契約，自非合法，有違契約誠信原則。
四、綜上所述，原告請求顯無理由，而請求駁回原告訴訟。如受不利判決，另願提供擔保，請求免為假執行宣告。
五、提出律師函、申請設立資料各一份、實務見解二份（均為影本），作為證明。
參、本院判斷：
一、程序方面：本件訴訟於九十二年四月二十三日繫屬法院，而商標法在同年五月二十八日修正通過，雙方針對商標法條文所提出的論述，條文內容並沒有多大差異，只是條號稍有更動，本院均已附記如前述。
二、雙方對於各自提出的事實及證據，均未爭執，而本件爭議不在於事實層面，主要在於法律層面，亦即被告在「承銷分社設立語文中心合約書」終止後，仍繼續使用「國語日報嘉義分社附設語文短期補習班」對外招生營業，有無侵犯原告商標專用權或構成侵權行為？有無違反公平交易法第二十條第一項第二款規定？有無成立不當得利？有無違反契約第十條約定？以下分別論述。
三、首先，針對商標專用權及侵權行為部分。依照商標法第三十條第一項第三款規定：「在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者。但以原使用之商品或服務為限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示」，被告於七十二年九月十九日設立「國語日報嘉義分社附設語文短期補習班」，原告取得「國語日報」服務標章專用權，自八十三年十二月一日起至九十三年十一月三十一日止，原告取得商標專用權後，雙方繼續簽訂「承銷分社設立語文中心合約書」，自八十四年九月一日至八十六年八月三十一日，原告授權被告使用「國語日報嘉義分社附設語文中心」名稱，直到九十一年十一月一日原告終止契約，以上事實，雙方均未爭執。由此可見，被告在原告申請取得「國語日報」商標專用權之前，即已使用「國語日報嘉義分社附設語文短期補習班」，被告屬於善意先使用相同商標於同一服務上，並未侵犯原告商標專用權，因此，原告請求被告不得使用「國語日報」服務標章，並賠償最低損害額六十萬元及登報道歉，即不能成立。被告既然未侵犯原告商標專用權，其行為也不構成民法上的侵權行為。
四、公平交易法第二十條第一項第二款規定：「事業就其營業所提供之商品或服務，不得有左列行為︰２、以相關事業或消費者所普遍認知之他人姓名、商號或公司名稱、標章或其他表示他人營業、服務之表徵，為相同或類似之使用，致與他人營業或服務之設施或活動混淆者」，依照同法第四十五條規定：「依照著作權法、商標法或專利法行使權利正當行為，不適用本法之規定」，被告行為屬於商標法第三十條第一項第三款所規定善意先使用，自不適用公平交易法。況且，原告於七十五年四月二日在台北市設立「財團法人國語日報社附設綜合補習班」，原告自己並未在台澎金馬各地設立綜合補習班，而是同各地區有意願加入的業者簽約，授權使用國語日報名稱，原告早期是以發行國語日報而聞名全台，並不是以「國語日報社附設綜合補習班」而聞名，即使被告以「國語日報嘉義分社附設語文中心」營業，也不會和國語日報社造成混淆，亦無本條的適用。
五、依照民法第一七九條規定：「無法律上之原因而受利益，致他人受損害者，應返還其利益。雖有法律上之原因，而其後已不存在者，亦同」，其成立要件有下列幾點；須行為人受有利益、須他人受損害、所受利益及損害間須有直接因果關係、須無法律上原因。原告未在嘉義縣市直接設立語文補習班，而是和被告簽約授權使用國語日報名稱，再搭配被告答應承銷一定數量的國語日報。因此，被告即使從「國語日報嘉義分社附設語文短期補習班」營業中賺取利潤，也是依靠被告本身的實力、口碑，招生所得，並不是原告的功勞。而且，原告受到何種損害，未能舉證證明，本院也看不出原告所受損害和被告所得利潤之間有何因果關係，故原告主張被告行為成立不當得利，不符合法律規定。
至於，原告另主張依雙方契約第十條約定，原告終止契約後，被告不得再使用「國語日報嘉義分社附設語文短期補習班」，並應向市政府教育局申請撤銷立案。雙方契約至八十六年八月三十一日，因原告未反對被告繼續使用，所以本件契約依然有效，而成為不定期契約，原告有權隨時終止契約，並且在九十一年十一月一日終止契約。原告終止契約後，依契約第十條約定，被告不得再使用「國語日報嘉義分社」經營語文補習班，但是，原告只請求被告不得使用「國語日報」服務標章，而不是請求被告不得使用「國語日報嘉義分社」名稱，故本院無法准許原告的請求。根據契約第十條約定，契約終止後，被告繼續使用「國語日報嘉義分社」名稱，屬於終止契約後的債務不履行損害賠償問題，然而，此並非本件所應納入考量的範圍。
六、綜上所述，原告根據商標法第六十一條、公平交易法第三十條、第三十一條等規定，民法第一七九條不當得利、第一八四條侵權行為及雙方契約等法律關係，提起本件訴訟，均不具有法律上理由，而應駁回。
肆、雙方均表示願意提供擔保，分別向法院聲請准許或免除宣告假執行。但原告敗訴，無法准許其聲請，應一併駁回。
伍、訴訟費用負擔的依據：依照民事訴訟法第七十八條，判決如主文。中 華 民 國 九十二 年 九 月 九 日
臺灣嘉義地方法院民事第二庭
法 官 甘 大 空右為正本係照原本作成如對本判決上訴應於送達後二十日內向本院提出上訴狀中 華 民 國 九十二 年 九 月 九 日
書記官 蕭 琪 男