臺灣嘉義地方法院民事判決 99年度訴字第528號原 告 海航國際開發有限公司法定代理人 李凰寧訴訟代理人 劉烱意律師複代理人 嚴天琮律師被 告 威力特企業有限公司法定代理人 許明裕訴訟代理人 吳碧娟律師上列當事人間請求損害賠償事件，本院於100 年3 月24日言詞辯論終結，判決如下：
主 文原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、程序事項：按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限，民事訴訟法第255條第1 項第3 款定有明文。查原告起訴時係請求新臺幣（下同）424 萬6,690 元及利息，嗣於訴訟進行中（民國100 年
2 月22日言詞辯論期日）減縮聲明為請求64萬6,690 元及其利息，核其所為，係屬減縮應受判決事項之聲明，揆之首揭規定，自屬可許。
二、原告主張：
（一）、兩造於95年12月23日訂立產品開發授權合約書（下稱「
系爭合約書」），原告所有之拖把專利申請案號000000
000 號，授權被告自行製造部份零件，被告每生產一支拖把，須給付原告權利金22元，原告則須提供標籤、套筒、接頭與被告等，雙方並約定三年內最低出貨量為4萬支以上，前三年期間被告需給付原告至少88萬元權利金。然三年期間即98年12月24日屆滿後，被告於期間內，僅訂購1 萬1 百支拖把，只給付23萬3,310 元之權利金，就兩造所約定之88萬元權利金，尚不足64萬6,690元，經原告催促給付，被告仍一再推託，稱因銷售數量有限，而拒絕支付，原告爰依系爭合約書第4 條約定提起本件訴訟等語，並聲明：被告應給付原告64萬6,690元及自98年12月25日起至清償日止按年息百分之5 計算之利息，並願供擔保，請准宣告假執行。
（二）、對被告之抗辯所為之陳述：
1、被告抗辯係因兩造對權利金收取之時間意見不同，原告因而拒絕出貨云云。惟兩造並未約定須被告出售產品後才給付權利，且依契約文義並不能為如此之解釋，況被告委任李金澤律師所發出之96年4 月24日得函字第9604
241 號律師函（下稱「李金澤律師函」）曾述：「爾後本公司如下訂單予海航公司，經海航公司出貨交付予本公司收受後，海航公司即可 向本公司請求權利金（即每支單價22元整）…」等語，可知原告於出貨後，即得向被告收取權利金。再者，原告從未主動表示拒絕供貨，係因被告未訂貨，致原告無法出貨。系爭合約書亦未有授權被告三年先行試賣之約定。
2、被告抗辯須待被告將全數零件組裝完成始符合「生產」之定義，方有支付權利金之必要。惟依OECD租稅協定範本第12條第2 項之定義，權利金係指「為能使用或有權使用文學、藝術或科學作品的著作權，包括電影、專利權、商標權、設計或模型、計畫、秘密處方或方法，或有關工業、商業或科學經驗之資訊，所取得之任何方式之給付。」，亦即，被告要能合法製造拖把，必須先行支付權利金，而非被告完成生產行為始有給付權利金之義務。
3、專利權要件中首重新穎性，雖新型專利權期限自申請日有10年時間，惟商業價值存在於取得專利權之起初時期，隨時間經過，技術發展，專利權價值將遞減。又同於一般契約類型，專利權之授權同樣適用契約自由原則，契約標的、範圍、成立方式等由當事人合意決定之；於當事人未有特別約定時，專利授權契約乃不要式之法律行為，當事人就授權契約之必要之點，亦即授權標的與價金合意後，契約即成立。專利權授權契約之法律性質應不屬於民法債編各論明定之契約類型，其應為無名契約，且具有繼續性契約之性質。依據德國學理見解，授權契約難以歸類為有名契約之原因在於，授權契約之標的（發明）是否具有經濟上利用可能性，存有高度不確定性，債務履行本身涉及射倖行為。從契約特性而觀，專利授權契約兼而含有買賣契約、合夥契約及租賃契約之特性。又所謂的專屬授權契約，係指授權人同意於契約範圍內，僅由被授權人享有發明之實施權。於專屬授權範圍內，被授權人所得享有之權利內容同於專利權人，此即德國學理所稱之「專屬授權具有『移轉效力』」。從而倘被告能獨享專屬授權地位，卻以產品獲利不如預期為由，而未請求出貨，並拒付權利金，專利權人即原告之地位將失去保障。換言之，原告不僅須負擔前端研發成本，尚須承擔授權後之市場風險，實有違授權契約之本旨，且授權契約並未就商業風險加以約定，基於契約自由、私法自治，被告實無由執此抗辯。
4、依系爭合約書第2 條原告僅提供標籤、套筒及接頭予被告，底部膠棉非在契約約定範圍內，是否有被告所稱之瑕疵與本案無涉，膠棉製作廠商並非原告強制指定，而係原告基於善意推薦廠商供被告選擇，節省被告搜尋成本。被告若執意認為膠棉有瑕疵，可自行尋找廠商，該部分並非系爭合約書之約定內容，簡言之，基於債之相對性，被告不得持與膠棉廠商間基於產品瑕疵之債務不履行責任事由對抗原告。
5、原告寄發存證信函催告被告繳付第一次權利金23萬3,31
0 元，並稱：若被告逾期未支付，「將依合約規定解除契約」，亦即，若被告未履行義務，原告享有是否解除契約之選擇權，惟是否解除，繫於被告之行為，被告片面認為原告解除合約而未請求供貨，實係被告單方面之錯誤認知。又被告嗣後已給付第一次權利金23萬3,310元，原告並未解除契約。退而言之，系爭合約書第13條之「取消」應與「解除」同義，而解除權之行使，不妨礙損害賠償之請求。據此，債權人解除契約時，得併行請求損害賠償，惟其請求損害賠償，並非另因契約解除所生之新賠償請求權，乃使因債務不履行所生之舊賠償請求權，不因解除失其存在，仍得請求而已。故被告未依債之本旨履行契約而對原告負有不完全給付之債務不履行之損害賠償責任，此一賠償義務並不因契約解除而不復存在，故被告仍應賠償原告權利金之損失。該權利金之損失即為原告可得預期利益之所失利益，原告請求被告賠償不足額64萬6,690 元洵屬有理由，故縱使系爭合約書自動取消，亦不妨礙原告損害賠償之請求。
6、被告辯稱原告委託展一專利事務所代為申請英、日、韓等國之專利申請，被告支付申請費用云云，查原告提供專利技術，允諾未參與研發之被告一併列名專利權人，而被告為享有專利權人地位，自願負擔國外專利權申請費用，今該專利已獲日、韓兩國之專利核准，足見原告之誠意。而今被告因獲利不如預期，卻以原告欠缺誠信，拒付權利金，舉止可議。
三、被告則以：
（一）、系爭合約書之開發產品為「拖把之構造」，原告自稱伊
擁有上開產品之專利權，惟原告是否有其產品之專利，尚須由原告負舉證之責任，以證實其說。
（二）、系爭合約書第4 條約定：「三年內最低出貨量為4 萬支
以上，第一次出貨產品數量須伍仟支以上．．．．」。惟事實上第一次原告出貨量為1 萬100 支〈原告僅供應套筒及接頭〉，該拖把之「把柄」、「前套頭塑膠」皆由被告出資50萬元購買模具製造、生產，其成本之支出所費不貲。況且雙方當初之「合意」約定「由被告於大賣場出售後再於第二個月結算總數量銷售為多少，再以每支給付原告22元之權利金。詎原告未依約履行，竟自行決定權利金支付之方式，即須於「供貨後立即收費」，而非原先雙方合意約定之「銷售後再結算收費」。蓋雙方因收費之事宜理念全然不同，因而衍生爭議，故原告即停止供貨，依上所述，違約在先之一方係原告，而非被告違約。
（三）、又依系爭合約書第5 條第3 款約定：乙方（即被告，下
同）生產每支拖把，需支付甲方（即原告，下同）權利金22元。倘因被告注意契約文字而與原告簽約，惟系爭合約書係約定被告生產每支拖把，須支付原告權利金22元，足認被告交付拖把零件時，尚未符合「生產拖把」之定義，必須被告將全數零件組裝完成始符合生產之定義，而兩造間既因付款而有爭議，符合系爭合約書第13條違反任何一條款，系爭合約書自動取消之約定，從而系爭合約書已於96年4 月間失效。
（四）、又依系爭合約書第2 條約定：乙方生產每支拖把，需支
付甲方權利金22元，不良品不需支付權利金22元，甲方提供標籤〈一支拖把一張標籤〉和套筒、接頭〈一支拖把一個套筒、一個接頭〉給予乙方，乙方須組裝此套筒、接頭於產品上，另將標籤黏貼於產品上銷售，甲方以便控管生產數量。參諸該條文約定，原告將生產拖把之標籤、套筒和接頭控制在手中，原告交付生產拖把之標籤、套筒和接頭，被告始有辦法生產拖把，原告既未交付生產拖把之標籤、套筒和接頭，被告自無從生產拖把出售，原告請求未交付標籤、套筒和接頭數量之權利金，實無理由。
（五）、原告除負有提供標籤、套筒及接頭與被告之義務外，拖
把底部膠棉之生產廠商亦係由原告指定，原告指定廠商所生產膠棉有不牢、變硬及有不黏脫落之瑕疵，而無法合乎消費市場之要求，經被告多次向原告反應，原告均無能力解決，原告未提供無瑕疵之零件供被告生產拖把出售，從而係原告違約在先，並非被告違約。
（六）、原告之拖把為剛申請專利階段，先前未實際銷售於市場
，對是否有侵害他人專利權亦有疑慮〈參系爭合約書第
9 條〉，兩造在訂約時就產品瑕疵及滯銷問題已事先討論，兩造約定授權被告三年先行試賣，三年後如出貨未達4 萬支，此系爭合約書自動取消〈參系爭合約書第13條〉，從而系爭合約書已失效，原告自無從請求其餘之權利金。
（七）、並聲明：原告之訴及假執行之聲請均駁回，如受不利判決，願供擔保請准免予假執行。
四、兩造不爭執之事項：
（一）、兩造於95年12月23日訂立系爭合約書。
（二）、被告向原告訂貨10100 組標籤、套筒及接頭，被告已給付原告23萬3,310 元之權利金。
五、本件之爭點厥為，系爭合約書是否有效？被告3 年內未訂貨
4 萬支，有無可歸責原因？系爭合約書是否嗣後自動取消？原告可否依系爭合約書第4 條規定，請求被告給付權利金64萬6,690 元？兩造各執一詞，經查：
（一）、按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責
任，民事訴訟法第277 條前段定有明文。又解釋私人之契約應通觀全文，並斟酌立約當時之情形，以期不失立約人之真意。而解釋當事人所立書據之真意，以當時之事實及其他一切證據資料為其判斷之標準，不能拘泥字面或截取書據中一二語，任意推解致失真意。（最高法院18年上字第1727、19年上字第28號判例意旨參照）。
（二）、系爭合約書之開發產品「拖把之構造」，為原告與訴外
人李安勝享有專利權，於2006年8 月1 日以申請號000000000 向經濟部智慧財產局提出申請，於2007年3 月21日取得中華民國新型第M308048 號專利書，專利權期間自2007年3 月21日起至2016年7 月31日止，此有原告提出之專利證書影本一份為證。兩造於95年12月23日訂立系爭合約書時，原告雖尚未取得授權產品之專利權，惟依系爭合約書第1 條明定：「開發產品名稱：拖把之構造…，該拖把之構造之專利申請案號為000000000 。」、第9 條則另約定：「日後此產品（產品細部，如照片所示）在臺灣市場銷售時如有侵犯他人專利法律問題，由乙方（即被告）負責並主動處理，而甲方（即原告）須協助處理，如甲方因產品如有侵犯他人專利，而需負責連帶賠償責任，最高所須負責之連帶賠償金額以不超過捌拾萬元整。如有他人侵犯此產品之智慧財產權，他人之賠償金額由甲、乙雙方共有。」等情，足見兩造於訂立系爭合約書時，均明知授權產品正在申請專利而尚未取得專利權，且預見於系爭合約書訂立後，原告得取得授權產品之專利權而為繼續授權之給付。本院言詞辯論終結前，原告所申請之專利亦經核准，產品之授權已非處於給付不能之狀態，是以系爭合約書並未有自始不能實現之情形，從而系爭合約書自屬有效，先予敘明。
（三）、兩造於系爭合約書第2 條約定：「授權方式：甲方同意
乙方自行製造產品部分零件（不含套筒、接頭如照片所示），乙方向方購買模具共伍拾萬元整，乙方生產每支拖把，需支付甲方權利金22元，不良品乙方不需支付權利金22元，甲方提供標籤（一支拖把一張標籤）和套筒、接頭（一支拖把一個套筒、一個接頭）給予乙方，乙方須組裝此套筒、接頭於產品上，另將標籤黏貼於產品上銷售，甲方以便控管生產數量，標籤、套筒和接頭的生產製造、行政費用及運送費用由乙方支付」，第3 條「授權金:10 萬元」，第4 條：「三年內最低出貨量4萬支以上，……前3 年期間乙方須給付至少880,000 元以上之權利金，乙方須每次下訂單給甲方……。」，第
6 條：「乙方若不經甲方同意自行開模生產本產品之任一種零件或銷售不是由甲方提供的標籤及套筒組裝之產品，擅自生產銷售，違約每次需賠償甲方360 萬元賠償金計算。……」，第13條：「違反以上任何一條款，合約自動取消。」。綜觀上開合約書，足證，授權期間3年，被告負責拖把之組裝、生產，而標籤、套筒及接頭則由原告負責供應，被告按需要再向原告要求供貨，且尚須另行支付標籤、套筒及接頭之製造、行政及運送費，原告不需提供任何產品，被告每生產一支拖把，原告即可純粹獲利22元之權利金；且有一造違反合約書任何一條款時，系爭合約書自動失其效力，無須另為解約之意思表示。
（四）、被告主張拖把底部膠棉之生產廠商亦係由原告指定，原
告指定廠商所生產膠棉有不牢、變硬及有不黏脫落之瑕疵，而無法合乎消費市場之要求，經被告多次向原告反應，原告均無能力解決，原告未提供無瑕疵之零件供被告生產拖把出售，從而係原告違約在先，並非被告違約等語。證人梁進平到庭證稱: 「（你是品昌公司之職員？）我是管理人。」、「（品昌公司作何業務？）作塑膠射出、模具製造、家庭五金製造。」、「（你認識丁憲宗？）第二次見面，第一次見面時丁憲宗到我們公司取貨。」、「（取什麼貨？）取拖把。」、「（為何會出貨給丁憲宗？）因我們公司與被告公司是廠商關係，我們是被告公司之下游廠商，被告公司下單委託我們製作拖把。這批貨物放在我們工廠2 、3 年了，是根據被告公司之通知將貨物出給證人丁憲宗。」、「（是幫被告公司製作拖把？）是，被告公司委託我們組裝，被告公司有將一部分零件交給我們，有一部分零件是指定廠商叫我們去買。」、「（是否有生產零件作為組裝拖把？）有，是生產塑膠組體殼及補充包兩側之塑膠片（庭呈成品圖、照片上方編號一、二）」、「（被告與你們公司訂作多少拖把？從何時開始合作？）（庭呈單據）如同單據所示，之前都是用電話聯絡，從九十五年開始合作。口頭訂單1 萬支，但是拖把是六千多支，剩下的是補充包。」、「（被告公司委託你製作的六千多支有無包括賣給丁憲宗之拖把？）有，是包含在裡面。」、「（最後一次出貨給被告公司不包括給丁憲宗是何時？）剛開始被告公司委託我們生產1 萬支拖把，但過程出現很多問題，貨堆了二、三年，我要求被告公司把這些貨清走，不願再幫被告公司製作。後來我只知道被告公司叫丁憲宗載貨。」、「（在生產過程中有出現問題是何問題？）因產品組裝起來時，被告公司說品質無法達到市場要求，但材料都已經備了，但被告公司出貨的速度很慢，我就說我不要做了。」、「（組裝拖把的配合廠商是何人找的？）是原告公司介紹一些廠商，有些廠商價格較低是原告介紹的，海綿部分是原告指定廠商製作。（庭呈傳真單二份）是原告公司傳真給我們公司的，告訴我們原告有在協調品質、進度、時間問題。」、「（後來海綿的品質有無改善？）我不清楚。」（見本院99年11月30日言詞辯論筆錄）。證人丁憲宗證稱「（有無向被告購買拖把？）有。（庭呈收據，閱後發還）我是跟被告公司買的，直接到鹿港之工廠取貨，已經有一年了。」、「（為何你與被告買拖把，直接到鹿港拿貨？）我不知道，我只知道鹿港是工廠。」、「（總共買幾把拖把？）如收據上所載之數量。」、「（是否有問被告為何會賣這些拖把給你？）因我們長期收購瑕疵品或庫存品，但我並沒有問被告為何賣給我。且此拖把在一般市面很常看見，我不曉得哪裡有不一樣的地方。」（見本院99年11月30日言詞辯論筆錄）。足證，被告向原告訂購10100 組標籤、套筒和接頭，委由證人梁進平組裝拖把，嗣因拖把膠棉有瑕疵導致拖把滯銷，放置於證人梁進平之倉庫2 、3 年後，才全部清倉出售予證人丁憲宗無誤。
（五）、再者，原告於95年12月24日，將膠棉之廠商「益得企業
有限公司謝嘉益先生0000000000」資料傳真予證人梁進平；又於96年1 月22日，以傳真回覆證人梁進平請求協助跟催膠棉交貨問題，此有證人梁進平提出之傳真影本二份在卷可參。而被告將其所生產滯銷之拖把1596支、補充包2643個分別以每支25元、每個10元之單價出售予證人丁憲宗，此亦有證人丁憲宗提出之出貨單一份在卷可稽。互核前揭（四）所述，益證，拖把之膠棉確係由原告指定之廠商製造，因膠棉瑕疵，被告反應後，證人梁進平確實請求原告協助改善未果，導致被告生產之拖把滯銷，最後被告將滯銷拖把及補充包，以低於成本價格全部出售證人丁憲宗無誤。被告抗辯原告供貨之膠棉有瑕疵，且至遲於98年11月23日止均未獲改善等語，堪予認定，原告空言僅善意推薦生產廠商供被告選擇，被告並不受其拘束云云，自不足採。
（六）、雖依系爭合約書第4 條，兩造約定在三年期間內，最低
出貨量4 萬支以上，前3 年期間給付原告至少88萬元以上之權利金，惟本件原告曾向被告訂貨10100 組拖把套筒、接頭，被告亦給付原告23萬3,310 元之權利金，然因原告未為無瑕疵之供貨給付，且於98年11月23日被告盤售庫存瑕疵品前均未改善，導致三年內無法訂貨4 萬支以上，應不可歸責於被告，且依系爭合約書第13條之規定，系爭合約書已向後失其效力，原告自無從請求其餘之權利金。
六、綜上所述，原告違反供貨契約之義務，致被告無法於3 年內訂貨4 萬支，系爭合約書已自動失效。從而，原告依系爭合約書請求被告應給付權利金64萬6,690 元，及自98年12月25日起至清償日止按年息百分之5 計算之利息，為無理由，應予駁回。又原告之訴既經駁回，其所為假執行之聲請即失其附麗，一併駁回之。
七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法，經核與本件判決結果不生影響，爰不一一論敘。
八、據上論結，本件原告之訴無理由，依民事訴訟法第78條，判決如主文。
中 華 民 國 100 年 3 月 31 日
民事第二庭 法 官 柯月美以上正本係照原本作成如對本判決上訴須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中 華 民 國 100 年 3 月 31 日
書記官 黃怡禎