臺灣高雄地方法院民事判決 九十二年度智字第一○號
原 告 弘大鞋業有限公司法定代理人 丁○○訴訟代理人 乙○○複 代理人 郭家駿律師被 告 老牛皮國際股份有限公司法定代理人 丙○○訴訟代理人 易定芳律師複 代理人 甲○○右當事人間專利權損害賠償事件，經本院於民國九十三年七月十三日言詞辯論終結，判決如下：
主 文原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、原告起訴主張：伊所創作之「鞋中底」業於民國八十二年十月十一日向經濟部中央標準局（後改制為智慧財產局）申請取得第八六二二九號新型專利，該專利期間係自八十二年十月十一日起至九十二年十月十日止，依專利法第一百零六條之規定（修正前第一百零三條），伊自專有該鞋中底之製造、販賣及使用之權。詎被告所生產經銷之「核心氣墊皮鞋」等商品之中底，其組成構件、特徵與伊所有之上開新型專利範圍均屬相同而顯已侵害伊之新型專利權，而被告銷售該商品之收入約計有新臺幣（下同）六千萬元，為此乃依專利法第一百零八條準用第八十四條之規定，訴請判令被告應給付其中之二百一十萬元及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止按週年利率百分之五計算之利息，並願供擔保請准宣告假執行。
二、被告則以：原告自行委請財團法人中華工商研究所（下稱中華工商研究所）就伊所生產之核心氣墊皮鞋是否侵害其專利權所為之鑑定結果雖認該商品為其新型專利之申請範圍所涵括，惟鞋中底於腳掌適當位置設置軟體性構件已屬於習知技術之範圍，原告自不得就此部分主張專利權，而上開鑑定報告並未考量此點，其鑑定結果自無可採，而本案再經財團法人臺灣經濟發展研究院（下稱臺灣經濟發展研究院）先依「全要件原則」就兩造產品進行鑑定分析已得到構成要件不適用之結果，其次就結果相同、不相同之構件分別施以「消極均等論原則」、「均等論原則」進行分析，亦均得到構成不適用之結果，故其最終鑑定結論乃為伊所生產之上開核心氣墊皮鞋等商品，其構成要件與原告所有新型專利權之申請專利範圍實質不相同，足見伊並未侵害原告之專利權，是原告對伊提起本件損害賠償請求並無理由，爰請求判決駁回原告之訴及假執行之聲請，如受不利之判決，並願供擔保請准宣告免為假執行。
三、本件原告主張其所創作之「鞋中底」業於上開時日向經濟部中央標準局申請取得第八六二二九號新型專利，其專利權期間自八十二年十月十一日起至九十二年十月十日止等情，業據其提出與所述相符之中華民國專利證書、中華民國專利公報等件在卷可憑，被告對此亦不爭執而堪信原告此部分之主張為真實，惟被告則另以前揭情詞置辯。
四、按專利權是否受侵害之判斷基準，須先確定申請專利範圍之內容及其元件之構成，並分析待鑑定物品之構成元件後，再將待鑑定物品或其技術構成與專利案之各元件依下列流程進行比對，而據以判斷申請專利之範圍是否涵蓋該待鑑定物品：
Ａ、全要件原則：針對專利權之申請範圍所有構成要件與待鑑定物之所有構成要件逐一比對分析，如所有要件均相同，即認定有侵害，如有一要件不同，即認定為無侵害。但因此種狹義原則對專利權人較為不利，故應再運用其他鑑定原則（如下述），作一綜合性的鑑定。Ｂ、均等論原則：待鑑定物品與專利範圍之構成要件雖不完全相同，但實質上係以同一技術手段或方法，發揮實質上同一作用或機能而產生同一效能或結果者，或兩者中有等效置換性，而為熟習該技術者所能輕易完成者，則認定構成均等侵害；至待鑑定物品與專利範圍經全要件原則認為相同者，亦須經消極均等論原則加以比對，如待鑑定物樣品實質上無利用該新型之技術方法或手段，則認為無侵害，如待鑑定物品實質上係利用該新型之技術方法或手段者，則認為有侵害該專利權。Ｃ、禁反言原則：專利權人在申請過程中已明白表示放棄某些權利時，事後即不得再重行主張（經濟部智慧財產局「專利侵害鑑定基準」參照）。經查：
(一)本院經兩造同意，囑託臺灣經濟發展研究院進行本件專利侵害之鑑定，經該院依上開專利侵害鑑定之基準，於九十三年三月五日作成（九二）專侵字第一二００八號鑑定研究報告書，其鑑定內容略為：
１、依「全要件原則」比對之結果：原告所有前揭「鞋中底」專利權之申請範圍，係以「１、一種鞋中底，該中底係為一配合足部形狀，且以硬質板製成；其特徵在於：該鞋中底之腳掌適當處開設有一開槽，並於開槽上固置一軟彈性構件，而該軟彈性構件係具有一貼合塊，以及一設置於貼合塊上且厚度較鞋中底厚之凸出塊等構件，其中，該貼合塊之面積大於開槽面積，以便貼合於鞋中底之開槽的周邊上，而該凸出塊亦同時穿過開槽且高出鞋中底，另在貼合塊之底面上，更設有一抗拉構件。２、依據申請專利範圍第１項所述之鞋中底，其中，該凸出塊的端面處，係可另加置一抗拉構件，而與鞋中底之開槽周圍部分相連接者。３、依據申請專利範圍第１或２項所述之鞋中底，其中，該抗拉構件係如塑膠皮或布等之材質者」，而本件被告所生產之核心氣墊皮鞋之構成要件則係「１、一種鞋中底，該鞋中底係為一配合足部形狀，且以硬質板製成，而該鞋中底之腳掌適當處開設有一開槽，並於開槽上固置一四邊形之軟彈性構件，同時設有一抗拉構件。２、該抗拉構件與鞋中底之開槽周圍部分相連接。３、該抗拉構件係為布之材質所構成」，則被告所生產之上開氣墊鞋鞋中底構件雖同樣於開槽上設置有一軟彈性構件，且同樣於底面設有一抗拉構件，惟其軟彈性構件僅為一單純之四方形彈性構件而並未具有如原告專利範圍所主張之「面積大於開槽面積」之貼合塊，故依據全要件原則之鑑定，被告上開產品與原告專利之申請範圍並不相同。
２、依「均等論原則」比對之結果：⑴參諸原告前揭專利公報之記載及其專利說明書之說明、圖式等內容，可知
原告所申請之專利其核心技術乃係藉由改良習知之中底，使其結構可改善以往鞋中底難以彎踏之缺失，並增加行走、穿著之舒適性，是系爭專利在基本的中底基礎構件及相對結合方式上乃係依循先前之技術思想，即以硬質板為中底基礎構件，並在適當位置設置軟體性構件，所不同者則僅為系爭專利透過開槽之空間型態以及增加抗拉構件之設置以強化固接之結構，而此正為系爭專利之權利範圍所在。
⑵經對比被告所生產之上開氣墊鞋與原告專利範圍之開槽及抗拉構件部分，
應認為兩者實質相同，而被告所生產之上開氣墊鞋雖不具有原告專利範圍所主張之貼合塊構件，惟其此種捨棄貼合塊之替換方式基本上仍未脫離原告專利範圍所主張之開槽容置軟彈性構件之訴求，故當屬具有置換可能性，且為熟習此領域之人士可輕易思及，故在此一構件上亦應認兩者為實質相同。
⑶惟傳統製鞋業者因係採用硬質板材質作為中底，而造成行走時僵硬不適，
故部分業者即已研發以前定型板、後定型板、軟質墊料組成新形態之中底，藉由軟質墊料在於腳掌之位置處將前定型板與後定型板半固接，並利用墊料底板將軟質墊料夾襯於前、後定型板間，而嗣於九十一年十一月五日第00000000Ｎ０一號舉發案經主管機關認定舉發不成立後，更確認鞋中底於腳掌適當位置設置軟性構件屬於習知技術之範圍，故系爭專利可主張之技術應僅及於「一貼合塊，以及一設置於貼合塊上且厚度就鞋中底厚之凸出塊等構件，其中該貼合塊之面積大於開槽面積，以俾貼合於鞋中底之開槽的周邊上，而該凸出塊亦同時穿過開槽且高出鞋中底，乃在貼合塊之底面上，更設有一抗拉構件」之軟彈性構件，而被告所生產之上開氣墊鞋乃單純屬於鞋中底腳掌適當部位設置軟彈性構件之習知技術應用，且由於其並不具備貼合塊構件以及相應之連接結構型態，則在考量習知技術對系爭專利之影響後，仍應認兩者經全要件原則分析得到不相同結果之構件為實質不相同。
３、最終鑑定結論：本案鑑定先依「全要件原則」進行鑑定分析，得到構成要件不適用之結論；再進一步就結果為相同之構件施以「消極均等論原則」進行鑑定分析，則仍得到構成不適用之結果，而使雙造構成實質相同；但就結果為不相同之構件施以「均等論原則」進行鑑定分析，則仍得到構成不適用之結果，而使雙造存在實質不相同之構件，故本案之最終鑑定結論乃係被告所生產之核心氣墊皮鞋其構成要件與原告所有之「鞋中底」專利權之申請專利範圍實質不相同。
上開鑑定報告，業已依據經濟部智慧財產局公布之「專利侵害鑑定基準」之鑑定流程予以鑑定，且鑑定程序及分析均詳細確實，自屬客觀可採，是本件被告所生產之核心氣墊皮鞋等商品，並未侵害原告之「鞋中底」專利權應堪認定。
(二)原告固另主張本案經中華工商研究所鑑定結果係認被告上開商品之內容、特徵與其專利之申請範圍構成實質上相同，故被告顯已侵害其專利權云云，惟中華工商研究所所為前開鑑定乃係由原告單方面提供資料後委託進行，該會在未具備兩造完整資料、申請專利過程、習知技術認定及其他說明等資訊之情形下，僅就經濟部智慧財產局委由財團法人亞太智慧財產基金會網路建立之中華民國專利公報資料庫調得有關本案新型專利之習知或公知事項之技術資料而為，至於是否另有其他地區或國內不同條件產生下之習知技術則仍無從得知，故未能於鑑定過程中一併考量，其乃建請由二造提供完全資料並調閱經濟部智慧財產局本件新型專利申請資料、習知技術及待鑑定物品實品後，在資訊完整之情形下重新鑑定，以得一更合理之鑑定結果等情，業據該會於九十二年九月十六日以（九二）中北玉字第０九００九號函覆明確，是中華工商研究院於鑑定過程中既未通知被告表示意見，且未就其他地區或國內不同條件下產生之習知技術予以一併考量，其鑑定結果認被告所生產前開核心氣墊鞋之技術構成與原告所有之新型專利間，具置換之容易性及可能性之均等關係，此利用實質相同之手段、方法發揮相同之作用、機能，並產生相同之效能、結果而構成實質相同云云自非可採。又本院囑託臺灣經濟發展研究院所為之前開專利侵害鑑定報告，既係經兩造分別提出專利申請資料、相關習知技術等完整資訊，且其鑑定過程業依經濟部智慧財產局所公布之「專利侵害鑑定基準」之鑑定流程予以詳細鑑定，則原告認其鑑定報告有所疏漏，請求再行傳訊鑑定人為證，本院認無必要，附此敘明。
綜上所述，本件被告所生產經銷之核心氣墊皮鞋並未侵害原告之專利權，則原告依專利法第一百零八條準用同法第一百零五條之規定，請求被告賠償原告二百一十萬元及其遲延利息，自屬無據而不應准許。又原告之訴既經駁回，其假執行之聲請即失所附，爰併予駁回。
五、本件為判決基礎之法律關係已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法核與判決結果不生影響，毋庸一一論列，併此敘明。
六、本件原告之訴為無理由，合依民事訴訟法第七十八條，判決如主文。中 華 民 國 九十三 年 八 月 十二 日
民事第五庭~B審判長法官 黃 宏 欽~B法 官 何 悅 芳~B法 官 謝 雨 真右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後廿日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決送達前提起上訴者，應於判決送達後十日內補提上訴理由書（須附繕本）。
中 華 民 國 九十三 年 八 月 十二 日~B法院書記官 洪 育 祺