臺灣高雄地方法院民事判決 92年度智字第13號原 告 台達電子工業股份有限公司法定代理人 鄭崇華訴訟代理人 陳俊明
張秀貞鄧國璽律師複代理人 李世章律師
朱育男律師被 告 建準電機工業股份有限公司法定代理人 洪銀樹訴訟代理人 李玲玲律師當事人間專利權損害賠償事件，本院於民國100年3月10日言詞辯論終結，判決如下：
主 文原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
一、原告起訴主張：原告所有專利證書第154690號「導流裝置」新型專利（以下稱系爭專利），專利權期間自民國89年1 月
1 日起至97年12月31日止。被告所生產之風扇產品型號GB1206AHV1-A、GB1206AHV2-A、GB1206PHV1-AY 、GB1206PHV2-AY 、GB1205PKV1-3A （以下稱系爭產品）侵犯原告之系爭專利。依被告於本院92年度智裁全字第9 號假處分裁定所提之抗告理由及證據觀之，被告自92年1 月起至同年6 月間，實際銷售系爭產品達新台幣（以下同）216 萬6157元，依專利法第85條第1 項第2 款規定，原告推估被告每年銷售系爭產品所獲利益為433 萬2314元（計算式：
0000000 ×2 ＝0000000 ），並自92年起至系爭專利期間屆滿日止總計5 年1 個月，作為計算損害賠償額2202萬2596元之依據（計算式：0000000 ×5 ＋0000000 ÷12＝00000000）。爰聲明請求：被告應給付原告2202萬2596元及自起訴繕本送達翌日起至清償日止之法定遲延利息。訴訟費用由被告負擔。願供擔保請准宣告假執行。（原告原起訴主張系爭專利另侵害其所有4884 97 號「風扇增壓導流裝置」及501907號「扇葉」專利，並請求被告給付5000萬元及其法定遲延利息；於97年12月24日準備程序時撤回前開488497號、501907號專利受侵害之請求，並減縮訴之聲明如前所示）。
二、被告抗辯：系爭專利與日本專利第昭00-0000000號、美國專利第0000000 號及0000000 號專利等先前技術之構成相同、實質相同，不具進步，違反審定時適用之專利法第98條第2項規定，專利自始無效；另被告以系爭專利在中國大陸申請之第00000000.3號「鼓風機的導流裝置」專利案，經被告在中國大陸提出無效宣告請求，亦經中國大陸國家知識產權局專利複審委員會宣告該專利無效。被告自原告於92年7 月進行假處分之後，未再生產銷售系爭產品，且被告於92年1 月至6 銷售額為0000000 元，扣除成本與必要費用後之淨利率9%，原告以銷售收入計算損害賠償額並無理由，另原告提出之被告公司產品廣告目錄，亦非銷售證明或銷售實績，故原告請求為無理由。爰聲明請求：原告之訴及假執行之聲請均駁回。訴訟費用由原告負擔。如受不利益判決願供擔保請准宣告假執行。
三、本件不爭執事項：原告領有系爭專利證書，被告生產銷售之系爭產品使用系爭專利之「導流裝置」，自92年1月起至同年6月間，實際銷售系爭產品達216萬6157元。
四、本件爭執事項：
（一）系爭專利是否如被告所抗辯使用先前習知之技術，而不具進步，違反90年10月24日修正前（即系爭專利審定時）適用之專利法（以下稱專利法）第98條第2 項規定，應予撤銷？
（二）被告於92年6月以後有無繼續生產銷售系爭產品？
五、按當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定，智慧財產案件審理法第16條第1項定有明文。又按新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得新型專利，亦為專利法第98條第2 項所明定。本件被告已抗辯系爭專利有應撤銷之原因，本院自應先予審認判斷，再審認被告之系爭產品有無侵害系爭專利，續再審認原告得請求之損害賠償額，合先敘明。
六、本件經囑託財團法人臺灣經濟科技發展研究院鑑定結果（該所99年7 月29日(99)智如字第07024 號函附鑑定研究報告書，見本院卷五150 頁，以下稱本件鑑定），敘明：
（一）１．系爭專利之創作係一種導流裝置，其可應用於需要氣體流通之電腦主機、影印機、印表機等。
２．系爭專利創作之目的在於提供一可增加風壓的特性，且確實可同時實施於單面入風型及雙面入風型之鼓風機；次一目的在於減低流場中之死角，增進鼓風機之效能；再一目的在於降低鼓風機運作時產生之噪音；又一目的在於提供一種導流裝置，可於不增加輪葉結構之尺寸下，提供顯著之風壓增加。
３．系爭專利之申請專利範圍有1個獨立項（即申請專利範圍第1項）及10個附屬項（即申請專利範圍第2至11項）。
４．依申請專利範圍所載內容：一種導流裝置，其係可導引氣流至一離心方向，該導流裝置包括：一輪葉結構，藉由其轉動而將氣流導引入該導流裝置中，並使引入之氣流依該特定方向行進；以及一導流結構，設置於該氣流之行進路線中，藉由其導流而使氣流流場可因應入風之環境而改變，俾以維持該導流裝置之氣流流量。如申請專利範圍第1項之導流裝置，其中該輪葉結構係為一環狀結構，包含複數個葉片，並為一馬達驅動而轉動。
５．系爭專利經舉發後，已經修改專利範圍，因此在範圍認定時，基本上已然無納入附屬項以顯縮獨立項範圍之情況，且依系爭專利審定時適用之專利法施行細則（以下稱專利法施行細則）第16條第2 項規定獨立項應敘明申請專利之標的及其實施之必要技術特徵，故本件無須再就附屬項逐一予以判斷。
（二）解釋申請專利範圍：依據申請專利範圍所載，並審酌專利說明書之創作說明，可知習知技術所提及之鼓風機可因入風形式之差異，而可區別為單面入風型鼓風機及雙面入風型鼓風機兩種結構形態，而系爭專利為解決習知鼓風機之缺失，則在單面入風型鼓風機及雙面入風型鼓風機兩種結構內增加導流結構，使氣流之行進路線可受到導流結構之導引維持導流裝置之氣流流量，以降低流場中之死角增進鼓風機之效能、並可降低噪音及可不增加輪葉結構之尺寸之情況下增加風壓。就系爭專利所稱之最主要之說明內容與技術上之認知進行解釋如下：
１．導流結構在「效果」上的呈現：其本質概念即在於「導引風流」之效果，因此，在一般習見的導流裝置中，都會有明確的風流導引方向。然而系爭專利所主張之「導流裝置」，則係藉由「將導流裝置設導流結構：置於流場中，使由外引入鼓風機之風流能更進ㄧ步地被導引向流場死角，並因此增加效能」，換言之，其並非方向性的導引，而係使風流可以更進一步往原先不會到達的位置前進。
２．導流結構在「設置位置」上的處理：系爭專利所主張之導流結構，基本上其裝設位置必需位於該單一入風型或雙面入風型鼓風機之流場中，方能夠使該導流結構發生前述的使風流更向死角移動的效果；換言之，任何類似於該導流結構之內容，除了結構體的認定外，尚應考慮導流結構之設置位置方可認定其是否屬於具有系爭專利所主張效果之導流結構。
３．導流結構在「結構外觀」上的處理：系爭專利所主張之導流結構在外觀上，係以該結構體，搭配導流結構體間所存在的空間，使風流穿過該空間而產生前述效果；並與習知技術中所述如雙面入風式的鼓風機中所使用隔板之無法透風結構恰形成相對；因此，系爭專利所主張之導流結構必需能使風流穿過導流結構，才能進ㄧ步發生前述效果，至於形狀部分則在獨立項中無特別之主張。
（三）先前技術對系爭專利所產生的技術揭示效果，基本上係可能見於整個先前技術之文件中，換言之，在本案鑑定有效性的過程中，不但需針對該等以專利權之型態存在之先前技術所主張之申請專利範圍進行比對，同時也應該對該等先前技術專利說明書之說明內容與對應之圖式進行比對。故本件鑑定內容中，將針對「申請專利範圍」的部分進行「字義鑑定」（就先前技術與系爭專利之申請專利範圍判斷二者之字義是否構成相同，進而判斷是否構成揭露）及「等效鑑定」（如字義鑑定有完整揭露之事實，則就先前技術與系爭專利之申請專利範圍判斷二者間是否有實質差異而存在有進步性；反之，如字義鑑定之結果顯示系爭專利之內容並未被完整揭露，則需進一步尋找請求項之內容中是否有可與系爭專利請求項內容實質對應之部分），並針對「創作說明」與「圖式」之技術內容部分加以判斷（進行先前技術與系爭專利在申請專利範圍部分之比對後，若該部分比對無法判斷出先前技術是否有揭露系爭專利之技術內容時，進一步就申請專利範圍中所並未提到的內容〈即說明書之創作說明與圖式等部分〉進行實質之比對分析，而在此部分即可直接進行進步性之判斷）。
（四）日本專利第昭00-000000號：此先前技術所揭露之風扇，在入風形態上應為單面入風，其間之肋條「14」顯然在設置形態及位置上均與系爭專利所主張之內容無實質差異，故該先前技術中，肋條結構「14」應具有如同系爭專利所主張之導流效果，實質上與系爭專利「導流結構」構成相同，當可證明系爭專利所主張之「導流結構」為不具進步性。
（五）美國專利第0000000號：此先前技術肋條「８」在結構形態上對應有中空結構，使肋條間存在有空間可供風流通過，該肋條結構雖與系爭專利之圖式略有不同，但其位於風流流場中，而有系爭專利所主張之導流效果，故該先前技術中，肋條結構「８」應具有如同系爭專利所主張之導流效果，實質上與系爭專利「導流結構」構成相同，當可證明系爭專利所主張之「導流結構」為不具進步性。
（六）美國專利第00000000號：此先前技術所揭露之結構，其中具有8 個「肋條(32)」之設置，顯然位於其間之肋條(32)間同樣有供風流通過之空隙，且該位置可發揮導流之效果，顯然在設置形態以及設置位置上均與系爭專利所主張之內容無實質差異，故該先前技術中，肋條結構「32」應具有如同系爭專利所主張之導流效果，實質上與系爭專利「導流結構」構成相同，當可證明系爭專利所主張之「導流結構」為不具進步性。
（七）鑑定結論：
１．本案鑑定首先係針對先前技術揭露之獨立項內容對應系爭專利申請專利範圍之獨立項內容進行鑑定；在此鑑定程序中，首先進行字義鑑定分析，得到字義不相同結論，再進一步施以等效鑑定分析，仍得到實質不相同之鑑定結論，故而得到先前技術主張內容以及發明方向並未揭露系爭專利主張內容之結果。
２．再進一步針對每個先前技術中「無法與系爭專利形成名稱對應的結構」，依其形態與位置選擇可能與系爭專利較為接近者進行實質上是否相同之進步性比對，得到系爭專利因其中三件先前技術內容之揭示而可認為不具進步性。
３．系爭專利之申請專利範圍獨立項之內容，與被告舉發過程內所提供之先前技術比對後，得到系爭專利不具進步性之結果，而喪失有效性。
（八）本件鑑定結果認系爭專利應不具有效性，故無須再進行所囑託之侵權與損害賠償之鑑定。
七、原告固主張：鑑定報告所稱「當獨立項內容所載之技術特徵已然為習知技術揭露或不具進步性時，系爭專利自然不再具有可專利性之條件」，明顯違反專利審查基準2.3.1 關於「進步性之逐項審查原則」之規定。又鑑定報告對於日本專利第昭00-0000000號、美國專利第0000000 號及0000000 號之分析內容，均僅針對發明說明或申請專利範圍中所記載之技術特徵部分或某一技術特徵進行比對，且並未對系爭專利所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效作為一整體予以考量。僅以前三案有揭露「導流結構」，即認定系爭專利不具進步性，惟「導流結構」僅為系爭專利獨立項的四元件之一，故非所有構件均被前三案所揭露，鑑定報告違反專利審查基準3.3 及3.6 關於「進步性審查原則」規定。另鑑定報告進行所謂全要件原則的要求下，依文義讀取原則進行字義分析，再依均等論原則與逆均等論原則進行等效鑑定，該流程係「專利侵害鑑定」判斷程序所採用之流程，係用來比對待鑑定物或方法是否落入專利範圍時所採用之鑑定流程，並非判斷「專利權有效性」之流程，故違反專利審查基準3.4.1 「進步性之判斷步驟」，準此，鑑定報告之鑑定結果不足採取云云。
八、然查：
（一）所申請之專利是否具進步性，於專責機關審查時，自應依所申請之事項逐一審查，此乃事理之常，反之，若有一項被認定不具進步性，顯然即不符合專利性之要件，而可認定該項申請不具進步性，應屬符合邏輯之認定；且獨立項應載明申請專利之標的、構成及其實施之必要技術內容、特點，亦為專利法施行細則第16條第2 項所明定，故本件鑑定所採如獨立項不具進步性時，無須再就附屬項逐一予以判斷之原則，應屬可採，原告此部分之主張要無可取。
（二）本件既須先認定系爭專利是否為先前技術所揭示，而有專利法第98條第2 項之情形，自應將系爭專利與被告提出之先前技術予以比對分析，系爭專利自屬待鑑定物，本件鑑定先進行「字義鑑定」與「等效鑑定」，於該二種鑑定方法均不符合時，再進行實質之比對分析，應無不合理之處，原告徒以「專利侵害鑑定」與「專利權有效性」文義不同，而主張本件鑑定之判斷程序不符規定云云，要無可取。
（三）系爭專利固如原告主張有四元件，但該四元件係為使整個導流結構達到導流效果，而前述三件先前技術具有之導流效果，實質上與系爭專利「導流結構」構成相同，已為本件鑑定詳述如前，原告以本件鑑定使用「導流結構」字詞，主張本件鑑定未就系爭專利之四元件予以鑑定，違反審查原則云云，顯有誤認，亦無足取。
（四）原告復未能舉證證明本件鑑定結果實質上有不足採取之處，本件鑑定結果認定系爭專利不具進步性，應可採取。
九、末查系爭專利既不具進步性，而不具有效性，即應予撤銷，而自始不存在，被告之系爭產品即無侵害原告之專利權可言，故原告主張被告生產銷售之系爭產品侵害系爭專利，請求被告損害賠償云云，自無依據，其假執行之聲請亦失所附麗，均應予駁回。兩造其餘攻擊防禦方法，經審酌後認均不影響本件判決結果，爰不逐一論述，附此敘明。
十、結論：原告之訴為無理由，依民事訴訟法第78條，判決如主文。
中 華 民 國 100 年 3 月 23 日
審判長法 官 高金枝
法 官 洪能超法 官 李嘉益以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中 華 民 國 100 年 3 月 23 日
書記官 林妙妙