臺灣高雄地方法院民事判決 九十二年智字第六號
原 告 大東山珊瑚寶石股份有限公司法定代理人 丙○○訴訟代理人 甲○○
呂郁斌律師複 代理人 陳清朗律師被 告 卡洛國際有限公司 設高雄市○○區○○○路○巷三法定代理人 丁○○被 告 東方美企業股份有限公司 住高雄市○○區○○○路一八○法定代理人 乙○○右 二 人訴訟代理人 何俊墩律師
李玲玲律師右當事人間請求專利權損害賠償事件，經本院於民國九十三年二月六日言詞辯論終結，判決如左：
主 文被告應連帶給付原告新台幣陸拾肆萬叁仟叁佰柒拾元，及自民國九十二年四月二十三日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。
原告其餘之訴駁回。
訴訟費用由被告連帶負擔三分之二，餘由原告負擔。
本判決第一項於原告以新台幣貳拾壹萬伍仟元供擔保後，得假執行；但被告以新台幣陸拾肆萬伍仟元為原告預供擔保後，得免為假執行。
原告其餘假執行之聲請駁回。
事 實
甲、原告方面：
一、聲明：⑴被告應連帶給付原告新台幣（下同）一百萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年息百分之五計算之利息。
⑵訴訟費用由被告連帶負擔。
⑶願供擔保以代釋明，請求宣告假執行。
二、陳述：⑴原告為珠寶商，所生產之「Wishpearl」希望珍珠項鍊組已在台灣、大陸地區
行銷多年，而民國八十八年間該項鍊墜子頭部分更取得我國「墜子頭改良結構新型專利」，專利公告號三五八三三三號，九十年四月二十二日原告於誠品商場板橋店佳麗寶化妝品專櫃發現與原告所製造完全相同之產品，該產品包裝盒上標示有「東方美企業股份有限公司（下稱東方美公司）敬贈」等字樣。爾後同年四月二十五日原告會同長安派出所員警於屈臣氏復興店佳麗寶化妝品專櫃再度查獲被告東方美公司陳列該產品，經查該產品係被告東方美公司向另一被告卡洛國際有限公司（下稱卡洛公司）所訂購，然原告並未曾授權被告二人製造、使用該產品，隨即於是日發函要求被告二人停止製造、販售該產品，詎同年四月三十日、五月十一日原告再度於太平洋百貨及新光三越站前店之佳麗寶專櫃發現被告販售之情事。
⑵被告卡洛公司所製造、販賣之珍珠項鍊經送財團法人中華工商研究所智慧科技
研究中心鑑定，認定已落入原告之專利範圍，被告卡洛公司未經原告同意，擅自製造、販賣原告享有專利權之產品，被告東方美未經原告同意，竟使用上開產品，自屬共同侵害原告之專利權。
⑶因被告購入仿冒品之數量達二萬盒，總價為二百六十萬七千五百二十元，以每
盒利潤五十元計，所得利益有一百萬元，爰依專利法第八十九條第一項第二款以侵害人所得利益，請求一百萬元之賠償。
三、證據：提出產品照片、律師函、鑑定報告、公司執照、專利證書、出庫單、銷貨、單統一發票、廣告為證。並聲請送第三單位鑑定。
乙、被告卡洛公司方面：
一、聲明：求為判決駁回原告之訴，如受不利之判決，請准予供擔保免為假執行。
二、陳述：⑴被告卡洛公司係以經營自中國進口洋傘、服飾出售為業，九十年一月三十日被
告卡洛公司向大陸江蘇省「華晨化工輕工材料有限責任公司」（下稱華晨公司）訂購二萬盒「珍珠禮盒」總價人民幣四十六萬元（約一百九十三萬二千元）。
⑵被告卡洛公司就該珍珠禮盒本屬外行，係因前開華晨公司保證該公司在中國地
區有權製造販售系爭珍珠禮盒，因此才輸入並販售予被告東方美公司，發生此事件後，被告卡洛公司為求證事實，乃分別於中國北京購得相同之禮盒，足見該禮盒在中國極易購得。又為釐清進口之珍珠禮盒有無與原告之專利權範圍相同，被告卡洛公司復委託財團法人金屬工業研究發展中心、國立中山大學鑑定，認為該進口珍珠項鍊墜子頭與原告之專利範圍不同，是被告卡洛公司所輸入並出售給被告東方美公司之珍珠項鍊禮盒並未侵害原告專利權。
三、證據：提出訂貨合約書、名片、進口報單、匯票及匯出匯款單、發票、鑑定報告、不起訴處分書為證。
丙、被告東方美公司方面：
一、聲明：求為判決駁回原告之訴，如受不利之判決，請准予供擔保免為假執行。
二、陳述：⑴被告東方美公司係以經營佳麗寶化妝品為業，九十年四月一日被告東方美公司
向被告卡洛公司訂購二萬盒珍珠禮盒，總價二百七十四萬元，作為當年度五月份母親節促銷贈品之用。
⑵九十年四月二十五日發生原告會同員警予屈臣氏復興店指摘系爭禮盒涉嫌侵害
專利權一事，被告東方美公司立即向被告卡洛公司查詢，經被告卡洛公司答覆並無侵害他人專利之事，並提出進口報單、切結書為憑，九十年五月十日被告東方美公司函覆原告表示：已請卡洛公司查明有無侵害專利權之事，於查證明確後將停止贈送活動。九十年五月十三日即將未贈送部分之禮盒全數收回、停止贈送，同年七月十六日被告間經結帳，總計支付被告卡洛公司二百七十三萬九千九百九十六元（含稅）。
⑶是被告東方美公司確實不知被告卡洛公司所出售之禮盒有涉及侵害原告專利權之事，因此並無共同侵權之事。
三、證據：提出合約書、佳麗寶化妝品廣告ＤＭ、進口報單、切結書、公司函、轉帳傳票、銷貨退回折讓證明單、鑑定報告為證。
理 由
一、原告主張：原告於八十八年間就所生產之「Wishpearl」希望珍珠項鍊組墜子頭部分取得我國「墜子頭改良結構新型專利」，而於九十年四月間原告先後於誠品商場板橋店佳麗寶化妝品專櫃、屈臣氏復興店佳麗寶化妝品專櫃發現與原告所製造完全相同之產品，該產品包裝盒上標示有「東方美企業股份有限公司（下稱東方美公司）敬贈」等字樣，經查該產品係被告東方美公司向另一被告卡洛國際有限公司（下稱卡洛公司）所訂購，然原告並未曾授權被告二人製造、使用該產品，隨即於是日發函要求被告二人停止製造、販售該產品，詎同年四月三十日、五月十一日原告再度於太平洋百貨及新光三越站前店之佳麗寶專櫃發現被告販售之情事，因被告卡洛公司所販賣之珍珠項鍊經鑑定，認定已落入原告之專利範圍，爰依專利法第八十九條第一項第二款以侵害人所得利益，請求一百萬元之賠償等語。被告卡洛公司辯稱：被告卡洛公司於九十年一月三十日之所以向大陸江蘇省華晨公司訂購二萬盒「珍珠禮盒」，係因華晨公司保證該公司在中國地區有權製造販售系爭珍珠禮盒，因此才輸入並販售予被告東方美公司，發生此事件後，被告卡洛公司為求證事實，乃分別於中國北京購得相同之禮盒，又為釐清進口之珍珠禮盒有無與原告之專利權範圍相同，被告卡洛公司復委託財團法人金屬工業研究發展中心、國立中山大學鑑定，認為該進口珍珠項鍊墜子頭與原告之專利範圍不同，是被告卡洛公司所輸入並出售給被告東方美公司之珍珠項鍊禮盒並未侵害原告專利權等語抗辯。被告東方美公司則以：被告東方美公司係以經營佳麗寶化妝品為業，九十年四月一日向被告卡洛公司訂購二萬盒珍珠禮盒，係作為當年度五月份母親節促銷贈品之用。九十年四月二十五日發生遭指摘系爭禮盒涉嫌侵害專利權一事，被告東方美公司立即向被告卡洛公司查詢，經被告卡洛公司答覆並無侵害他人專利之事，九十年五月十日被告東方美公司函覆原告表示：已請卡洛公司查明有無侵害專利權之事，於查證明確後將停止贈送活動。九十年五月十三日即將未贈送部分之禮盒全數收回、停止贈送，同年七月十六日被告間經結帳，總計支付被告卡洛公司二百七十三萬九千九百九十六元（含稅），是被告東方美公司確實不知被告卡洛公司所出售之禮盒有涉及侵害原告專利權之事，因此並無共同侵權之事等語資為抗辯。
二、原告主張系爭「Wishpearl」希望珍珠項鍊組墜子頭部分已取得我國「墜子頭改良結構新型專利」，後於九十年四月二十二日至五月十一日止，原告於誠品商場板橋店佳麗寶化妝品專櫃等處發現被告使用相類似之產品，並於四月二十五日發函要求被告二人停止製造、販售該產品等事實，為被告所不否認，並提出律師函、回證、產品照片、公司執照、專利證書、廣告為證。是此部份之事實堪信為真，此外，則為被告分別以前揭情詞置辯，是本件應審究者為：⑴被告所進口、使用之產品有無侵犯原告之專利權？⑵被告之行為是否應負損害賠償之責？茲述之如下：
⑴原告主張被告所使用之產品侵犯原告之專利權，已據其提出鑑定報告一份為證
，惟被告則否認該鑑定報告之真實性，並提出鑑定二份為證，而依兩造所分別提出之鑑定報告雖分別就系爭專利權範圍之所有構成要件與待鑑定物之所有構成要件是否符合全要件原則為鑑定，若不符合，即續作均等論分析，並考量禁反言原則，若符合，再就消極均等論分析等為詳盡之說明，而分別為有利於己之證明，惟兩造所提之鑑定報告，其相關之鑑定標的物、依據、程序、內容等，本院均未知悉，故無法遽予採信任一造所提出之鑑定報告，嗣本院經原告聲請，依司法院與行政院協調指定之專利侵害鑑定專業機構中，職權選定具工業設計鑑定專長之國立雲林科技大學，檢送兩造所不爭執之原告生產系爭具專利權之珍珠項鍊組、暨被告所使用自大陸進口之珍珠項鍊組（待鑑定物）各一份，依經濟部智慧財產局制訂之「專利侵害鑑定基準」，就被告所使用之珍珠項鍊墜子頭部分，是否有侵害原告所申請專利證書第一四六九０六號新型專利之範圍為鑑定，其步驟為：分析待鑑定物的實質基本要件、鑑定其與系爭專利權者所申請之專利範圍是否符合全要件原則，若不符合，須再續作均等論分析，及考量禁反言原則，若符合，則待鑑定物即有字義侵害，須再進行消極均等論分析。後經鑑定結果認：「本專利構成要件之墜子頭改良結構包括有第一飾部及第二飾部，其特徵在：構成要件一：第一飾部之頂端向上延設有二相同形狀且相互對稱之環部，於兩環部間形成一具有斜度之插置空間。構成要件二：第二飾部之頂端向上延設有一環部，該環部之底緣形成有對應於前述斜度之凹部。構成要件三：前述兩飾部之底端係結合於一轉軸上，相互組合成一置放空間以置放珍珠或玉石等飾物，藉由第二飾部之環部插置於第一飾部兩環部所形成之插置空間內形成一體，並可以轉軸做扳開、合併之旋轉動作，而對飾物做組裝、更換之動作。而待鑑定物第一飾部之頂端向上延設有二相同形狀且相互對稱之環部，於兩環部於頂部固結，形成能容置第二飾部頂端環部之容置空間，第二飾部之頂端向上延設有一環部，該環部對應於第一環部兩環部頂端之故結部位，前述兩飾部之底端係結合於一轉軸上，相互組合成一置放空間以置放珍珠或玉石等飾物，藉由第二飾部之環部插置於第一飾部兩環部及頂部固結部所形成之容置空間內，以形成一體，並可以轉軸做扳開、合併之旋轉動作，而對飾物做組裝、更換之動作。是就墜子頭固定飾物結構部分第一飾部（詳鑑定報告附件二圖三６１、６１１、６１２）、第二飾部（詳鑑定報告附件二圖三６
２、６２１、６２２）之三構成要件均不相同。因此依全要件原則可知，待鑑定物有三要件並未落入本專利所申請專利範圍內之全要件原則，因此須再就此三要件依均等論續作分析，認：構成要件一部份，待鑑定物以『固結部向下頂擠第二飾部頂端環部之結構設計』取代『具有斜度之插置空間緊挾第二飾部頂端環部之結構設計』為等效的置換設計，其置換乃為相同行業者所易思及之等效替換手段，且此一置換對第一飾部與第二飾部之結合並無功能上的增進，因此兩者實質為均等。構成要件二：兩者不論是『環部底緣無凹部』或『環部底緣具凹部』的設計，其功能均係配合第一飾部頂端二對稱環部之結構，提供被挾持與固定定位之功能，此一功能由『環部底緣無凹部』或『環部底緣具凹部』的等效置換設計，其置換乃為相同行業者所易思及之等效替代手段，且此一置換並無功能上的增進，因此兩者實質均等。構成要件三：兩者不論是『由第一飾部頂端固結部的頂固結合設計』或是『由第一飾部頂端兩環部間形成之具有斜度之插置空間的挾緊固定設計』，其功能均係在提供第一飾部與第二飾部的結合，此一由『第一飾部頂端固結部之頂固結合』取代『第一飾部頂端兩環部間形成具斜度插置空間之挾緊固定』的等效置換設計，其置換乃為相同行業者所易思及之等效替代手段，且此一置換對第一飾部與第二飾部之結合並無功能上的增進，因此認定兩者實質均等。從而，待鑑定物所運用之技術與本專利所申請範圍所揭露之技術，兩者實質相同，也因兩者應用相同的技術手段，來獲致相同的功能，且達到相同的效果，故待鑑定物符合本專利所申請專利範圍之均等原則，而認兩者為實質相同。」此有該校九十二年十二月二日雲科大技字第０九二０００八三００號函所附鑑定報告在卷可憑，是依鑑定報告所示，被告所進口、使用之珍珠項鍊組，其墜子頭之設計要件雖與原告所申請之專利權範圍不相同，惟其所運用之技術與所欲達到之功能、效果，與原告所申請專利之範圍相同，是於實質上相同，故被告所使用之系爭項鍊組有侵害原告所申請之專利權可明。
⑵按「新型專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、
為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該新型專利物品之權。」「第七十九條至第八十六條，於新型專利準用之。」「依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：二依侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。依前二項規定，侵害行為如屬故意，法院得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過損害額之三倍。」專利法第一百零六條第一項、第一百零八條、第八十五條第一項第二款、第三項分別定有明文。查本件被告所進口、使用之珍珠項鍊組既侵害原告之新型專利，而原告於發現後之九十年四月二十七日、五月九日已先後二次通知被告二人停止使用，有原告所提出之律師函、回證在卷可參，惟被告並未停止使用，並繼續贈送，其間被告雖分別向中國購得該產品及函告原告查明後停止贈送活動，惟可得向中國購得該產品，並不表示該產品於台灣地區係經過授權生產之物，而函告原告之行為，亦非屬有正當理由可為繼續使用之情，是被告二人顯違反專利法第一百零六條、第一百零八條準用第八十四條、第八十五條之規定，而應負損害賠償之責，再者，被告卡洛公司進口系爭產品之價格為人民幣二十三元，折合新台幣約九十六點六元，而以一百三十七元販售予被告東方美公司，再由東方美公司以為購物滿五千五百元之贈送品，以促銷所販賣之化妝品，有合約書、佳麗寶化妝品廣告ＤＭ、進口報單、轉帳傳票、銷貨退回折讓證明單為證。又該珍珠項鍊組，係由被告卡洛公司提供式樣經被告東方美公司挑選後，由被告卡洛公司向中國訂購而進口、使用，此業據被告陳明在卷，是被告二人就此一侵權行為自有共同原因，從而，被告二人就此即應負連帶賠償責任，茲以被告卡洛公司係以九十六點六元之成本進口，而以一百三十七元販售予被告東方美公司，每盒利益達四十點四元，而被告東方美公司共贈送出一萬五千九百二十五盒（退貨四千零七十五盒），是被告卡洛公司所得利益為六十四萬三千三百七十元，揆諸上開法條規定，原告請求依被告因侵害行為所得之利益計算其損害額即為六十四萬三千三百七十元。
三、綜上所述，被告二人共同侵害原告之專利權既經認定，而被告因此一侵害專利權行為受有六十四萬三千三百七十元之利益，故原告依專利法之規定，請求被告連帶賠償所受損害即六十四萬三千三百七十元，及自起訴狀繕本送達翌日即九十二年四月二十三日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息，即有理由，應予准許，至逾此部份之請求即無理由，應予駁回。
四、兩造均陳明願供擔保，聲請宣告假執行，或免為假執行之宣告，經核原告勝訴部分，合於法律之規定，爰分別酌定相當之擔保金額宣告之，至原告敗訴部分，其假執行之聲請，即失所依附，應併予駁回。
五、結論：本件原告之訴，為一部有理由，一部無理由，並依民事訴訟法第七十九條、第八十五條第二項、第三百九十條第二項、第三百九十二條第二項，判決如主文。
中 華 民 國 九十三 年 二 月 二十 日
臺灣高雄地法院民事第二庭~B法 官 楊國祥右為正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後廿日內向本院提出上訴狀。
中 華 民 國 九十三 年 二 月 二十 日~B法院書記官 凃光聰