臺灣高雄地方法院民事判決 九十三年訴字第一二二號
原 告 光捷精密電子有限公司法定代理人 乙○○訴訟代理人 范仲良律師被 告 力兆國際股份有限公司法定代理人 丙○○被 告 丁○○訴訟代理人 康進益律師右當事人間請求損害賠償事件，經本院於民國九十三年六月十八日言詞辯論終結，判決如左：
主 文原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、原告主張：伊於民國九十年十月十二日委由被告力兆國際股份有限公司（下稱力兆公司）為其設計「巧瓦液商標圖形」（下稱系爭商標圖形），嗣力兆公司與負責設計之丁○○於九十一年一月十四日與伊簽訂和解書，保證其設計之商標圖形絕無抄襲或仿造他人之情形，倘有則願負一切法律責任，伊遂支付新台幣（下同）四十五萬元予被告，被告亦同意將其設計之系爭商標圖形著作專用權移轉伊所有。詎該商標圖形嗣被經濟部智慧財產局評定為「近似商標」，顯係可歸責於被告之事由而給付不能，致伊以該商標圖形所製作之名片、招牌、廣告、裝潢及瓦斯桶等產品均無法使用，受有一百四十九萬九千一百七十七元之損害，爰依民法第二百五十六條之規定解除和解契約，請求被告連帶返還上開和解金，並依承攬債務不履行之規定，請求力兆公司賠償伊因該商標圖形無法使用所受之損失。而聲明求為命：㈠被告應連帶給付原告四十五萬元，及自支付命令繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。㈡被告力兆公司應給付原告一百四十九萬九千一百七十七元，及自支付命令繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。㈢願供擔保請准宣告假執行。
二、被告則辯稱：系爭商標圖形係訴外人甲○○委請力兆公司設計供原告使用，力兆公司再命其美工人員丁○○為甲○○設計，嗣力兆公司於九十年十月十六日將設計完成之原稿送交甲○○審核並進行議價時，因甲○○認力兆公司提出之五萬元報酬費用過高而未成交，詎甲○○未經力兆公司同意即使用系爭商標圖形，力兆公司遂對其提出刑事告訴，嗣雙方於九十一年一月十四日以四十五萬元達成和解，並簽訂和解書，力兆公司同意將該商標圖形著作專用權移轉為甲○○所有，原告既非承攬之定作人及和解契約之當事人，則其以被告違約而提起本件訴訟，自有未當，況原告未經力兆公司同意及智慧財產局准予註冊前，即貿然違法使用系爭商標圖形，因此所受之損害自不得要求力兆公司賠償，且力兆公司亦無抄襲仿冒他人著作之情事等語，資為抗辯。並均聲明：請求駁回原告之訴及假執行之聲請。
三、本件原告係以被告有給付不能之情事，依民法二百五十六條規定解除和解契約，請求被告連帶返還和解金，並依承攬債務不履行之規定，請求力兆公司賠償其因該商標圖形無法使用所致之損害；被告則抗辯原告並非該承攬及和解契約之當事人，且其就原告所受損害亦無可歸責之事由存在，故本件之爭點應在於：原告請求被告連帶返還系爭四十五萬元和解金，並依債務不履行規定請求力兆公司賠償因系爭商標圖形無法使用所受之損害一百四十九萬九千一百七十七元有無理由？茲將本院判斷內容說明如下。
㈠、經查，訴外人甲○○原為大統百貨公司人事經理，與力兆公司法定代理人丙○○之配偶為同事，得悉力兆公司所經營搶鍋王、五十元比薩加盟店自行設計之商標圖形甚為優異，嗣甲○○至原告擔任副總經理，乃於九十年十月十二日委託力兆公司為原告設計商標圖形，力兆公司遂命其美工丁○○設計，同年十月十六日製作完成系爭商標圖形將原稿送交甲○○審核並進行議價，然因甲○○認力兆公司提出之報酬過高而協商破裂，詎甲○○未經力兆公司同意，即貿然將該商標圖形使用在原告之廣告商品及名片，經力兆公司發現對其提出違反著作權法之刑事告訴後，雙方於九十一年一月十四日達成和解，甲○○願賠償力兆公司四十五萬元，力兆公司則同意將系爭商標圖形著作專用權移轉予甲○○所有之事實，業據證人甲○○證述綦詳（見九十三年六月一日筆錄），並有記載：「立和解書人甲○○（甲方）、力兆國際股份有限公司負責人丙○○（乙方），茲因雙方就著作權爭執等情事，同意和解內容如左：㈠、甲方於九十年十月十二日委託乙方為其光捷精密電子有限公司設計該公司之商標圖形，經乙方製作完成，原稿並送交甲方審核完畢，俟因甲方尚未經乙方同意即擅自使用該商標圖形致雙方產生誤解。
㈡甲方願支付乙方新台幣四十五萬元補償乙方損害，乙方並將如附圖著專用權移轉為甲方所有。‧‧㈣為表和解誠意，‧‧乙方不再追究甲方違反著作權法之刑事責任。」等內容之和解書、及照片、系爭商標圖形、甲○○之名片及刑事告訴狀在卷可稽，則此部分事實，可信為真實。
㈡、依上開所述，可知系爭商標圖形係甲○○於擔任原告副總經理期間，為替原告取得可供使用之商標圖形，以個人名義委請力兆公司設計，力兆公司再令其美工丁○○負責設計，且雙方於委託設計之初對於報酬金額並未約定，是該承攬契約之當事人應係甲○○及力兆公司。又力兆公司將系爭商標圖形設計完成將原稿交付甲○○審核，詎甲○○在雙方尚未談委報酬前，即於九十年十一月間擅自將該商標圖形使用於原告之廣告產品及名片，經力兆公司對其提出違反著作權法之刑事告訴，雙方遂於九十一年一月十四日達成和解，甲○○同意賠償力兆公司四十五萬元，以取得力兆公司同意其使用該商標圖形，並經雙方在該和解書簽名確認，由此亦可證明該和解契約之當事人亦係甲○○及力兆公司。故原告主張其為承攬契約之定作人及和解契約之當事人等語，顯與事實不符。
㈢、雖原告主強縱令其非該和解契約之當事人，然依和解內容，被告既需移轉系爭圖形著作權予其使用，並保證並無抄襲或仿造他人設計，其自係該利益第三人契約之受益人，對於被告有直接請求權等語。惟按「以契約訂定向第三人為給付者，要約人得請求債務人向第三人為給付，其第三人對於債務人，亦有直接請求給付之權。」民法第二百六十九條第一項前段固定有明文，惟此利他契約，其受益之第三人如逕依上開直接請求給付之權請求債務人為給付時，應先證明其係第三人利益契約之被指定人始可。經查，依上開和解書之內容觀之，係因甲○○尚未經力兆公司同意即擅自使用系爭商標圖形，經力兆公司對其提出刑事告訴，雙方以四十五萬元達成和解，甲○○應賠償力兆公司四十五萬元，力兆公司則同意將系爭商標圖形之著作專用權移轉為甲○○所有等語，足認該和解書契約，係在解決甲○○涉及侵權之賠償事宜，並非屬於指示原告有對被告直接請求之權利而經被告允諾之契約，其性質應屬我國民法上之和解契約關係，非甲○○將其對被告因一定法律關係所生之債權約由原告享有之結果，此與第三人利益契約之應由第三人享有債權人對債務人因契約所生之債權之情形不同。系爭和解書既未約定甲○○得請求被告向原告給付，雖原告因該和解契約事實上受有一定利益，然其既非契約當事人，又非屬利他契約之第三人，即與利益第三人契約須以「約定使當事人以外之第三人取得債權」之要件不符，原告即不得依該和解書之約定請求被告為給付。
㈣、又力兆公司於簽訂和解書時雖應甲○○之要求加註「本公司保證為光捷精密電子有限公司所設計之巧瓦液圖形，絕無抄襲或仿造他人之設計，若有上述之情事，本公司願負法律相關之責任，既與光捷精密電子公司無關。」及丁○○亦以著作權人身份加註「本人丁○○設計之巧瓦液圖形，同意授權光捷精密電子有限公司使用，並同意移轉巧瓦液之設計圖形著作權。」等語。然查，依上開力兆公司加註之內容，可知力兆公司係為確認系爭商標圖形並無抄襲或仿冒他人之著作，倘有，則願就原告因第三人之侵權訴訟所受損害負相關賠償責任，並非保證系爭商標圖形絕未與他人現有註冊之商標相似，況原告亦自認智慧財產局評定已申請註冊與系爭商標圖形相似之惠展公司，亦迄未對原告提出刑事告訴或民事賠償，是原告以其為利他契約之受益人，並以系爭圖形經評定為近似商標為由，主張解除上開和解契約並請求返還和解款項，尚屬無據。至於丁○○之加註內容，充其量僅係表示同意原告使用系爭商標圖形而已，與第三人利益契約無涉，且丁○○既非承攬契約之當事人，又未在和解書之當事人簽名蓋章，自難以此即認丁○○為該和解契約之當事人。參以，原告以系爭商標圖形所製作之相關商品皆無法使用，遭到嚴重損失，對力兆公司法定代理丙○○及丁○○提出刑事詐欺、背信告訴，經檢察官調查結果，認罪嫌不足予以不起訴處分確定等情，亦有台灣高雄地方法院檢察署九十二年度偵字第二四二七四號及台灣高等法院高雄分院九十三年度上聲議字第三一六號處分書可證，從而，原告以被告有給付不能之情事而解除和解契約，請求被告連帶返還四十五萬元和解金，為無理由。
㈤、另原告主張系爭商標圖形，經智慧財產局審核判定與惠展公司申請註冊之商標圖形相似，於九十二年四月二十一日予以駁回確定，並提出審定書為證。惟按民法第四百九十五條規定，因可歸責於承攬人之事由，致工作發生瑕疵者，定作人除依同第四百九十三及四百九十四條之規定請求修補或解除契約，或請求減少報酬外，並得請求損害賠償，是定作人以工作發生瑕疵而請求損害賠償，需以該瑕疵有可歸責於承攬人之事由存在為要件。然查，原告並非系爭承攬契約之定作人之事實，已詳如前述。且依原告九十三年四月九日民事準備㈡狀附表所載之內容，可知其主張因系爭商標圖形無法使用所支付之費用，期間係自九十年十一月九日起至同年十二月二十一日止，即在雙方就承攬報酬尚未談妥及智慧財產局未就該商標准予註冊前，甲○○即貿然違法使用在原告之廣告商品及名片，嗣因力兆公司提出刑事告訴，甲○○才在九十一年一月十四日簽訂和解書，同意賠償力兆公司四十五萬元，有會計明細表及原料採購單可證，顯見該費用之支出，均係原告在甲○○未取得系爭商標圖形合法使用權以前，擅自違法使用所造成，就此而言，力兆公司並無可歸責事由存在。
㈥、再者，力兆公司設計之系爭商標圖形，智慧財產局雖判定與惠展公司已申請註冊之商標圖形，兩者均為中間為圓形狀，外為二對帶狀類似彩帶之物所環繞，外觀設計極相彷佛 異時異地隔離觀察，有使具有普通知識經驗之購買人，於購買時施以普通所用之注意，產生混同誤認之虞，而評定為近似商標。然衡諸國內外取得商標圖形者為數眾多，是著作者所設計之商標圖形自可能與他人已申請註冊之商標圖形相似，乃屬通常之事，尚難逕認有何抄襲仿冒之嫌。職是，原告在無其積極之證據下，僅以系爭商標圖形被評定與惠展公司註冊之商標圖形相似，即認定力兆公司有抄襲或仿造之情，尚屬束斷。況系爭商標圖形於九十一年十月三十一日經智慧財產局通知初步審查為近似商標，經原告於同年十一月二十二日函知力兆公司，被告即於同年十二月二日以存證信函通知原告應速向智慧財產局提出意見，並明確表示願再為其免費設計新圖樣；嗣於九十二年四月二十一日智慧財產局正式評定為近似商標後，被告即於同年五月二十六日向原告表示願再為其重新設計，然為原告所拒，是縱令原告為系爭承攬契約之定作人，則其於工作物存有瑕疵，在承攬人並無可歸責事由，且有能力並明確表示願修補時，竟不願予承攬人修補而請求損害賠償，依法亦屬無據，是原告上開主張，亦難為其有利之認定，併此敘明。
四、綜上所述，原告既非系爭商標圖形承攬契約之定作人及和解契約之當事人，且該和解契約又無利益第三人契約條款之約定之事實，堪予認定。從而，原告主張解除系爭和解契約，請求被告連帶返還四十五萬元和解金，並依承攬債務不履行之規定，請求力兆公司賠償其無法使用系爭商標圖形所受之損害一百四十九萬九千一百七十七元，及均自支付命令繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息，為無理由，應予駁回。
五、原告之訴既經駁回，則其假執行之聲請即失所依據，應併予駁回。
六、據上論結，本件原告之訴為無理由，依民事訴訟法第七十八條，判決如主文。中 華 民 國 九十三 年 七 月 六 日
臺灣高雄地方法院民事第一庭~B法 官 唐照明右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後廿日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後十日內補提上訴理由書（須附繕本）。
中 華 民 國 九十三 年 七 月 六 日~B法院書記官 李承悌