臺灣高雄地方法院民事判決 94年度智字第10號原 告 少年中國晨報有限公司法定代理人 甲○○訴訟代理人 薛西全律師複 代理人 劉研孝律師被 告 中國報系出版事業股份有限公司法定代理人 乙○○訴訟代理人 王叡齡律師
陳建誌律師複 代理人 黃見志律師上當事人間請求商標權損害賠償事件，經本院於民國96年5 月16日言詞辯論終結，判決如下：
主 文原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限，民事訴訟法第255條第1 項第3 款定有明文。本件原告起訴時，原依民國92年
5 月1 日商標（服務標章）授權使用合約書（下稱系爭授權合約書），請求被告給付新臺幣（下同）210 萬元之權利金，以及自起訴狀繕本送達之翌日即94年5 月10日起按年息5%計算之利息（見本院卷㈠第3 頁、第136 頁、第249 頁、本院卷㈡第22頁）。嗣於96年4 月27日具狀變更請求被告給付20,300,000元，以及自民事追加起訴狀送達之翌日即96年5月3 日起至清償日止，按年息5%計算之利息（見本院卷㈡第73至74頁、第129 頁），因屬擴張應受判決事項之聲明，依上開之規定，自應准許之。
二、原告起訴主張：訴外人中晨報業股份有限公司（下稱中晨報業公司）於92年5 月1 日，與被告簽訂系爭授權合約書，授權被告使用中晨報業公司所有註冊第84560 號橫式「中國晨報」商標（下稱系爭商標），系爭授權合約書雖未明白載明被告應給付之權利金，惟被告於92年9 月24日完成系爭商標之授權登記，隨即1 次開立面額均70萬元，發票日分別為92年10月25日、同年11月25日、同年12月25日、93年1 月25日、同年2 月25日、同年3 月25日之支票6 紙與中晨報業公司，顯見中晨報業公司與被告已默示以每月給付70萬元，作為中晨報業公司授權被告使用系爭商標之對價。又中晨報業公司業於92年9 月26日，將系爭商標移轉讓與原告，並已將債權讓與之事實，通知被告，惟被告自93年4 月1 日起，即未再支付任何權利金與原告或中晨報業公司，爰依系爭授權合約書之契約關係，請求被告支付93年4 月1 日起至95年8 月31日止，共計29個月權利金即20,300,000元等語。求為判決：㈠被告應給付原告20,300,000元，及自民事追加起訴狀送達之翌日即96年5 月3 日起至清償日止，按年息5%計算之利息。㈡願供擔保，請准宣告假執行。
三、被告則以：系爭授權合約書，並未約定權利金，被告每月支付70萬元權利金與中晨報業公司，是基於中晨報業公司與訴外人中國晨報社股份有限公司（下稱中國晨報社）於83年10月12日簽立之協議書（系爭協議書），蓋被告已於84年3 月
1 日與中國晨報社簽訂協議書，約定承受中國晨報社與中晨報業公司簽訂之系爭協議書內容，故被告給付70萬元與中晨報業公司，乃發行中國晨報、少年中國晨報及其它加減字報紙之權利金，而與系爭授權合約書無關。且被告承受系爭協議書前，係由訴外人中國成報社股份有限公司（下稱中國成報社）簽發支票支付系爭協議書所約定之權利金，亦足以證明在系爭授權合約書簽訂前，每月給付70萬元權利金之事實，即已存在。另被告原不願意簽署系爭授權合約書，係因原告一直寄發律師函催促，被告始於92年9 月間至經濟部智慧財產局（下稱智財局）用印，目的僅在於使商標權之授與，發生登記對抗之效力，係配合行政程序，與兩造間之私權事項無涉。又被告曾接獲智財局92年10月7 日函，得知中晨報業公司申請終止授權登記，惟事後因中晨報業公司資料不全，而遭駁回，但系爭授權合約書，仍因中晨報業公司為終止之意思表示而不存在，原告自無從依系爭授權合約書請求給付權利金。再原告及其前手即中晨報業公司曾於92年9 月29日、同月30日發函被告所屬經銷商，表示被告未經授權使用商標，另於92年10月間提出侵害商標權之告訴，並於同年11月6 日搜索被告所屬印刷廠，又於92年11月6 日寄發存證信函，要求被告不得發行、出售及印製「少年中國晨報」，更於92年12月7 日聲請假處分獲准，禁止被告使用少年中國晨報，綜上，原告已違反爭協議書，被告依系爭協議書第12條規定，應已取得「中國晨報」之發行權，而無支付權利金之必要，縱認無法依系爭協議書取得「中國晨報」之發行權，惟原告既然以前述方式，禁止被告發行報紙，被告自得主張同時履行抗辯等語置辯，並求為判決如主文所示。
四、兩造不爭執事項：訴外人中國晨報社、李雯霞、劉恆修與良亞貿易企業公司（下稱良亞公司）、賴榮振於82年間簽訂協議書（下稱第1 份協議書），約定中國晨報社、李雯霞、劉恆修將中國晨報之發行權讓渡與良亞公司及賴榮振，良亞公司及賴榮振則於取得前開報紙發行權後，應即將發行權交與中國晨報社、李雯霞、劉恆修使用，期限50年。嗣於83年10月12日，中國晨報社、劉恆修與中晨報業公司簽訂系爭協議書，廢棄第1 份協議書，約定中晨報業公司禮聘中國晨報社、劉恆修為中國晨報發行人權為期50年不得變更，同時將中國晨報經營權交與中國晨報社經營50年，中國晨報社、劉恆修應付中晨報業公司中國晨報之發行及經營權利金每月70萬元。中國晨報社曾自77年6 月21日起至83年8 月25日止，公開發行中國晨報，且自83年10月間起，由中國成報社以開立支票之方式，按月給付權利金70萬元，並由中晨報業公司開立統一發票與中國晨報社。而中國晨報社與被告於84年3 月1 日簽立協議書，約定被告承受中國晨報社與中晨報業公司簽訂之系爭協議書內容，並自84年3 月間起，改由被告支付權利金與中晨報業公司迄至93年3 月31日止。另系爭授權合約書，約定中晨報業公司自92年5 月1 日起至95年8 月31日止，將系爭商標授權被告使用於第38類之「發行報業」商品（服務），而系爭授權合約書係於92年9 月間，始經被告用印，系爭商標授權被告使用之登記案件，曾經中晨報業公司於92年10月1 日向智財局申請終止授權登記，惟因資料補正不全，而遭駁回，中晨報業公司則於92年10月17日，以貢寮澳底郵局第47號存證信函，將「中國晨報」商標權讓與原告一事，通知被告，被告並於92年10月20日收受該存證信函等節，為兩造所不爭執（見本院卷㈡第62至66頁），並有支票12張、統一發票4紙，以及第1 份協議書、82年9 月17日讓渡書、系爭協議書、被告與中國晨報社於84年3 月1 日協議書、90年6 月26日暨90年10月1 日律師函、系爭授權合約書、系爭商標之註冊證、智財局92年10月7 日、同年12月2 日、95年3 月10日、96年3 月9 日函、臺北光復郵局第669 號存證信函、貢療澳底郵局第47號存證信函及回執、中國晨報之註冊檢索資料（註冊號數：84560 號）等各1 份附卷可稽（見本院卷㈡第54至57頁、第43頁、本院卷㈠第13至17頁、第18至21頁、第24頁、第25至27頁、第28頁、第29頁、第39至40頁、第43至45頁、第144 至145 頁、第170 之1 至172 頁、第173 至174頁、第192 至193 頁、第272 頁、本院卷㈡第16頁），堪認為真實。
五、本件兩造之爭點在於：㈠被告是否有依系爭授權合約書，每月支付70萬元權利金與中晨報業公司之義務？㈡若被告依系爭授權合約書，負有按月支付70萬元權利金與中晨報業公司之義務，則系爭授權合約書之權利義務是否由原告繼受？㈢若被告依系爭授權合約書，負有按月支付70萬元權利金與原告之義務，則被告可否以原告就發行報紙為假處分、提出刑事告訴為由，行使同時履行抗辯？茲分述本院得心證之理由如下：
㈠被告是否有依系爭授權合約書，每月支付70萬元權利金與中
晨報業公司之義務？⒈按法律行為係指以意思表示為要素，因意思表示而發生一定
私法上效果之法律事實。而法律行為依其效力之不同，尚可區分為負擔行為（債權行為）及處分行為（物權行為或準物權行為），所謂負擔行為，係指以發生債權債務為其內容之法律行為，換言之，行為人因債權行為，而負有一定之給付義務，而所謂處分行為，則係指直接發生某權利發生、變更或消滅之法律行為，例如抵押權之設定行為，創造抵押權，以擔保債權之實現，所有權之移轉行為，使物權之主體發生變更之效力，以及拋棄動產所有權之行為，發生所有權消滅之效果等屬之。
⒉次按，「商標權人得就其註冊商標指定使用商品或服務之全
部或一部，授權他人使用其商標」、「前項授權，應向商標專責機關登記；未經登記者，不得對抗第三人。被授權人經商標權人同意，再授權他人使用者，亦同」、「商標權之移轉，應向商標專責機關登記；未經登記者，不得對抗第三人」、「商標權人設定質權及質權之變更、消滅，應向商標專責機關登記；未經登記者，不得對抗第三人」、「商標權人得拋棄商標權」、「前項拋棄，應以書面向商標專責機關為之」，商標法第33條第1 、2 項、第35條、第37條第1 項、第38條第1 、2 項分別定有明文。因商標權之移轉、設定質權與拋棄，乃直接發生商標權之變更、發生與消滅效果之行為，自屬處分行為，且因行為之標的為無體財產權，學說上稱之準物權行為。而商標權之授與，不僅直接發生被授與人取得直接支配使用商標之權利，且依商標法第33條第3 項：
「授權登記後，商標權移轉者，其授權契約對受讓人仍繼續存在」，則商標之授權契約顯具有物權效力之追及性，而與債權契約僅有相對效力不同，並參酌商標權之授與，係規定於商標法於第33條，與前開商標權之移轉、設定質權與拋棄等規定併列，是商標權之授與，應為準物權行為無訛。雖然當事人所為之處分行為，通常均有其交易上之目的或原因，例如基於買賣、贈與或互易而移轉商標權，為自己或第3 人擔保之目的，而以商標為標的設定質權，其原因不一而足，有時係基於債權契約之履行，有時則係基於契約以外之原因，故授與他人商標權，是否以支付權利金為必要，自應探究當事人除商標權授與外，是否另有原因債權契約存有，若有，則應依債權契約之約定，以資認定是否約定報酬及報酬數額若干，倘若授與商標權，並非基於債權契約之履行，則基於處分行為之無因性，授與商標之行為，固不因授權人與被授權人不存有原因關係而無效，惟因授權商標之契約，僅有發生商標授與之準物權效力，要無產生被授權人負有給付一定對價之債權效果。
⒊經查：系爭授權合約書僅有3 條約定，其中第1 條係約定中
晨報業公司同意系爭商標授權被告使用年限自92年5 月1 日至95年8 月31日止；第2 條則約定中晨報業公司同意系爭商標授權被告使用於第38類之「發行報業」商品（服務）；另第3 條約定系爭授權合約書共1 式3 份，兩造各執1 份為憑，另1 份作為中晨報業公司向商標主管機關申請授權使用之用等情，有系爭授權合約書1 份在卷可參（見本院卷㈠第28頁），是觀諸系爭授權合約書之約定內容，係直接發生系爭商標授權被告使用之權利變動效果，乃為商標法第33條規定之授權契約，而屬處分行為之準物權契約，揆諸前開說明，系爭授權合約書既無其他債權約定，尚難謂有使被告負有給付報酬之效果，換言之，中晨報業公司授權系爭商標與被告，是否約定報酬，以及報酬額若干，自須依中晨報業公司與被告間之債權契約，始足認定，要無僅依上開未有報酬約定之系爭授權合約書請求被告給付報酬之理，是原告以其繼受中晨報業公司之地位，承受系爭授權合約書，並據以請求被告按月給付70萬元權利金，即屬無據。
⒋次查：中國晨報社、劉恆修與中晨報業公司簽訂系爭協議書
，約定中晨報業公司禮聘中國晨報社、劉恆修為中國晨報發行人權為期50年，並將中國晨報經營權交與中國晨報社經營50年，中國晨報社、劉恆修應付中晨報業公司權利金每月70萬元，亦如前述，而依系爭協議書第4 條之約定（見本院卷㈠第18頁），中國晨報社於經營期間，發行名稱涉及「中國晨報」或「少年中國晨報」之加、減字或同音異字之任一情形，亦需支付權利金一節，堪認中國晨報社依系爭協議書，每月支付70萬元之權利金，乃發行「中國晨報」、「少年中國晨報」或該2 報紙加、減字或同音異字情形之代價。
⒌又查：中國晨報社與被告於84年3 月1 日簽立協議書，約定
被告承受系爭協議書內容，且自斯時起，即由被告以簽發支票支付系爭協議書所約定每月70萬元之權利金與中晨報業公司，迄至93年3 月31日止，業如前述，並有被告開立之支票
6 紙及統一發票4 紙附卷可憑（見本院卷㈡第54至55頁、第43頁），以被告自84年3 月間承受系爭協議書起，即每月支付70萬元之權利金與中晨報業公司，而中晨報業公司不僅未曾質疑被告不負支付權利金之義務，尚以被告為買受人，開立統一發票與被告，如此足令被告認定中晨報業公司承認其已承受系爭協議書之內容，是被告主張其自84年3 月間起至93年3 月31日止，按月支付70萬元之權利金，係依系爭協議書所為之給付，而與系爭授權合約書無關，自堪採信。退步言之，縱認被告與中國晨報社所為承受系爭協議書之約定，尚未對中晨報業公司或原告發生效力，惟何以被告每月支付70萬元權利金與中晨報業公司，係具有默示承諾給付系爭商標之授權權利金之意思，未具原告舉證以實其說，自無從依原告之單方主張，逕為認定。又由於原告否認被告繼受系爭協議書，復未另行舉證原告或中晨報業公司與被告間，除系爭協議書外，另有其他債權契約約定被告於中晨報業公司授權系爭商標時，負有按月給付70萬元權利金與中晨報業公司或原告之義務，則本件原告即欠缺請求被告給付權利金之依據。
⒍再查：被告每月支付70萬元之權利金與中晨報業公司，係以
每半年為期，1 次開立6 紙支票方式支付，此為兩造所不爭（見本院卷㈠第268 頁、本院卷㈡第88頁、本院卷㈠第166頁），此核與系爭協議書第3 條「每6 個月1 次分開6 紙支票」之約定相符（見本院卷㈠第18頁），益證被告每月支付70萬元之權利金，係基於履行系爭協議書之目的，而與系爭授權合約無關。又因被告自84年3 月間起承受系爭協議書，並自斯時起負擔按月給付70萬元權利金之義務，則依系爭協議書之約定，被告本應於每年3 月及9 月，1 次開立6 張支票，用以給付系爭協議書約定之權利金，則被告於92年9 月間，1 次開立6 紙支票交與中晨報業公司，其時間與被告就系爭授權合約書用印僅恰好相近，尚難遽認被告於92年9 月間開立6 紙支票，係用以支付系爭商標授權之權利金。況且，原告一再主張系爭商標之授權，係於92年5 月1 日即已意思合致而發生私法上效果（見本院卷㈠第262 頁、第81至82頁），且依系爭授權合約書第1 條，亦記載授權使用年限係自92年5 月1 日起等語（見本院卷㈠第28頁），準此，若依原告所言，被告確有默示同意就系爭授權合約書，支付報酬之意思，則其於92年9 月開立支票時，自應將92年5 月至同年8 月共計4 個月權利金，合計280 萬元，一併開立交付與中晨報業公司，而不致未將該部分一併開立支票交付。尤有進者，被告未曾對外發行「中國晨報」，而系爭授權合約書係中晨報業公司擬妥之後，於92年5 月間自行送交智財局辦理授權使用登記，並片面要求被告配合印用，被告拖延至92年9 月間始至智財局用印一節，亦為兩造所不爭（見本院卷㈠第262 頁、第142 頁反面、第253 頁、本院卷㈡第60頁、第130 頁），是被告並無使用系爭商標之需求，且以被告未立即用印之情事以觀，顯見被告並不在意是否取得系爭商標，似不可能僅為取得系爭商標，而願每月支付70萬元權利金，故原告主張被告交付6 紙支票與系爭授權合約書用印時間相同，係默示同意按月支付70萬元，作為被授權使用系爭商標之代價等語，並不足採。
⒎原告雖又主張：中晨報業公司委由律師於90年6 月26日寄發
律師函，明白表示終止系爭協議書，則系爭授權合約書已取代系爭協議書，或於系爭授權合約書成立之時，即有默示終止系爭協議書之意思。因此，不得以兩造仍爭執系爭協議書是否有效，即認已終止之系爭協議書恢復效力，且被告自願於系爭授權合約書成立後，按月支付70萬元權利金，自屬默示同意支付被授與系爭商標之報酬等語（見本院卷㈡第88頁）。惟查，上開律師函係記載：據當事人中晨報業公司委稱‧‧‧中國晨報社已於86年間解散，其與中晨報業公司所簽訂之「商標使用授權合約」，依法視為終止，則被告繼續使用前開商標，在法律上即欠缺基礎等語，有該律師函1 份在卷可攷（見本院卷㈠第25頁），是依其意旨係中晨報業公司主觀認知其與中國晨報社之商標使用授權合約，業因中國晨報社解散而當然終止，並無行使終止權通知被告，終止系爭協議書之意思可言，且該律師函記載，依法視為終止者，乃中國晨報社與中晨報業公司簽訂之「商標使用授權合約」，而該合約為何時、何地所簽訂，函文並未註明，是否即係指系爭協議書，亦非無疑。再系爭協議書係約定中晨報業公司負有將發行「中國晨報」或「少年中國晨報」，或其加、減字、同音異字之發行與經營權，交與中國晨報社之義務，而中國晨報社則負有按月給付70萬元權利金之債權契約，與系爭授權合約書係中晨報業公司將系爭商標授權被告使用之準物權契約，不僅契約性質相異，且契約內容亦大不相同，自難認被告簽立系爭授權合約書時，即有廢止系爭協議書之意思。從而，原告以系爭協議書業已廢止，進而推論被告自92年9 月間起，開立6 紙支票，乃默示同意按月支付70萬元權利金，即無可採。
⒏至於原告主張劉恆修及中國晨報社與被告簽訂協議書，約定
被告承受系爭協議書內容，因中晨報業公司未曾同意中國晨報社將契約移轉，亦從未接獲關於契約移轉之通知，故被告與中國晨報社簽訂之上開協議，對中晨報業公司不生效力，而中晨報業公司收取以被告為發票人之支票，係同意中國晨報社以第3 人票據清償債務。另中國晨報社於86年間解散，系爭協議書因當事人解散而當然終止，中晨報業公司自86年起，即不受該協議書約束，且劉恆修於83年12月16日，將「少年中國晨報」發行權變更為劉俊賢而違約，依系爭協議書第8 條之約定，中國晨報社即喪失「中國晨報」之發行人權及經營權，故被告於84年3 月1 日與中國晨報社及劉恆修簽訂之協議書，亦無從取得「中國晨報」、「少年中國晨報」之發行人權及經營權等語。惟上開主張，因均屬系爭協議書是否仍有效存在，以及存在於何人間之爭議，而與系爭授權合約書是否約定報酬一節，並無必然之關係。再者，由於被告開立支票，按月給付70萬元款項之可能原因甚多，本不能單以此事實，遽認係被告默示依系爭授權合約書給付報酬，業已前述。從而，原告前揭主張，縱係屬實，亦不足以認定被告有依系爭授權合約書，按月給付70萬元權利金之義務。
㈡若被告依系爭授權合約書，負有按月支付70萬元權利金與中
晨報業公司之義務，則系爭授權合約書之權利義務是否由原告繼受？被告可否以原告就發行報紙為假處分、提出刑事告訴為由，行使同時履行抗辯？因系爭授權合約書並未約定被告需支付報酬，而原告復未就中晨報業與被告間曾默示約定，被告願以每月支付70萬元之代價，取得系爭商標之授權使用一節，舉證以實其說，則被告自不因系爭授權合約書，而負有按月支付70萬元與中晨報業公司或原告之義務。故以被告依系爭授權合約書，負有按月支付70萬元權利金與中晨報業公司為前提，進而衍生系爭授權合約書之權利義務是否由原告繼受，以及被告可否以原告就發行報紙為假處分、提出刑事告訴為由，行使同時履行抗辯等爭執，即無審究之必要，併此敘明。
六、綜上所述，原告依系爭授權合約書之契約關係，請求被告給付20,300,000元，及自民事追加起訴狀送達之翌日即96年5月3 日起至清償日止，按年息5%計算之利息，為無理由，應予駁回。原告之訴既經駁回，則其假執行之聲請即失所附麗，亦應予以駁回。
七、據上論結，本件原告之訴為無理由，依民事訴訟法第78條，判決如主文。
中 華 民 國 96 年 5 月 30 日
民事第六庭 審判長法 官 謝靜雯
法 官 鄭詠仁法 官 高增泓上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後10日內補提上訴理由書（須附繕本）。
中 華 民 國 96 年 5 月 30 日
書記官 王芷鈴