臺灣高雄地方法院民事判決 94年度智字第27號原 告 乙○○訴訟代理人 楊水柱律師複代理人 程高雄律師被 告 慶銨企業有限公司兼法定代理 甲○○人共 同訴訟代理人 鄭曉東律師
魏緒孟律師上列當事人間專利權損害賠償事件，本院於民國96年9 月20日言詞辯論終結，判決如下：
主 文原告之訴及其假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實及理 由
一、原告起訴主張：原告為經濟部智慧財產局（下稱智財局）於民國91年10月21日審定公告之第00000000號「自排車排檔溝鎖㈡」（下稱系爭排檔溝鎖1） 新型專利案之專利權人，專利期間分別自91年10月21日起至102 年4 月26日止。被告慶銨企業有限公司（下稱慶銨公司）及負責人，明知系爭排檔溝鎖為原告享有專利權之物品，竟未經原告同意而予以仿製並販賣。被告甲○○為慶銨公司之負責人，實際掌管慶銨公司之營運及產製系爭排檔溝鎖之仿製品，是被告二人共同侵害原告之專利權。經原告於民國91年12月3 日發函被告慶銨公司及甲○○之事實，告知其等侵害原告專利權，被告慶銨公司及甲○○竟仍繼續製造、販賣系爭排檔溝鎖1 之仿製品，爰依民法第184 條第1 項前段、第185 條，專利法第84條第1 項、第106 條、第108 條之規定，起訴請求並聲明：
㈠被告應連帶給付原告新台幣1,000,000 萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之5 計算之利息。㈡被告不得再產製及銷售與原告所有新型第226752號自排車排檔溝鎖㈡相同之產品。㈢原告願供擔保，請准宣告假執行。
二、被告則以：
（一）原告系爭排檔溝鎖1 專利權之公告日期係91年10月21日。而被告就所製造、販賣之排檔溝鎖（下稱系爭排檔溝鎖2），業經被告甲○○以「汽車鎖具的改良構造」之名稱，亦經智財局准予專利，且被告甲○○之專利權係於91年4月21日公告，尚較原告之專利權公告時間為早。故被告之系爭排檔溝鎖2 並非仿製原告之系爭排檔溝鎖1 而來，無侵害原告專利權之情事。
（二）被告之「汽車鎖具的改良構造」專利，於智財局審查准予專利之過程中，訴外人即系爭排檔溝鎖1 之發明人劉榮義曾對之提起異議，經智財局為異議不成立之處分，訴外人劉榮義乃對智財局提起行政訴訟，經台北高等行政法院以93年度訴字第3241號判決駁回其訴在案，足見被告之系爭排檔溝鎖2 與原告之系爭排檔溝鎖1 專利並非同一新型，被告自無侵害原告之專利權等語資為抗辯。
（三）聲明：原告之訴駁回。
三、兩造不爭執之事實如下：
（一）原告於90年4 月27日就系爭排檔溝鎖1 申請專利，於91年
10 月21 日取得專利權（新型第226752號，申請案號00000000 0），其申請專利範圍為：「一種自排車排檔溝鎖㈡，包含覆板及設於覆板下方吻合自動排檔箱排檔溝平面形狀的突出崁塊，在覆板上設有一垂直貫穿覆板與崁塊的組配腔，該組配腔上方具有一內徑較大的內凹環面供鎖心由上向下安裝，而鎖心殼則由組配腔下方由下向上置入安裝，於鎖心底端設有突出的連動塊，藉該連動塊及固定元件將一崁掣板固定於鎖心底端，而同時達到鎖心，鎖心殼，崁掣板與設有崁塊之覆板的組裝。」。
（二）被告甲○○於90年6 月6 日就系爭排檔溝鎖2 ，以「汽車鎖具的改良構造」名稱申請專利，於91年4 月21日取得專利（申請案號：000000000） ，其申請專利範圍中所記載之特徵在於：「一種汽車鎖具的結構改良，係包括由一本體、一鎖筒部、一舌片所組成；其中：該本體係於其底面對應排檔桿座的檔槽形狀一體設有凸塊，且於頂面中央成型有一鎖孔，以及其週端乃具有導緣，並環設有一嵌槽，令該導緣可與排檔桿座呈弧狀相接；該嵌槽則可提供有螢光層之黏扣元件迫入者；該鎖筒部，其內部具有鎖心，且於前端套裝有一制鎖環，令該鎖筒部可固設於述及之鎖孔中，並利用手旋制鎖環將鎖心上鎖；該舌片，係略呈形，其中央係套設於鎖心之末端，且稍高於凸塊之底緣；又，舌片之兩側端位乃形成一斜推面，當旋轉鎖心時，可連動舌片驅轉，同時迫使舌片之兩側嵌入排檔桿座之底端，以完成鎖固。」
（三）被告自91年4 月21日獲得專利權後，開始生產系爭排檔溝鎖2 。嗣後原告91年12月3 日發存證信函予被告，主張其侵害專利權。
（四）原告起訴主張之從市面上購得並送鑑定之排檔溝鎖，確實為被告所製造及販賣之系爭排檔溝鎖2。
（五）訴外人即系爭排檔溝鎖1 之創作人劉榮義為原告的受僱人，被告就系爭排檔溝鎖2 所申請之專利，經訴外人劉榮義異議後，對智財局提起行政訴訟，經台北高等行政法院以
93 年 度訴字第3241號判決劉榮義異議之訴駁回。
（六）兩造之系爭排檔溝鎖1 、2 ，目前均仍繼續製造、販賣當中。
（七）兩造之專利權，迄今均未被撤銷。
（八）被告所提時效抗辯部分，不再主張。
四、本件爭點：
（一）兩造各自取得之專利權，是否屬於同一新型？
（二）如被告產銷之系爭排檔溝鎖2 確實侵害原告之專利權，在為被告之專利權未依法撤銷之前，被告應否負侵權行為損害賠償之責？
五、本院判斷：
（一）兩造之專利權是否屬於同一新型？
1、原告主張被告生產之系爭排檔溝鎖2 侵害其所有之系爭排檔溝鎖1 新型專利權等情，雖為被告所否認，然經本院將兩造生產之排檔溝鎖1 、2 送請國立屏東科技大學機械工程學系鑑定，其鑑定結論認為被告之系爭排檔溝鎖2 ，雖係依被告專利案號00000000 0號專利權所產製，然與系爭排檔溝鎖具有相同之功能與結構設計（本院卷第160 頁），依「全要件原則」（文義讀取不相符）與「均等論」之鑑定原則，被告製造之鎖具改良構造落入原告系爭排檔溝鎖之專利權範圍（本院卷第163 頁、第165 頁）等情甚明。又兩造所生產之排檔鎖，另經財團法人中華工商研究院鑑定結果，該院依全要件原則分析結論為：「待鑑定物（即被告生產之系爭排檔溝鎖2） 與申請專利範圍之技術構成（即系爭排檔溝鎖1 專利權）並不相符，應為『全要件原則』之不適用情形（本院卷第56頁）；該院再依均等論分析結果，認為「待鑑定物（即被告生產之系爭排檔溝鎖2） 與本案專利（即原告之系爭排檔溝鎖1 專利）申請專利範圍之技術構成，雖其中部分技術構成以相異技術置換、欠部分所述技術特點，但該相異之技術手段、作用，係屬熟習該項技術人士所能輕易更替變換者，對本新型專利所述必要技術構成本質、特徵，及實質上作用、功效並無構成不相同之情況，因此經比對分析後，待鑑定物技術構成利用實質相同之手段、方法，發揮相同之作用、機能，產生相同之效能、結果，故適用均等論原則，即構成實質相同之情形」，而為本案新型專利（即系爭排檔溝鎖專利）之申請專利範圍所涵括」（本院卷第71頁、第73頁）。
是上開二機構所為鑑定結論一致（本院卷第73頁），則原告主張被告產製之系爭排檔溝鎖2 係侵害原告之專利權等語，尚非無據。
2、至被告雖抗辯其鎖具改良構造專利與原告之系爭排檔溝鎖專利，二者並非同一新型等語，並謂上開國立屏東科技大學鑑定結果與台北高等行政法院93年度訴字第3241號判決認定原告與被告之專利權並非同一新型之結論不符，不具參考價值，且上開台北高等行政法院判決有確定力，本院不得為相反之判斷云云。惟查：
⑴台北高等行政法院93年度訴字第3241號事件係訴外人劉榮
義以智財局為被告所提起之撤銷之訴，核與本件原告所提起之給付之訴，二事件之當事人與訴訟標的均有不同，是台北高等行政法院93年度訴字第3241號判決之既判力並不及於本件訴訟，合先敘明。
⑵按法院於確定判決理由中，就訴訟標的以外當事人所主張
之重要爭點本於當事人辯論之結果已為判斷時，除有顯然違背法令，或當事人已提出新訴訟資料足以推翻原判斷之情形外，同一當事人就與該重要爭點有關所提起之他訴訟，固不得再為相反之主張，法院亦不得作相反之判斷，以符民事訴訟法上之誠信原則（最高法院73年度台上字第4062 號 、88年度台上字第2230號判決意旨參照）。然如當事人已提出新訴訟資料，且該訴訟資料足以推翻原判斷時，法院即非不得就該重要爭點為相異之判斷。又依專利法第108 條準用同法第25條、第26條及第106 條第2 項規定，足認我國專利法針對專利技術保護範圍之界定，係以申請專利範圍之內容及對專利範圍之解釋為依據，既不以專利說明書之全部，亦不僅以申請專利範圍之文義為其範圍（及學理上所稱之「折衷限定主義解釋原則」）。查本件系爭排檔溝鎖專利權與被告之鎖具改良構造是否屬於同一新型，固經台北高等行政法院93年度訴字第3241號事件以本件被告之鎖具改良構造中「有關本體環設之嵌槽，及其對應設置之螢光層黏扣元件，鎖筒部前端具有一制鎖環，以及該舌片之兩側端位形成一斜推面等構件，皆未見引證一（即本件原告之系爭排檔溝鎖1 申請專利範圍）有所揭露，兩案之申請專利範圍所載之技術內容並不相同」為由，認為二者「不具同一性，非屬同一新型」在案（本院卷第117 頁）。然上開判決純以兩造申請專利範圍所載之技術內容為文義比對，其就兩造專利權範圍之解釋，是否符合專利法第106 條第2 項之規定，已非無疑。被告甲○○之專利公告時，原告之專利權尚未公告，故上開行政訴訟程序係以原處分機關就訴外人劉榮義之異議所為「異議不成立」之處分應否撤銷為審理重點，而非以原告之專利權是否受侵害為爭執重點，故法院亦未委由專業之鑑定機構進一步以均等論或消極均等論實施鑑定，而係以兩造各自之申請專利範圍比對，逕認兩造生產之排檔鎖並非同一新型。原告於本件訴訟既提出上開財團法人中華工商研究院之鑑定研究報告，主張被告生產之系爭排檔溝鎖2 為系爭排檔溝鎖1 之專利權範圍內，本院於審理中送請國立屏東科技大學就兩造所生產之排檔溝鎖1 、2 再為鑑定，亦認被告所生產之排檔鎖落入系爭排檔溝鎖專利權之範圍內，則上開二份鑑定報告，顯屬足以推翻上開判決判斷之新訴訟資料甚明。原告據以主張被告生產之排檔鎖侵害其專利權，即屬可信。
（二）如被告確實侵害原告之專利權，且被告之專利權未經依法撤銷，則被告應否負侵權行為損害賠償之責？
1、按專利法第84條第1 項前段規定：「發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害」，其性質為侵權行為損害賠償（最高法院93年度台上字第2292號決意旨參照）。依專利法第108 條準用同法第86條第1 項之結果，新型專利權受侵害時，自以行為人具備故意或過失，且其行為具有違法性時，始負損害賠償責任。又權利之行使，為阻卻違法事由之一，故權利人行使權利之行為，除依其情形可認有權利之濫用外，縱造成他人之損害，亦非不法。次按專利權係一特許權，新型專利權人一經專利業務主管機關予以專利權，若其專利權未經依法撤銷，則其製造、販賣申請專利範圍內之物品，即係專利權之行使，縱其行為在客觀上有侵害他人專利權之情，亦應阻卻其行為之違法性。
本件原告主張被告製造、販賣之系爭排檔溝鎖2 ，雖落入原告享有之系爭排檔溝鎖1 之專利權範圍內，然被告就系爭排檔溝鎖2 ，亦由被告甲○○申請新型專利，經主管機關形式審查後，於91年4 月21日予以專利（申請案號：
000000000） ，則被告生產、銷售系爭排檔溝鎖2 ，即係行使自己之專利權之行為。又被告之專利權並未經依法撤銷，迄今仍然有效之事實，既為兩造所不爭而堪以採信，揆諸前開說明，被告產銷系爭排檔溝鎖2 之行為，即難認有何違法性可言。
（三）綜上所述，被告製造、販賣之系爭排檔溝鎖2 雖屬原告之新型專利權範圍內，而有侵害原告新型專利權之事實，然被告就其系爭排檔溝鎖2 亦經主管機關予以專利，其製造、販賣該排檔溝鎖之行為即屬權利之行使行為而得阻卻違法。被告產銷其排檔溝鎖之行為，既欠缺違法性，即與侵權行為之要件不合。原告依侵權行為之法律關係，訴請被告賠償如訴之聲明所示金額及利息，且請求判命被告不得再產製及銷售與原告所有新型第226752號自排車排檔溝鎖，洵屬無據，為無理由，應予駁回。原告既受敗訴之判決，則其假執行之聲請即失所附麗，亦應駁回。
六、本件事證已臻明確，兩造其餘陳述及攻擊方法，核與判決之結果無影響，爰不逐一論述，併此敘明。
八、據上論結：本件原告之訴為無理由，爰依民事訴訟法第78條，判決如主文。
中 華 民 國 96 年 10 月 11 日
民事第五庭法 官 葉啟洲上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本送達前提起上訴者，應於判決送達後10日內補提上訴理由書（須附繕本）。
中 華 民 國 96 年 10 月 11 日
書記官 吳慕瑩