臺灣高雄地方法院民事判決 95年度智字第2號原 告 貿全工程有限公司法定代理人 馮小壯訴訟代理人 林天財律師複代理人 紀錦隆律師被 告 永記造漆工業股份有限公司兼法定代理人 張德雄被 告 張德財
張德仁張德盛張淑麗張德賢張德明共 同訴訟代理人 劉法正律師複代理人 余惠如律師
張清雄律師上列當事人間請求專利權損害賠償等事件，經本院於民國100 年
5 月5日言詞辯論終結，判決如下：
主 文原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、本件原告經合法通知，未於最後言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386 條各款所列情形，爰依被告聲請，由其一造辯論而為判決。
二、原告主張：原告於民國86年11月6 日，向經濟部智慧財產局（下稱智慧財產局）申請所發明「鋼結構防火被覆層之施工法」之發明專利權，經智慧財產局核准為中華民國發明第098833號專利權（下稱系爭專利）之所有人，專利期間為自87年12月11日起至106 年11月5 日止。而被告永記造漆工業股份有限公司（下稱永記公司）竟自88年起迄今，不斷利用原告所有系爭專利之施工方法，施作其所承包如附表一所示之工程（或於轉包時授權下包使用系爭專利之施工方法），經原告委託財團法人臺灣經濟發展研究院依「全要件原則」及「均等論原則」鑑定後，其鑑定結論確認被告之施工步驟，與系爭專利之申請範圍已構成「實質相同」，確已侵害原告之專利權，原告遂於92年11月24日發函要求被告永記公司勿再侵害系爭專利，然被告永記公司卻置之不理，致原告因而受有新台幣（下同）80,786,228元之損害。又訴外人張添永為被告永記公司之負責人，本應依公司法第23條規定與被告永記公司負連帶賠償責任，惟其已於95年6 月18日去世，而被告張德雄、張德財、張德仁、張德盛、張淑麗、張德賢、張德明為其繼承人，且均未辦理拋棄繼承或限定繼承，故渠等依法應負連帶賠償責任。為此，爰依專利法第84條、第85條、第89條、公司法第23條、民法第185 條及繼承之法律關係提起本訴。並聲明：㈠被告應連帶賠償原告80,786,228元，及自附表一所示完工之日起至清償日止，依週年利率5％計算之利息。㈡訴訟費用由被告負擔。㈢原告願供擔保，請准宣告假執行。
三、被告則以：被告永記公司未曾利用系爭專利施作於所承包之工程，復未承包附表一所示之各項防火批覆工程，被告永記公司僅係單純出售防火被覆材予上述工程之承包商，實無權干涉伊等以何種工法施工，而被告永記公司所建議之「火壩
F －100 （工業用）防火被覆材使用於高度惡劣環境石化油氣廠材料規範及施工說明方法」亦與系爭專利之實質不同，故被告永記公司未侵害原告所有之系爭專利。況被告永記公司於96年9 月21日以系爭專利涉及「先前技術阻卻」等事由，對系爭專利向智慧財產局提出舉發，經該局於98年4 月3日審定「舉發成立，應撤銷系爭專利權」，雖原告不服而於法定期間提起行政訴訟，惟先後經智慧財產法院以98年度行專訴字第114 號判決、最高行政法院100 年度判字第389 號判決駁回原告之訴確定，是系爭專利應予撤銷確定，故原告之訴顯無理由。又縱被告永記公司確有侵害系爭專利，然原告既未就其受有80,786,228元之損害，及張添永是否負責本件業務之執行等節負舉證責任，自不得請求被告負連帶損害賠償責任。再者，縱被告永記公司曾利用系爭專利施作於附表一所示之工程，然原告既已於92年11月24日發函指摘，卻遲至95年1 月9 日始提起本訴，其請求權亦已罹於專利法第84條第5 項規定之消滅時效等語資為抗辯。並聲明：㈠原告之訴暨假執行聲請均駁回。㈡訴訟費用由原告負擔。㈢如受不利益判決，願供擔保請准宣告免為假執行。
四、本件原告主張被告永記公司有侵害系爭專利之事實，雖據其提出專利證書為證，惟為被告所否認，並以前揭情詞置辯，是本件首應審究者厥為：原告系爭專利之有效性為何？經查：
⑴按「發明專利權經撤銷後，有下列情形之一者，即為撤銷
確定：一、未依法提起行政救濟者。二、經提起行政救濟經駁回確定者。發明專利權經撤銷確定者，專利權之效力，視為自始即不存在。」專利法第73條定有明文。
⑵原告所主張之系爭專利，前經被告永記公司以系爭專利涉
及「先前技術阻卻」等事由向智慧財產局提出舉發，嗣經智慧財產局於98年4 月3 日審定「舉發成立，應撤銷系爭專利權」，原告不服，提起行政訴訟，經智慧財產法院、最高行政法院分別以98年度行專訴字第114 號、100 年度判字第389 號判決以系爭專利所申請之範圍均係系爭專利申請日前公開之習知技術或其相互組合，不具進步性為由，判決駁回原告之訴確定，此有該等專利舉發審定書、判決書可參（見本院卷六第5 頁、卷七第4 頁、第218 頁），是依上開法條規定可知，原告所主張其受侵害之專利權業經撤銷確定而視為自始即不存在，原告之系爭專利既視為自始不存在，則其主張被告永記公司侵害其系爭專利等語，即非有據。
五、綜上所述，原告之系爭專利既已遭撤銷確定，則其主張專利權受有侵害，即無所據，從而，其依專利法第84條、第85條、第89條、公司法第23條、民法第185 條及繼承之法律關係，請求被告應連帶賠償原告80,786,228元，及自附表一所示完工之日起至清償日止，依週年利率5 ％計算之利息，為無理由，應予駁回，又原告之訴既經駁回，其假執行之聲明亦失所依附，應併予駁回。
六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊及防禦方法，經審酌後認與判決結果均不生影響，爰不一一論述，併予敘明。
七、據上論結，本件原告之訴為無理由，依民事訴訟法第385 條第1 項前段、第78條，判決如主文。
中 華 民 國 100 年 5 月 12 日
民事第六庭法 官 楊國祥正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中 華 民 國 100 年 5 月 12 日
書記官 鄭淑華