臺灣高等法院高雄分院民事判決 94年度智上字第1號上 訴 人 甲○○訴訟代理人 周君強律師被上訴人 乙○○訴訟代理人 侯勝昌律師
陳正男律師陳裕文律師上列當事人間請求專利權損害賠償事件，上訴人對於民國93年12月16日臺灣高雄地方法院92年度智字第7 號第一審判決提起上訴，本院於94年7 月5 日言詞辯論終結，判決如下：
主 文上訴駁回。
第二審訴訟費用由上訴人負擔。
事實及理由
一、上訴人主張：伊享有由經濟部智慧財產局發給新型第190164號「具頸段之專用螺絲端面紋槽成形機」之新型專利，專利期間自民國（下同）91年4月21日至101年12月7日止。詎被上訴人明知伊有前開新型專利，竟仍仿造伊之新型專利，有警方自被上訴人工廠扣得之仿造機台6台之照片可證。按新型專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除侵害。而新型專利受侵害請求損害賠償時，得依侵害人因侵害行為所得之利益計算，如侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益，專利法第105條、第88條、第89條第1項第2款定有明文，伊自得依上開專利法及民法第184條之規定，請求被上訴人賠償伊所受之損害共新台幣（以下同）210萬元及其法定遲延利息等情。原審為上訴人敗訴之判決，其上訴聲明：㈠原判決廢棄。
㈡上開廢棄部分，被上訴人應給付上訴人210萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年利率百分之五計算之利息。㈢訴訟費用由被上訴人連帶負擔。㈣願供擔保，請准宣告假執行。
二、被上訴人則以：伊所有之系爭6組機台係向訴外人胡永瑞所定作購買，該機台亦係胡永瑞所組裝，故伊並不知系爭機台有侵害上訴人專利之情事，且實質上，系爭機台亦無侵害上訴人之新型專利。因上訴人新型專利之推料單元係利用一曲折導槽，以使次胚料可達到間接、連續進料方式進料，且為防止預進料之次胚料產生掉落，故另輔以ㄇ形蓋成一前、後擋片與阻片等技術手段設計，以達進料滾落路徑具有連續而流暢之效果；此與伊所有之待鑑定物品僅利用堆料塊之凹槽直接推料之技術手段，本質絕不相同，無法達成上訴人專利之推料單元所稱之連續而流暢效果。再加上二者在必要構成要件之不相同，故伊所有待鑑定物品並無侵害上訴人新型專利之情形已甚明確，此有財團法人工業技術研究院之鑑定報告可稽，上訴人主張鑑定報告具有瑕疵而不足採信云云，實不可採。再上訴人為擴大其專利之權利，雖主張「前擋片」之設置並非絕對之必要要件云云。惟查，申請專利範圍之界定中，除「獨立項」外，亦有實施上非必要之構件部分，其係可界定於「附屬項」上，故該前擋片之設置若真如上訴人所稱為非必要之部分，其僅將之界定於「附屬項」即可，惟上訴人卻將之界定於「獨立項」上，故上訴人申請專利範圍之獨立項中所界定之要件即屬必要要件，又上訴人專利案之專利說明書內容，大部分均著墨於曲折導槽及前、後擋片動作說明，均可得知前擋片是必要要件，實非上訴人所稱之非必要要件。又伊未曾就待鑑物品有所拆卸，上訴人所指之拆卸部分，主要係指系爭機台之上、下衝頭被拆卸而已。伊於鑑定時，已向鑑定人承認該上、下衝頭之存在，故鑑定報告針對上、下衝頭之構件，並無表示被拆卸。從而，即使在上、下衝頭之要件均具備下，亦不影響鑑定報告所稱伊並無侵害上訴人專利之結論等語，資為抗辯。其答辯聲明求為判決：上訴駁回。
三、兩造不爭執之事實：
（一）上訴人享有由經濟部智慧財產局發給新型第190164號「具頸段之專用螺絲端面紋槽成形機」之新型專利，專利期間自民國91年4月21日至101年12月7日止。
（二）被上訴人所有系爭6組機台係向訴外人胡永瑞所定作購買，該機台係胡永瑞組裝。
四、茲兩造所爭執者，乃被上訴人所有之系爭6組機台，有無侵害上訴人之「具頸段之專用螺絲端面紋槽成形機」新型專利﹖經查：
（一）按依經濟部智慧財產局修正公布之「專利侵害鑑定要點」下篇「專利侵害之鑑定原則」，關於新型專利侵害之鑑定流程分為二階段，即：⑴解釋申請專利範圍；⑵比對解釋後之申請專利範圍及待鑑定對象（物或方法）。而比對解釋後之申請專利範圍及待鑑定對象包括下列步驟：⑴解析申請專利範圍之技術特徵；⑵解析待鑑定對象之技術內容；⑶基於全要件原則判斷待鑑定對象是否符合「文意讀取」；⑷基於全要件原則判斷待鑑定對象是否適用「均等論」。上開所稱「全要件原則」，係指請求項中每一技術特徵完全對應表現在待鑑定對象中，包括文義的表現及均等的表現。查本件上訴人指為被上訴人所有之系爭機台即「待鑑定物品」，經兩造合意由財團法人工業技術研究院（下稱工研院）鑑定其有無侵害上訴人之「新型專利」，由原審函送該院鑑定後作成結論，有該院鑑定報告一份附卷足憑（見原審卷第41～79頁）。又查原審曾詢問上訴人是否同意由工研院來鑑定，上訴人於原審之訴訟代理人僅稱：「工研院是鑑定比較精密的東西，費用也比較貴，本件不一定要由工研院來鑑定」等語（見原審卷㈠第41頁），足見上訴人亦未反對由工研院進行鑑定。再參之工研院之鑑定流程係依經濟部智慧財產局前開判斷專利侵害之鑑定流程，即判斷上訴人專利案之申請專利範圍與待鑑定物品之構成異同，先係以「全要件原則」加以比較判斷是否適用，再依其判斷結果來決定進行適用「均等論」或適用消極均等論分析，若被上訴人有主張禁反言，且提供專利申請歷史檔案時，則需再進行適用禁反言分析等情（見原審卷第44頁之鑑定報告第2 頁）。其鑑定報告尚屬符合上開經濟部智慧財產局修正公布之「專利侵害鑑定要點」下篇「專利侵害之鑑定原則」，自足資為本院認定本件被上訴人所有系爭機器有無侵害上訴人新型專利之憑據。但上訴人於鑑定結論作出後，卻主張工研院之鑑定報告不足採信，並請求另行鑑定云云，自屬無採。
（二）查依工研院鑑定報告所載之「鑑定結論」認為：「專利案之申請專利範圍（指上訴人的專利）與待鑑定物品（指被上訴人的系爭機台）之技術構成經比對結果，不適用全要件原則，且因推料單元中待鑑定物品未設前擋片，兩者對應構成要件不完全相同，而不適用均等論。因待鑑定物品缺少申請專利範圍中一個或一個以上必要技術構成，故可判斷申請專利範圍與待鑑定物品之技術構成不相同」等語（見原審卷㈡第44頁），堪認被上訴人所有之系爭6組機台並無侵害上訴人之新型「具頸段之專用螺絲端面紋槽成形機」專利可言。要言之，就兩者之異同比較：
１、先就「全要件原則」分析：按此乃分析專利權之申請專利範圍，與待鑑定物品之每一個構成要件、技術內容如屬相同，就可認定兩者要件相同。經工研院就將專利案之申請專利範圍與待鑑定物品之每一個構成要件、技術內容，逐一比對，發現兩者主要技術構成固均包括一給料單元、一推料單元、一夾取單元、一衝料單元與模座，而屬相同；惟給料單元、推料單元、夾取單元之技術構成則不相同。且待鑑定物品部分零組件雖未裝設，但因部分構成要件之技術特徵不同，其技術內容不相同，故可判斷待鑑定物品不符合「全要件原則」。
２、次查系爭機台既不符「全要件原則」，則依前述「新型專利侵害之鑑定流程」規定，必須再判斷是否適用「均等論」或適用禁反言。而在均等論之判斷上，鑑定報告認上訴人之專利範圍與被上訴人之系爭機台在技術之方法與手段之構成上並不相同，但應再分析兩者是否具等效置換性，而為熟習該技術者所能輕易完成，予以判斷兩者是否為均等物：
⑴給料單元中兩者驅動元件不同：上訴人之專利案之構成係
以旋轉馬達之旋轉運動為動力，被上訴人之系爭機台之構成係以電磁振動器之往復運動為動力，實際上雖具同一作用，且產生同一結果，但二者在給料單元之技術手段或方法上非為相同，故初步判斷兩者非為均等物。惟兩者具等效置換性，而為熟習該技術者所能輕易完成，故可判斷旋轉馬達與電磁振動器兩者為均等物。
⑵推料單元中兩者推料方式不同：上訴人專利案之構成，係
「以推抵桿將次胚料經曲折導槽推入置料槽」，而待鑑定物品之技術構成係「利用推桿前端之堆料塊之凹槽容置次胚料」。然在技術手段或方法上，專利案係以「推料單元係以間接推料方式推利用抵桿將次胚料經曲折導槽推入置料槽，對應夾取單元之夾件」；而系爭機台則係以「推料單元係以直接推料方式利用推桿前端之堆料塊容置之凹槽次胚料，對應夾取單元之夾件」，二者實際上雖具同一作用，且產生同一結果，但技術手段或方法上並不相同，故初步判斷兩者非為均等物。但兩者具等效置換性，而為熟習該技術者所能輕易完成，故可判斷推料單元中兩者「推料方式」為均等物。惟，推料單元中，待鑑定物品未設「前擋片」，使得專利範圍之構成要件之特徵與待鑑定物品之對應構成要件不完全相同，故不適用均等論。
⑷夾取單元中，上訴人申請專利範圍之技術構成，其元件形
狀為「夾取單元之偏心輪組」；而被上訴人待鑑定物品之技術構成，其元件形狀為「夾取單元之凸輪組」，兩者元件形狀並不相同。然兩者皆利用外緣輪廓變化使連桿可以形成高低擺盪，實際上為同一技術手段或方法，有同一作用，且產生同一結果，故可判斷兩者為均等物。
⑸夾取單元中，兩者夾件之形狀雖不同，然上訴人之專利案
係「利用二對稱夾片內側面形成內凹弧緣之彈性變形令次胚料卡置於夾件」；而被上訴人之系爭機台係「利用其中一夾片內側面形成內凹弧緣，另一夾片則呈板狀之彈性變形令次胚料卡置於夾件」，兩者皆係利用夾片之彈性變形令次胚料卡置於夾件中，實際上為同一技術手段或方法，有同一作用，且產生同一結果，故可判斷兩者之夾件為均等物。
３、綜上，鑑定報告認為申請專利範圍與待鑑定物品之技術構成不相同，係先就專利案之申請專利範圍與待鑑定物品之技術構成，經比對結果，認不適用「全要件原則」；再就兩者是否有均等論適用而為審酌，認因推料單元中待鑑定物品未設「前擋片」，缺少申請專利範圍中一個或一個以上必要技術構成，故判斷兩者對應構成要件不完全相同，而不適用「均等論」。其鑑定尚屬公允適當，足供本院認定採擇。
（三）上訴人雖主張全要件原則是均等論之前置判斷，二者內涵並不相同，惟鑑定報告之結論所指「兩者對應構成要件不完全相同，而不適用均等論」，顯然係跳躍性思考，故其鑑定意見不足採信云云。惟如上述，鑑定報告係先就「全要件原則」審認為不適用後，再依均等論審酌認定在推料單元中，被上訴人之待鑑定物品未設前擋片，與專利案之對應構成要件不完全相同，而不適用均等論。並無上訴人所指之跳躍性結論情形，上訴人此項主張，顯係誤解。
（四）上訴人又主張鑑定意見認「由於待鑑定物品未設前擋片，故不適用均等論」，惟就是因為待鑑定物品未設前擋片，所以才要討論是否在未設前擋片的情況下，是否也產生與上訴人專利案申請專利範圍實質相同之效果即是否均等？，否則何須討論均等原則，惟鑑定意見卻謂「未設前擋片，故不適用均等論」，此純屬「倒因為果」、「倒條件為結論」之邏輯錯誤。且鑑定報告從未探討「前擋片」是否為「必要元件」，則依據邏輯，必須先確立前擋片為構成專利案申請專利範圍技術內容，係屬「不可或缺」（即必要元件），方能進一步探討被上訴人之待鑑定物品是否符合均等原則，而鑑定報告顯然未論述理由，因此何以認定「前擋片」為專利權申請專利範圍中「不可或缺」之部分云云。惟查，依專利法施行細則第18條及第19條規定：申請專利範圍獨立項應載明申請專利之標的、構成及其實施之必要技術內容、特點等項目。再依「專利侵害鑑定基準」之記載要點及界定中載明：申請專利範圍，應具體指明申請專利之標的、技術內容及特點；且專利之技術範圍應基於專利說明書之申請專利範圍而為判斷，亦即申請專利範圍是確定專利範圍之直接依據。因此，說明書記載之創作範圍大於申請專利範圍時，原則上應僅能以申請專利範圍定其技術範圍。申請專利範圍應記載創作必要構成要件（elements）之全部，故在申請專利範圍內記載複數要件時，不得就複數要件其中之一主張獨立的技術範圍等可知，申請專利範圍獨立項所界定之要件，即屬構成該專利案之必要元件。又申請專利範圍之界定中，除「獨立項」外，亦有實施上非必要之構成要件部分，其係可界定於「附屬項」上。查，本件新型專利之推料單元係利用一曲折導槽，以使次胚料可達到間接、連續進料方式進料，且為防止預進料之次胚料產生掉落，故另輔以ㄇ形蓋成一「前」、「後」擋片與阻片等技術手段設計，以達進料滾落路徑具有連續而流暢之效果；此與被上訴人所有之待鑑定物品僅利用堆料塊之凹槽直接推料之技術手段，本質絕不相同，無法達成上訴人專利之推料單元所稱之連續而流暢效果。故該「前擋片」之設置，倘如上訴人所稱為「非必要之部分」，則上訴人僅將之界定於「附屬項」即可，惟實際上上訴人卻將之界定於「獨立項」上，故可認上訴人申請專利範圍之獨立項中所界定之要件即屬「必要要件」，上訴人主張係非必要元件，即無可取。再參之上訴人專利案之專利說明書內容，大部分均著墨於曲折導槽及前、後擋片動作說明，均可得知前擋片是必要要（元）件，上訴人主張係非必要要件，無均等論之適用云云，殊有錯誤。從而兩者在必要構成要件既不相同，因此在「均等論原則」之判斷下，自呈不均等之結論。鑑定報告之結論，應屬可採。
（五）至上訴人雖主張被上訴人無視法院之扣押處分，而將系爭機台部分元件拆除隱匿，致使鑑定之機台與原刑事案件所扣押之機台已有不同，致影響鑑定之結果云云。然查，本件上訴人指訴本件被上訴人乙○○違反專利案件，經臺灣高雄地方法院檢察署91年偵字第12179號案件所查扣之系爭機台，業經檢察官予以不起訴處分確定，認無扣押證物之必要，因而通知被上訴人撤銷扣押在案，此有高雄地檢署通知書一紙在卷可稽（見原審卷㈡第28頁）。另上訴人指訴被上訴人乙○○拆除機台一部分元件涉犯妨害公務案件，亦經94年偵字第1276號案為不起訴處分確定，有高雄地檢署94年3 月14日雄檢楠致字第12408 號函及通知函影本（本院卷第70頁）可稽。且上訴人對系爭機台聲請保全證據，業經原法院92年度全字第9 號民事裁定認系爭機台於上開刑事案件扣押時，已就系爭機台之各項構造予以拍照存證附卷，上訴人隨將該照片委由訴外人製作專利權受侵害之比對分析報告附於偵查卷為證，可供與上訴人專利權之專利公報圖示比對，並足供具相當技藝之專業人士為初步之比對分析，難認有不及調查之危險，亦無滅失或礙難使用之虞且無迫切調查之必要，而駁回其聲請確定，經本院調卷核明。況被上訴人如果真有上訴人所稱之拆卸關鍵零組件情事，則上訴人可主張其比對系爭機台與其專利之不同處，理應更多，而絕非僅只有上訴人所指被上訴人拆除之上、下衝頭而已。且被上訴人於工研院鑑定時，已向鑑定人承認該上、下衝頭之存在，此有鑑定報告可參，故鑑定報告針對上、下衝頭之構件，並無表示被拆卸。從而，即使在上、下衝頭之要件均具備下，亦不影響鑑定報告之結論，是上訴人此項主張，不足採信。
五、綜據上述，被上訴人既未侵害上訴人之新型專利，即無不法之侵權行為可言，則上訴人主張依專利法第103條、第105條（按：專利法業於92年2月6日修正公布，上訴人所引用之法條應係專利法第106條第1項、第108條之誤）準用同法第88條、第89條（按：應係同法第84條及85條之誤）及民法第184條之規定，請求被上訴人賠償其所受之損害210萬元及法定遲延利息，即屬無據，不能准許。原審為上訴人敗訴之判決，及駁回其假執行之聲請，並無不合。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。
六、據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。
中 華 民 國 94 年 7 月 19 日
民事第一庭
審判長法官 黃金石法 官 林紀元法 官 林健彥以上正本證明與原本無異。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀，其未表明上訴理由者，應於上訴後20日內向本院提出上訴理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀，並依附註條文規定辦理。
中 華 民 國 94 年 7 月 19 日
書 記 官 張明賢附註：
民事訴訟法第466 條之1 ：對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人，但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。
上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認適當者，亦得為第三審訴訟代理人。
第1 項但書及第2 項情形，應於提起上訴或委任時釋明之。