臺灣高等法院高雄分院民事判決 94年度智上字第2號上 訴 人 乙○○訴訟代理人 顏福松律師複代理人 吳保仁律師被上訴人 吳敏能即鑫顯水電工程行訴訟代理人 陳正男律師訴訟代理人 侯勝昌律師訴訟代理人 楊靖儀律師被上訴人 甲○○上列當事人間因專利權損害賠償事件，上訴人對於中華民國94年
3 月31日臺灣高雄地方法院92年度智字第32號第一審判決提起上訴，本院於95年7月26日辯論終結，判決如下：
主 文上訴駁回。
第二審訴訟費用由上訴人負擔。
事實及理由
一、上訴人起訴主張：上訴人於民國（下同）91年5 月6 日向經濟部智慧財產局申請「立坑搖管機改良構造」新型專利，經該局依法審查、公告後，於92年4 月21日取得新型專利權。
甲○○原為上訴人任負責人之抬億工程有限公司之員工，詎於離職後，竟自上訴人處盜取系爭專利之商業秘密，與吳敏能即鑫顯水電工程行共同仿造上開改良構造機器，侵害上訴人之專利權。經上訴人查得被上訴人共同仿造2 部機器（下稱系爭機器），1 部已在工事上使用，另1 部則置於高雄縣○○鄉○○路○ 巷之倉庫（依高雄縣政府警察局仁武分局鳥松分駐所受理民眾報案紀錄表影本所載，應係神農路48巷10號前之倉庫），而系爭機器1 部成本為新台幣（下同）553,
195 元，市面售價為1,900,000 元，被上訴人共仿造2 部，依專利法規定，上訴人得向被上訴人請求2,690,000 元，爰依民法第185 條共同侵權行為法律關係提起本訴，聲明：㈠被上訴人應連帶給付上訴人2,690,000 元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年息5%計算之利息。㈡願供擔保，請准宣告假執行。
二、被上訴人則以：上訴人所查得之系爭機器，並未侵害上訴人之專利權，且該機器實係訴外人顏三棋所有，僅被上訴人曾向其租賃1 部使用，被上訴人無共同仿造系爭機器之情等語置辯。
三、原審為上訴人敗訴之判決，上訴人不服，提起上訴，請求：㈠原判決廢棄。㈡被上訴人應連帶給付上訴人2,690,000 元
，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年息5%計算之利息。被上訴人則請求駁回上訴。
四、兩造不爭執之事項：㈠上訴人於91年5 月6 日向經濟部智慧財產局申請「立坑搖管
機改良構造」新型專利，經審查、公告程序後，於92年4 月21日取得新型專利權，專利範圍如一審卷附專利公報所示。㈡上訴人認被上訴人仿造之2 部機器，1 部已在工事使用，另1部置於高雄縣鳥松鄉神農前述之倉庫。
㈢上訴人擁有專利權之上開改良構造機器，1 部成本為553,19
5 元，市面售價為1,900,000元。
五、本院判斷：㈠關於上訴人在高雄市○○路工地查獲1 部系爭機器（下稱系爭A機器）部分：
⑴被上訴人吳敏能否認系爭A 機器（即上訴人所提原證五照
片所示機器，原審卷第12頁）為其所仿造，抗辯稱該部機是向丙○○租用，僱請甲○○使用。甲○○亦否認仿造系爭A 機器，抗辯稱該機器是吳敏能僱伊在工地操作等語。
查系爭A 機器係丙○○所製造，已據丙○○證述在卷（本院卷第65頁），上訴人並未舉證證明被上訴人有仿造系爭
A 機器之事實，上訴人徒以被上訴人使用該機器，即憑以主張被上訴人仿造系爭A 機器，侵害其專利權，委無可採。
⑵且，系爭A 機器經兩造合意由財團法人金屬工業研究發展
中心（下稱金屬工業研究發展中心）鑑定有無侵害上訴人之新型專利（原審卷第60頁）。經上訴人及兩造訴訟代理人在勘驗現場（高雄縣○○鄉○○街○○○ 號）確認該待鑑定之系爭A 機器無誤，由原審附送之該機器原證五照片，金屬工業研究發展中心就待鑑定物與系爭專利案之申請專利範圍，先依全要件原則進行構成要件分析比對，其要件分析比對結果如附表所示（詳附表之比對內容）。依據上開分析結果，待鑑定物因欠缺夾持結構之刃部及肋片、傾斜邊，而與專利案專利申請範圍不同。又由本專利之創作說明與習用立坑搖管機剖視構造圖中可知，習用之立坑搖管機雖然可將鋼管直立的埋沈於地下，但於實際施工時鋼管需保留一節管體，以供夾持機構之夾持原件夾持，因此施工後鋼管之末端無法完全埋入地下，而凸出一部份於地面上是故將造成地面行車之安全。本專利之創作目的為改善上述習用立坑搖管機之缺失，於每一片夾持原件之底端各向下伸延設置一刃部，刃部之外側壁於適當間隔處設置有肋片，此刃部與其肋片結構之設計，除了可用於夾持鋼管之頂端壁管外，亦可令刃部切撥土石深入地面，進而將鋼管完全直立的沈埋於地面上，是故此刃部與肋片之結構創作，為本專利中具實質意義之必要構成要件。（原審卷第78、82、83頁），因該系爭A 機器，其整體機械結構並無刃部及肋片元件，鑑定結果認系爭A 機器與上訴人申請之中華民國新型專利第198030號證書「立坑搖管機改良構造」專利範圍不同，有金屬工業研究發展中心93年8 月18日金企字第0625號函及附鑑定報告可參（原審卷第72至10
6 頁）。是該鑑定物品既經上訴人確認無誤後，始由鑑定機關為鑑定，經鑑定後認該A 機器與上訴人擁有之專利物並不同，無侵害專利之舉，要足認定。
⑶雖上訴人嗣又主張經伊事後調查，得知被上訴人於金屬工
業研究發展中心人員於原審勘驗「待鑑定物」時，已就「待鑑定物」動過手腳，即被上訴人已將「刃部」與「肋片」部分拆除，此可由當初現場查到拍攝之照片即原證五照片機器下方黑色範圍以螢光筆劃圈部位有刃部及肋片，及高雄縣政府警察局仁武分局鳥松分駐所訊問筆錄，與待鑑定物加以比對即可證明云云。惟查，原審將系爭機器送鑑定前，上訴人訴訟代理人有會同被上訴人訴訟代理人到現場確認待鑑定之機器，此為上訴人自認無異之事實（本院卷第52頁），且上訴人乙○○及被上訴人吳敏能均在場，有當時兩造會同勘驗並簽名之附件附於財團法人金屬工業研究發展中心專利鑑定報告內可稽，並經金屬工業研究發展中心人員即本件專利物鑑定之人花瑞銘證述在卷（原審卷第105 頁、本院卷第193 頁）。上訴人指稱肋片是三角形，每邊均10公分長，刃部是圓形，直徑2 公尺59公分，從外部觀察即可查知。（本院卷第192 頁），足見該肋片、刃部非小型物件，外觀不易察覺，如系爭機器原有肋片及刃部而遭拆除，上訴人及其訴訟代理人會同勘驗時，何以未發覺並予質疑，且於原審亦從未為上開主張，經本院質問上訴人，勘驗當時發現肋片及刃部已經被切除，何不當場異議？上訴人主張有向鑑定人講云云，此為花瑞銘所否認，花瑞銘在本院並當庭勘驗鑑定原證五放大照片，上訴人以螢光筆圈畫出所謂肋片、刃部位置，證稱該照片看不出有肋片及刃部存在，且現場勘驗鑑定系爭A 機器時，亦未看到上述物件。（本院卷第178 、193 、194 、195頁），又92年5 月9 日上訴人會同高雄縣政府警察局仁武分局鳥松分駐所警員至神農路4 巷倉庫（依高雄縣政府警察局仁武分局鳥松分駐所受理民眾報案紀錄表影本所載，應係神農路48巷10號前之倉庫）勘查時，該分駐所僅在受理民眾報案紀錄簿登記備查，及製作受理民眾報案紀錄表，並未製作訊問筆錄，此有該分駐所警員蘇文宏94年12月28日報告書暨受理民眾報案紀錄表影本在卷可稽（本院卷第96-97 頁），該報案紀錄表並無關於系爭機器外型構造之記載，上訴人主張比對警訊筆錄與系爭A 機器，尚無可採。再上訴人於93年7 月29日現場確認系爭A 機器時，果發現肋片、刃部被切除，於原審94年3 月21日兩造協商爭點時未予主張（原審卷第105 、146 頁），顯可歸責於上訴人，依民事訴訟法第270 條之1 第3 項規定，已生失權效果。
⑷由上所述，系爭A 機器，上訴人不能證明為被上訴人所仿
造，且經金屬工業研究發展中心鑑定與上訴人申請之「立坑搖管機改良構造」專利範圍不同，上訴人主張被上訴人侵害其專利權，請求被上訴人賠償其損害為無理由。
㈡關於上訴人在高雄縣○○鄉○○路○○巷○○號前倉庫（上訴人
原指神農路4 巷倉庫經上訴人更正，本院卷第148 頁）查獲
1 部系爭機器（下稱系爭B機器）部分：吳敏能否認系爭B 機器為其所仿造，抗辯稱該部機器亦非伊租用，與伊等無關，查獲該機器之神農路48巷10號前之倉庫，不是被上訴人所有，至於上訴人前所指的神農路4 巷倉庫，係台糖公司之空地等語，甲○○抗辯稱上開機器伊不瞭解，不是伊仿造的等語，丙○○證稱該系爭B 機器伊不瞭解，不是伊所有等語（本院卷第65頁）雖92年5 月9 日，上訴人會同高雄縣政府警察局仁武分局鳥松分駐所警員至神農路48巷10號前倉庫勘查時警員所製作之受理民眾報案紀錄表記載吳敏能稱該系爭B 機器為丙○○所有，吳敏能所承租。又報案人即上訴人指係甲○○所有（本院卷第97頁），各等語。惟查，被上訴人否認有仿造或租用上開機器已如上述，上訴人亦稱沒有發現吳敏能或甲○○有使用該系爭B 機器（本院卷第81頁）該民眾報案紀錄雖記載系爭B 機器為甲○○所有，惟此乃上訴人之個人陳述，並無證據證明，縱如上訴人主張依民眾報案紀錄顯示，至少可證被上訴人使用（或承租）系爭機器。（本院卷第213 頁），自亦無法證明被上訴人有仿造系爭B 機器。上訴人主張被上訴人仿造系爭B 機器，侵害其專利權，訴請賠償損害，要屬無據。
六、綜上所述，上訴人未能證明被上訴人仿造並侵害上訴人之專利，且系爭A 機器亦與上訴人申請之「立坑搖管機改良構造」專利範圍不同，自無侵害上訴人之專利權，上訴人依專利法第84條第1 項、民法第185 條規定，請求被上訴人連帶給付上訴人269 萬元及遲延利息為無理由。原審為上訴人敗訴之判決，核無違誤。上訴意旨求予廢棄為無理由，應予駁回。
據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第449 條第1 項、第78條，判決如主文。
中 華 民 國 95 年 8 月 9 日
民事第六庭
審判長法官 許明進法 官 朱玲瑤法 官 張明振以上正本證明與原本無異。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀，其未表明上訴理由者，應於上訴後20日內向本院提出上訴理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀，並依附註條文規定辦理。
中 華 民 國 95 年 8 月 10 日
書 記 官 彭筱瑗附註：
民事訴訟法第466條之1 ：
對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人，但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。
上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。第1 項但書及第2 項情形，應於提起上訴或委任時釋明之。
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