臺灣高等法院高雄分院民事判決 94年度重上字第69號上 訴 人 中國石油化學工業開發股份有限公司法定代理人 乙○訴訟代理人 庚○○
己○○丙○○陳世杰律師複代理人 戊○○訴訟代理人 趙梅君律師上 訴 人 丁○○上列2人共同訴訟代理人 蘇吉雄律師
陳雅娟律師黃虹霞律師被上訴人 美商瑟蘭斯國際股份有限公司（Celanese
International Corporation ）
設1601 W. LBJ Freeway Dallas,法定代理人 辛○○（在中華民國境內之法定代理人）訴訟代理人 謝英士律師
壬○○ 住台北市○○○路○段○○○號6樓Ｂ室陳哲宏律師羅淑瑋律師上列當事人間因請求損害賠償事件，對於民國94年8 月24日臺灣高雄地方法院91年度重訴字第14號第一審判決提起上訴，本院於97年9月16日辯論終結，茲判決如下：
主 文原判決關於命上訴人給付部分廢棄。
上開廢棄部分，被上訴人在第一審之訴及假執行之聲請均駁回。
第一（除確定部分外）、二審訴訟費用由被上訴人負擔。
事 實 及 理 由
甲、程序事項：
一、被上訴人在中華民國境內之法定代理人於民國97年4 月17日變更為辛○○，有經濟部函附外國公司認許事項變更表可憑，並經辛○○具狀聲明承受訴訟，核無不合。
二、上訴人爭執：被上訴人起訴時，列其助理秘書James Mullen為法定代理人，並委任陳長文律師等人為訴訟代理人，惟依我國民法及民事訴訟法之規定，助理秘書非公司之代表人或法定代理人，故被上訴人之起訴，未經合法代理，其委任訴訟代理人亦不合法；被上訴人嗣後固向我國申請外國公司認許獲准，並指定陳宗澤為在我國境內訴訟及非訴訟之代理人，及先後申請變更為王鴻文、辛○○，然其申請認許及變更代理人均未經合法代理，則經濟部所為核准認許暨指定或變更代理人，於法亦有未合，故本件被上訴人所為訴訟代理人之委任，均不合法；縱使認為上開認許及指定代理人合法，則陳宗澤經指定為在我國訴訟及非訴訟之代理人後，被上訴人原法定代理人之代理權即歸於消滅，原審訴訟程序應於陳宗澤聲明承受訴訟之前，當然停止，故原審逕為實體判決，其判決及訴訟程序均屬重大違法，被上訴人如欲補正代理權之欠缺，亦應向第一審法院為之等語。經查：
㈠按「中華民國美利堅合眾國友好通商航海條約第6 條之規定
，係指中華民國、美利堅合眾國（下稱美國）兩國之國民、法人及團體在締約國有訴訟權，因而美國方面在我國所進行之訴訟，應依我國訴訟法之規定而言。至於美國法人在我國進行訴訟而委任代理人代行告訴者，授權人是否有權代表該美國法人委任受任人為代理人，受任之代理人有無合法代行告訴權限，因屬私法性質，仍應依其適用之準據法定之。因而美國公司在我國所進行之訴訟，有關該公司是否成立，有無享有法人人格，其公司之行為能力、責任能力及組織、權限如何等私法問題，仍應依美國之本國公司法或其他法律定之，不宜逕行適用我國民事法律之規定，僅以公司法所定之公司負責人為有權代表公司之人」（最高法院92年度台上字第789 號刑事判決參照）。經查，依被上訴人所提出經公證之公司規則（BY-LAWS OF CELANESE INTERNATIONAL CORPO-RATION）第4 條第4 項規定，公司所有對外之契約、協議、簽署或文件等，須經董事長、總經理及秘書或助理秘書等之簽名；第10項規定，助理秘書在秘書出缺、不能或拒絕行使職務時，得行使秘書之職務（本院開庭卷㈥第73、74頁），而被上訴人稱James J. Mullen 為公司之助理秘書，及其所提出附卷之委任狀上，經載明James J. Mullen 係美商瑟蘭斯國際公司之「Statutory Representative」（法定代理人），固經德州公證人認證，惟被上訴人未能提出其他相關法令或公司章程，或授權文件，釋明助理秘書James J.Mullen得單獨代表該公司並為簽名，尚難認其依該國法令有權代表被上訴人委任受任人為本件訴訟代理人。
㈡公司法第371 條第1 項規定，外國公司非在其本國設立登記
營業者，不得申請認許；第372 條第2 項規定，外國公司應在中華民國境內指定其訴訟及非訴訟之代理人，並以之為在中華民國境內之公司負責人；第373 條第2 款規定，外國公司之認許事項或文件，有虛偽情事者，不予認許。是則，主管機關經濟部於外國公司申請認許時，自已就該外國公司設立登記事項、申請認許是否經合法代理等事項為審查，符合申請要件始准予認許。被上訴人於申請認許時，業經提出經認證之公司董事會決議會議紀錄、公司章程、指定在中華民國境內訴訟及非訴訟代理人授權書等（本院被上訴人書狀卷㈡第17至21頁），且既經經濟部為外國公司認許，在其認許經撤銷前，仍具外國法人之資格；所指定在中華民國境內訴訟及非訴訟之代理人，即屬合法，有權代表被上訴人在我國境內進行訴訟行為及委任代理人。且被上訴人固指定在中華民國境內訴訟及非訴訟之代理人，並以之為在中華民國境內之公司負責人，惟其原來之法定代理人之代理權限並不因此消滅，故無民事訴訟法第170 條訴訟程序當然停止之事由。
上訴人指稱原審有於訴訟程序當然停止中為判決之違誤，尚屬無據。
㈢另按民事訴訟法第48條規定之承認，不論為明示或默示，均
溯及於行為時發生效力（最高法院83年台上字第773 號判例參照）；無訴訟代理權者取得本人之訴訟委任，提出委任書，本人或該訴訟代理人並承認其以前訴訟行為者，溯及於行為時發生效力；補正訴訟代理權欠缺之時期，法律未設任何限制，在上級審訴訟程序中，亦得補正下級審訴訟代理權之欠缺（最高法院88年度台上字第127 號判決參照）；法院於能力、法定代理權或為訴訟所必要之允許，認有欠缺而可以補正者，應定期間命其補正；上訴有當事人能力或代理權欠缺之情形者，亦同，為民事訴訟法第49條及第442 條第2 項所明定。法定代理權有無欠缺，不問訴訟程度如何，或當事人間是否有所爭執，法院均得依職權調查之，第一審法院如未予調查，或當事人之補正欠缺無相當之證明，第二審法院仍不妨再加調查或命補正（最高法院88年度台簡抗字第4 號判決參照）；承受訴訟係訴訟程序當然停止所生之問題，此觀民事訴訟法第175 條之規定自明，至訴訟法定代理權之欠缺，依同法第48條、第49條規定，則屬法定代理權欠缺補正或追認之問題，兩者並不相同（最高法院85年度台抗字第23號判決參照）。而被上訴人業已提出其在中華民國境內訴訟及非訴訟代理人王鴻文出具之委任狀，並續行訴訟，及嗣由變更後之代理人辛○○聲明承受訴訟，復經被上訴人公司董事長John A. O'Dwyer 出具聲明表示已合法授權及同意本件訴訟之進行（被上訴人97年9 月23日書狀附件11）。是上訴人於程序上所為被上訴人代理權欠缺之爭執，核屬可得補正事項，既經補正，應認其起訴及代理均屬合法。
三、上訴人爭執甲○○○○於原審任參審專家，向原審法官提出書面意見（本院開庭卷㈡第54頁），原審就該書面意見未經兩造辯論而據為判決基礎（原審判決第17頁第6 行至18頁第
6 行），訴訟程序顯有重大瑕疵且足以影響判決結果，損及上訴人之審級利益，應廢棄原判決發回原審法院云云。按民事訴訟法第448 條（現行法第451 條）第1 項所謂訴訟程序有重大之瑕疵者，係指第一審違背訴訟程序之規定，其違背與判決內容有因果關係，或因訴訟程序違背規定，不適於為第二審辯論及判決之基礎者而言（最高法院48年台上字第
127 號判例參照）；第一審訴訟程序有重要瑕疵者，第二審法院雖得廢棄第一審判決及程序中瑕疵之部分，將該事件發回第一審法院，但應否發回，在第二審法院原得斟酌情形定之，並非必須發回（最高法院20年上字第516 號判例參照）。經查：
㈠甲○○○○於91年間之原審準備程序，經兩造提出之專家證
人合意推選為參審專家。而依當時有效之專家諮詢要點（89年5 月2 日公布，92年7 月7 日修正）第1 條、第6 條之規定，由當事人合意或法院選任之專家，係為參與審判諮詢，協助法官發現真實，並促進訴訟進行。其進行諮詢之方式，依第8 條之規定，係由法院於期日通知選任之專家到場，並聽取其意見，依第9 條第1 項及第2 項前段之規定，參與審判諮詢之專家應於審判時提出專業意見供法院參考，不參與事實認定及法律判斷；前項專業意見為法院及當事人所同意者，應由法官以該意旨詢明當事人，並由書記官記明於筆錄。是參審專家僅在提供法院其專業上之意見，以助法院作成判斷，而不得為事實認定及法律判斷。
㈡甲○○○○於本院稱：其於原審提出法院之專家證人意見書
係草稿形式等語，並提出該意見之書面內容（本院開庭卷㈡第32、54頁）。依該書面之記載，其內容涉及專家個人意見者，略以：中石化公司反應液中含有碘化鋰（估計約為1.4%），且將氫氧化鉀溶液回流至反應器（也可能直接添加氫氧化鉀於反應器中），用以與添加之碘化氫形成碘化鉀，因此本人認為中石化公司之操作條件已落入瑟蘭斯公司專利權範圍等語。就「中石化公司㈠刻意或非刻意回流（或添加）氫氧化鉀，及㈡刻意或非刻意增加碘化氫之用量，用以形成碘化鉀與腐蝕金屬之碘化物」之問題，則表示「殊難判斷」、「需由貴院予以檢視」；就有關用水量之問題，則表示「中石化是以約11% 含水量操作，低於孟山都公司之建議值，但並非低於瑟蘭斯公司認為最佳之含水量（1-4%），因此不能據以判斷在含水量一項中有侵權嫌疑」等語，均未提供專業意見。而依上開陳述之旨，甲○○○○關於上訴人反應液中化學成分之專業意見，包括中石化公司「反應液中含有碘化鋰（估計約為1.4%）」之意見，係依據成大對緩衝槽暫存液金屬成分分析之數據推算；「氫氧化鉀溶液回流至反應器」之陳述，則是依據上訴人關於「停爐時，暫存液回流至反應槽」之抗辯（詳如下述），故進而表示「氫氧化鉀溶液回流至反應器」會與添加之碘化氫形成碘化鉀等語，然此部分之意見敘述，並不足以形成「中石化公司之操作條件已落入瑟蘭斯公司專利權範圍」之心證，且上訴人就此部分之事實，已於原審審理過程為充分之防禦，經原審作為形成心證之依據，復得於本院再為攻擊、防禦之補充，及原審法院於93年
9 月30日行第一次言詞辯論期日時，專家諮詢要點業已修正，依現行要點之規定，法院向專家諮詢之方式，並未限制（如下述），是尚難以原審就該草稿未令兩造辯論，或記載於筆錄，認已足以影響判決結果及上訴人之審級利益。
四、又依現行專家諮詢要點（92年7 月7 日修正）第2 條、第5條之規定，因專利權涉訟之民事事件，或涉及專業領域，案情繁雜，有行專家諮詢之必要，法院得依職權行專家諮詢。同要點第8 條規定，專家應本於良知及專業確信，提出專業意見供法院參考，不參與事實認定及法律判斷；法官向專家諮詢，得以電話、請其到院或其他方式為之。另97年7 月1日施行之智慧財產案件審理法第8 條第1 項規定，法院已知之特殊專業知識，應予當事人有辯論之機會，始得採為裁判之基礎；第37條第1 項第1 款規定，本法施行前已繫屬於地方法院及高等法院之智慧財產民事事件，依其進行程度，由該法院依本法所定程序終結之，其已依法定程序進行之訴訟程序，其效力不受影響。從而，本院就兩造各自推薦之專家所提出書面、到庭陳述之特殊專業意見等，自得依兩造辯論之結果，作為裁判之基礎，併此敘明。
乙、實體事項：
一、被上訴人起訴主張：伊為中華民國發明第27572 號專利（下稱系爭專利）之專利權人，該發明係一種「由甲醇與一氧化碳製造醋酸之方法」，專利權期間自民國76年9 月16日起至94年4 月3 日止。中國石油化學工業開發股份有限公司（下稱中石化公司）明知系爭專利權為伊所有，並曾於78年1 月間至82年2 月間與伊洽談該專利技術之授權事宜，伊當時並提供系爭專利之具體操作條件供其參考，後因未能達成協議而停止授權談判。詎中石化公司未經伊同意，於79年11月至同年12月間，擅自在其工廠反應器中實際操作伊專利方法而獲致極佳成果，乃於79、80年間委託金屬工業發展中心就反應器材質是否適用於伊之專利方法進行研究，並據研究結果，以其原有Hastelloy 反應器在使用系爭專利之反應液組合時，會產生腐蝕劣化現象，而於80年8 月向Nooter公司以美金115 萬元訂購適用於系爭專利方法之鋯反應器。其後中石化公司即在其高雄縣大社廠全面採用系爭專利方法以製造醋酸並販賣牟利。嗣經伊於88年5 月15日向臺灣高雄地方法院檢察署提出告訴，並聲請檢察官於88年5 月20日搜索中石化公司大社廠，查獲「醋酸生產工廠及醋酸成品儲槽化驗資料」90張，載有大社廠自85年10月1 日起至88年5 月17日止（下稱系爭侵權期間）之反應液成分分析數據，顯示該大社廠於此期間內所使用之反應液成分組合，均落入系爭專利權範圍。而丁○○為中石化公司大社廠於78年至88年間之廠長，知悉伊與中石化公司間就系爭專利技術授權之談判過程及系爭專利範圍，竟於執行中石化公司業務時，未經同意即擅自在大社廠使用系爭專利方法製造醋酸，故意侵害伊之系爭專利權。爰依專利法第88條、第89條、民法第28條、第188 條、公司法第23條之規定，請求上訴人連帶賠償伊2 倍之損害額即新臺幣（下同）1,195,730,370 元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之法定遲延利息，暨陳明願供擔保聲請准為假執行之宣告（被上訴人之請求超過896,797,914 元本息，及命上訴人不得使用系爭專利製造醋酸產品，亦不得使用、販賣、意圖販賣而陳列，或為上述目的而進口以系爭專利方法製造之醋酸產品，或為其他侵害系爭專利之行為部分，經原審判決敗訴，因未上訴而確定）。
二、上訴人則辯稱：㈠系爭專利不是銠催化甲醇羰化製造醋酸之原始母專利，充其
量係孟山都技術之改良，而且系爭專利權之部分範圍不具進步性或不具產業利用性等專利要件，應全部不准專利，且依97年7 月1 日施行之智慧財產案件審理法規定，應由法院自行認定系爭專利有無應撤銷或廢止事由。
㈡被上訴人並非系爭專利原始專利權人，其原始專利權人為訴
外人Celanese Corporation，該公司於76年2 月27日經西德化學公司Hoechst AG併購，同時併入American Hoechst Corporation後，以Celanese Corporation為存續公司，同時變更名稱為Hoechst Celanese Corporation，並於76年9 月16日經核准取得系爭專利權。被上訴人則係於84年11月28日成立，並於86年10月31日更名為Celanese International Corporation。被上訴人固於87年5 月22日與Hoechst CelaneseCorporation 共同委任理律法律事務所，向當時主管機關中央標準局申請將系爭專利權轉讓被上訴人，並經該局以87年
8 月19日函准轉讓登記及核發變更後之專利證書。惟系爭專利權之轉讓登記，均由雙方助理秘書代表公司委任陳長文律師為申請代理人，而助理秘書對外並無代表公司之權限，該轉讓登記自不生效。況且，專利法上之登記，僅發生對抗之效力，且依據經濟部智慧財產局（下稱「智財局」）專利審查基準及相關辦法，其所為專利權讓與之審查及登記，僅為行政流程之形式審查，故縱使完成轉讓登記，亦不足以推定被上訴人實質上已合法受讓取得系爭專利權，而被上訴人就其主張受讓系爭專利權，並未提出轉讓文件原本以為證明，顯非真實。
㈢被上訴人縱使已合法受讓系爭專利權，惟如未同時受讓專利
被侵害之損害賠償請求權，就其登記受讓日即87年8 月19日前發生之侵害專利權行為，不能請求損害賠償。被上訴人就其主張已同時受讓系爭專利權侵害之損害賠償請求權，固提出「Assignment」為憑，然未能提出原本以為證明，上訴人否認其真正，且被上訴人迄97年2 月21日始送達該「Assignment」影本與上訴人，縱使真正，應認自其時起，該債權讓與始對上訴人發生效力。
㈣被上訴人之損害賠償請求權已罹於2 年之請求權時效或10年
之請求權時效：⒈被上訴人前手HoechstCelanese Corpora-tion之員工陶國樑於81年7 月間翻譯上訴人員工陳福隆文章時，已知上訴人反應液水含量低於14wt% ，並於82年3 月與上訴人會談前已知所主張之上訴人侵權情事，嗣被上訴人於
88 年5月17日本於犯罪被害人之地位，對上訴人公司人員提出違反專利法犯罪告訴；於90年2 月16日提起本件附帶民事訴訟，主張上訴人侵權期間自79年12月21日起至88年5 月20日止（嗣減縮本件侵權期間為85年10月1 日起至88年5 月17日止），即主張上訴人有繼續侵權情事。故被上訴人前手及被上訴人係自82年3 月間起即陸續知悉其主張之侵權情事，侵權行為損害賠償請求權時效期間亦應個別起算，則被上訴人遲至90年2 月19日始提起本件訴訟，就起訴日90年2 月19日起回溯2 年之前部分（即88年2 月19日以前）應已罹於2年時效期間。⒉又被上訴人迄97年2 月22日始通知上訴人受讓系爭損害賠償請求權，該轉讓迄此時始對上訴人發生效力，在此之前，被上訴人並未對上訴人取得任何損害賠償請求權，其起訴並不發生中斷時效之效力。而自97年2 月22日回溯10年之前，即被上訴人所主張自85年10月1 日起至87年2月22日止之侵權情事，亦罹於10年之消滅時效，不得請求上訴人給付任何賠償。
㈤系爭申請專利範圍之解釋：解釋申請專利範圍之文義以界定
專利權範圍時，不得侷限於申請專利範圍之文字記載，應參考專利說明書中之發明說明及圖式，及審查、舉發過程中提出之答辯理由。⒈據被上訴人之前手Celanese Corporation於75年1 月31日提出再審查理由，針對系爭發明之技術特徵稱：「本案係連續之方法，其中鹼金屬碘化物及酯只有在反應最初時加入，且一直連續地保持在反應混合物中而不需再添加」等語，系爭專利權範圍之解釋應為：於反應初始時，「因添加而維持」特定濃度之Ia、IIa 族金屬碘化物鹽類或季碘化物鹽類；⒉系爭申請專利範圍所載「重量百分比約2％至20％之碘化物鹽類」，參照中、英文版本之記載，即屬「馬庫西（Markush） 」請求項，應指單一種Ia、IIa 族金屬碘化物鹽類或季碘化物鹽類之濃度；⒊系爭專利之先前技藝孟山都公司美國專利第0000000 號已揭露醋酸甲脂存在於反應介質中，而依據系爭說明書記載，反應介質中之醋酸甲脂濃度至少應高於2wt%，方具有不同於先前技藝之功效，及被上訴人就系爭專利向歐洲專利局申請專利，經BP International Limited公司據孟山都公司第0000000 號專利提出舉發，主張不具新穎性及進步性後，被上訴人已限縮醋酸甲脂濃度為2wt%至5wt%，而經審定為歐洲專利技術特徵之一，故系爭專利權之醋酸甲脂濃度應高於2wt%；⒋系爭專利說明書全文及相關圖示，並無關於8-14wt% 高水含量操作條件之數據及實例，以說明具有不同於先前技藝且為熟習該項技術者無法預期之功效，就該水含量8-14wt% 部分未為充分揭露，不應享有專利權保護。
㈥被上訴人未能證明上訴人侵害系爭專利權之事實：⒈85年10
月1 日至88年5 月17日止中石化大社廠之「反應液線上分析資料」，僅有水、甲基碘、醋酸甲酯、銠及碘離子（Iodide）之分析數據，並無系爭專利「Ⅰa/Ⅱa 族碘化物鹽類或季碘化物鹽類」之分析數據，亦無法推算Ⅰa/Ⅱa 族金屬碘化物鹽類之濃度，故將該分析資料與系爭申請專利範圍請求項所載各組成與濃度依全要件原則逐一比對結果，並未完全落入系爭申請專利範圍，而未侵權。⒉檢察官於88年5 月20日搜索扣案的樣品，是從緩衝槽取得之暫存液，依其組成，無法據以推算反應液之組成、比例，即使依成大分析結果，亦不足以做為認定反應液中金屬濃度之依據：⑴依成大分析報告，其銠、鈉及鈣之回收率過高，分析結果並不正確；⑵成大分析數據之單位為體積單位mg/L與系爭專利使用之重量單位wt% 不同，且未進行密度校正，不足以做為認定金屬濃度之依據；⑶成大對暫存液之分析未考慮上訴人醋酸製程在停爐前之氣化濃縮及降低液位，將顯著提高反應器及閃化槽內之反應液金屬離子濃度，及反應液進入缺乏一氧化碳之緩衝槽後，靜置4 天始經取樣，復未經適當之密封包裝，再經靜置4 年8 個月，將產生銠沉澱及有機物質揮發，造成樣品中銠與其他金屬離子濃度比例之改變等因素；⑷成大分析緩衝槽暫存液時，僅分析其中11種金屬離子濃度（除銠外，僅包含鉻、錳、鐵、鈷、鎳、鋰、鈉、鉀、鈣、鎂等金屬離子），並未分析全部的金屬陽離子，故無法了解對應於碘離子之全部金屬非金屬陽離子暨其確實之個別濃度為何；⑸成大分析亦未分析全部系爭專利相關組成，如醋酸甲酯、水、甲基碘等。⒊被上訴人提出之慶齡中心報告，因兩造均經由孟山都公司授權以甲醇羰化方法製造醋酸，醋酸產品中不純物種類大致雷同，無法以醋酸產品直接還原推論反應液之組成或濃度，且被上訴人並未舉證其主張之產品來源，自不足以作為判斷中石化醋酸製程反應液組成之依據。
㈦上訴人係使用孟山都醋酸製程之改良技術生產醋酸，於反應
液中添加氫碘酸（HI）搭配過渡金屬離子，達穩定銠觸媒之效果，進而可降低水份及增加醋酸生產效能。上訴人反應液線上分析資料碘離子之來源為碘化氫及過渡金屬離子，未添加系爭專利中所必要之Ia、IIa 碘化物鹽類或季碘化物鹽類，且上訴人反應液中單一碘化物鹽類（含碘化鋰）之含量更未超過2wt%（甚至加總也未超過2wt%），故未侵害系爭專利；88年5 月20日查扣之暫存液雖含有「鋰離子」，然該「鋰離子」來源，乃上訴人基於88年2 月26日與中國大陸中國科學研究院化學研究所簽訂技術移轉合約，自該所取得「GFL-Rh」催化劑權利及技術移轉，在製造該新觸媒的過程中，使用醋酸鋰等金屬鹽類將之由聚合溶液中分離出來，經乾燥處理後，添加於反應器中，因而可能殘留鋰離子成份，並無直接在反應器中添加碘化鋰，與被上訴人之專利技術方法限於「因添加而維持」特定濃度之Ia、IIa 碘化物鹽類有別；上訴人在純化區添加氫氧化鉀（KOH） ，目的在醋酸純化過程中去除碘離子以提高醋酸產品之純度，係基於孟山都公司之教示，正常製造流程中，鉀離子不會進入反應器中，僅於發生緊急停爐或操作異常，為回收被挾帶之銠而回收重質塔內之醋酸半成品溶液時，其內之氫氧化鉀亦回收被送至反應器（ 操作異常時）或被送至緩衝槽（停爐時），再於開車時，
隨同緩衝槽內之暫存液被送入閃化槽再進入反應器，並因停爐多次而逐漸累積，亦非於反應器添加。
㈧即使被上訴人已證明侵權，被上訴人仍需證明其受有損害，
並損害與侵權行為間有相當因果關係存在，始得主張依專利法第85條第2 項計算其損害。又改進專利之專利權人得請求之損害賠償範圍，僅以其改進部分為限，不及於被改進技術原有之效能部分，則被上訴人主張上訴人所獲得之利益亦應扣除依孟山都專利授權保證年產量8 萬噸部分，始符合改良專利之本質。另依上訴人於系爭侵權期間之醋酸銷售成本及費用，足證上訴人於系爭侵權期間醋酸產品之淨利率均為負數，未有獲利等語。
三、原審判決上訴人應連帶給付被上訴人8 億9679萬7914元，及自90年4 月26日起至清償日止，按年息百分之5 計算之法定遲延利息，並為附條件准、免假執行之宣告，而駁回被上訴人其餘之訴及假執行之宣告。上訴人就原審判決敗訴部分不服，聲明求為判決：㈠原判決不利上訴人部分廢棄，㈡上開廢棄部分，被上訴人在第一審之訴及假執行之聲請均駁回；被上訴人則求為判決：上訴駁回。
四、兩造爭執事項為：㈠系爭專利權是否部分不具進步性、產業利用性之專利要件，
而應全部不予專利？上訴人是否仍得於本件民事訴訟程序為爭執？㈡被上訴人是否已自其前手Hoechst Celanese Corporation合
法受讓系爭專利權及專利侵害之損害賠償請求權？㈢被上訴人之專利侵害損害賠償請求權是否部分已罹於2 年之
請求權時效或罹於10年之請求權時效？㈣系爭專利申請專利範圍之解釋，就其中鹼金屬碘化物部分，
是否應解釋為：於反應初始「因添加而維持」特定濃度之Ia、IIa 族金屬碘化物鹽類或季碘化物鹽類；就「重量百分比約2 ％至20％之碘化物鹽類」，是否指單一種Ia、IIa 族金屬碘化物鹽類或季碘化物鹽類之濃度？系爭專利權之醋酸甲脂濃度是否應高於2wt%？㈤中石化公司大社廠於系爭侵權期間，其醋酸反應液之組成，
依全要件原則，是否已落入系爭專利權範圍，而構成系爭專利權之侵害？㈥如中石化公司已侵害系爭專利權，則被上訴人是否得請求上
訴人連帶賠償？其得請求之金額為何？茲就兩造爭執事項論述如下。
五、按智慧財產案件審理細則第28條第2 項規定，關於智慧財產權有無應撤銷、廢止原因之同一事實及證據，業經行政爭訟程序認定舉發或評定不成立確定，或已逾申請評定之法定期限，或其他依法已不得於行政爭訟程序中主張之事由，於智慧財產民事訴訟程序中，不得再行主張。第33條規定，智慧財產民事訴訟中，關於智慧財產權應予撤銷或廢止之原因，當事人意圖延滯訴訟，或因重大過失逾時始行提出攻擊或防禦方法，有礙訴訟之終結者，法院宜依民事訴訟法第196 條第2 項規定駁回之；關於智慧財產權應予撤銷或廢止之攻擊或防禦方法，未於第一審主張或抗辯，或曾行準備程序之事件，未於準備程序中主張或抗辯者，除法律別有規定者外，於上訴審或準備程序後之言詞辯論，均不得再行主張或抗辯。經查：
㈠上訴人前據孟山都公司之美國第0000000 號專利與歐洲第55
618 號專利，及Daicel公司日本第0000000 號專利，以系爭專利為習知技藝所涵括，不具新穎性及進步性，向經濟部智慧財產局提出舉發（案號依序為000000000N01、000000000N02），均經智財局審定舉發不成立，而依行政爭訟程序救濟，並先後經台北高等行政法院以90年訴字第6975號、90年度訴字第6976號判決駁回上訴人之訴，及最高行政法院於93年
7 月9 日以93年度判字第888 號判決；於93年8 月19日以93年度裁字第1035號裁定駁回上訴人之上訴確定（原審卷㈥第
124 至152 頁原證37及原審卷㈧第33至45頁原證67），則上訴人自不得執同一事實及證據，爭執系爭專利權有應撤銷、廢止原因。
㈡上訴人於本院固主張其於96年1 月2 日、4 日、8 日分別向
智財局提出案號依序為000000000N03、N04 、N05 等3 件舉發案（下稱系爭舉發案），由智財局審查中，並依據智慧財產案件審理法第16條第1 項之規定，主張本院應就各該舉發事由，作成系爭專利權有無應撤銷、廢止原因之判斷。惟按對於獲准專利權之發明，任何人認有違反專利法應不予專利之規定者（即系爭專利核准當時適用之專利法第1 至第4 條規定），依法得附具證據，向專利主管機關舉發。上訴人於最高行政法院駁回其上述第一、第二舉發案確定後，迄原審94年8 月10日言詞辯論終結前，未曾再向主管機關提出舉發，主張系爭專利權有「系爭舉發案」之應予撤銷、廢止之原因。上訴人上訴本院後，仍執上開孟山都公司之美國第0000
000 號專利與歐洲第55618 號專利，爭執系爭專利之「申請專利範圍」（本院上訴人卷㈡129 至132 頁、233 頁）；於96年3 月23日上訴理由狀稱已提出系爭舉發案（同上卷256頁），惟僅提出智財局自行收納款之收據3 件；於97年4 月24日具狀爭執系爭專利違反當時有效之專利法第2 條第1 項第5 款及第3 條之規定，依法應不予發明專利，所持理由為系爭專利為先前技藝之組合，不具進步性（引證1 、2 、3與第一、第二舉發案相同）、不具產業利用性（引證1、2與第一、第二舉發案同），除提出之引證1 、2 、3 業經最高行法院駁回上訴人之舉發及行政爭訟確定外，其主張「季碘化物鹽類」、「除碘化鋰以外之ＩＡ、ＩＩＡ族金屬碘化物鹽類」均無實施例，及專利範圍中「醋酸甲脂4WT%以下與碘化鋰10WT% 以下之組合」，均未達產業實施階段，不具產業利用性部分，非但於上訴近2 年6 個月始提出，有礙訴訟之終結，復未提出其向智財局為舉發之相關事證以為證明（本院上訴人卷㈣第159 至174 頁，開庭卷㈨第13頁背面至17頁）。是則上訴人關於所主張系爭專利權應予撤銷或廢止之原因（即系爭舉發案部分），既未於第一審主張或抗辯，按之上揭智慧財產案件審理細則第33條之規定，原已不得於上訴審再行主張或抗辯。況且，據上訴人稱：其嗣後提出之相關主張或引證案（按：指系爭舉發案），均曾經上述台北高等行政法院及最高行政法院指摘係未於原先舉發時提出者等語（本院開庭卷㈨第17頁背面，上證73），則上訴人就其主張之各該系爭舉發案事由，顯然早已知情，於本院準備程序中，復未及時提出相關事證為主張或抗辯，就其逾時始行提出攻擊或防禦方法，至少亦有重大過失，並有礙訴訟之終結，按之上揭審理細則第33條之規定，應認不得於本件民事訴訟程序再行主張或抗辯。
六、上訴人爭執被上訴人未自其前手Hoechst Celanese Corporation合法受讓系爭專利權及專利侵害之損害賠償請求權。經查：
㈠按75年12月24日修正施行之專利法第12條第1 項前段規定，
申請專利，由發明人或其受讓人或繼承人備具申請書、說明書、固式、模型或樣品及宣誓書，向專利局申請之。76年7月10日修正施行之專利法施行細則第10條第3 款規定，專利說明書應記載申請人姓名、籍貫（或國籍）、住、居所；如為法人，其名稱、事務所及其代表人姓名。同細則第21條第
1 項規定，申請人依本法第13條委任專利代理人時，應向專利局提出委任書，載明所代理之權限，其權限變更或解任時，應以書面聲明之。同細則第23條規定，外國人依本法為有關專利之申請者，應依本法第13條第2 項規定，委任專利代理人為之，並應附送經我國駐外使領館或指定機構驗證或當地法院認證之申請人國籍證明書或法人證明文件。參以美國公司在我國所進行之訴訟，有關該公司是否成立，有無享有法人人格，其公司之行為能力、責任能力及組織、權限如何等私法問題，仍應依美國之本國公司法或其他法律定之，不宜逕行適用我國民事法律之規定，僅以公司法所定之公司負責人為有權代表公司之人（最高法院92年度台上字第789 號刑事判決參照）。堪認主管機關於76年9 月16日核准Hoech-
st Celanese Corporation 系爭專利權時，應依上開規定審查申請人之法人資格、代表人姓名、是否依法委任專利代理人等情，該等要件審查無誤，始得為實體審查而核准專利，上訴人再爭執Hoechst Celanese Corporation申請系爭專利時，未經合法代理，核屬無據。
㈡90年10月24日修正前專利法第59條規定，發明專利權人以其
發明專利權讓與他人或授權他人實施，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人。第63條規定，發明專利權之讓與，應由各當事人署名，附具契約，向專利專責機關申請換發證書；專利專責機關核准前項讓與後，應將讓與事項登記於專利權簿。又83年10月3 日修正施行之專利法施行細則第3 條規定，申請人之住、居所、印章有變更時，應向專利專責機關申請變更。是則主管機關受理專利權之讓與登記，自得依據申請人提出之原專利證書、讓與契約書及其上之雙方簽名等，核對是否與原申請專利登記時或其後變更之印章（外國人則為簽章）相符，則其據此所為審查，已足以審認是否真正權利人所為讓與，而非僅止於形式上審查。系爭專利權之讓與，業經被上訴人提出自智財局閱得與原本相符之英文本「assignment」及其中譯本，經當庭勘驗屬實，且形式上真正為上訴人所不爭執（本院開庭卷㈧第154 頁），該「assignment」並經分別認證其上雙方代理人簽名屬實，且內容載明轉讓之專利權包括系爭專利，及轉讓之標的亦包括涉及系爭專利之侵權行為損害賠償請求權（同上卷第11至13頁），足認被上訴人確已合法受讓系爭專利權及關於專利權侵害之損害賠償請求權。
七、上訴人爭執被上訴人之專利侵害損害賠償請求權部分已罹於
2 年之請求權時效，或部分已罹於10年之請求權時效。經查：
㈠上訴人以「被上訴人主張系爭專利為唯一商業化運轉的低水
製程，而陳福隆文章中已表明上訴人之製程水含量低於14wt% ，則自被上訴人前手於82年間得知陳福隆文章時，即應知上訴人侵權之事實」，故爭執就被上訴人所指上訴人繼續侵害系爭專利權情事，其損害賠償請求權亦應個別起算時效期間，而陸續罹於2 年之請求權時效云云。惟被上訴人主張本件專利侵權期間為85年10月1 日至88年5 月17日，而陳福隆文章係81年間發表，其內容並不及於其後發生之事實，且系爭專利之申請專利範圍，水含量低於14wt% ，僅係技術特徵之ㄧ，縱屬低水製程，仍須具備其他申請專利範圍之要件，始足以構成侵權，是要難以僅知其中一技術特徵，即認已知侵權之事實。又被上訴人於88年5 月20日申請檢察官至中石化大社廠搜索時，始經檢察官扣得相關醋酸製程證據，並據以提出侵害專利權之刑事告訴，則其最早亦應於是時始確知上訴人系爭侵權期間之全部侵權事實，始得起算時效期間。故被上訴人於90年2 月19日提起刑事附帶民事訴訟，為本件請求，就全部侵害專利權損害賠償請求權之行使，均未罹於時效期間。
㈡上訴人以「被上訴人迄97年2 月22日始通知上訴人受讓系爭
損害賠償請求權，該轉讓迄此時始對上訴人發生效力，在此之前，被上訴人並未對上訴人取得任何損害賠償請求權，其起訴並不發生中斷時效之效力」，爭執自97年2 月22日回溯10年之前，即被上訴人所主張自85年10月1 日起至87年2 月21日止之侵權行為，均已罹於10年之請求權時效云云。惟按債權之讓與，僅變更債之主體，於債之同一性並不生影響；債權讓與乃以移轉債權為標的之契約，債權讓與契約生效時，債權即同時移轉，於是讓與人即原債權人脫離債之關係，失去債權人之地位，不復對債務人有債權存在，而由受讓人即新債權人承繼讓與人之地位取得同一債權（最高法院94年度台上字第575 號判決參照）。是以最高法院39年台上字第
448 號判例闡示：債權之讓與，依民法第297 條規定，非經讓與人或受讓人通知債務人，對債務人不生效力，此項通知不過觀念通知，使債務人知有債權移轉之事實，免誤向原債權人清償而已，在債務人既知債權已移轉於第三人，而向之請求返還擔保債務履行之契據，自不容猶藉詞債權之移轉尚未通知，拒絕對受讓人履行此項債務，而僅向之請求返還擔保債務之契據等語。被上訴人於90年2 月19日起訴為本件損害賠償之請求，是時固未將其自前手受讓系爭專利侵害損害賠償請求權之事實通知上訴人，惟實質上該債權已移轉予被上訴人，被上訴人得對上訴人行使之債權，乃包括87年9 月17日受讓系爭專利權之前已發生，而同時自前手受讓之損害賠償債權，及其受讓系爭專利權後得以專利權人身分行使之損害賠償債權，被上訴人就上開權利均無放任不行使之情形，而上訴人亦無誤向被上訴人前手清償之虞。又被上訴人於本院97年1 月28日準備程序期日，業已表示「專利權讓與書之英文本有記載受讓侵權行為損害賠償請求權」、「依據讓與書上記載，專利的所有權益都一併讓與」（本院開庭卷㈦第207 頁），足認其時上訴人已受債權讓與之通知，該專利侵權之損害賠償請求權之「讓與」最遲於是時已對上訴人發生效力。是被上訴人於本件所行使受讓自前手部分之權利，與其前手對上訴人得主張之權利既為同一，復無未行使之情事，應認該部分債權之時效期間於起訴時已生中斷之事由。上訴人主張於受讓與通知時，始中斷時效云云，核無足採。
八、系爭專利權申請專利範圍之解釋，就其中碘化物鹽類部分，是否應解釋為：於反應初始「因添加而維持」特定濃度之Ia、IIa 族金屬碘化物鹽類或季碘化物鹽類；就「重量百分比約2 ％至20％之碘化物鹽類」，是否指單一種Ia、IIa 族金屬碘化物鹽類或季碘化物鹽類之濃度？系爭專利之醋酸甲酯濃度是否應高於2wt%，始受專利權之保護？㈠按解釋申請專利範圍，以確認專利的保護範圍，應由法院為
之。申請專利範圍係界定專利權範圍之基礎，申請人具體請求保護的發明必須記載於申請專利範圍，且必須為發明說明及圖式所支持，始得受專利權的保護，故解釋「申請專利範圍」之目的，在於正確解釋申請專利範圍之文字意義，以合理界定其專利權範圍；申請專利範圍之文義範圍，應限制在申請時所能了解之意義。按93年7 月1 日施行之專利法第56條第3 項規定，發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖式。其修正之立法理由略以：按發明專利權範圍以說明書所載之申請專利範圍為準，申請專利範圍必須記載構成發明之技術，以界定專利權保護之範圍；此為認定有無專利侵權之重要事項。在解釋申請專利範圍時，發明說明及圖式係屬於從屬地位，未曾記載於申請專利範圍之事項，固不在保護範圍之內；惟說明書所載之申請專利範圍僅就請求保護範圍之必要敘述，既不應侷限於申請專利範圍之字面意義，也不應僅被作為指南參考而已，實應參考其發明說明及圖式，以瞭解其目的、作用及效果，此種參考並非如現行條文所定「必要時」始得為之等語。同法第26條第2 項並規定，發明說明應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施；第3 項規定，申請專利範圍應明確記載申請專利之發明，各請求項應以簡潔之方式記載，且必須為發明說明及圖式所支持。故解釋申請專利範圍，原則上應以每一請求項中所記載之文字意義，及該文字在相關技術中通常所總括的範圍，予以認定，對於申請專利範圍中之記載有疑義而需要解釋時，則應一併考量發明說明、圖式，及該發明所屬技術領域中具有通常知識者之通常知識（智財局97年3 月修訂之專利審查基準第2-1-44至2-1-45頁）。其次，關於申請專利範圍必須為發明說明及圖式支持，係要求申請專利範圍中每一請求項所記載之申請標的，必須是該發明所屬技術領域中具有通常知識者，從發明說明所揭露的內容直接得到的或總括得到的技術手段；申請專利範圍不得超出發明說明所揭露的內容。該發明所屬技術領域中具有通常知識者，基於發明說明所揭露的內容，利用例行之實驗或分析方法即可延伸者，或對於發明說明所揭露之內容僅作明顯的修飾即能獲致者，均應認定為發明說明所支持之範圍。申請專利範圍中所載之發明未記載於發明說明者，其申請專利範圍即未獲得發明說明之支持；若申請專利範圍包含申請人推測的內容，其效果難以確定時，應認其超出申請時發明說明所揭露的範圍，而未獲得發明說明之支持（專利審查基準第2-1-42至2-1-43頁）。
㈡發明之申請專利範圍，得以一項以上之獨立項表示，其以二
段式之形式撰寫者，包括前言部分及特徵部分，前言部分應包含申請專利之標的及與先前技術共有之必要技術特徵，特徵部分則應以「其改良在於」或其他類似用語，敘明有別於先前技術之必要技術特徵；於解釋申請專利範圍時，特徵部分應與前言部分所述之技術特徵結合（專利法施行細則第19條第2 項）。而申請專利範圍中「功能性子句」之用語通常附加於請求項末段，以描述功能或操作方式，由於「功能性子句」之用語與專利權人的意識限定或排除事項有關，原則上應列入比對內容。例如申請專利範圍中記載：「一種…轉向裝置，包括：…，藉此（whereby） ，…，達成快速轉向目的。」其中「藉此，達成快速轉向目的」即所謂「功能性子句」，應列入比對內容（專利侵害鑑定要點參照）。又所謂選擇發明，係指從先前技術的較大範圍中，有目的的選擇先前技術未明確揭露之較小範圍或個體作為其技術特徵之發明，其全部或部分技術特徵必然已為先前技術所涵蓋。若選擇發明所選擇之技術特徵並未明確揭露於先前技術中，而該發明所屬技術領域中具有通常知識者，參酌申請時的通常知識，尚無法由先前技術推導出該被選擇之技術特徵，而產生較先前技術更為顯著或無法預期的功效時，應認為該發明非能輕易完成，具進步性：若所選出的技術並未使該發明產生無法預期的功效，應認定該發明能輕易完成，無具進步性。判斷這種選擇發明是否為該發明技術領域中具有通常知識者所能輕易完成，應就限定之數值範圍是否產生更為顯著的同一性質之功效，或無法預期的不同性質之功效予以認定。若選擇發明與先前技術產生同一性質之功效，且所限定之數值具備「臨界性」的意義，即具有更為顯著的同一性質之功效，應認定該發明非能輕易完成；但若該數值不具「臨界性」的意義，應認定該發明能輕易完成（專利審查基準第2-3-27至2- 3-28 頁）。
㈢系爭專利為孟山都公司美國專利第0000000 號及歐洲專利第
55618 號（以下合稱孟山都專利）醋酸製造方法之改良，孟山都專利為系爭專利之先前技術，為兩造所不爭執，按之上揭說明，系爭專利乃屬於「選擇發明」之專利。系爭發明專利說明書於申請專利範圍第一請求項記載：「製造醋酸之方法，係於含有約200ppm至約1000ppm 之銠催化劑（以銠計算）及包含水、醋酸、甲基碘及醋酸甲酯之液態反應介質中，令一氧化碳與甲醇反應，接著由所得反應產物回收醋酸，此方法之改進包含：於前述反應期間，維持前述反應介質含有重量比0.1 ％至低於14% 之水，重量比約2%至20% 之碘化物鹽類（其為季碘化物鹽類或週期表Ia族及IIa 族金屬組成之團中一員之碘化物）、重量比約0.5%至5%之醋酸甲酯，及重量比5%至20% 之甲基碘，而差額大體上由醋酸組成，以維持催化劑之安定性及系統之生產力。」即系爭專利相較於孟山都專利，其共有之必要技術特徵為，反應介質中均含有銠觸媒、水、甲基碘、醋酸甲酯及醋酸（另參見卷附台北高等行政法院90年度訴字第6975號判決第12至13頁）；其差異則在於系爭專利之技術特徵為「於反應期間內，維持反應介質中水、碘鹽、醋酸甲酯，及甲基碘之特定組合」，以達到「維持催化劑之安定性及系統之生產力」之功效，於解釋申請專利範圍時，應結合全部技術特徵以為觀察。
㈣系爭專利申請專利範圍之解釋，就其中碘化物鹽類部分，是
否應解釋為：於反應初始「因添加而維持」特定濃度之Ia、
IIa 族金屬碘化物鹽類或季碘化物鹽類？上訴人以系爭專利於專利申請過程中，曾於再審查理由書提及「鹼金屬碘化物及酯只有在反應最初時加入，且一直連續地保持在反應混合物中而不需再添加」，主張系爭專利權範圍應解釋為「添加」且「維持」特定濃度之碘化物鹽類。經查：
⒈系爭發明專利說明書之申請專利範圍第一請求項（下稱系爭
請求項），關於液態反應介質特定比例之組合，係記載「..於前述反應期間，維持.. 」 等語，並無「添加」二字，即已清楚界定係於反應液中「維持」特定比例之組成。及於發明說明中，亦無關於「添加而維持」反應液特定組成比例之記載。
⒉系爭專利於申請過程中，主管機關曾於74年11月2 日之核駁
審定書理由⒍稱：「水多要提取乙酸（醋酸）增加成分（成本），但安定劑及醋酸甲酯之成本更高」等語，即認為系爭專利雖可於低水操作而避免高水含量所致之成本增加的缺點，但「安定劑（即銠觸媒穩定劑之碘鹽）及醋酸甲酯之成本更高」，而否准系爭專利之申請。系爭專利之申請人乃於75年1 月31日再審查理由書中針對該核駁理由，說明「若本發明係一種分批式之操作方法，則鈞局之上述理由完全正確；然而，本案係一種連續之方法，其中鹼金屬碘化物及酯只有在反應最初時加入，且一直連續地保持在反應混合物中而不需再添加」等語，而經主管機關據其修正後如上述之申請專利範圍核准公告。堪認主管機關最初審查時，確係誤以系爭專利方法為分批次操作方法，須於每次反應「添加」碘鹽與醋酸甲酯，而導致成本增加，如係連續式操作，即無所指之每次添加反而增加成本之疑慮。從而，依系爭專利申請人再審查理由書之意旨，並無限縮系爭反應液中碘鹽及醋酸甲酯之申請專利範圍為「因添加而維持」特定比例之表示，上訴人爭執應予限縮，核無理由。
㈤就「重量百分比約2 ％至20％之碘化物鹽類」，是否指單一
種Ia、IIa 族金屬碘化物鹽類或季碘化物鹽類之濃度？經查：
⒈按系爭專利核准當時適用，即83年10月3 日修正前專利法施
行細則第2 條規定，依本法及本細則規定之申請，所應備具之文件，概須用中國文字，其科學名辭之譯名下，並應附註外國文原名。科學名辭之譯名，應以國立編譯館編譯者為準。前項文件原係外國文者，並應附送原本。又解釋申請專利範圍時，申請專利範圍中之元件數目應限於其指定數目，並應依請求項中連接詞之表達方式決定其專利權範圍。請求項所載之內容為元件、成分或步驟之組合者，應有一連接詞介於前言及主體之間。例如「一種…，（前言）其特徵在於：（連接詞）…（主體）。」等，連接詞有開放式、封閉式、半開放式及其他表達方式。開放式連接詞係表示元件、成分或步驟之組合中不排除請求項未記載的元件、成分或步驟，如「包含」、「包括」（comprising、containing、inclu-ding）等。封閉式連接詞係表示元件、成分或步驟之組合中僅包含請求項所記載之元件、成分或步驟，如「由…組成」（consisting of） 等。半開放式連接詞介於開放式與封閉式之間，係表示元件、成分或步驟之組合中不排除實質上不會影響申請專利範圍所記載的元件、成分或步驟，如「主要（或基本上、實質上）由…組成」（consisting essential
ly of 、consisting substantially of） 等。若請求項以其他連接詞撰寫，如「構成」（composed of） 、「具有」（having）、「係」（being） 等，其究竟屬於開放式、封閉式或半開放式連接詞，應參照說明書上、下文意，依個案予以認定（專利侵害鑑定要點參照）。
⒉系爭請求項記載：... 於前述反應期間，維持前述反應介質
含有... 、「重量比約2%至20% 之碘化物鹽類（其為季碘化物鹽類或週期表Ia族及IIa 族金屬組成之團中一員之碘化物）」、... 。其英文版本記載為「about 2wt% to 20wt% of
an iodide salt which is a quaternary iodide salt or
an iodid salt of a member of the group consisting of
the metal of group Ia and group IIa of the periodictable 」（本院上訴人卷㈡第190 頁）。依其文義觀之，就「週期表Ia族及IIa 族金屬組成之團中一員」，記載為「團中一員」，英文本為「a member of the group 」，就中文之「碘化物」，英文本更記載為「an iodid salt of」，均表明為單一種金屬成分之碘鹽，而未曾使用「及／或其組合」、「及／或其混合物」、「and mixtures thereof」（及其混合物）等具有組合文義之語法。其次，關於其所使用之連接詞語法為「週期表Ia族及IIa 族金屬組成之」團中一員之碘化物（an iodid salt of a member of the group「consisting of the metal of group Ia and group IIa of
the periodic table」），核屬上述之封閉式表達方式，應認申請人此部分所表示之成分組合，僅限於該請求項中記載之週期表Ia族及IIa 族金屬碘化物。又系爭發明說明之「實例2 」中（發明專利說明書第23至26頁），關於表Ｖ中使用各種不同碘化物鹽類之效應，均係列出單一種碘鹽，且係以單一碘化物鹽類之「重量百分比」作為組成比例，更說明「因各種碘鹽之溶解度不同，9.4%（按：指碘化鋰）為本實例為了維持與碘化鈉比較所得使用之最高濃度，其溶解度特性排除了使用較高濃度（但較佳）之可能性；本發明實際應用時，碘化物之較佳濃度較指出之9. 4% （重量）為高」等語，而無進一步關於若同時混合二種以上碘鹽時，其效應之說明。
⒊系爭請求項既無關於Ia、IIa 族金屬碘化物鹽類混合2 種或
2 種以上之選項，於發明說明更無特別就此為記載，應認其申請專利範圍已明確限定為季碘化物鹽類，或單一之週期表Ia族或IIa 族金屬碘化物鹽類之重量百分比，而不得任意擴張為涵蓋其複數之組合，或季碘化物鹽類與週期表Ia族及
IIa 族金屬碘化物鹽類以外之碘化物。㈥系爭專利之醋酸甲酯濃度是否應高於2wt%，始受專利權之保
護？⒈系爭請求項記載：「反應介質含有重量比約0.5%至5%之醋酸
甲酯，... ，以維持催化劑之安定性及系統之生產力。」其英文申請專利範圍更正本（88年12月）則記載「maitainingcatalyst stability and system productivity by main-taining ...about 0.5wt% to 5wt% of methyl acetate..」。
⒉系爭專利屬於選擇發明，其自先前技術範圍中選擇之必要技
術特徵之發明，須該發明所屬技術領域中具有通常知識者，參酌申請時的通常知識實施結果，得以產生較先前技術更為顯著或無法預期的功效者，始具有進步性，而得享有專利權之保護。參以系爭專利申請人於75年1 月31日再審查理由書中針對主管機關「水多要提取乙酸增加成分（成本），但安定劑及醋酸甲酯之成本更高」等核駁理由，說明「申請人同意當水之用量減小並同時增加鹼金屬碘化物及乙酸甲酯之用量時，ＳＴＹ值（按：指生產速率，即空間時間產率SpaceTime Yield，簡稱「STY 」）會與先前技藝者相似。但是鈞局認為本發明成本較高，改進效益不彰不具產業上利用價值，申請人則難以同意。若本發明係一種分批式之操作方法，則鈞局之上述理由完全正確；然而，本案係一種連續之方法，其中鹼金屬碘化物及酯只有在反應最初時加入，且一直連續地保持在反應混合物中而不需再添加」等語，及被上訴人於88年10月14日針對第00000000Ｎ01號舉發案提出之答辯稱：被舉發案方法之實用效益，可由以下事實說明：藉由被舉發案方法，可於未增加工場規模之情形下，使醋酸年產量由
800 萬磅（36萬3000噸）增加至1300萬磅（59萬噸）... ；前述改良均來自被舉發案方法所提供之優點，尤指因反應器水含量降低所致之能量節省、更有效使用工場容量（第4頁）；引證3 （按：PJ00-00000專利）根本未具體建議使用低於14重量% 水含量而仍能提供與高水含量相當之生產力（第15至16頁）... 等語（本院上訴人卷㈣第269 頁、280 至28
1 頁），即系爭必要技術特徵所致之功效包括生產力之提升（或至少與高水含量相當之生產力）及水含量降低所致之能量節省等情，應認依系爭專利有別於先前技術之必要技術特徵，其實施結果，須足以產生較先前技術更為顯著或無法預期之功效，或在該特定反應介質之特定比例之組成下，至少須達於先前技藝相同之功效，即相同產出醋酸之ＳＴＹ值，同時減少水含量以節省能量，始足認已達到維持系統生產力並減少成本費用之目的，而具有進步性，有予以專利權保護之必要。
⒊依系爭專利發明說明第14頁表Ｉ所載「操作 (a)」之條件為
：「高水含量；無碘化鋰；低醋酸甲酯量」；操作數據為：「水重量%14 ；醋酸甲酯重量%1；碘化鋰重量%0」（其餘銠之比例固定為400PPM；甲基碘之比例固定為重量%13-15），而得出STY 值為16.9。系爭發明說明並稱：由以上表格之觀察，可看出「操作 (a )」 為一個高水含量之典型先前技藝，其STY 為16.9。即在先前技術孟山都專利之高水含量操作下，其STY 值為16.9。
⒋依系爭專利發明說明關於醋酸甲酯之特定組成，所揭露之內容顯示：
⑴依系爭專利發明說明第14頁表Ｉ所載其餘對照之操作 (b)、
(c)、(d) 、 (e)條件，均屬低水含量，設定之數據均為水重量%4，其中低醋酸甲酯量（重量%1至1.5） 條件下，所產生之STY 分別為5.2 （碘化鋰重量%2 .5） 及11.0（碘化鋰重量%20） ，均顯然低於16.9。系爭發明說明並稱：上述比較性所得之結果為，於低水含量時，醋酸甲酯與碘化鋰僅於其組份以相對高之濃度存在時才為速率之促進劑，且此種促進效果於二種組份同時存在時較高；亦可看出此處所用碘化鋰之濃度，較先前技藝使用此種反應系統時所用之碘化物鹽類比較下十分高；現亦發現於操作中，如醋酸甲酯之濃度約高於2 重量% 時，碘化鋰為必需的，因其不僅增加反應速率，亦可安定銠催化劑─由於高濃度之醋酸甲酯對其安定度具有害之效應，即使於高水濃度（發明說明第15頁），又稱：
表II用以獲得催化劑之安定度及反應速率增進之概括範圍，及一個較佳或適當之範圍；可看出所建議之濃度對安定性與速率之增進皆相同，僅有一個例外，此例外為醋酸甲酯對催化劑安定性之「較佳」範圍為0.5 至5 重量% ，而對適當之速率增進則為2 至5 重量% ；根據其屬催化劑安定或意使一個特定廠運轉狀況為最高之最高速率增進，當欲求取最高速率增進時，所需醋酸甲酯範圍之最低點略高（發明說明第16至17頁）。該發明說明既稱如醋酸甲酯之濃度約高於2 重量% 時，碘化鋰為必需的，因高濃度之醋酸甲酯對其安定度具有害之效應，即使於高水濃度等語，並比較醋酸甲酯濃度為
2 重量% 時，及濃度為1 重量% 時，銠每小時沈殿損失比例之明顯差異（發明說明第15頁），此適足以推知醋酸甲酯之濃度如低於2 重量% 時，對銠催化劑沈殿損失之影響顯著降低，而無使用碘化鋰之必要。又參照表I 之低醋酸甲酯量操作條件，其STY 值均遠低於先前技術高水含量下之16.9STY值，堪認系爭專利說明書此部分關於醋酸甲酯濃度所揭露之發明說明，無法支持其於系爭請求項所記載「反應介質含有重量比約0.5%至低於2%之醋酸甲酯，... ，以維持催化劑之安定性及系統之生產力」部分之申請專利範圍。
⑵就醋酸甲酯與碘化鋰含量間的相互影響（發明說明第28至31
頁），於圖1 例示，減少反應系統中之水含量時，如反應介質中具高碘化鋰含量，及高醋酸甲酯與甲基碘含量，則可於出奇低水含量時得到良好之羰化速率；圖3 例示，不論碘化鋰是否存在，於醋酸甲酯不超過10重量% 時，增加醋酸甲酯濃度則增加STY ；圖10例示高碘化鋰與高醋酸甲酯，可緩和減低對STY 之有害效應，於16至21重量% 之碘化鋰及4 重量% 醋酸甲酯下，2 重量% 水含量所得之STY ，幾乎與較高水含量，例如10重量% 左右，並具1 重量% 醋酸甲酯，及0 至
2. 5重量% 碘化鋰下所獲得者一樣好（按：約為13STY） ；圖14、15例示，添加醋酸甲酯之效應於高達4 至5 重量% 時較有效益，其後效應之程度消失或稍微減少，於0 至3 重量% 時，添加醋酸甲酯之效益較顯著（按：於醋酸甲酯2 重量% 以下時，STY 未逾16.9）。及依上訴人彙整系爭專利說明有關STY 圖式，而合於系爭請求項記載範圍，但水含量介於
8 至14重量% 之附表所示（本院上訴人卷㈣第185 頁附表五，被上訴人就此表所彙整之數據並未爭執），可以看出當水含量8 重量% 以上，醋酸甲酯含量0 至2 重量% 時，縱使碘化鋰含量高達20重量% ，其STY 值均不超過16，未及於先前技藝之16.9STY 值。是系爭專利說明書此部分所揭示之說明及圖式，亦不足以支持其請求項所記載「反應介質含有重量比約0.5%至低於2%之醋酸甲酯，... ，以維持催化劑之安定性及系統之生產力」部分之申請專利範圍。
⒌被上訴人前手就系爭專利相同之技術內容，向歐洲專利局提
出醋酸製造方法專利申請案（專利證書第161874號），該申請案於1988年1 月20日提出之答辯理由稱：醋酸甲酯2.0wt%以上時，碘化鋰不但用於改善反應速率，亦用於穩定銠觸媒，以克服高濃度醋酸甲酯不利於觸媒在醋酸製程之催化效應等語（本院上訴人卷㈡第159 頁）；該歐洲專利經BP International Limited公司於1990年提出舉發案後，申請人於1991年8 月8 日提出修正申請案，自行減縮醋酸甲酯濃度為2wt% 至5wt% （同上卷第154 頁），經歐洲專利局於審定理由稱：系爭製造方法最重要之效應及優點，在於低水濃度的條件下，維持最大單位生產力，如前所述，這一效應僅在高濃度碘化物鹽類及高濃度醋酸甲酯存在於含有甲基碘之反應介質中始能發生；僅添加碘化物鹽類並不足以在低水濃度下促成一高的反應速率，如前所述，至少相對高濃度的醋酸甲酯亦必須存在於反應介質中（同上卷第156 反面至157 頁、
157 頁反面），並審定該歐洲專利範圍為如申請人提出之修正案（同上卷第157 頁反面）。足認系爭專利申請人亦同意系爭專利之醋酸甲酯濃度，在反應過程中，應至少維持在2wt% 以上之高濃度狀態，始足以達成高反應速率。
⒍從而，應認系爭申請專利範圍，關於「反應介質含有重量比
約0.5%至2%之醋酸甲酯」部分，未為發明說明及圖式支持，即超出申請時發明說明及圖式所揭露之範圍，且依據系爭專利之申請歷史文件檔案（內部證據），及其歐詶專利維護過程所提出之文件、審定理由等（外部證據），亦支持系爭專利之醋酸甲酯應於反應過程中維持2wt%至5wt%之濃度，以達成高反應速率。是則，逾此部分之申請專利範圍，不應受專利權之保護。
九、按專利權係授予專利權人在法律規定的有效期限內，享有法律所賦予之排他性效力之權利，除法律另有規定外，得排除他人未經專利權人同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口其專利物品（或該新式樣專利及近似新式樣物品）或使用其專利方法之行為。專利權人就他人構成專利侵害之行為事實，即於何時、何地、如何被製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口專利物品或專利方法等有利於己之事實，除依專利法第87條等法律設有特別規定者外，應負舉證責任。
而判定待鑑定物品或方法是否侵害涉案專利，應以該物品或使用之方法，是否落入涉案專利之專利權範圍以為斷；法院須先解釋涉案請求項之申請專利範圍，再就該確認之申請專利範圍，依據全要件原則，比對涉案請求項中每一構成要件或技術特徵，是否均對應表現在待鑑定對象中，包括文義的表現及均等的表現。其比對流程，須先經「文義讀取」確認解釋後申請專利範圍中之技術特徵的文字意義是否完全對應表現在待鑑定對象中，至少一項提出告訴之請求項所有技術特徵完全對應表現在待鑑定對象中，始符合「文義讀取」；如以解析後之申請專利範圍之技術特徵與待鑑定對象之對應元件、成分、步驟或其結合關係逐一比對，待鑑定對象欠缺解析後申請專利範圍之任一技術特徵，即不符合「文義讀取」；經比對結果，如待鑑定對象不符合「文義讀取」，應再比對待鑑定對象是否適用「均等論」。「均等論」係基於保障專利權人利益的立場，避免他人僅就其申請專利範圍之技術特徵稍作非實質之改變或替換，而規避專利侵權的責任，及考量以文字精確、完整描述申請專利範圍，有其先天上無法克服的困難，故專利權範圍得擴大至申請專利範圍之技術特徵的均等範圍，不應僅侷限於申請專利範圍之文義範圍。是如待鑑定對象之對應元件、成分、步驟或其結合關係與申請專利範圍之技術特徵係以實質相同的技術手段（way） ，達成實質相同的功能（func tion） ，且產生實質相同的結果（result）時，應判斷待鑑定對象之對應元件、成分、步驟或其結合關係與申請專利範圍之技術特徵無實質差異，適用「均等論」；「實質相同」係指兩者之差異為該發明所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成者。又適用均等論時須考量：1.若待鑑定對象欠缺解析後申請專利範圍之任一技術特徵，即不適用「均等論」，應判斷待鑑定對象未落入專利權範圍，2.「均等論」比對應以侵權行為發生時，該發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準做考量，3.「均等論」比對應以解析後申請專利範圍之技術特徵與待鑑定對象之對應元件、成分、步驟或其結合關係中不符合文義讀取之技術內容逐一比對（element by element），不得以申請專利範圍之整體（as a whole）與待鑑定對象比對，4.若待鑑定對象與申請專利範圍之對應技術特徵的「技術手段」、「功能」、「結果」其中之一有實質不同，則不適用「均等論」，5.發明說明中有揭露但並未記載於申請專利範圍之技術，應被視為貢獻給社會大眾，例如申請專利範圍中記載之技術特徵為Ａ，待鑑定對象對應之元件、成分、步驟或其結合關係為Ｂ，雖然發明說明中記載有Ａ、Ｂ，但申請專利範圍中僅記載Ａ而未記載B ，即使B 為A 之均等物或方法，但因Ｂ未記載於申請專利範圍，應被視為貢獻給社會大眾，而不適用「均等論」，6.若待鑑定對象不適用「均等論」，應判斷待鑑定對象未落入專利權範圍等原則（專利侵害鑑定要點參照）。本件被上訴人系爭專利範圍係在反應器內反應介質（反應液）之特定組成，是判定上訴人是否侵害被上訴人之系爭專利，應以中石化公司醋酸反應器內反應液之組成成分及濃度，是否落入系爭專利之專利權範圍為判斷基礎。
經查：
㈠被上訴人主張中石化公司醋酸製程之反應液介質之特定組成
及比例，均落入系爭專利範圍，其依據及舉證為：⑴系爭專利經公告之說明書申請專利範圍第一請求項之記載，且其中關於「重量比約2%至20% 碘化物鹽類」部分，應解釋為包括由一種或多種週期表Ia族金屬碘鹽、週期表IIa 族金屬碘鹽與季碘化物鹽所構成碘化物鹽類之態樣；⑵88年5 月20日經檢察官扣案之中石化公司醋酸廠自85年10月1 日起至88年5月17日止，反應器反應液之線上分析數據（即本院95年5 月11日勘驗之MR301 資料），其反應液之成分及組成為：「銠350ppm至650ppm間，8 至14wt% 之水，6 至9.5wt%之碘化物鹽類、0.5 至1.6wt%之醋酸甲酯，及8 至16wt% 之甲基碘」，均落入系爭請求項記載之申請專利範圍；⑶被上訴人自市面上購得之中石化公司醋酸產品，經台大慶齡工業研究中心作成專利侵害鑑定報告，認由該醋酸產品還原分析，證實其製程落入系爭專利範圍；⑷國立成功大學就88年5 月20日檢察官查扣之中石化公司醋酸廠緩衝槽暫存液進行金屬離子分析，其分析報告確認含有鋰、鉀等Ia、IIa 族金屬離子，且該Ia、IIa 族金屬碘鹽之重量百分比濃度，落入系爭專利權範圍；⑸88年5 月20日檢察官查扣之證物，中石化公司醋酸工場反應器反應液檢驗方法第12項「製程鐵、鎳... 檢驗工作指導書」，記載檢定醋酸製程溶液中鋰等Ia、IIa 金屬含量之方法；⑹88年5 月20日檢察官查扣之證物，檢驗科葉源禾課長計算資料，記載「碘化鉀.064% 、碘化鋰1.54% 、碘化鈉0.13 %」，落入系爭專利範圍等。
㈡系爭專利（即系爭請求項）應受專利權保護之技術特徵，即
其申請專利範圍經確認為包括：⑴與先前技術共有之必要技術特徵，即「反應介質中含有銠觸媒（約200ppm至約1000ppm） 、水、甲基碘、醋酸甲酯及醋酸」，及⑵系爭專利對於先前技術所為改良之必要技術特徵，即「於反應期間內，維持反應介質中含有重量比0.1 ％至低於14% 之水，重量比約2% 至20%之單一種碘化物鹽類（其為季碘化物鹽類或週期表
Ia 族 及IIa 族金屬組成之團中一員之碘化物）、重量比約2%至5%之醋酸甲酯，及重量比5%至20 %之甲基碘」，以達到「維持催化劑之安定性及系統之生產力」之功效，業詳述如前。則系爭專利之申請專利範圍，應不包括「2 種或2 種以上週期表Ia族金屬或IIa 族金屬碘鹽之組成，或其與季碘化物鹽類之組成」，及「低於2 重量% 之醋酸甲酯」之技術特徵，被上訴人主張其系爭專利專利權範圍應依經公告之專利說明書申請專利範圍第一請求項之記載，為無理由。是此部分技術特徵，應不列入系爭待鑑定醋酸生產方法是否構成侵害之比對要件。
㈢被上訴人主張中石化公司醋酸廠自85年10月1 日起至88年5
月17日止，反應器反應液之線上分析數據，其反應液之成分及組成為：「銠350ppm至650ppm間，8 至14wt% 之水，6 至
9.5wt%之碘化物鹽類、0. 5至1.6wt%之醋酸甲酯，及8 至16wt% 之甲基碘」（或稱：「銠500ppm至600ppm間，9 至14wt% 之水，6 至9.5wt%之碘離子、0. 5至1.6wt%之醋酸甲酯，及9 至15.5wt% 之甲基碘」，本院開庭卷㈩第1 至2 頁）。
惟其中關於醋酸甲酯之分析數據，介於0.5 至1.6wt%之間，按之上開說明，並未落入系爭專利技術特徵關於醋酸甲酯應介於2 至5wt%濃度之專利權範圍。再者，關於該線上分析數據碘離子6 至9.5wt%濃度，應係指有效溶解之碘鹽所對應之碘離子濃度，惟其對應之金屬或帶正電之離子為何暨其組成，並無法僅依據該碘離子濃度以為確定，業經兩造推薦之專家於開庭時或提出書面報告一致陳明。而系爭專利權範圍，關於重量比約2%至20% 之碘化物鹽類，應限於單一種季碘化物鹽類，或單一種週期表Ia族或IIa 族金屬對應之碘化物鹽類，則中石化公司反應液中碘化物鹽類之重量百分比濃度，是否落入系爭專利權範圍，尚無法據該線上分析數據證明，而有待依其他證據認定之。且按之民事訴訟如係由原告主張權利者，應先由原告負舉證之責，若原告先不能舉證，以證實自己主張之事實為真實，則被告就其抗辯事實即令不能舉證，或其所舉證據尚有疵累，亦應駁回原告之請求（最高法院17年上字第917 號判例參照）之旨，被上訴人既應就中石化公司使用系爭專利方法製造醋酸先為舉證，在其未舉證待鑑定方法關於碘化物鹽類之技術內容落入系爭專利範圍之前，上訴人就其抗辯獲得碘離子之方法，縱未能舉證證明，亦不得因此認被上訴人之主張為有理由。又系爭專利說明書於發明說明第19頁固記載「可明瞭碘化物離子之濃度才為控制之因素，且於特定之碘化物莫耳濃度下，其陽離子之天性並不似碘化物濃度之效應來得明顯。任何金屬碘化物鹽類，或任何具一個有機陽離子之碘化物鹽類，其可有效地溶於反應介質中以提供所需程度之安定碘化物者皆可使用。碘化物鹽類可為具有機陽離子季級鹽類，或具無機陽離子之碘化物鹽類，而以一個以週期表上Ia族及IIa 族金屬所組成之碘化物鹽類較佳」；於第22頁記載「當使用其他碘化物鹽類時，控制係數為所採用之任何鹽類其所提供碘化物部分之濃度。此即於一個特定碘化鋰濃度下所得之有利結果，亦可於其他碘化物鹽類得到，當其使用濃度為使碘化物當量莫耳濃度與已知有效之碘化鋰給定濃度所得者相同」；於第23頁記載「其他碘化物鹽類，其於反應介質中具相同之碘部分濃度下，與碘化鋰一樣有效」等語，即於發明說明中揭露「其他碘化物鹽類，其於反應介質中具相同之碘部分濃度下，與碘化鋰，或其他以一個週期表上Ia族及IIa 族金屬所組成之碘化物鹽類，一樣有效」，但就「季碘化物鹽類及以一個週期表上Ia族及IIa 族金屬所組成之碘化物鹽類」以外之碘化物鹽類之技術，並未記載於申請專利範圍，按之上開說明，應被視為貢獻給社會大眾，而不適用「均等論」，是亦不得據線上分析數據之碘離子濃度，認定與系爭專利之碘化物鹽類之技術特徵實質均等。
㈣被上訴人主張：其自市面上購得之中石化公司醋酸產品，經
台大慶齡工業研究中心（下稱慶齡中心）作成專利侵害鑑定報告，認由該醋酸產品還原分析，證實其製程落入系爭專利範圍等語，並提出百利輝公司發票1 張及慶齡中心之專利鑑定服務報告為憑（刑事附民卷第81頁、原審卷㈠第325 至33
4 頁）。惟據該專利鑑定服務報告內，關於系爭專利案與待鑑定案相關特徵分析比較表之記載，其中待鑑定案之醋酸甲酯濃度經認定為「推論0.9wt%醋酸甲酯，而且不超過1.5wt%
」 ；碘化鹽濃度認定為「推論使用碘化鹽，其範圍在3-5
wt %之間」（原審卷㈠第333 頁），其認定之醋酸甲酯濃度，並未落入系爭專利技術特徵中關於醋酸甲酯應介於2 至5wt% 濃度之專利權範圍；關於碘化物鹽類3 至5wt%濃度，則未確認對應之金屬或帶正電之離子為何，亦不足以證明已落入系爭專利關於碘鹽技術特徵之專利權範圍。
㈤被上訴人主張：依據88年5 月17日中石化公司醋酸廠停爐之
前碘離子總含量6.61重量% （線上分析數據），及國立成功大學就88年5 月20日檢察官查扣之中石化公司醋酸廠緩衝槽暫存液進行金屬離子分析之結果（下稱成大分析數據），將該總含量6.61重量% 碘離子與分析報告之金屬依比例對應分配（該檢測之金屬種類經兩造同意為：Li、Na、K 、Mg、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Rh，鎂及鈣僅供參考），即使其中腐蝕金屬濃度高漲，仍可以計算出IA、IIA 族金屬的碘鹽濃度高達2.49% ；如依中石化公司經孟山都公司授權之教示，腐蝕金屬濃度不超過5000PPM ，且碘化氫貢獻之碘離子濃度不超過0.2 重量% ，則於系爭侵權期間，依據中石化公司線上分析數據，其碘離子含量中，至少有約3.5 至7.0 重量% 係由反應液中IA、IIA 族金屬所對應的碘鹽所提供，均足認已落入系爭專利範圍等語（本院開庭卷㈩第4 至8 頁）。而被上訴人上開主張之依據為專家雷敏宏於97年4 月17日出具之補充意見書（本院專家證人意見卷㈢第2 至13頁），該意見書中依88年5 月17日反應槽內碘離子總濃度6.61wt% ，對應成大金屬分析數據，及上訴人所為「依孟山都公司授權方法生產醋酸」、「成大分析方法所得之腐蝕金屬總量偏離其實際操作之反應液腐蝕金屬含量、相差數倍」、「廢酸槽的雜質在88年5 月17日停爐時混入緩衝槽，造成腐蝕金屬濃度高漲」等答辯，推算：如反應液中腐蝕金屬濃度依孟山都專利之教示，維持5000ppm 以下時，則碘化鋰之濃度為2.84重量%以上；如廢酸槽的金屬鹽不送回緩衝槽，即鉀鹽也留在廢酸槽，且腐蝕金屬濃度在5000ppm 以下，則碘化鋰之濃度為3.56重量% 以上（見同上卷第7 頁之表格），其餘IA、IIA 族金屬對應的碘鹽則均在1.35重量% 以下，且IA、IIA 族金屬碘鹽加總之重量百分比，最多為6.15wt% （腐蝕金屬濃度為3000ppm 時）。惟查，系爭緩衝槽暫存液之腐蝕金屬濃度加總已達10749MG\L ，經換算為8720ppm ，專家雷敏宏依此濃度推算暫存液之碘化鋰濃度僅為1.53wt% ，其餘鈉、鉀、鈣、鎂均低於1wt%，且IA、IIA 族金屬碘鹽加總之重量百分比為2.49wt% （同上卷第7 頁表格），即其任一種單一Ia、II
a 族金屬碘鹽組成均未落入系爭專利之碘鹽濃度範圍。而上訴人固曾陳述「依孟山都公司授權方法生產醋酸」、「成大分析方法所得之腐蝕金屬總量偏離其實際操作之反應液腐蝕金屬含量、相差數倍」、「廢酸槽的雜質在88年5 月17日停爐時混入緩衝槽，造成腐蝕金屬濃度高漲」等，然均屬於訴訟上防禦之答辯，並非就被上訴人所主張事實之自認或不爭執之陳述，無民事訴訟法第279 條、280 條規定之適用，不得以之為判決之基礎，況其後上訴人已為不同之陳述，及按之最高法院17年上字第917 號判例之旨，尚不得據為有利被上訴人之認定。再者，據系爭專利發明說明所載，各種IA、
IIA 族金屬碘鹽之溶解度並不相同，甚至「當反應介質冷卻至較正常運轉溫度為低時，其中多數並不具高溶解度」（系爭專利發明說明第24至26頁），亦即，系爭暫存液中部分IA、IIA 族金屬碘鹽可因溫度降低而產生沈殿，被上訴人未予考量其溶解度不同，而按成大分析數據比例予以分配碘離子，所得結論即不足以反應反應液中各種碘鹽之組成比例。又縱認專家雷敏宏上開假設腐蝕金屬3000ppm 或5000ppm 濃度下，推論之碘化鋰數據與中石化公司反應液之組成相吻合，而得認待鑑定之生產醋酸方法，其中關於碘鹽之技術內容可能落入系爭專利權範圍，惟參以上揭關於系爭專利醋酸甲酯濃度之技術特徵之說明，醋酸甲酯於2wt%以上，碘化鋰之存在始屬必須，且於低水含量時，醋酸甲酯與碘化鋰僅於其組份以相對高之濃度存在時才為速率之促進劑，且此種促進效果於二種組份同時存在時較高；當水含量8 重量% 以上，醋酸甲酯含量0 至2 重量% 時，縱使碘化鋰含量高達20重量%，其STY 值均不超過16，而未及於先前技藝之16.9 STY值，及系爭專利申請人於其歐洲專利，同意系爭專利之醋酸甲酯濃度，在反應過程中，應至少維持在2 wt% 以上之高濃度狀態，始足以達成高反應速率，即先前技術之STY 值等情，亦難認系爭待鑑定方法與系爭申請專利範圍之技術特徵實質均等。
㈥88年5 月20日檢察官查扣之中石化公司醋酸工場反應器反應
液檢驗方法第12項「製程鐵、鎳... 檢驗工作指導書」，固記載檢定醋酸製程溶液中鋰等Ia、IIa 族金屬含量之方法，及同日查扣之中石化公司檢驗科葉源禾課長計算資料，記載「碘化鉀.064% 、碘化鋰1.54% 、碘化鈉0.13 %」等，依上述說明，僅得認系爭待鑑定方法之反應介質中含有鉀、鋰、鈉等成分，其組成及重量百分比則不明，非得據此認定其中關於碘化物鹽類之技術內容已落入系爭專利權範圍。
㈦系爭待鑑定之中石化公司生產醋酸方法，其中關於醋酸甲酯
及單一種Ia、IIa 族金屬碘鹽之濃度，並未落入系爭專利權之技術特徵範圍，即待鑑定對象欠缺解析後申請專利範圍之一種以上技術特徵，按之上開適用均等論原則，應不適用「均等論」。故而，應判斷待鑑定對象之醋酸生產方法未落入系爭專利權範圍。被上訴人主張上訴人侵害其系爭專利，應賠償所受損害，即屬無據。
十、綜上所述，被上訴人本於侵害專利權之侵權行為損害賠償法律關係，請求上訴人給付896,797,914 元本息，為無理由，不應准許；其假執行之聲請亦失所附麗，應併予駁回。原審判命上訴人給付896,797,914 元本息，並為假執行之宣告，自有未洽。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為有理由，應由本院予以廢棄，改判如主文第二項所示。兩造其餘攻擊、防禦，於終局判決不生影響，爰不予一一論述，併此敘明。
據上論結，本件上訴為有理由，依民事訴訟法第450 條、第78條，判決如主文。
中 華 民 國 97 年 10 月 14 日
民事第一庭
審判長法官 黃金石法 官 林健彥法 官 謝肅珍以上正本證明與原本無異。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀，其未表明上訴理由者，應於上訴後20日內向本院提出上訴理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀，並依附註條文規定辦理。
中 華 民 國 97 年 10 月 14 日
書 記 官 蘇恒仁附註：
民事訴訟法第466 條之1 ：
對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人，但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。
上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認適當者，亦得為第三審訴訟代理人。
第1 項但書及第2 項情形，應於提起上訴或委任時釋明之。