臺灣高等法院高雄分院民事判決 96年度智上字第3號上 訴 人 少年中國晨報有限公司法定代理人 甲○○訴訟代理人 薛西全律師
劉妍孝律師邱國逢律師被上訴人 中國報系出版事業股份有限公司法定代理人 乙○○訴訟代理人 王叡齡律師
陳建誌律師上列當事人間請求商標權損害賠償事件，上訴人對於民國96年5月30日臺灣高雄地方法院94年度智字第10號第一審判決提起上訴，本院於97年3月18日言詞辯論終結，判決如下：
主 文上訴駁回。
第二審訴訟費用由上訴人負擔。
事實及理由
一、上訴人起訴主張：訴外人中晨報業股份有限公司（下稱中晨報業）於民國92年5 月1 日，與被上訴人簽訂商標（服務標章）授權使用合約書（下稱系爭授權合約書），授權被上訴人使用中晨報業享有商標專用權之註冊第84560 號橫式「中國晨報」商標（下稱系爭商標）。系爭授權合約書雖未載明被上訴人應給付之權利金，惟被上訴人於92年9 月24日完成系爭商標之授權登記後，隨即1 次開立面額均新台幣（下同）70萬元，發票日依序各為92年10月25日、同年11月25日、同年12月25日、93年1 月25日、同年2 月25日、同年3 月25日之支票6 紙與中晨報業，足見中晨報業與被上訴人間，已默示以每月給付70萬元作為授權使用系爭商標之對價。而中晨報業業於92年9 月26日將系爭商標專用權讓與上訴人，並將讓與之事實通知被上訴人，則上訴人業已取得中晨報業依系爭授權合約書對被上訴人之權利，被上訴人應給付權利金與上訴人。又縱認中晨報業已於92年9 月12日通知被上訴人終止系爭商標之授權，惟被上訴人嗣後於同年月24日用印完成系爭商標之授權登記，應屬對中晨報業就系爭授權契約內容之新要約，中晨報業其後收受被上訴人簽發之6 紙支票並予兌現，即應視為承諾新的商標授權，且上訴人亦同意中晨報業代為承諾之意思表示，故系爭授權契約亦應存在於兩造之間。而被上訴人自93年4 月1 日起，即未再支付任何權利金與上訴人或中晨報業，爰依系爭授權合約書之契約關係，請求被上訴人支付自93年4 月1 日起至95年8 月31日止，共計29個月之權利金合計2030萬元，並自民事追加起訴狀送達之翌日即96年5 月3 日起至清償日止，按年息5%加計法定遲延利息，暨陳明願供擔保聲請准予宣告假執行。
二、被上訴人則以：系爭授權合約書，並未約定應給付權利金，且中晨報業於92年9 月12日通知被上訴人，自同年月30日起終止系爭授權契約，嗣後被上訴人亦未與上訴人或中晨報業就系爭商標另行成立授權契約，上訴人據以請求給付權利金，並無依據。而被上訴人每月支付70萬元權利金與中晨報業，是基於中晨報業與訴外人中國晨報社股份有限公司（下稱中國晨報社）於83年10月12日簽立之協議書（下稱系爭協議書），及84年3 月1 日中國晨報社與被上訴人簽訂之協議書，後者約定由被上訴人承受中國晨報社與中晨報業間系爭協議書內容，故被上訴人給付70萬元與中晨報業，乃發行中國晨報、少年中國晨報及其它加減字報紙之權利金，與系爭商標授權合約書無關。又上訴人及中晨報業曾於92年11月6 日寄發存證信函，要求被上訴人不得發行、出售及印製「少年中國晨報」，更於92年12月7 日聲請假處分獲准，已違反系爭協議書，被上訴人依系爭協議書第12條規定，應已取得「中國晨報」之發行權，而無支付權利金之必要；縱認未依系爭協議書取得「中國晨報」之發行權，惟上訴人既以上開方式，禁止被上訴人發行報紙，被上訴人亦得主張同時履行抗辯等語，資為抗辯。
三、原審對於上訴人之請求，判決上訴人全部敗訴。上訴人聲明不服，求為判決：㈠原判決廢棄，㈡被上訴人應給付上訴人2030萬元本息；被上訴人則求為判決：上訴駁回。
四、兩造就下列事項並不爭執（原審卷㈡第62至66頁、第16頁），堪認為真實：
㈠中國晨報社、李雯霞、劉恆修與良亞貿易企業公司（下稱良
亞公司）、賴榮振於82年間簽訂協議書（下稱第1 份協議書），約定中國晨報社、李雯霞、劉恆修將中國晨報之發行權讓渡與良亞公司及賴榮振，良亞公司及賴榮振則於取得前開報紙發行權後，應即將發行權交與中國晨報社、李雯霞、劉恆修使用，期限50年。
㈡中國晨報社、劉恆修與中晨報業於83年10月12日簽訂系爭協
議書，廢棄第1 份協議書，約定中晨報業禮聘中國晨報社、劉恆修為中國晨報發行人，為期50年不得變更，同時將中國晨報經營權交與中國晨報社經營50年，中國晨報社、劉恆修應支付中晨報業發行及經營中國晨報之權利金每月70萬元。
㈢中國晨報社曾自77年6月21日起至83年8月25日止，公開發行
中國晨報，且自83年10月間起，由中國成報社以開立支票之方式，按月給付權利金70萬元，並由中晨報業開立統一發票與中國晨報社。
㈣中國晨報社與被上訴人於84年3 月1 日簽立協議書，約定由
被上訴人承受中國晨報社與中晨報業間簽訂之系爭協議書內容，並自84年3 月間起，改由被上訴人支付權利金與中晨報業迄至93年3 月31日止。
㈤系爭授權合約書，約定中晨報業自92年5 月1 日起至95年8
月31日止，將系爭商標授權被上訴人使用於第38類之「發行報業」商品（服務），而被上訴人迄92年9 月24日始至智慧財產局就系爭商標授權之登記用印。嗣中晨報業於92年10月
1 日向智財局申請終止授權登記，惟因資料補正不全，而遭駁回；原授權案經智財局核准，並於92年10月16日公告。
㈥中晨報業於92年10月17日，以存證信函將「中國晨報」商標
權讓與上訴人一事，通知被上訴人，經被上訴人於92年10月20日收受。
五、兩造爭執事項為：㈠系爭授權合約書是否已經中晨報業合法終止？上訴人於本院
再為主張中晨報業已經有效終止系爭授權合約，其後兩造間就系爭商標之授權（內容同原授權合約），因新要約及新承諾，已另行成立新的授權契約，是否有理由？㈡如系爭授權契約仍然存在，或兩造間成立新的授權契約，該
授權契約是否有關於每月支付70萬元權利金之約定？被上訴人抗辯其係依據系爭協議書及其與中國晨報社於84年3月1日簽立之協議書，按月給付中晨報業70萬元，是否有理由？上訴人據系爭商標授權契約請求被上訴人按月給付權利金70萬元，是否有理由？㈢若被上訴人依系爭授權合約書，負有按月支付70萬元權利金
與上訴人之義務，則被上訴人可否以上訴人就發行報紙為假處分為由，行使同時履行抗辯？
六、系爭授權合約書是否已經中晨報業合法終止？上訴人於本院再為主張中晨報業已經有效終止系爭授權合約，其後兩造間就系爭商標之授權（內容同原授權合約），因新要約及新承諾，已另行成立新的授權契約，是否有理由？㈠按商標法第34條第2 項規定，商標授權期間屆滿前有下列情
形之一者，當事人或利害關係人得檢附相關證據，申請廢止商標授權登記：商標權人及被授權人雙方同意終止者。其經再授權者，亦同。授權契約明定，商標權人或被授權人得任意終止授權關係，經當事人聲明終止者。商標權人以被授權人違反授權契約約定，通知被授權人解除或終止授權契約，而被授權人無異議者。是在商標授權期間，除合於上開規定之終止事由外，尚非得由一方契約當事人任意終止授權。中晨報業於92年9 月12日通知被上訴人自同年月30日起終止系爭商標授權，既未合於上開終止之要件，其後被上訴人仍於同年月24日就系爭商標授權合約至智財局用印為登記，且經上訴人自認被上訴人當時並不同意中晨報業提前終止授權（本院卷110 頁），及智財局於92年10月16日就核准對被上訴人授權之登記為公告，嗣更駁回中晨報業於92年10月
1 日終止系爭授權登記之申請（原審卷㈡第16頁），足認中晨報業與被上訴人間就系爭商標之授權契約，於95年8 月31日授權使用年限期滿前（原審卷㈠第28頁），仍屬有效存在。至於上訴人嗣於本院固陳述系爭授權合約業經中晨報業終止（詳如下述），惟其真意仍主張兩造間存在該授權契約，僅誤以為被上訴人抗辯授權契約經終止為有理由，而變更事實之陳述及法律上主張（詳上訴人96年11月12日準備書狀㈡、96年12月19日準備書㈢），尚難認已構成事實上之自認，附此敘明。
㈡次按商標法第32條第1 項規定，商標註冊事項之變更，應向
商標專責機關登記；未經登記者，不得對抗第三人。第33條第3 項規定，商標授權登記後，商標權移轉者，其授權契約對受讓人仍繼續存在。中晨報業於92年9 月23日與上訴人簽訂系爭之商標權讓與合約書，並於同年月26日申請為商標移轉登記，經智財局核准公告（原審卷㈠第35至38頁），及中晨報業於92年10月17日，以存證信函將「中國晨報」商標權讓與上訴人一事，通知被上訴人（原審卷㈠第170 頁），經被上訴人於92年10月20日收受，亦為兩造所不爭執。是則，中晨報業與被上訴人間之系爭授權契約，應認對上訴人仍繼續存在。
㈢上訴人於本院固變更其事實陳述及請求權基礎，略以：同意
被上訴人所為系爭授權合約業經中晨報業終止之抗辯，然主張兩造間另就系爭商標之授權成立新合約（非繼受中晨報業與被上訴人間之系爭授權合約），並以該新合約為本件請求被上訴人給付權利金之基礎事實云云。核係在第二審為訴之變更，經被上訴人表示不同意變更（本院卷166 頁），且與民事訴訟法第446 條第1 項但書之要件不合，不應准許。
七、系爭授權契約是否有關於每月支付70萬元權利金之約定？被上訴人抗辯其係依據系爭協議書及其與中國晨報社於84年3月1 日簽立之協議書，按月給付中晨報業70萬元，是否有理由？上訴人依據系爭商標授權契約請求被上訴人按月給付權利金70萬元，是否有理由？㈠經查，依系爭授權合約書之記載（原審卷㈠第28頁），約定
其授權標的為註冊第84560 號「中國晨報」商標（服務標章），授權使用年限自92年5 月1 日至95年8 月31日，授權內容為使用於第三十八類之「發行報業」商品（服務），並未明文約定權利金之給付。是中晨報業授權被上訴人使用系爭商標，是否須給付報酬，以及報酬額若干，自須視其間是否另有給付商標授權權利金之意思表示合致定之。
㈡上訴人主張被上訴人於92年9 月24日就系爭授權合約至智財
局用印，完成系爭商標之授權登記後，隨即1 次開立面額均70萬元，發票日依序各為92年10月25日、同年11月25日、同年12月25日、93年1 月25日、同年2 月25日、同年3 月25日之支票6 紙與中晨報業，並已兌現，足見中晨報業與被上訴人間，已默示以每月給付70萬元作為授權使用系爭商標之對價；被上訴人則以：其簽發上開6 紙支票係因承受中國晨報社就系爭協議書之權利義務，而按月給付中晨報業70萬元，作為發行中國晨報、少年中國晨報及其它加減字報紙之權利金，與系爭商標授權合約書無關等語置辯。經查：
⒈中國晨報社、劉恆修與中晨報業於83年10月12日簽訂系爭協
議書，於第1條至第3條約定，中晨報業禮聘中國晨報社、劉恆修為中國晨報發行人（將發行人變更為劉恆修），為期50年不得變更，並將中國晨報經營權交與中國晨報社經營50年，中國晨報社、劉恆修應付中晨報業關於中國晨報發行權及經營權之權利金每月70萬元，每6 個月1 次分開6 張支票支付，有系爭協議書可稽（原審卷㈠第18至21頁）。又系爭協議書第4 條約定，中國晨報社於經營期間，如有發行名稱涉及「中國晨報」或「少年中國晨報」之加、減字或同音異字之任一情形，亦需依本協議支付權利金。堪認中國晨報社依系爭協議書，每月支付70萬元之權利金，乃經營及發行「中國晨報」或「少年中國晨報」之加、減字或同音異字情形之對價。
⒉中國晨報社自83年10月間起，以中國成報社開立之支票，按
月給付中晨報業權利金70萬元，並由中晨報業開立統一發票與中國晨報社。嗣中國晨報社與被上訴人於84年3 月1 日簽立協議書，約定由被上訴人承受系爭協議書之權利義務，而自斯時起，即改由被上訴人支付權利金與中晨報業，並由中晨報業開立發票予被上訴人，且被上訴人按月支付中晨報業權利金70萬元，迄93年3 月31日止等事實，為兩造所不爭執，並有被上訴人提出之統一發票4 紙、支票12紙可憑（原審卷㈡第43頁、54至57頁）。則中晨報業自84年3 月間起，每月受領被上訴人支付之70萬元權利金，不僅未曾質疑被上訴人支付權利金之義務，更以被上訴人為買受人，開立統一發票，參以中晨報業復於92年9 月12日以存證信函通知被上訴人，自同年月30日起，終止系爭協議書（本院卷93 頁） ，姑不論中晨報業所為終止之通知是否發生終止之效力，已足認中晨報業確已知悉並同意被上訴人承受系爭協議書之內容。從而，被上訴人抗辯其自84年3 月間起，按月支付中晨報業70萬元之權利金，係依系爭協議書所為之給付，而與系爭授權合約書無關，自堪採信。
⒊又中晨報業於92年9 月12日通知被上訴人自同年月30日起終
止系爭協議書後，旋於同年月26日退還被上訴人簽發用以支付權利金之同年10、11、12月之支票3 紙，被上訴人再於同年月30日函寄6 紙支票，即面額均70萬元，發票日依序各為92年10月25日、同年11月25日、同年12月25日、93年1 月25日、同年2 月25日、同年3 月25日之支票6 紙與中晨報業，由中晨報業兌現等事實，為兩造所不爭執。上訴人固據此主張被上訴人自92年10月間起按月支付中晨報業權利金70萬元，乃基於系爭授權合約，默示成立給付權利金之合意等語。惟中晨報業通知終止與被上訴人間系爭協議書之事由，乃因被上訴人迄未配合辦理授權登記；如未為授權登記，將成為主管機關撤銷商標權之事由等語（本院卷93至95頁），然依商標法第33條第2 項規定，商標授權登記，僅為對抗第三人之要件，及依同法第34條規定，被授權人違反第33條第4 項規定者，乃商標專責機關得廢止其授權登記，且如合於同條第2 項規定之要件，亦屬當事人或利害關係人得申請廢止商標授權登記，均非導致主管機關撤銷商標權之事由，上訴人復未能證明被上訴人已同意終止，則中晨報業片面通知被上訴人終止系爭協議書，尚難認已發生終止之效力。其次，上開6 紙支票支付之對象為中晨報業，非上訴人；被上訴人每月支付70萬元之權利金與中晨報業，係以每半年為期，1 次開立6 紙支票方式支付，合於系爭協議書第3 條「每6 個月
1 次分開6 紙支票」之約定，並與被上訴人提出自90年5 月間起，按月於每月25日給付之日期相同（原審卷㈡第54、55頁），應係延續原來之付款。而上訴人主張中晨報業收受該款後，已轉付上訴人，並未舉證證明之，且未能證明被上訴人知悉該款已轉付上訴人作為商標授權之權利金而仍同意支付，或被上訴人曾就92年5 月起至同年8 月止共4 個月授權期間，合計280 萬元之權利金，一併開立支票或付款與中晨報業，即不足認定被上訴人與中晨報業間就系爭授權商標之使用，另有按月給付70萬元權利金之意思表示合致。
⒋從而，被上訴人抗辯其係依據系爭協議書及其與中國晨報社
於84年3 月1 日簽立之協議書，按月給付中晨報業70萬元，為有理由；上訴人依據系爭商標授權合約請求被上訴人按月給付權利金70萬元，核屬無據。是被上訴人另以上訴人就發行報紙為假處分為由，行使同時履行抗辯，即無再予審究之必要。
八、綜上所述，上訴人依系爭商標授權合約書之契約關係，請求被上訴人給付2030萬元本息，為無理由；其假執行之聲請亦失所附麗，應併予以駁回。原審為上訴人敗訴之判決，及駁回其假執行之聲請，並無不合。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。兩造其餘攻擊、防禦，與終局判決不生影響，爰不予一一論述，併此敘明。
據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第449 條第1 項、第78條，判決如主文。
中 華 民 國 97 年 3 月 31 日
民事第一庭
審判長法官 黃金石法 官 林健彥法 官 謝肅珍以上正本證明與原本無異。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀，其未表明上訴理由者，應於上訴後20日內向本院提出上訴理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀，並依附註條文規定辦理。
中 華 民 國 97 年 3 月 31 日
書 記 官 蘇恒仁附註：
民事訴訟法第466 條之1 ：
對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人，但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。
上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認適當者，亦得為第三審訴訟代理人。
第1 項但書及第2 項情形，應於提起上訴或委任時釋明之。