臺灣高等法院高雄分院民事判決 103年度上易字第116號上 訴 人 湯奇岳訴訟代理人 郭雨嵐律師
劉豐州律師複代理人 曾瓊瑤律師
陳韋利律師被上訴人 張秀明即阜康專利商標事務所上列當事人間請求損害賠償事件，上訴人對於民國103 年1 月28日臺灣高雄地方法院102 年度訴字第2155號第一審判決提起上訴，本院於103 年9 月3 日言詞辯論終結，判決如下：
主 文上訴駁回。
第二審訴訟費用由上訴人負擔。
事實及理由
一、上訴人起訴主張：兩造於民國97年1 月14日簽訂「智慧財產權案件委辦契約」（下稱系爭契約），由上訴人委任被上訴人就上訴人研發之「超臨界洗滌海砂（河砂、山砂）之方法」（下稱系爭發明）向日本及中國申請專利。被上訴人已依約受領報酬新臺幣（下同）187,000 元，惟系爭發明於同年
2 月8 日向日本特許廳提出專利申請，日本特許廳於99年2月19日發出「拒絕理由通知書」，並載明於文到3 個月內提出答辯意見。詎被上訴人及其履行輔助人之日方代理人均未向上訴人忠實報告系爭發明申辦案件之進度及狀況，致上訴人未能及時提出答辯，而遭日本特許廳於99年11月4 日駁回專利申請，上訴人受有損害逾1 千萬元，為此，依委任契約之法律關係，一部請求被上訴人賠償所受之損害，並聲明：㈠被上訴人應給付上訴人1,000,000 元，及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按週年利率5 ％計算之利息。㈡願供擔保，請准宣告假執行。
二、被上訴人則以：系爭契約係約定由被上訴人代上訴人委託日本當地代理人，並辦理繳費、提交申請文件等專利申請事項，並不包括申請受理後審查過程中之答辯事項，被上訴人業已完成系爭契約所約定之內容，上訴人另委託日本當地專利代理人申請系爭發明專利，與該專利代理人成立委任關係。又專利申請階段應予保密，僅申請人及其委任指定之專利代理人方有權調閱取得相關資料，上訴人為唯一申請人並設有專利代理人，上訴人無須透過被上訴人即可取得資料，日方代理人亦非被上訴人之履行輔助人。又「拒絕理由通知書」係寄送至上訴人指定之地址而遭退回，是上訴人未收受「拒絕理由通知書」，非被上訴人之責任，被上訴人實已盡善良管理人之注意義務。此外，上訴人無法舉證證明未取得系爭專利而受有損害，其主張並無理由等語，資為抗辯。
三、原審經審理後，判決上訴人之訴及假執行之聲請均駁回。上訴人不服，提起上訴，上訴聲明：㈠原判決廢棄。㈡被上訴人應給付上訴人100 萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。被上訴人答辯聲明：上訴駁回。
四、兩造不爭執事項：㈠兩造於97年1 月14日簽立系爭契約，上訴人已給付被上訴人187,000 元。
㈡上訴人於97年2 月8 日向日本特許廳提出系爭發明之專利申
請，日本特許廳於99年2 月19日發出「拒絕理由通知書」，並載明應於文到三個月內提出答辯意見。
㈢系爭發明之日本專利申請案經日本特許廳於99年11月4 日發出「拒絕查定」，駁回專利申請確定。
五、本件之爭點：上訴人依系爭契約請求被上訴人負損害賠償責任有無理由？若有理由，上訴人得請求被上訴人賠償之金額若干？經查：
㈠按受任人因處理委任事務有過失，或因逾越權限之行為所生
之損害，對於委任人應負賠償之責，民法第544 條定有明文。查兩造於97年1 月14日簽立系爭契約，由上訴人委任被上訴人向日本及中國申請系爭發明之專利，委辦總金額為187,
000 元，有系爭契約在卷可稽（見原審卷第11至12頁）。又系爭契約就委任之內容僅記載「國名：日本、大陸發明專利申請。名稱【超臨界洗滌海砂（河砂、山砂）的方法及其產品】共貳件」，並未有其他細節之說明。惟據上訴人所提出其與被上訴人洽談系爭契約內容之電子郵件載明：「關於日本發明專利申請，日本代理人已確認可以申請，現將費用報告如下：1.申請費日幣16,000元＝約台幣5,000 元。2.日本代理人費日幣125,000 元＝約台幣39,100元。3.審查費日幣184,600 元＝約台幣55,000元。4.翻譯費（13,200）加作業費（10,000）加本所服務費（4,000 ）共台幣27,200元。5.稅金10％為台幣12,630元。6.合計約為台幣139,000 元」、「關於大陸發明專利申請，大陸代理人亦確認可以申請，現將費用報告如下：1.申請費人民幣3,800 元＝約台幣17,500元。2.大陸代理人費人民幣1,500 元＝約台幣7,000 元。3.審查費人民幣4,200 元＝約台幣19,500元。4.本所服務費台幣4,000 元。5.合計約為台幣48,000元」、「請確認是否進行後續之申請程序，若委任本所申請，請確定申請人，並準備印章（大陸），本所將派承辦人員約定時間親往簽署委任狀及案件承辦契約書，同時，因申請費用龐大，本所無法先行代墊，請於簽約時交由承辦人員攜回，爾後，本所將儘速處理並提交日本及大陸代理人送件，於取得申請內容及文件後，會寄交台端收執」等語，有電子郵件在卷可佐（見原審卷第13頁）。足見系爭契約委辦總金額之細項計價，除服務費用共8,000 元外，其餘均屬申請過程之實支費用。㈡上訴人雖主張被上訴人未隨時報告委任事務進行之狀況，致
上訴人不知日本特許廳發出之「拒絕理由通知書」內容，不及答辯而遭駁回系爭發明之專利申請，被上訴人顯未盡善良管理人之注意義務，且縱使疏失在日方代理人，被上訴人仍應對其履行輔助人之過失負責等語，惟依系爭契約委辦總金額之細項內容，日方代理人之費用係與申請費、審查費等實支費用一併列出，並未包含於被上訴人之報酬即服務費內。即被上訴人受領報酬之對價，應不包含日方代理人負責辦理之事項，否則應無另列給予日方代理人費用之理。又日方代理人之代表張中州於臺灣士林地方法院檢察署102 年度偵字第8834號（下稱士林偵卷）案件中供稱：因為申請人是上訴人，所以當時我們有事都是通知上訴人，並沒有聯絡被上訴人等語（士林偵卷第9 頁），且日方代理人之事務所就代理費用所開立之收據，亦係以上訴人為對象而非被上訴人，此有收據1 紙附卷可參（見原審卷第16頁），復參以系爭契約第5 條約定：受任人自接件簽約之日起算，需於1 個月內完成委辦事項等語，足認系爭委辦契約內容應係被上訴人受任代上訴人尋找中國及日方代理人，並代上訴人繳交代理費用，否則以申請發明專利程序之繁瑣，被上訴人豈可能於1 個月內完成委辦事項。再者，從上開電子郵件中所稱「本所將儘速處理並提交日本及大陸代理人送件，於取得申請內容及文件後，會寄交台端收執」等語，佐以被上訴人就委辦系爭發明申請日本專利部分之報酬僅4,000 元，故被上訴人受委任之內容應僅有代上訴人委託當地代理人並辦理繳費、提交申請文件等專利申請事項，並不包括申請受理後審查過程中之答辯等事項。是被上訴人辯稱：日方代理人係直接與上訴人另成立委任契約，而非屬被上訴人之履行輔助人乙節，尚屬有據。故被上訴人若確實完成委託當地代理人並向日本申請系爭發明之專利，即可認已依債之本旨為給付。
㈢日本當地專利代理人於97年2 月8 日向日本特許廳提出系爭
發明之專利申請，並以特願0000-00000號受理在案，有卷附出願審查請求書1 紙可按（見原審卷第17頁），且為兩造所不爭執，是被上訴人已依系爭契約為上訴人辦理系爭發明之專利申請完畢，並無任何未盡善良管理人之注意義務，或處理委任事務有過失而生損害於上訴人之情事。又被上訴人於完成系爭發明之專利申請手續後，即可認已依約履行，並無就後續審查過程之答辯等事項負責之義務，且日方代理人亦非屬被上訴人之履行輔助人，則上訴人主張日方代理人未確實回報日本特許廳之「拒絕理由通知書」，致其不及答辯而遭駁回系爭發明之專利申請乙節，縱使屬實，亦屬其與日方代理人間之問題，而與被上訴人無涉。從而，上訴人主張被上訴人處理委任事務有過失，應依委任之法律關係負賠償責任乙節，即屬無據。
㈣次按當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明顯有重
大困難者，法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額。民事訴訟法第222 條第2 項定有明文。惟揆其立法旨趣係以在損害已經被證明，而損害額有不能證明或證明顯有重大困難之情形，為避免被害人因訴訟上舉證困難而使其實體法上損害賠償權利難以實現所設之規範，用以兼顧當事人實體權利與程序利益之保護。該條項之規定，性質上乃證明度之降低，而非純屬法官之裁量權，負舉證責任之當事人仍應在客觀上可能之範圍內提出證據，俾法院得本於當事人所主張一定根據之事實，綜合全辯論意旨，依照經驗法則及相當性原則就損害額為適當之酌定。因此，主張損害賠償之當事人，對於他造就事實有所爭執時，仍負有一定之舉證責任（最高法院101 年度台上字第158 號民事裁判參照）。查上訴人固以：用於去除物料中有害物質之洗滌用臭氧水及其製備方法，獲取中華民國發明專利乙節，有專利公報在卷可稽（見原審卷第23頁），又上訴人固主張其將系爭專利授權中國地區人民或廠商實施而收取授權費用，並提出協議書、專利技術暨代工授權契約書、授權書為證（見原審卷第25至49頁）。惟系爭專利係因在申請前即為該領域業者眾所皆知之習知技術，而遭日本駁回乙節，有日本特許廳拒絕理由通知書在卷可佐（見原審卷第18頁），顯見系爭專利並無技術性，於日本並無取得發明專利之可能，則上訴人主張系爭專利具有龐大商機，於日本地區之授權金至少達1 千萬元以上，其受有至少1 千萬元之損害云云，核無足採。準此，上訴人既未能就系爭專利於日本未獲核准而受有損害乙節，舉證以實其說，則上訴人主張依民事訴訟法第222 條第2 項規定請求本院酌定損害賠償，亦無理由，應予駁回。
六、綜上所述，上訴人主張被上訴人處理委任事務過失，致其受有損害，為不足採，被上訴人抗辯，尚屬可信。從而，上訴人本於委任契約之法律關係，請求被上訴人給付1 百萬元本息為無理由，不應准許。其假執行之聲請亦失所附麗，應併予駁回。原審為上訴人敗訴之判決，及駁回其假執行之聲請，並無不合。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。
七、據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第449 條第1項、第78條，判決如主文。
中 華 民 國 103 年 9 月 24 日
民事第一庭
審判長法官 高金枝法 官 劉定安法 官 洪能超以上正本證明與原本無異。
本件不得上訴。
中 華 民 國 103 年 9 月 24 日
書 記 官 齊椿華