智慧財產法院行政判決
97年度行商訴字第131號
98年4月9日辯論終結原 告 印度商‧大達太子有限公司（TA TA SONS LIMITED
）代 表 人 甲○ ○○ ○○○訴訟代理人 李世章律師
徐念懷律師被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 乙○○（局長）住同上訴訟代理人 丁○○
參 加 人 神積國際企業股份有限公司代 表 人 丙○○○上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國97年10月22日經訴字第09706114840 號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如下︰
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、事實概要：參加人前於民國95年3 月10日以「大大TA TA 及圖」商標，指定使用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第9 類之安全帽、防護衣、電子廣告板、列表機、指紋辨識機、收銀機、數位影音光碟機、顯微鏡、時間記錄器、巡邏鐘、打卡鐘、印時鐘、網際網路設備、潛水衣、網路卡、滑鼠墊、電視電腦護目鏡、硬幣計算選別機、電子器材擦拭布等商品，向被告智慧財產局申請註冊。經被告審查，核准列為註冊第0000000 號商標。嗣原告於96年7 月20日以該註冊商標有違商標法第23條第1 項第12款之規定，對之提起異議，經被告審查，以97年4 月24日中台異字第960746號商標異議審定書為「異議不成立」之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部97年10月22日經訴字第09706114840 號訴願決定駁回，原告仍不服，遂向本院提起行政訴訟。本院認本件判決之結果，將影響參加人之權利或法律上之利益，依職權命參加人獨立參加本件訴訟。
二、原告之主張：㈠「TA TA 」商標（下稱據以異議商標）係原告於西元1868年
首創使用之商標，源自於創始人Jamsetji Tata 之家族姓氏。自西元1868年起即以鋼鐵業為基礎，並將旗下事業跨足至出口業、電子業、化學業、技術支援及金融業等，並於全球各大城市成立許多分公司，統稱Tata Group，於西元2002年5 月正式成立台灣分公司後，在台灣地區則以通信科技及電腦軟硬體為主。
㈡原告就「TA TA 」、「設計圖」已在印度申請144 個註冊商
標，就「TA TA 」亦在澳洲、荷比盧、法國、德國、希臘、匈牙利、日本、拉脫維亞、馬爾他、模里西斯、緬甸、紐西蘭、葡萄牙、俄羅斯、沙烏地阿拉伯、新加坡、西班牙、瑞士、英國等世界多國取得商標權。依印度德里高等法院及世界智慧財產權組織之見解，均肯認系爭商標著名性之保護，足以擴及至網域名稱範圍。被告、經濟部於處分書及訴願決定書亦分別認系爭商標於95年3 月10日申請註冊時，據以異議商標已為我國相關事業或消費者所普遍認知，為一著名商標。按著名商標之保護係跨類別的，並不限於同一或類似之一商品/ 服務領域（最高行政法院93年度判字第155 號判決參照），對據以異議商標之保護，自不得侷限於所謂「棉紡業、鋼鐵業、電力業、出口業、電子業、化學業、金融業及資訊系統暨通訊服務等」領域。避免他人藉「搭便車」（free ride ）之便攫取不法利益。又被告訂定之「商標法第23條第12款著名商標保護審查基準」2.1.1 ，所謂著名商標，係指商標所表彰之識別性與信譽為消費者所熟知，商標如已廣為「一般消費者」所普遍認知，即具有較高之著名程度；商標如在特定相關消費市場上為「相關消費者」熟知，而非廣為「一般消費者」所普遍認識，則其具較低之著名程度。據以異議商標既已為「一般消費者」所熟知，其保護應擴及到其他類別之商品/ 服務。原處分及訴願決定已肯認據以異議商標係著名商標；卻又以其與系爭商標兩者在指定使用之商品/ 服務，於性質、內容、功能與行銷管道或場所、服務對象範圍及服務之提供者並不相同，關聯性亦不明顯，消費者應可區辨為由，判定本件無商標法第23條第1 項第12款前段規定之適用，有違前開法條及上述最高行政法院判決意旨。
㈢系爭商標與據以異議商標中皆有「TA TA 」之字樣，系爭商
標指定使用於第9 類之「安全帽、防護衣、電子廣告板、列表機、指紋辨識機、收銀機、數位影音光碟機、顯微鏡、時間紀錄器、巡邏鐘、打卡鐘、印時鐘、網際網路設備、潛水衣、網路卡、滑鼠墊、電視電腦謢目鏡、硬幣計算選別機、電子器材擦拭布」等商品；據以異議商標則同樣知名於鐘錶等標示時間之商品。因此，一般具有普通知識經驗之消費者於購買時施以普通之注意商標極可能誤認二商品或服務來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯。又系爭商標之主要顯著部分為「大大」及「TA TA 」字樣；據以異議商標之整體即為「TA TA 」字樣，兩者所給予消費者之整體印象皆為「TA TA 」，而在異時異地隔離觀察之情況下，消費者必定誤認兩者商品來自同一來源。再就系爭商標與據以異議商標兩者之外觀、觀念或讀音觀察，其給予消費者之印象皆為「
TA TA 」或「大大」，而中文之「大大」即為英文「TA TA」之直譯。二者在外觀及讀音上幾近一致，依「混淆誤認之虞審查基準」5.2.規定，兩者為近似商標，原處分、訴願決定亦肯認之。是若准予系爭商標註冊，將有致相關公眾發生混淆誤認之虞。
㈣縱據以異議商標構成近似之系爭商標，雖不致使相關公眾產
生混淆誤認之虞，惟若准其註冊，仍可能稀釋據以異議商標在相關公眾心目中，所具有強烈指示單一來源之特徵，且無異容許參加人攀附據以異議商標之著名性以銷售所指定使用之商品，而該「無謂競爭（Concurrence parasitaire 〉」之行為，將嚴重減損據以異議商標在同類商品之識別性。以中國大陸知名之「小肥羊及圖」商標異議事件為例，據以異議「小肥羊及圖」商標知名於餐飲、火鍋店等服務，系爭「小肥羊及圖」商標則指定使用於各種書刊編輯、室內設計、電腦動畫製作、設計、電腦程序設計及電腦資料處理等服務，兩者指定使用之服務完全不同。惟系爭「小肥羊及圖」商標確會對據以異議「小肥羊及圖」商標之識別性造成減損，是不問構成近似之二商標是否會造成相關公眾混淆誤認之虞，系爭「小肥羊及圖」商標既有減弱或分散據爭「小肥羊及圖」商標單一來源之特徵及吸引力，其註冊自應予以撤銷，被告中台異字第930939號商標異議審定書揭示如上，可知被告已認著名商標之商標淡化保護，及於不同領域之商品/ 服務，具有跨類別之特性。
㈤查訴外人中華神龍科技有限公司（下稱神龍公司）於91年7
月12日即以與系爭商標完全相同「大大TA TA 及圖」，指定使用於斯時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第
9 類之「電子黑板、晒圖機、影印機、點鈔機、捆鈔機、投影片、幻燈片、投影機、液晶投影機、防盜監視用電視攝影機及數位相機」等商品，向被告申請註冊商標，並經核准註冊公告在案（第0000000 號）。嗣原告於93年7 月30日對上開第9 類商標提起異議，神龍公司旋於93年12月23日將其移轉登記予參加人，被告審查後，則於95年6 月13日以中台異字第930939號商標異議審定書作成異議不成立處分，參加人亦有參與此異議程序。原告隨即提起後續相關之訴願及行政爭訟。詎參加人又於95年3 月10日，以系爭商標指定使用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第9 類之「安全帽、防護衣、電子廣告板、列表機、指紋辨識機、收銀機、數位影音光碟機、顯微鏡、時間紀錄器、巡邏鐘、打卡鐘、印時鐘、網際網路設備、潛水衣、網路卡、滑鼠墊、電視電腦謢目鏡、硬幣計算選別機、電子器材擦拭布」等商品，再向被告申請註冊商標，並准列註冊。參加人既有參予前開異議程序，足認伊在95年3 月10日本件系爭商標申請註冊之前，早已知悉據以異議商標之存在。參加人主觀上既明知據以異議商標先於系爭商標使用，且系爭商標與據以異議商標之間確實存有「是否致相關公眾混淆誤認」之爭議；惟參加人仍執意以近似於據爭商標之系爭商標，再向被告申請註冊，顯屬惡意搶註之行為，已足該當商標法第23條第1 項第14款規定之構成要件，若准其註冊，於法不合。
㈥聲明：1.訴願決定及原處分均撤銷。2.被告應就註冊第0000
000 號「大大TATA及圖」商標為異議成立，撤銷其註冊之處分。3.訴訟費用由被告負擔。
三、被告之主張：㈠按商標法第23條第1 項第12款所稱之著名，係指有客觀證據
足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者而言。又商標之著名程度亦有高低之別，如商標所表彰之識別性與信譽已廣為「一般消費者」所普遍認知，則該商標具有較高之著名程度。如商標所表彰之識別性與信譽，在特定相關商品市場上，廣為「相關消費者」所熟知，但未證明為「一般消費者」所普遍認知，則該商標著名之程度較低。另由於商標法第23條第1 項第12款後段有關商標淡化之保護，已跨越到營業利益衝突不明顯之市場，對自由競爭影響很大，並造成壟斷某一文字、圖形、記號或其聯合式等之危險，為降低此種傷害與危險，商標淡化保護應限於保護著名程度較高之商標，是以，商標法第23條第1 項第12款後段有關商標淡化保護之規定，其對商標著名程度之要求應較同款前段規定為高。而商標著名程度若高至一般公眾所普遍認知的程度，始較有可能適用後段之規定（參見被告訂定發布之「商標法第23條第1 項第12款著名商標保護審查基準」），先予敘明。㈠系爭商標圖樣係由一予人寓目印象極為醒目之拱門內抽象人
形圖案與中外文「大大TA TA 」上下併列組合而成，與據以異議之「TATA」商標圖樣主要係由外文「TATA」所構成者相較，二者均有相同之外文「TATA」，固屬構成近似之商標。
㈡另原告雖主張據以異議商標之信譽已為我國相關事業或消費者所普遍認知，為一著名商標，惟查：
1.依GOOGLE或YAHOO 奇摩網頁搜尋所得資料觀之，據以異議商標圖樣上之外文「TATA」有作為人名、部落格名稱者，或係英國人口語常講之一句話，為再見之意，尚屬習見，且由被告卷附之商標註冊布林檢索結果註記詳表所載，可知在我國早於63年間即有國內廠商以外文「TATA」作為商標圖樣之一部分向被告申准註冊第74106 號「大大牌」商標，另除原告及參加人以外之公司或個人，亦有多件以外文「TATA」作為商標圖樣之一部分指定使用於各類商品在我國獲准註冊，且仍在商標權期間內者，故以「TATA」作為商標圖樣，其識別性相對較低。
2.又依卷附證據資料可知，原告企業集團於國外雖跨足於工程、材料、能源、農用化學、醫藥、車輛、航空業、鐘錶珠寶個人與家庭消費品、通訊業、保險業、旅館等行業從事經營，惟據以異議商標於國內主要係使用並知名於軟體開發設計、資訊系統暨通訊服務等領域，與系爭商標所指定使用之「安全帽、防護衣、電子廣告板、列表機、指紋辨識機、收銀機、數位影音光碟機、顯微鏡、時間記錄器、巡邏鐘、打卡鐘、印時鐘、網際網路設備、潛水衣、網路卡、滑鼠墊、電視電腦護目鏡、硬幣計算選別機、電子器材擦拭布」等屬安全頭盔、救生防護用具及辦公事務用品之商品相較，二者所（指定）使用服務與商品之性質、內容、行銷管道或場所、服務對象範圍及服務提供者等均屬有別，營業利益尚無明顯衝突，巿場仍可區隔。
3.而且，依原處分卷附參加人行銷廣告及商標註冊證等證據資料，並參酌臺北高等行政法院96年度訴字第184號判決及經濟部97年2月22日經訴字第09706102420號與97年9月11日經訴字第09706112730號訴願決定書內容可知，訴外人川拿辦公設備股份有限公司（前身為川拿股份有限公司）早於74年間即以「肯達TATA」作為商標圖樣在國內申准註冊，其後並陸續以「TATA」作為商標圖樣之一部分，指定使用於尺、橢圓板、強力膠、黑板、筆筒、圖釘、橡皮筋、幻燈機、投影機、毛筆、鋼筆、鐘錶等商品及代理國內外廠商各種產品之報價、投標、經銷、商情提供、辦公機器和設備租賃等服務申准註冊，另於美國、英國、義大利等多國亦申准商標之註冊在案。嗣川拿辦公設備股份有限公司將前揭國內註冊商標移轉于參加人之前手中華神龍科技有限公司（前身為豪奇多有限公司），該公司並於91年間將註冊第0000 000號「大大TA TA及圖」商標移轉登記於參加人。是以參加人及其前手長期在我國及世界各國大量廣告宣傳，經銷前述與系爭商標近似，同樣以外文「TATA」為其主要商標圖樣之商品，與據以異議商標在市場上同時經營併存，均為各該商標所使用商品或服務之相關消費者所熟悉，相關消費者應足以區辨兩造商標為不同來源之營業主體，而無混淆誤認之虞。
4.是以，本件衡酌兩造商標雖均有相同外文「TATA」，屬構成近似之商標，惟該外文「TATA」之識別性較弱，且系爭商標圖樣中另有中文「大大」，以及予人寓目印象極為醒目之拱門內抽象人形圖案可資區辨，並考量兩造商標所分別（指定）使用之商品或服務性質不同，市場仍有區隔且營業利益衝突並不明顯，及兩造商標長期於巿場上併存等情綜合判斷，相關公眾應足可區辨兩造商標之異同而無混淆誤認之虞，系爭商標之註冊應無商標法第23條第1 項第12款前段規定之適用。
5.又如前所述，原告在我國境內主要係經營「資訊軟體服務業、資訊處理服務業、電子資訊供應服務業、資訊軟體零售業、企業經營管理顧問業」等業務，並將據以異議商標使用於相關服務上，且依原處分卷附國內相關新聞網頁，亦多係針對原告於前揭服務領域之相關事蹟予以報導。是依卷附現有證據資料，固足堪認定據以異議商標已為該等服務領域之相關消費者所知悉，然仍乏足夠證據資料足以證明原告於國內亦有將據以異議商標跨多種領域使用且廣泛行銷之情事，而可認據以異議商標所表彰之識別性或信譽已為國內大部分地區絕大多數之一般公眾所普遍認知，具有較高之著名程度，此一事實亦業據經濟部97年2 月22日經訴字第09706102420號與97年9 月11日經訴字第09706112730 號訴願決定書認定在案。是以，綜合衡酌兩造商標雖均有相同外文「TATA」，惟該外文並非原告所獨創使用，國內廠商以該外文作為商標圖樣申准註冊者不乏其例，其識別性相對較低，且參加人之前手早於74年間即陸續申准註冊多件以「TATA」作為圖樣一部分之商標，而據以異議商標之著名程度復未達使國內一般公眾普遍知悉之著名程度等情，參加人以外文「TATA」作為商標之一部分申請系爭商標之註冊，自亦難認有以不公平方式或不正利用著名據以異議商標之識別性，而有減損其商標識別性或信譽之虞，本件自亦無商標法第12條第1 項第12款後段規定之適用。
㈣聲明：⒈駁回原告之訴。⒉訴訟費用由原告負擔。
四、參加人之陳述：參加人未於準備程序及言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作何聲明或陳述。
五、本件之爭點：系爭商標是否有商標法第23條第1 項第12款規定不得註冊之情形？
六、本院得心證之理由：㈠關於系爭商標是否「相同或近似於他人著名商標或標章，有
致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」，而有商標法第23條第1項第12款不得註冊之情形：
⒈所謂商標構成相同或近似者，係指以具有普通知識經驗之一
般商品購買人，於購買時施以普通所用之注意，就兩商標主要部分之外觀、觀念或讀音隔離觀察，有無引起混同誤認之虞以為斷，故兩商標在外觀、觀念或讀音上，其主要部分之文字、圖形或記號，有一近似，足以使一般相關消費者產生混淆誤認之虞者，即為近似之商標。經查，系爭商標圖樣係由一予人寓目印象極為醒目之拱門內抽象人形圖案與中外文「大大TATA」上下併列組合而成，與據以評定之「TATA」商標圖樣主要係由外文「TATA」所構成者相較，二者均有相同之外文「TATA」，係屬構成近似之商標。
⒉按商標之著名程度有高低之別，如商標所表彰之識別性與信
譽已廣為「一般消費者」所普遍認知，則該商標具有較高之著名程度。如商標所表彰之識別性與信譽，在特定相關商品市場上，廣為「相關消費者」所熟知，但未證明為「一般消費者」所普遍認知，則該商標著名之程度較低。著名商標隨其著名之程度及多角化經營之程度不同，其保護之範圍應有所差異，倘該著名商標長期僅使用於特定商品或服務，且僅於特定之市場或特定之消費族群始有其著名性，亦即僅為「相關消費者」所熟知，則其保護範圍即限於該特定之商品或服務。反之，倘該著名商標之商標權人多角化經營之程度愈高或該商標已廣為一般公眾所熟知，則其保護範圍即不限於相同或類似之商品或服務，亦即其保護之範圍即可跨入關連性較低之商品或服務。又商標法第23條第1 項第12款所稱之著名，係指有客觀證據足以認定已廣為國內相關事業或消費者所普遍認知者而言，是以倘該商標雖已於國外廣泛使用，而為「國外一般消費者」所普遍認知，然依客觀證據顯示，該商標在國外所建立之廣泛知名度尚未到達我國，自仍應以該商標在我國之著名程度而定其保護之範圍，經查：
⑴依原處分卷附原告所檢送該公司之網頁內容。原告在台灣
境內為法律行為之報備卡、扣繳單位設立登記申請書、所得稅扣繳憑單、相關變更登記公文；原告台灣分公司之營利事業登記證與相關公文；原告所屬TCS （Tata Consultancy Services ）公司簡介及相關報導；TCS 公司於西元2000年至2004年間與新世紀資通股份有限公司（NewCentury InfoCo mm Tech. Co.,Ltd ）之合約、雙方往來書信、訂購單及交易發票，原告台灣分公司於91年至93年間與新世紀資通股份有限公司、民有科技股份有限公司、台灣積體電路製造股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司、長榮航太科技股份有限公司、博訊科技股份有限公司業務往來之交易發票資料；原告在印度所擁有之註冊商標清單以及註冊證影本；原告在全球所擁有之註冊商標清單及註冊證影本；印度德里高等法院對於原告網域名稱訴訟之判決；世界智慧財產權組織對於原告網域名稱訴訟之判決；原告對台灣之產品銷售發票、裝箱單、空運提貨單及原告於印度及世界智慧財產權組織對他人註冊或使用「TATA」、「TATAS 」商標異議案之判決等證據資料影本觀之。原告印度商．大達太子有限公司（TA TASONSLIMITED ）創立於19世紀中葉，係印度著名的工業集團，以鋼鐵業為基礎，至今旗下企業已擴展至資訊及通信業、工程業、材料業、服務業、能源業、消費產品業、化學製品業等七大行業，且於世界各大城市成立子公司，統稱為Ta ta Group ；該公司之「TATA」系列商標除在印度取得144 個註冊商標外，並陸續在美國、德國、瑞士、葡萄牙、匈牙利、羅馬尼亞、紐西蘭、蘇丹、阿根廷、歐盟、義大利、日本、... 等世界多國取得商標權。又原告於西元1999年即來台拓展業務，西元2002年正式成立台灣分公司，致力於電信、保險、工程應用及運輸等領域，並與國內長榮航太科技、博訊科技、台積電、南山人壽以及由遠東集團與新加坡電信等合資之大型電信服務業- 新世紀資通公司具有契約合作或交易往來關係，另其旗下之TATAINTERNATIONAL LIMITED 公司亦於94年間多次進口皮革等商品至國內販售，據此，固亦堪認於本件系爭商標95年3月10日申請註冊時，據以異議商標之信譽已為我國相關事業或消費者所普遍認知，為一著名商標。
⑵其次，原告於國內使用據以異議商標係經營「資訊軟體服
務業、資訊處理服務業、電子資訊供應服務業、資訊軟體零售業、企業經營管理顧問業」等業務，業如前述，另依卷附證據資料可知，原告企業集團於國外雖跨足於工程、材料、能源、農用化學、醫藥、車輛、航空業、鐘錶珠寶個人與家庭消費品、通訊業、保險業、旅館等行業從事經營，惟據以異議商標於國內主要係使用並知名於軟體開發設計、資訊系統暨通訊服務等領域，與系爭商標所指定使用之「安全帽、防護衣、電子廣告板、列表機、指紋辨識機、收銀機、數位影音光碟機、顯微鏡、時間記錄器、巡邏鐘、打卡鐘、印時鐘、網際網路設備、潛水衣、網路卡、滑鼠墊、電視電腦護目鏡、硬幣計算選別機、電子器材擦拭布」等屬安全頭盔、救生防護用具及辦公事務用品之商品相較，二者所（指定）使用服務與商品之性質、內容、行銷管道或場所、服務對象範圍及服務提供者等均屬有別，營業利益尚無明顯衝突，巿場仍可區隔。
⑶再者，案外人川拿辦公設備股份有限公司（前身為川拿股
份有限公司）早於76年間即以「肯達TATA」作為商標圖樣在國內申准註冊（註冊第00000000號），嗣於83年至87年間陸續以「TATA大大」、「TATA川拿」、「TATA大大川拿」、「大大TATA」、「川拿TATA」、「肯達TATA」作為商標圖樣，指定使用於乳膠、脂膠、接著劑、接合劑、化合成樹脂、拖把、衣架、垃圾桶、尺、橢圓板、強力膠、黑板、筆筒、圖釘、橡皮筋、幻燈機、投影機、毛筆、鋼筆、鐘錶、電話機、電報機等商品及代理國內外廠商各種產品之報價、投標、經銷、商情提供、辦公機器和設備租賃等服務申准註冊（註冊第00000000、00000000、00000000、00000000、00000000、00000000、00000000、00000000號商標），且該公司亦自82年起即廣泛使用「TATA」商標於及辦公事務用品，此有參加人於異議時所提商標註冊證及廣告影本可參。嗣川拿辦公設備股份有限公司將前揭國內註冊商標移轉于參加人之前手中華神龍科技有限公司（下稱神龍公司），神龍公司並於91年間將註冊第0000000號「大大TA TA 及圖」商標移轉登記於參加人，此有經濟部智慧財產局93年12月23日(93)智0793字第09380563220號函影本可按。是以參加人及其前手長期在我國大量廣告宣傳，經銷前述與系爭商標近似，同樣以外文「TATA」為其主要商標圖樣之商品，而與據以異議商標在市場上同時經營併存多年，而為各該商標所使用商品或服務之相關消費者所熟悉，相關消費者應足以區辨兩造商標為不同來源之營業主體，而無混淆誤認之虞。
⑷綜上，兩造商標雖均有相同外文「TATA」，屬構成近似之
商標，惟系爭商標圖樣中另有中文「大大」，以及予人寓目印象極為醒目之拱門內抽象人形圖案可資區辨，並考量兩造商標所指定使用之商品或服務性質不同，市場仍有區隔且營業利益衝突並不明顯，而據以異議商標雖為著名商標，然其所表彰之識別性與信譽尚未為國內「一般消費者」所普遍認知，是以其所保護範圍即未跨及系爭商標所指定使用商品之領域，及兩造商標於巿場上併存多年等情事，尚難認有何使相關消費者混淆誤認之虞，系爭商標之註冊應無商標法第23條第1 項第12款前段規定之適用。
⒊復按所謂減損著名商標識別性之虞係指著名商標之識別性
有可能遭受減弱，亦即第三人之使用行為使消費者將該商標聯想至數個商品或服務之來源，因而分散該商標原先強烈指示單一來源之特徵，則該商標之識別性即被稀釋或弱化，而所謂減損著名商標信譽之虞，係指著名商標所代表之品質或信譽可能遭受貶抑或負面之聯想。判斷有無減損商標識別性或信譽之虞，應參酌著名商標之先天識別性及著名之程度，二商標近似之程度及商標被第三人使用於不同商品或服務之程度等因素。另由於商標法第23條第1 項第12款後段有關商標淡化之保護，已跨越到營業利益衝突不明顯之市場，對自由競爭影響較大，並造成壟斷某一文字、圖形、記號或其聯合式等之危險，為降低此種傷害與危險，商標淡化保護應限於保護著名程度較高之商標，是以，商標法第23條第1 項第12款後段有關商標淡化保護之規定，其對商標著名程度及近似程度之要求應較同款前段規定為高，而商標著名程度若高至一般公眾所普遍認知的程度，且兩造商標高度近似，始較有可能適用後段之規定。經查：
⑴兩造商標雖均有相同外文「TATA」，而屬構成近似之商標
，惟系爭系爭商標圖樣中另有中文「大大」，以及予人寓目印象極為醒目之拱門內抽象人形圖案可資區辨，是以兩造商標並非高度近似。
⑵其次，據以異議商標圖樣之外文「TATA」早於63年間即有
國內廠商以外文「TATA」作為商標圖樣之一部分向原處分機關申准註冊第74106 號「大大牌」商標，另亦有多件以外文「TATA」作為商標圖樣之一部分指定使用於各類商品而在我國獲准註冊，且仍在商標權期間內者，故單純以外文「TATA」作為商標圖樣，其識別性相對較低。
⑶如前所述，原告在我國境內主要係經營「資訊軟體服務業
、資訊處理服務業、電子資訊供應服務業、資訊軟體零售業、企業經營管理顧問業」等業務，並將據以異議商標使用於相關服務上，是依卷附現有證據資料，固足堪認定據以異議商標已為該等服務領域之相關消費者所知悉，惟仍乏足夠證據資料足以證明原告於國內亦有將據以異議商標跨多種領域使用且廣泛行銷之情事，尚難認據以異議商標所表彰之識別性或信譽已為國內「一般消費者」所普遍認知之程度。
⑷綜合審酌兩造商標並非高度近似，雖均有相同外文「TATA
」，惟該外文並非原告所獨創使用，國內廠商以該外文作為商標圖樣申准註冊者不乏其例，其識別性相對較低，據以異議商標於我國尚難謂具有強烈指示單一來源之特徵及吸引力，且據以異議商標之著名程度復未達使國內一般公眾普遍知悉之著名程度，復無參加人有使人將其商標與據爭商標產生聯想的具體證據可資參等情，參加人以外文「TATA」作為商標之一部分申請系爭商標之註冊，尚難認有何減損其商標識別性或信譽之虞，本件自亦無商標法第23條第1 項第12款後段規定之適用。
七、原告於本院審理時雖另主張系爭商標另有商標法第23條第1項第14款不得註冊之情形云云。然按智慧財產案件審理法第33條第1 項規定：「關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由提出之新證據，智慧財產法院仍應審酌之。」限於「同一撤銷理由提出之新證據」，而原告於本件行政訴訟所提系爭商標另有商標法第23條第1 項第14款不得註冊之情形，乃另一撤銷系爭商標之理由，自無智慧財產案件審理法第33條第1 項規定之適用，故原告不得再提出關於系爭商標是否有商標法第23條第1 項第14款不得註冊之撤銷理由，附此敘明。
八、綜上所述，被告所為異議不成立之處分，並無不法，訴願決定予以維持，亦無不合。原告徒執前詞，訴請撤銷訴願決定及原處分，並為命被告作成異議成立撤銷系爭商標註冊之處分，均無理由，應予駁回。
九、兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。
中 華 民 國 98 年 4 月 30 日
智慧財產法院第一庭
審判長法 官 李得灶
法 官 汪漢卿法 官 王俊雄如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 98 年 4 月 30 日
書記官 王英傑