智慧財產法院行政判決
97年度行商訴字第87號民國98年2月5日辯論終結原 告 鎮裕貿易股份有限公司代 表 人 甲○○（董事長）被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 乙○○（局長）訴訟代理人 丁○○
參 加 人 泰麟貿易有限公司代 表 人 丙○○（董事）上列當事人間因商標廢止事件，原告不服經濟部中華民國97年8月19日經訴字第09706111590 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下︰
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、程序事項：按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但經被告同意，或行政法院認為適當者，不在此限，行政訴訟法第11
1 條第1 項定有明文。查原告原起訴請求㈠撤銷訴願決定及原處分，㈡被告應就系爭案為廢止成立之處分（見本院卷第
6 頁）。嗣於民國98年1 月21日當庭更正第2 項聲明為被告應作成註冊第482622號「傑耐立SUPER DUTY」商標應予廢止之處分（見本院卷第50頁）。原告係本於同一請求基礎為請求，使聲明更加明確，非屬訴之變更或追加，自無前揭規定之適用，合先敘明。
二、事實概要：訴外人傑立企業有限公司（下稱傑立公司，即參加人之前手）前於78年4 月15日，以「傑耐立SUPER DUTY」商標作為其註冊第470923號「傑耐立」商標之聯合商標，指定使用於當時商標法施行細則第24條第14類之「氣體、液體、固體燃料及工業用油脂」之商品，向經濟部中央標準局（嗣於88年1月26日正式改制為智慧財產局）申請註冊，經核准列為註冊第482622號聯合商標（下稱系爭商標，如附圖1 所示），傑立公司即於80年8 月26日申准移轉註冊予參加人。其後商標法於92年11月28日修正施行，依該法第86條第1 項規定，系爭商標自是日起視為獨立之註冊商標。嗣原告以系爭商標有違同法第57條第1 項第1 款規定，對之提起廢止，經被告審查，以97年4 月14日中台廢字第L00000000 號商標商標廢止處分書為「申請不成立」之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部同年8 月19日經訴字第09706111590 號決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。
三、原告聲明求為判決㈠撤銷訴願決定及原處分。㈡被告應作成註冊第482622號「傑耐立SUPER DUTY」商標應予廢止之處分。並主張：
㈠訴願決定及被告均認參加人於系爭商標註冊後，有自行變換
商標為「JENASASUPERDUTY 」或單純文字「Super Duty」，並附記外文「NASA」使用之情形，被告卻作出廢止申請不成立之審定，顯有疏漏。
㈡外文「NASA」係原告早於78年10月16日即已註冊使用之商標
，且據以廢止之註冊第472502號「耐使NASA」商標（下稱據以廢止商標，如附圖2 所示）之所以中英文結合申請，係因當時法令所致，被告卻未給予較早申請註冊之商標以較大之保護。倘如被告所言，該外文「NASA」係「美國國家航空暨太空總署」之簡稱，而非商標之使用，何以被告核准含有該外文「NASA」字樣之商標註冊？顯有矛盾。
㈢就參加人實際使用態樣之整體看來，該油品之正中間以金色
框凸顯其內賽車，該賽車車身亦標示醒目之紅色字體英文字樣「NASA」，此為一般消費者於購買時寓目之所在。另參加人於95年7 月20日所提出之型錄，其上賽車車身上之外文「NASA」字樣已遭修改，可看出參加人蓄意掩飾自身違法之行徑。而被告卻以佔整體圖樣比例為認定，則任何已註冊之商標，任何人只要將其比例縮小，即可予以使用。
㈣原告之前手億轉公司曾以商標法修正前第37條第1 項第7 款
（即現行法第23條第1 項第12款）撤銷註冊第560352、560353號「傑耐立JENASA」等商標，可證據以廢止商標已為著名商標，且參加人早已知悉原告之商標存在，然參加人仍向被告申請數件近似於據以廢止商標「NASA」之商標，可知道參加人蓄意攀附原告之商標之意圖。
㈤原告於95年4 月24日向被告對參加人提起另一註冊第000000
0 號「JenasaSuperduty 及圖」之評定案，經被告作成評定成立之審定，其案情與本件趨於相同，然被告卻為不同之審定，顯有未洽。
四、被告聲明求為判決駁回原告之訴。並抗辯：㈠參加人之油品外觀標示，其中「OIL TREATMENT 」、「ADDT
O CRANKCASE, HELP FREE STICKY VALVES, LIFTERS, RINGS, ALSO HELPS TO REDUCE ENGINE WEAR AND PREVENT CORROSION CAUSED BY STOP-GO DRIVING. 」等字，明顯為商品性質或用途之說明性文字，非屬商標之使用。而賽車圖原隱含標榜其產品品質優良可為賽車所使用之意，屬於油品產品外觀常用之裝飾性圖樣，且以本件油品外觀之賽車圖構圖比例而言，賽車僅約佔整體圖形之1/4 ，車身上之外文「NASA」及「Super Duty」字樣更僅佔整體圖形之1/9 ，復外文「NASA」對消費者而言，一般係認其為「美國國家航空暨太空總署」之簡稱，相關消費者並不會以車身上之外文「NASA」及「Super Duty」作為辨識產品來源之依據，自亦非商標之使用。故依前揭商標實際使用證據觀之，本件屬於商標使用者，應為較引人注目之「JENASASUPERDUTY 」、「Super Duty」等字樣。
㈡系爭商標圖樣係由中文「傑耐立」及外文「SUPER DUTY」所
組成，而參加人實際使用商標時僅於產品外觀標示外文「SU
PER DUTY」部分，依社會一般通念，其已與原註冊圖樣之中、外文聯合式失其同一性，故應屬自行變換系爭商標圖樣者。惟與據以廢止商標圖樣上之中文「耐使」、外文「NASA」相較，無論於外觀、觀念或讀音上均截然不同，構圖意匠亦繁簡有別，據以廢止商標圖樣上復有中文「耐使」可資區辨，尚難謂二者構成近似商標，自無商標法第57條第1 項第1款規定之適用。
㈢另原告所舉之前中央標準局中台處字第810094號商標撤銷處
分書，係認外文「JENASA」與本件據以廢止商標構成近似，核與本件變更後之「JENASASUPERDUTY 」或「Super Duty」圖樣不同，案情有別，尚難比附援引執為本件應屬構成近似之有利論據。
五、參加人聲明求為判決駁回原告之訴。並抗辯：㈠前手將系爭商標移轉給參加人，依照商標法規定行使販售商
品。參加人的品牌係代理進口在臺灣販售，由美國公司設計，並非仿冒原告商標及包裝。
㈡參加人於87年登記商標，原告迄今始提異議，參加人未見過
原告商品廣告，且商品及包裝完全不同，又參加人產品刊登廣告次數比原告多，可證參加人產品並非仿冒品。
六、兩造之爭點為系爭商標有無違反商標法第57條第1 項第1 款規定？經查：
㈠按商標註冊後，自行變換商標或加附記，致與他人使用於同
一或類似之商品或服務之註冊商標構成相同或近似，而有使相關消費者混淆誤認之虞者，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊，商標法第57條第1 項第1 款定有明文。準此，得申請廢止商標註冊者，其要件有二：⒈商標權人於商標註冊後，自行變換商標或加附記。⒉經變換或加附記之商標圖樣，相同或近似於他人使用於同一或類似之商品或服務之註冊商標，有使相關消費者混淆誤認之虞。此二要件為累積關係，缺一不可。而本款並未以商標權人主觀上知悉該他人註冊商標之存在，或惡意變換商標或加附記為其要件。
㈡所謂變換商標或加附記使用，係指商標權人就註冊商標本體
之文字、圖形、色彩等加以變化或添加其他文字、圖形等而言。而所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞者」，係指兩商標因相同或構成近似，致使相關消費者誤認為同一商標，或雖不致誤認兩商標為同一商標，但極有可能誤認兩商標之商品／服務為同一來源之系列商品／服務，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言。而判斷有無混淆誤認之虞，則應參酌商標識別性之強弱、商標之近似及商品／服務類似等相關因素之強弱程度、相互影響關係及各因素等綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。
㈢次按商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品、服務
或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標，商標法第6 條亦有明文。
㈣原告於申請廢止階段所檢送之系爭商標實際使用於油品罐外
觀照片、於95年4 月21日自參加人網站所下載之產品資訊網頁上油品罐外觀圖片（見廢止卷第25至33頁），均為參加人所不爭執，堪認該油品罐之外觀圖樣為參加人實際使用系爭商標之態樣。
㈤參加人就系爭商標有自行變換商標並加附記之情事：
⒈系爭商標圖樣係由未經設計、單純橫書、墨色、由左至右
排列之中文「傑耐立」，及其下方以微小字體、未經設計、單純橫書、墨色、由左至右排列之外文「SUPER DUTY」所組成（如附圖1 所示）。而觀諸前揭參加人對外銷售之油品罐之外觀，由上至下分別標示有「JENASASUPERDUTY」、「Super Duty」、「OIL TREATMENT 」等外文字樣、長方形賽車圖（該車身上標示有「NASA」、「Super Duty」外文字樣）、「ADD TO CRANKCASE, HELP FREE STICKYVALVES, LIFTERS, RINGS, ALSO HELPS TO REDUCE ENGIN
E WEAR AND PREVENT CORROSION CAUSED BY STOP-GO DRIVING. 」等外文字樣。
⒉上開圖樣中「OIL TREATMENT 」、「ADD TO CRANKCASE,
HELP FREE STICKY VALVES, LIFTERS, RINGS, ALSO HELP
S TO REDUCE ENGINE WEAR AND PREVENT CORROSION CAUS
ED BY STOP-GO DRIVING.」等外文，相較於「JENASASUPERDUTY 」、「Super Duty」之外文，其字體明顯偏小，且其內容為商品性質或用途之說明性文字，無從使相關消費者認識其為商標，此部分自非屬商標之使用。
⒊上開圖樣中，以最大字體之外文「JENASASUPERDUTY 」、
次大字體之外文「Super Duty」及賽車圖，因在系爭商標之整體商標圖樣的明顯部位，成為吸引消費者關注之焦點。惟一般常見油品罐上印製有賽車圖，且賽車車身通常貼有諸多贊助廠商之標誌，則參加人油品罐上之賽車圖中雖車身上有紅色字體之外文「NASA」，易使消費者以為此僅為裝飾文字及圖樣，而非表彰該油品來源之商標。是以本件足以使相關消費者認識為辨識產品來源者為較引人注目之外文「JENASASUPERDUTY 」及「Super Duty」。然經核此部分實際使用情形，已與系爭商標原註冊中、外文聯合式之整體圖樣並非完全相同，喪失其同一性，而有自行變換商標及附記外文「JENASASUPERDUTY 」使用之情事。
㈥系爭商標之實際使用圖樣與據以廢止商標圖樣並未構成相同或近似，無使相關消費者混淆誤認之虞：
⒈據以廢止商標係由未經設計、單純橫書、由左至右排列、
墨色之印刷中文字體「耐使」，及其下方微小字體之外文「NASA」由左至右排列而構成。其中因「耐使」、「NASA」之字體大小差異甚大，以「耐使」為據以廢止商標之整體圖樣較引人注目之部分。
⒉系爭商標自行變換並加附記後之使用態樣與據以廢止商標
圖樣相較，兩者雖均有外文「NASA」字樣，惟所佔整體圖樣比例均小，且系爭商標之實際使用態樣中以較大字體之外文「JENASASUPERDUTY 」、「Super Duty」，足供與據以廢止商標（中文「耐使」及外文「NASA」）相區別，於異時異地隔離整體觀察，具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，並無使人產生混淆誤認之虞。故系爭商標變換並加附記之使用態樣，與據以廢止商標並未構成近似，無使相關消費者混淆誤認之虞。
㈦至原告所舉另案註冊商標評定部分，經核各該商標圖樣與本
件均不盡相同，故與本件案情有別，且為另案是否妥適之問題，依商標審查個案拘束原則，尚難執為本件有利之論據。又原告主張參加人早已知悉據以廢止商標存在在先，又惡意仿襲據以廢止商標，將系爭商標變換加附記使用在相同或類似之商品，有搭便車之嫌云云。惟商標法第57條第1 項第1款所定商標廢止事由並未以商標權人之主觀為其要件，縱然原告所述屬實而參加人所為有可議之處，然本件仍應就參加人就系爭商標自行變換商標並加附記之情形，與據以廢止商標之圖樣有無構成相同或近似，而有使相關消費者混淆誤認之虞為客觀之判斷。至參加人之行為有無違反其他法律規範，與本件系爭商標應否廢止之判斷無涉。
七、從而，原處分認系爭商標之註冊並無違反商標法第57條第1項第1 款規定，而為廢止申請不成立之處分，並無違法，訴願決定予以維持，核無不合。原告訴請撤銷，為無理由，應予駁回。
八、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。
中 華 民 國 98 年 2 月 19 日
智慧財產法院第二庭
審判長法 官 陳國成
法 官 曾啟謀法 官 蔡惠如以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由（須按他造人數附繕本）。
如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 98 年 2 月 19 日
書記官 林佳蘋