智慧財產法院行政判決
97年度行專訴字第00011號民國97年9月18日辯論終結原 告 甲○○訴訟代理人 謝宗穎 律師
趙怡婷 律師被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 乙○○（局長）住同上訴訟代理人 戊○○
丁○○
參 加 人 同豐營造工程股份有限公司法定代理人 丙○○上列當事人間因發明專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國97年5 月8 日經訴字第09706106530 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。本院判決如下：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
一、事實概要：原告前於民國88年8 月10日以「基樁樁底污泥處理工法」向被告申請發明專利，經被告編為第00000000號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給發明第168349號專利證書（以下簡稱系爭專利）。嗣參加人同豐營造工程股份有限公司（下稱同豐公司）以系爭專利有違核准時專利法第19條、第20條第1 項第1 款、第2 項及第7 條第1 項（按應為第71條第2 款）規定，不符發明專利要件，對之提起舉發。
案經被告審查，認系爭專利有違核准時專利法第20條第1 項第1 款之規定，於97年2 月1 日以（97）智專三㈢06001 字第09720074320 號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。原告不服，提起訴願，經訴願決定駁回，原告猶未甘服，遂向本院提起行政訴訟。本院認本件撤銷訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將有可能受損害，爰依職權裁定命獨立參加被告之訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明求為判決：
⒈原處分及訴願決定均撤銷。
⒉訴訟費用由被告負擔。
㈡被告聲明求為判決：
⒈駁回原告之訴。
⒉訴訟費用由原告負擔。
三、兩造之爭點：㈠原告主張之理由：
⒈被告之經訴字第09706106530 號訴願決定書，以參加人於舉
發系爭專利時所提出證據1 「現代營建」雜誌第235 期所載「台北國際金融中心基樁樁底污泥處理工作案例」一文所提及之工法，無論於施工步驟或其目的、效果上均與原告之系爭專利技術內容完全相同，系爭專利自不具新穎性；而其發行日期為1999年（即民國88年）7 月5 日，早於系爭專利之申請日88年8 月10日，自得作為系爭專利是否具有新穎性之論據，且原告所提出該雜誌發行者即現代營建雜誌社編輯部所具名之證明函為私文書，並無其他證據資料佐證該雜誌之實際發行日期為88年8 月中之真實性為由，認定系爭專利不具新穎性；並稱該證明函僅由雜誌社編輯部署名，既無負責人署名簽章，亦未經公證或認證，自無足採。惟該證明函既係經該雜誌社編輯部用印後所出具，其真正性應屬無疑。且原告請求其延後發刊時，因事出緊急，故僅以口頭告知雜誌社社長並請求延後發刊，雖未經書面請求，然此確為事實。況該證明函已敘明原告及訴外人林承基於88年6 月底曾請求雜誌社將文稿延期登載，惟月刊落版已定，已難抽稿，為配合作者（即原告與訴外人林承基）要求，乃將已落版應於7月發行之月刊延後於8 月中寄出，是該期月刊既已落版，則無論月刊封面、目錄頁或稿件之排版均已確定無從變動，若再變動將致生重行印製之龐大費用，故僅得以延後發刊處理，而雜誌社因特殊情況調整發刊日期，仍屬常態。然被告竟未詳究函中所述「已落版無法抽稿」之意，逕以該已落版無法變更之月刊封面及目錄頁所示日期為悖於事實之認定，顯有未依證據作成決定之違法。
⒉被告稱上開證據1 「現代營建」雜誌第235 期「台北國際金
融中心基樁樁底污泥處理工作案例」一文並非可認定屬研究或實驗性質，且其所揭露之工法係為履行工程契約所施作，對整體工程事關重大，難認施作目的為研究、實驗。惟判斷發表或使用之技術是否屬研究或實驗性質，不應以是否在履行契約或有無業主要求為斷，而應回歸技術內容、目的予以認定。上開技術為使用於台北國際金融中心之基樁基礎工程技術，興建台北國際金融中心之際，台灣並無此種超高層大樓，此類基樁基礎工程技術付之闕如。原告研究並首創出基樁樁底污泥處理工法，又因業界並無可用於超高層大樓之技術，施作工法本身即屬研究及實驗性質，為研究及實驗其承載力之用，原告僅得於施作後檢驗基樁並取得相關數據，至檢驗基樁之數量或有無逐一檢驗全數基樁，與其研究及實驗性質無涉。是縱認「現代營建」雜誌第235 期未延後發刊，然該期「台北國際金融中心基樁樁底污泥處理工作案例」一文係因研究、實驗而發表或使用，則系爭專利依核准時專利法第20條第1 項第1 款但書規定，於發表或使用之日起6 個月內已為申請，故仍未喪失新穎性。
⒊參加人所提出之基樁工程竣工報告書，乃參加人及總承包商
即訴外人達欣工程股份有限公司向業主即訴外人台北國際金融大樓股份有限公司所提出，綜觀其內容，僅屬基樁工程相關之人員配置、機具設備、圖面送審等報告，均未揭露系爭專利技術，自無法證明系爭專利已經公開。且上開報告書僅為參加人製作提出之私文書，其內容是否為真正或與事實相符，亦有疑義。依上開報告書所載樁號P508、509 之基樁，係由參加人交由訴外人利伸工程有限公司（以下簡稱利伸公司）所施作，其工法與系爭專利技術顯不相同，其差異處在於訴外人利伸公司進行鑽孔及清洗淤泥作業時，係將泵浦提升至100~120kg /c㎡噴射水流清洗淤泥，與系爭專利將壓力控制在50~250kg/c㎡，顯然不同，且訴外人利伸公司進行硬化漿灌漿作業時，係以50kg/c㎡之壓力導入純水泥漿液，此與系爭專利將壓力控制在0~20kg/c㎡亦有不同，足見樁號P5
08、509 施工並未揭露系爭專利技術，可知系爭專利並未公開。另樁號P201 ~400 及P401~580之施工紀錄，僅為簡要之施工記錄表，其內容同未揭露系爭專利技術，亦無法證明系爭專利已公開。
⒋原告承攬參加人之基樁灌漿工程後，為因應參加人要求始提
供系爭專利技術，目的在協助參加人確保台北國際金融中心此等超高大樓之安全性。又工地施工時，為安全性考量及保護專業工程技術起見，均會將工地與周圍區域施以隔離，第三人自無從由外部探知工地施工狀況及施工技術，則系爭專利技術並未置於不特定人得知其使用之狀態。況於施工現場內縱有施作其他工程之工程人員，然因不同工程具有不同專業技術，渠等自無從得知系爭專利技術之使用狀態。再者，縱認參加人因契約知悉系爭專利技術內容，或嗣後參加人為趕工而加入其他灌漿工程公司施作，均屬得以確定範圍之特定人，並非不特定人，是縱認參加人及其他灌漿公司得知系爭技術內容，亦不構成專利法第20條第1 項第1 款規定「公開使用」之要件。至原告所雇用之工程人員，本即有保守雇主營業保密之義務。原告縱未與之訂立保密協定，然依商業習慣，參加人身為契約當事人，其他灌漿公司人員因參加人請求始加入，對施工過程中瞭解到的技術資訊應有默示的保密義務，屬於特定人，是參加人及其他灌漿公司人員因施工而得知系爭專利技術內容，並不代表該技術資訊已處於公眾中任何人想要得知就能夠得知之狀態。況且，倘有發明人以外之特定人恰巧參與施作而得知該技術內容，反而導致該技術內容被認定為已公開而喪失新穎性者，顯有悖於專利法第
1 條之立法意旨。⒌綜上所述，系爭專利於專利申請前未見於刊物或公開使用，
故未喪失新穎性，不違反核准時專利法第20條第1 項第1 款規定。懇請鈞院判決如訴之聲明，撤銷原處分及訴願決定，以維權益。
㈡被告主張之理由：
⒈按凡利用自然法則之技術思想之高度創作，而可供產業上利
用者，固得依系爭專利核准時專利法第19條及第20條第1 項前段規定，申請取得發明專利。惟如「申請前已見於刊物或已公開使用者」，仍不得依法申請取得發明專利，復為同法第20條第1 項第1 款所明定。
⒉原告所申請之系爭專利，係於施工前先選定樁位、確認孔位
及鑽機定位，其施工流程為：a.高壓噴射沖洗：先利用鑽孔機將鑽桿深入預埋管下方之地層，進行水洗無取樣鑽孔工作，鑽至設計高程後，利用超高壓泵導入清水，以50kg/c㎡ ~
250 kg/c㎡之高壓噴射清水沖洗，並同時上昇鑽桿；當鑽桿前端上昇到預埋管底部，即來回反覆清洗多次至清水由預埋鋼管溢出始可完成；另一孔預埋管亦重覆上述工作；b.低壓洗孔：先選擇1 支預埋管利用高壓泵輸送清水，壓力控制在0~20kg/c㎡，並觀察另一孔的污水湧出狀況，至清水湧出；一孔清水湧出後，兩孔交換洗孔，至兩孔皆清洗完成；c.灌漿作業：灌漿作業時由一孔灌漿，灌漿壓力控制在0 ~20kg/c㎡ ，待水泥濃漿由另一孔湧出後即完成低壓灌漿；d.保壓作業：關閉水泥湧出孔之閥門，繼續灌漿作業，灌漿壓力控制在0~50kg/c㎡，持續灌漿5 分鐘以上，使水泥漿確實填充基樁底部空隙，而在一支基樁樁底形成堅實之承載層者。
⒊被告以參加人於舉發系爭專利時所提出證據1 「現代營建」
雜誌第235 期第33頁至第40頁所載「台北國際金融中心基樁樁底污泥處理工作案例」一文所提及之工法，尤其第34頁起至第35頁所載「二、施工步驟」，其中1~2、3~4及5等5段施工步驟，即分別等同於系爭專利之先選定樁位與確認孔位及鑽機定位，再依序為a.高壓噴射沖洗、b.低壓洗孔、c.灌漿作業及d.保壓作業等四道主要施工步驟，且同樣皆可將樁底殘留之沉污泥完全清除，使灌漿後在樁底形成堅實之樁基部，以承受更大之承載力，無論於施工步驟或其目的、效果上均與系爭專利之技術內容完全相同為由，認系爭專利不具新穎性；且該證據1「現代營建」雜誌第235期之發行日期為19
99 年7月5日，早於系爭專利之申請日88年8月10日，自得作為系爭專利是否具有新穎性之論據。原告雖提出該雜誌發行者即現代營建雜誌社編輯部所具名之證明函，主張該雜誌之實際發行日期應為88年8月中。惟該證明函為私文書，並無其他證據資料佐證其所述內容之真實性，且該「現代營建」雜誌乃按月發行之雜誌，倘如原告所稱該期雜誌延後至88年
8 月中始發行，其發行者顯難向委託刊登廣告者交代，竟會僅因原告之要求，即延後一個多月發行，甚至晚於其次期刊物之發行日期，況遍查該雜誌內容均無任何隻字片語提及有延期發行之情事。復以該證明函既能明確指出係於88年6月9日接獲原告上開文章之投稿，足見該雜誌社仍存有當時投稿文件相關之投稿日期資料，惟其對原告所稱特別請求延期登載前揭文稿一事，竟僅以「事隔9年，記憶中約6月底」帶過，並無確實之書面請求日期或相關資料佐證原告所指延期登載之情事，且該證明函僅由該雜誌社編輯部署名，既無負責人署名簽章，亦未經認證或公證，原告之主張自不足採。⒋原告主張上開證據1 「現代營建」雜誌第235 期第33頁至第
40所載「台北國際金融中心基樁樁底污泥處理工作案例」一文為「因研究、實驗而發表或使用」者，依核准時專利法第20條第1 項第1 款但書規定，則系爭專利應不喪失新穎性。
惟由該證據1 之內容可知，其所揭露之工法乃實際一次施作於台北101 大樓主樓區所配置之380 支基樁樁底，所費不貲，且係為履行工程契約所施作者，對其整體工程之成敗至關重要，實難認其施作之目的係在「研究、實驗」。況此工法施作之目的倘係在實驗其整體之承載力，則於380 支基樁施作後，自當逐一檢驗，以確認其整體承載力是否已達要求，俾了解其實驗成功與否。然該群樁施作完成後，僅「按業主要求」檢驗其中「3 支」基樁而已，足見其檢驗之目的僅係在承攬工程完成後依業主要求抽驗小部分基樁樁底，進行鑽心取樣以檢驗其施作效果，俾利於全部工程完成後之後續驗收及請款作業，實非在於「研究、實驗」，自不符合核准時專利法第20條第1 項第1 款但書之規定。再者，原告於申請系爭專利時，未依當時專利法施行細則第13條規定，敘明有所謂「因研究、實驗而發表或使用」之事實及其年、月、日，並附上證明文件等，自難認其符合上開規定，而不喪失新穎性。至原告於舉發答辯附件一所提出現代營建雜誌社對訴外人王中貴君投稿之回函，僅在說明該「現代營建」雜誌刊載之內容包括土木、建築等相關論述及研究報告等，尚與本件無涉；況該雜誌社審稿標準如何，亦與專利法及專利審查基準所規範之「因研究、實驗而發表或使用者」無關。
⒌綜上所述，被告以系爭專利有違核准時專利法第20條第1 項
第1 款規定，所為本件「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，洵無違誤，應予維持。
㈢參加人主張之理由：
⒈參加人就台北101 大樓之基樁工程，於87年10月打基樁，並
將灌漿工程部分下包予四家公司施作。該工程共有380 支基樁，在群樓部分有167 支基樁，該547 根基樁，除使用系爭工法外，尚使用其他工法，例如Ｕ型館工法、平板式灌漿及不灌漿等四種施作工法。該基樁工程當初以四種工法混合施作，惟自88年4 月起則使用系爭工法施作至88年7 月施作完工。參加人於現場施作基樁工程時，約有100 人同時施作，且均未簽訂任何保密協定，而施作之基樁約有300 餘支。其餘答辯與被告相同。
⒉綜上所述，被告所為之原處分並無違法，請駁回原告之訴。
理 由
一、按凡利用自然法則之技術思想之高度創作，而可供產業上利用者，固得依系爭專利核准時專利法第19條及第20條第1 項前段之規定申請取得發明專利。惟如「申請專利之發明，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同者，不得取得發明專利。」復為同法第20條之1 所明定。次按凡可供產業上利用之發明，申請前已見於刊物或已公開使用，或已為公眾所知悉者，不得申請專利，惟倘其公開或使用或公眾知悉之原因係因為研究、實驗者，於其事實發生之日起六個月內申請專利時，則不受上開限制，前揭意旨，亦有專利法第22條第1 項、第2 項第1 款可供參照。至所謂研究、實驗者，乃指為學術之增進或技術之改良等目的所為之實施行為，必其實施之目的係為上開因素者，始可稱之為研究或實施，倘其實施之目的係為履行契約義務，即不得稱之為研究或實施。又所謂公開者，凡得使不特定之任何第三人得以共見共聞，即稱之，其公開方式並無一定限制，投諸報章雜誌者固屬之，使不特定之任何第三人得以親睹親聞者，亦屬之。
二、本件係原告前於88年8 月10日以系爭「基樁樁底污泥處理工法」向被告申請發明專利，經被告編為第00000000號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給發明第168349號專利證書。嗣參加人同豐公司以該專利違反核准時專利法第19條、第
20 條 第1 項第1 款、第2 項及第71條第2 款規定，不符發明專利要件，對之提起舉發。案經被告審定為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。原告不服，提起訴願，經訴願決定駁回，原告猶未甘服，遂向本院提起行政訴訟，並為如事實欄所載之主張。本件原告並未爭執其為參加人同豐公司所承攬之台北國際金融中心（按即101 大樓）工程下包商，負責基樁灌漿作業，而於訴願階段中，亦不爭執參加人同豐公司確曾使用系爭專利技術以清除基樁樁底污泥，僅爭執其在證據1 「現代營建」雜誌第235 期第33頁至第40所載「台北國際金融中心基樁樁底污泥處理工作案例」一文為「因研究、實驗而發表或使用」者，且該文實際發行之日期應為1999年
8 月，雜誌社業已證明確曾將雜誌該期雜誌延期寄出，晚於其申請系爭專利之後，故系爭專利並非不具新穎性云云。是綜合原告上開主張，本件主要爭點應為：㈠原告在申請系爭專利前，系爭技術是否已經公開？㈡先前之公開技術是否屬於實驗行為？
三、經查：㈠本件原告既不否認其為參加人同豐公司所承攬之台北101 大
樓工程下包商，負責基樁灌漿作業，且參加人同豐公司於其所承攬之台北101 大樓工程中確曾使用系爭專利之「基樁樁底污泥處理工法」技術清除基樁樁底汙泥，時間約在88年5、6 月間（參本院97年8 月27日準備程序筆錄），則可確定者，乃系爭專利技術於88年5 、6 月間即曾公諸於世，時間早於證據1 「現代營建」雜誌第235 期發行日期，是不論證據1 「現代營建」雜誌第235 期究係在88年7 月抑或8 月發刊，均不影響系爭專利技術於同年5 、6 月間業已公開之事實，原告僅爭執證據1 「現代營建」雜誌第235 期之發刊日期，略而不談系爭專利所指技術早在原告申請系爭專利前已在工地公開實施之事實，自非可採。又原告自承台北101 大樓工程施工現場打基樁人員非其所聘僱，僅灌漿人員約一、二十人為其所聘，所有現場人員均未曾簽署保密約定，且現場為開放空間等語（參上開筆錄第3 頁），以上開工地現場施工人員眾多，且每日前來人員多所不同等情況以觀，可知系爭專利所指技術於上開工地中已經對不特定人公開無誤。㈡原告訴訟代理人復主張工地施工時，為安全性考量及保護專
業工程技術起見，均會將工地與周圍區域施以隔離，第三人自無從由外部探知工地施工狀況及施工技術，則系爭專利技術並未置於不特定人得知其使用之狀態，而現場施工人員因各具有不同專業技術，自無從得知系爭專利技術之使用狀態，且上開工地現場之人員亦非不特定人，是縱認參加人及其他灌漿公司得知系爭技術內容，亦不構成專利法第20條第1項第1 款規定「公開使用」之要件，另現場施工人員縱未與原告訂立保密協定，然依商業習慣，對施工過程中瞭解到的技術資訊應有默示的保密義務，是現場人員因施工得知系爭專利技術內容，並不代表該技術資訊已處於公眾能夠得知之狀態，且倘因發明人以外之特定人參與施作而得知該技術內容，導致該技術內容被認定為已公開而喪失新穎性者，顯有悖於專利法第1 條之立法意旨云云。然查，專利法第22條第
1 項所謂之公開，並未明文限定其公開態樣，是以本件系爭專利所示之技術於系爭工地實施，倘實施現場符合公開之條件，自非不得認為已經對世公開其技術內容。而台北101 大樓工程工地之施工人員相較於工地以外之人員，固屬可得特定之人員，惟因現場施工之廠商眾多，各廠商派駐於現場施工之人員復非每日相同或固定，就其實質上而言，仍屬不特定多數人，自無庸疑。尤有甚者，台北101 大樓工程施工現場所有人員性質上均屬土木、建築等相關人員，廣義而言，均屬於系爭專利技術領域之人員，原告既未與現場施工人員簽署保密協定，反於相關領域人員前實施系爭專利技術，顯然已經對外公開，其影響與對於非相關領域之人員公開自有不同，原告主張此非公開行為，自非可採。至原告主張現場施工人員與原告間有默示之保密協定，負有不得洩密之義務云云，此一主張欠缺法律依據，亦未見立論基礎，亦非可採。況現場施工人員就現場使用之技術是否具有新穎性、進步性等專利要件，未必認知，就此一議題與原告間是否有保密協定默示之意思表示合致，亦非無疑，原告遽稱與現場工作人員間已成立默示之保密協定云云，顯屬無據。
㈢原告另稱證據1 「現代營建」雜誌第235 期「台北國際金融
中心基樁樁底污泥處理工作案例」一文所揭露之工法及台北
101 大樓工程中所使用之系爭專利技術，其目的係為研究、實驗云云。惟查，本件參加人同豐公司所為之打樁、清除樁底汙泥行為，係為履行其與業主間之承攬契約，並非為協助原告進行研究或實驗，而原告於同豐公司打樁、清除樁底汙泥後所進行之灌漿行為，亦係為履行其與同豐公司間契約義務，況倘原告於施工當時主觀意思係為進行研究或實驗，何以未將上開研究或實驗之目的告知同豐公司？又倘工地現場使用系爭專利技術之目的係為研究、實驗，何以未於少量施作後隨即進行研究成果檢驗，反而將所有工地基樁完成？且於所有基樁完成後，亦未進行成果分析檢驗？足徵系爭工地使用系爭專利技術之目的並非為研究或實驗。原告指稱證據
1 「現代營建」雜誌第235 期「台北國際金融中心基樁樁底污泥處理工作案例」一文屬研究、實驗性質，縱然該文確係對於台北國際金融中心大樓基樁工程施作之成果分析，然因系爭專利技術於台北國際金融中心施作時已經公開，且該公開之性質係為履行契約而非研究、實驗性質，原告其後之撰文，僅能認為係對於公眾週知之技術為評論，無解於系爭專利技術早於原告申請專利時業已非因研究、實驗目的而對公眾公開之結果，是原告一再爭執證據1 「現代營建」雜誌第
235 期「台北國際金融中心基樁樁底污泥處理工作案例」一文所揭露之工法屬研究、實驗性質，無損於系爭專利技術之新穎性云云，自非可採，其主張應撤銷原處分及訴願決定云云，即無理由。
四、綜上所述，原處分依法並無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤；原告徒執前詞，聲請撤銷原處分及訴願決定，為無理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第 1項前段，判決如主文。
中 華 民 國 97 年 10 月 2 日
智慧財產法院第一庭
審判長法 官 李得灶
法 官 王俊雄法 官 汪漢卿以上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 97 年 10 月 02 日
書記官 蕭筆花