智慧財產法院行政判決
97年度行專訴字第17號民國97年11月6日辯論終結原 告 甲○○訴訟代理人 桂齊恆律師複代理人 廖正多律師被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 乙○○（局長）訴訟代理人 丁○○
參 加 人 丙○○上列當事人間因新型專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國97年5月19日經訴字第09706107070號訴願決定，提起行政訴訟，經本院命參加人獨立參加訴訟，本院判決如下：
主 文訴願決定及原處分均撤銷。
訴訟費用由被告負擔。
事 實
一、事實概要︰原告前於民國92年5月5日以「可調撥式排水孔蓋」向被告智慧財產局申請新型專利，經被告編為第00000000號審查，准予專利，並於公告期滿後發給新型第220709號專利證書（專利權期間：93年3月11日至104年5月4日止），嗣參加人丙○○以系爭專利違反核准時專利法第98條第2項之規定，不符新型專利要件，對之提起舉發；原告復於96年8月29日提出系爭專利申請專利範圍更正本。案經被告准予更正，以該更正本據以審查，而以97年1月4日（96）智專三（三）06020字第09720008930號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。原告不服，提起訴願，經遭駁回，遂向本院提起行政訴訟。本院因認本件訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依行政訴訟法第42條第1項規定，依職權裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明求為判決：
1.訴願決定及原處分均撤銷。
2.訴訟費用由被告負擔。㈡被告聲明求為判決：
1.駁回原告之訴。
2.訴訟費用由原告負擔。
三、兩造之爭點：㈠原告主張：
1.系爭專利係第000000000 號「可調撥式排水孔蓋」新型專利案，其申請日為92年5 月5 日，並經審查核准取得證書號數第220709號新型專利權。系爭專利於舉發審查期間提出更正申請專利範圍，並經審查准予更正，系爭專利更正後的申請專利範圍共有6 項，其中的第1 項為獨立項，第
2 至5項 為直接或間接依附於獨立請求項1 的附屬項。被告係以系爭專利更正後的申請專利範圍據以審定，合先敘明。系爭專利更正後的申請專利範圍第1 項係記載：「一種可調撥式排水孔蓋，其包括有：一外蓋(10a) ，其上形成有多數個流孔(12a) ；以及一以可相對移動的方式設於外蓋(10a) 上之撥動片(30 a)，其上形成有多數個流孔
(32a) ， 可相對外蓋(10a) 移動，以達到讓上蓋(10a)與撥動片(30a) 上流孔(12a, 32a)對應或關閉之調節作動；其中外蓋(10a) 另外於中心處形成一樞孔(14a) ；一固定設於外蓋(10a) 與撥動片(30a) 之間的中介層(20a )，其上形成有多數個流孔(22a) ，並有一形成於中介層(20a) 的中心處之樞孔(24a) ，其中，中介層(20a) 上的流孔(22a) 、樞孔(24a) 分別於外蓋(10a) 上的流孔(12a) 、樞孔(14a )相連通；該撥動片(30a) 係以可旋轉移動的方式設於中介層(20a) 下方，其上並有一形成於中心處之樞孔(34a) ；與一穿設過外蓋(10a) 、中介層(20a )與撥動片(30A) 之樞孔(14a,24a,34a) ，以將外蓋(10a )、中介層(20a) 與撥動片(30a) 固設在一起的樞軸(40a) ；藉此，撥動片(30a) 的方式相對外蓋(10a) 移動以調節流孔
(12a,22a,32a)。」
2.針對被告所為審查理由的違法之處，原告逐一提出說明如後：
⑴被告明顯有認定事實錯誤及漏未審查之違法。
①從引證案（即被告所稱之附件二）的說明書及圖式的內
容，可以清楚顯示引證案所揭露的落水頭結構，為僅包括一第一落水板11及一第二落水板12的雙層式構造，並且第一落水板11與第二落水板12係利用螺絲13與墊片15、螺帽16之夾制而形成結合，在第一落水板11與第二落水板12之間，明顯沒有任何的直接結合構造，並且於兩者之間也沒有夾制任何的中介層板。
②將引證案與系爭專利更正後申請專利範圍第1項相互比對
，配合參閱前揭的對照比較圖面，可以很清楚地得知系爭專利與引證案主要的差異係在於：系爭專利於外蓋(1
0a)與撥動片(30a) 之間設有一中介層(20a) ，該中介層(20a) 係固設於外蓋(10a) 的底側且設有多數個流孔(22a)及樞孔(24a) 等構造特徵。
③從被告在專利舉發審定書的審查理由第(五)點的內容，
可以很清楚顯示，被告明顯未針對系爭專利更正後申請專利範圍第1 項不同於引證案的構造特徵及功能作用進行審查，亦即完全未審查系爭專利有關於申請專利範圍所記載：「……於外蓋(10a) 與撥動片(30a) 之間設有一中介層(20a) ……」之構造特徵，卻於審查理由以「……附件二利用於落水板12之第二貫穿槽孔121 端面上設有卡鉤122 ……與系爭專利利用撥塊與對應撥塊孔使撥動片30之流孔32與外蓋10之流孔相對應連通或關閉，以達到排水孔蓋開闔之主要技術特徵及效果相同……」等理由，直接認定系爭專利不具進步性。
④被告未針對系爭專利於更正後申請專利範圍第1項所記載
的主要構造特徵進行審查，明顯有認定事實錯誤及漏未審查之違法。
⑵引證案未能揭露系爭專利更正後申請專利範圍第1項所具
體記載的構造特徵及功能效果，引證案難以證明系爭專利更正後申請專利範圍第1項不具進步性。
①引證案於說明書及圖式所揭露的內容與系爭專利相互比
對，引證案確實未能揭露出系爭專利於更正後申請專利範圍第1項所記載有關於：於外蓋 (10a)與撥動片 (30a) 之間設有一中介層(20a) ……等構造特徵，並且從引證案的說明書及圖式所揭露的內容，引證案顯然完全無法教導或啟發，任何有關於系爭專利在外蓋(10a) 與撥動片(30a) 之間設置一中介層(20a) 來增加密合作用，以及將三者直接鉚合組裝成一個組件之技術手段，系爭專利絕非為熟習該項技術者利用引證案所能輕易完成者，引證案顯然不足以否定系爭專利更正後申請專利範圍第1 項的進步性要件。
②再者，從引證案所揭露的內容可以清楚得知，如引證案
的圖一所示，一般的落水板11在軸孔位置均會沖壓形成一個供螺絲頭13貼靠的凹陷部位，藉以避免螺絲頭13突出於落水板13 的板面，不過這個凹陷部位，卻會造成位於下方的第二落水板12無法與第一落水板11緊密貼靠，會在兩個落水板11/12 之間殘留個相當大的間隙，導致依然會產生排水管臭氣散逸的問題。
③反觀系爭專利的構造設計，從系爭專利的說明書第10頁
第7行起的說明，以及原告於舉發答辯理由書所陳述的內容，均清楚地說明，由於系爭專利於外蓋 (10a)與撥動片(30a) 之間設一中介層(20a) ，能夠以中介層(20a) 來填補外蓋(10a) 與撥動片(30a) 之間的間隙，有效地增加外蓋(10a) 與撥動片(30a) 之間的緊密貼合效果，達到確實防止阻塞、逆流及阻卻排水管臭氣散逸等效果，系爭專利的設計較引證案具有明顯之功效增進，符合新型專利的進步性要件。此外，系爭專利的獨特設計，更能夠讓外蓋(10a) 、中介層(20a) 及外蓋(10 a)直接鉚壓結合成單一個組件，藉以方便於排水孔蓋的安裝使用及維修，深具進步性。
④因此，引證案明顯不足以證明系爭專利更正後申請專利
範圍第1項有違反核准時專利法第98條第2項所規定的進步性要件。
⑤至於被告於訴願決定書所稱「中介層」並非不可或缺之
構件且反而增加製造成本……等理由，明顯為被告主觀無理的違法說辭。因為被告所引用的相關文字，完全是系爭專利針對更正前申請專利範圍第1 項之說明( 原申請專利範圍第1 項不包括「中介層」構造) ，被告既然已經核准系爭專利所提出的申請專利範圍更正本，即應以系爭專利更正後的申請專利範圍來進行審查，然而被告卻反而援引系爭專利針對更正前申請專利範圍所描述說明，指稱「中介層」並非系爭專利不可或缺之構件，顯然有認證事實錯誤之違法，顯不足採。
⑶引證案難以證明系爭專利更正後申請專利範圍第2項不具進步性。
①雖然引證案已經揭露出能以卡鉤122調撥第二落水板12
的撥切式啟閉設計，不過引證案實際將第二落水板12關閉使用時，在第一落水板11與第二落水板12之間會存留有一個間隙，依然會發生排水管內的臭氣及較細小的蟲類會通過落水頭而進出室內之問題，大幅度地降低於落水頭設置第二落水板12的效果。
②反觀系爭專利於更正後申請專利範圍第2 項所記載：於
外蓋 (10)接近外周邊緣處設置一撥塊孔 (16)在外蓋(10a)及中介層 (20a)於邊緣處分別形成有一撥塊孔 (16a,26a) 且撥動片 (30a)於靠近邊緣處形成一穿過該撥塊孔 (16a,26a)的撥塊 (36a)之構造特徵，在操作使用時，由於撥動片 (30a)不會受到撥塊 (36a)的影響及限制，可以有效將外蓋 (10a)的流孔 (12a)完全開啟或完全關閉，達到確實防止排水孔內臭氣散逸及避免蟲類進入之問題。
③因此，引證案顯然不足以證明系爭專利更正後申請專利
範圍第2項違反核准時專利法第98條第2項所規定的進步性要件。
⑷引證案難以證明系爭專利更正後申請專利範圍第3項不具進步性。
①系爭專利於更正後申請專利範圍第3項進一步記載：在外
蓋 (10a)的流孔邊緣形成有一向下彎曲的導彎部(122a)及中介層 (20a)部份納入該導彎部 (122a)所形成之空間而限制固定．．．之構造特徵。這樣構造特徵及功能效果，明顯是引證案所未能揭露或所能教導、啟發之簡單轉用，並且系爭專利利用導彎部(122a)的設計，能夠進一步提高中介層(20a) 的軸裝效果，以及與外蓋(10a)之間的密合效果。
②因此，引證案明顯不足以證明系爭專利申請專利範圍第4項不具進步性要件。
③再者，引證案根本未設置類似於系爭專利的中介層構造
，被告卻於審查理由第 (七)點提及：「．．．附件二之圖二亦揭露外蓋邊緣形成有一向下彎曲之導彎部，中介層略小於外蓋等技術．．．」等審查理由，被告明顯有認定事實錯誤之違法。
⑸引證案難以證明系爭專利更正後申請專利範圍第6項不具進步性。
①系爭專利於更正後申請專利範圍第6項進一步記載：其
中固定樞軸 (40a)為一螺栓 (41a)與一套設於螺栓(41a)上以定位外蓋 (10a)、中介層 (20a)與旋轉片 (30a)之限止環(42a)．．．之構造特徵。並且利用限止環(42a)之設計，能夠提高定位外蓋 (10a)、中介層 (20a)與旋轉片 (30a)的結合效果及轉動的樞轉的順暢性。
②系爭專利於更正後申請專利範圍第6項所記載的構造特
徵及功能效果，顯然是引證案所未能揭露或所能教導、啟發的簡單轉用，引證案明顯不足以證明系爭專利申請專利範圍第6項不具進步性要件。
3.末查系爭專利於更正後申請專利範圍所記載的構造特徵及空間型態確屬創新，並且能夠提供可調撥式排水孔蓋的密合效果等明顯明顯優於引證案之功效增進，依據前行政法院於「79年判字第59號」及「80年判字第1424號」等判決所揭櫫：「新型專利所應用之手段，縱令在原理上並非前所未有之創新，乃係習用技術，若其空間型態係屬創新，並能產生某一創新作用或增進該物品某功效時，即符合新型專利要件」之審查原則，系爭專利符合法定的新型專利要件。
㈡被告主張：
1.系爭專利之中介層（20a ）並非其主要技術特徵，此可由系爭專利說明書之創作目的及創作說明得知，如說明書第
6 頁第13行：「本創作人之主要目的係為提供一種可調撥式排水孔蓋，其可以完全密閉阻卻排水孔，以達到避免排水孔阻塞及臭氣散逸之目的者」，為達到該創作目的所運用之技術手段於說明書第6 頁第18至21行之構造即可達成，其中並未包括中介層（20a ），事實上，該創作說明第
22 行 即稱：「藉此，本創作之撥動片可以移動以控制排水孔蓋流孔的開啟與關閉，同時因為外蓋與撥動片之間之緊密貼合，可讓排水孔蓋在關閉時杜絕細小固體物掉入排水孔中．．．」，且於說明書之結論亦述明：「綜上所述，本創作之可調撥式排水孔蓋，藉由一可動之撥動片或旋轉片與外蓋相密合移動，以達到讓流孔對應、調節流孔開口大小．．．」，因此綜觀整篇說明書之創作說明及目的可知，原告所強調之中介層（20a ）並非達成系爭專利創作目的及技術手段中不可或缺之構件，其所欲解決之問題及其所訴求之功效與更正前並無任何不相同，雖經更正後列入申請專利範圍第1 項內，仍不因此提升或改變該構件於系爭專利中之技術貢獻，且增加一中介層（20a ）構件除增加成本外亦極可能增加汙垢堆積之縫隙空間，因此，經審酌系爭專利與引證案於主要技術特徵上的差異，係針對於系爭專利利用撥塊（36a ）與對應撥塊孔（16a ）設置方式與引證案以卡鉤（122 ）所構成的止擋構造之差異，惟該差異，何以為熟習該項技術者依附件二之先前技術所能輕易完成且未能增進功效，已於原處分中論述，故該起訴理由並不足採。
2.系爭專利申請專利範圍第2 項附加技術有關在外蓋及中介層邊緣處，分別形成有一撥塊孔，該邊緣處撥塊及撥塊孔之設計具有使該排水孔蓋完全開啟或關閉之功能。惟查引證案之卡鉤係緊緊位於該孔洞邊緣，因此扳動該卡鉤關閉時可貼緊該槽孔最緣邊，亦可達成系爭專利封住該槽孔之功能，與系爭專利所構成的止擋構造，實為熟習該項技術者依引證案之先前技術所能輕易完成且未能增進功效。
3.系爭專利申請專利範圍第3 項有關外蓋的流孔邊緣形成有一向下彎曲之導彎部，中介層略小於外蓋，同時中介層上的流孔略大於外蓋上的流孔，使中介層部分納入外蓋的導彎部所形成之空間，受到導彎部的限制而固定。惟引證案之圖二亦揭露有系爭專利外蓋邊緣形成有一向下彎曲之導彎部，中介層略小於外蓋等技術，而中介層上的流孔略大於外蓋上的流孔亦屬習知技術，故系爭專利申請專利範圍第3 項為熟習該項技術者依引證案之先前技術所能輕易完成且未能增進功效。
4.系爭專利申請專利範圍第6 項係有關固定樞軸為一螺栓與一套設於螺栓上以定位外蓋、中介層與旋轉片之限止環。按引證案已揭露系爭專利申請專利範圍第6 項附加部分之主要技術，足以證明系爭專利不具進步性。
理 由
一、按系爭專利核准時專利法（即90年10月24日修正公布）第97條規定：「稱新型者，謂對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良」；同法第98條第2 項復明定：「新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得新型專利」。是系爭專利有無違反前揭法條規定，即應就參加人所提證據之構造、功效是否與系爭案完全一致論斷之。
二、本件係原告前於92年5月5日以「可調撥式排水孔蓋」向被告申請新型專利，經被告編為第00000000號審查，准予專利，並於公告期滿後發給新型第220709號專利證書（專利權期間：93年3 月11日至104 年5 月4 日止），嗣參加人丙○○以系爭專利違反核准時專利法第98條第2 項之規定，不符新型專利要件，對之提起舉發；原告復於96年8 月29日提出系爭專利申請專利範圍更正本。案經被告准予更正，以該更正本據以審查，而以97年1 月4 日（96）智專三（三）06020字第09720008930 號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。原告不服，提起訴願，經遭駁回，遂向本院提起行政訴訟，並為如事實欄所載之主張。是本件應審究者厥為：被告就系爭專利第1 項是否有漏未審查之違法？引證案是否能證明系爭案不具進步性？
三、系爭專利於96年8 月29日舉發事件審定時，提出更正，其中申請專利範圍更正係將原申請專利範圍第3 項併入第1 項，並將原申請專利範圍第2 項刪除，使原申請專利範圍第4 、
5 、6 、7 、8 項分別更正為申請專利範圍第2 、3 、4 、
5 、6 項並依附於更正後之第1、2或5 項，因原附屬項第4至8 項係直接或間接依附於原申請專利範圍第3 項，故係為申請專利範圍之減縮且未超出原說明書或圖式所揭露之範圍，亦未實質擴大或變更申請專利範圍，符合現行專利法第
108 條準用第64條第1 項第1 款及第2 項之規定，准予更正並另行公告，故更正後申請專利範圍共6 項，其中第1 項為獨立項，第2 ～6 項為附屬項，本件係依原告於96年8 月29日更正版本之申請專利範圍予以審認，先予敘明。
四、本院判斷如下：㈠被告審酌系爭專利第1項是否有漏未審查之違法？
1.按基於專利制度而准予專利，係以公示申請專利權範圍之方式宣告專利權人之權利範圍，各國均以請求項整體原則解釋各項之權利範圍，即請求項所載每一個文字、用語均視為必要而有意義的限定，在解釋時不得將一請求項中任何文字、用語或組成之構件認為是多餘或不必要，若違反請求項整體原則將其中任一技術特徵解為多餘限定，因而擴張申請專利權範圍，即有違「公示原則」。
2.細繹被告之原處分書第 ( 五 ) 點理由全文為：「惟查，附件二（即引證案）利用於落水板 12 之第二貫穿槽孔
121 端面上設有卡鉤 122 ， 使該卡鉤可抵置於第一貫穿槽孔內緣，而使落水板可透過卡鉤移動偏轉之技術特徵及功效，與系爭專利利用撥塊與對應撥塊孔使撥動片 30 之流孔 32 與外蓋 10 之流孔相對應連通或關閉，以達到排水孔蓋開闔之主要技術特徵及效果相同，故系爭專利為熟習該項技術者依附件二之先前技術所能輕易完成且未能增進功效，系爭專利申請專利範圍第 1 項 不具進步性」等語，可知被告確實對於系爭專利申請專利範圍第 1 項 請求內容之「中介層 (20a) 」 未予以論述。
3.而由系爭專利說明書第 10 頁第 7 行 述及：「由於中介層 (20a) 與 旋轉片 (30a) 的 緊密貼合，也能確實防止阻塞、逆流及達到阻卻排水管臭氣散逸的效果」（見舉發卷第15頁），顯見系爭專利有中介層(20a) 存在可完全阻絕排水管臭氣逸散之效果，反之，若系爭專利短少中介層
(20a)仍會有引證案之間隙而臭氣有逸散之缺點。由此可證，系爭專利中介層(20a) 係為達成完全阻卻排水管臭氣散逸之必要技術特徵，被告認中介層(20a) 為非必要構件之，所辯已非可採。況依前所述，不論請求項內即便被實質認定為多不重要之構件，一旦專利權人將其寫入，皆得視為必要組成構件，不能將其剔除而不作比對或解釋，否則即違反公示原則。是以，本件若將中介層列入比對是否仍不具進步性？乃屬下一步進步性要件判斷之問題，但絕不能認為非不可或缺之構件而忽略。觀之被告之原處分書理由第( 五) 點既完全未提及中介層(20a) ，顯見確有漏未審酌之情事。姑不論其比對結果為何，惟若依被告所稱最終比對結果仍不具進步性時，其正確處分審查歷程應係在理由中直接指出系爭專利有中介層(20a) 之請求，且此一部分與引證案有差異，而後才具體指出即使系爭專利有中介層(20a) 亦與引證案並無功效上之不同，據此方能得到系爭專利是否不具進步性之結論才是，然觀之被告於原處分書卻對系爭專利第1 項之「中介層」隻字未提，即遽以判斷系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性，顯非合法，故原告主張：「被告有認定事實錯誤及漏未審查之違法」，自屬可採。
㈡引證案可否證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性？
1.按依審定時之專利法第106 條第2 項規定：新型專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準。必要時，得審酌說明書及圖式。查系爭專利之申請專利範圍第1 項界定有中介層，解釋時自不能視為非必要構件，凡申請專利範圍記載者均視為必要構成要件，故不得僅就其中部分構成要件作部分主張；再依專利法施行細則第18條第2 項亦規定：獨立項應敘明申請專利之標的及其實施之必要技術特徵，亦證明獨立項所載之內容均為必要構成要件。
2.而依系爭專利申請專利權範圍第 1 項 請求內容有中介層(20a) 之技術特徵，此中介層(20a) 確實未見於引證案，且系爭案之中介層(20a) 能達到密合，使臭氣不外逸，此功效較之引證案中第一落水板(11)和第二落水板(12) 存有間隙仍會臭氣散逸，顯有功效增進，被告雖辯稱多增設中介層，會多增加成本云云，然製造成本並非認定進步性審酌考慮之項目，被告所辯，尚非可採。是以，引證案尚難證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性。原處分漏未審認系爭專利權範圍第1 項之中介層(20a) 技術特徵，僅憑引證案已揭露系爭案請求項其他元件，遽認系爭案申請專利範圍第1 項為熟習該項技術者運用引證案之技術所能輕易完成且未增進功效而不具進步性，顯未就中介層之元件所欲達成目的及系爭案申請專利範圍第1項 是否具有功效之增進予以審認，尚有未洽。
㈢引證案可否證明系爭專利申請專利範圍其它項不具進步性？
系爭專利獨立項確實與引證案不同，且不同之處亦具進步性，據此可證有進步性，業如前述，苟引證案不足以證明系爭案申請專利範圍第1 項獨立項不具進步性，則系爭專利其它附屬項皆直接或間接依附獨立項第1 項，為第1 項進一步之限定，引證案亦不足以證明系爭案申請專利範圍其他附屬項不具進步性，原處分遽認引證案足以證明系爭案申請專利範圍其他附屬項不具進步性，亦有未洽。
五、綜上所述，本件被告所為舉發成立，應撤銷專利權之處分，其理由論斷尚有未洽，原告據以指摘，於法尚非無據，則原處分既有違誤之處，訴願決定未予糾正而予維持，亦有未洽。原告主張前詞，訴請撤銷訴願決定及原處分，為有理由，爰將訴願決定及原處分一併撤銷，由被告依本判決之法律見解重為適法之處分。
六、本件事證已明，本院得心證之理由已如上述，兩造其餘主張或陳述，核不影響本院判決結果，茲不予一一論列，附此敘明。
據上論結，本件原告之訴為有理由，爰依行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。
中 華 民 國 97 年 11 月 20 日
智慧財產法院第一庭
審判長法 官 李得灶
法 官 汪漢卿法 官 王俊雄以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 97 年 11 月 21 日
書記官 王英傑