智慧財產法院行政判決
97年度行專訴字第20號民國97年12月4日辯論終結原 告 旺三豐興業股份有限公司代 表 人 甲○○送達代收人 乙○○被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 丙○○（局長）住同上訴訟代理人 戊○○
參 加 人 丁○○上列當事人間因新型專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國97年5 月28日經訴字第097060107560號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、事實概要：原告之前手己○○前於民國92年9月24日以「保險套電動套環之改良結構」向被告申請新型專利，經被告編為第00000000號進行形式審查准予專利後，發給新型第M244064 號專利證書（下稱系爭專利），專利權期間自民國93年9 月21日起至102年9月23日止，旋己○○申准於95年3月24日將系爭專利權讓與原告。嗣參加人丁○○於96年2 月9 日以其違反核准時專利法第94條第1 項第1 款第2 款及第4 項之規定，不符新型專利要件，對之提起舉發，案經被告審查，核認系爭專利違反前揭專利法第94條第4 項規定，於96年11月28日以
(96)智專三㈢05077字第09620662630 號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部97年5 月28日經訴字第09706107560 號訴願決定駁回，原告仍不服，提起行政訴訟。
二、原告經合法通知未到場，惟據其所提出之起訴狀聲明求為判命原處分及訴願決定均撤銷，並主張：
㈠系爭專利振動機構內部係裝設有馬達、電池及導電彈片，而
各結構之連接關係係為：馬達(102) 後側（" －" 極）可與電池(103) 一極（"＋"極）觸接，導電彈片(104)一端與電池(103) 另一極（" －" 極）銜接，另一端係跨置在絕緣片
(105) 上並未與馬達(102) 外殼接觸，故於常態該振動機構不使用之狀態下，整個電流迴路係為非導通之狀態，亦即該導電彈片一端係跨置於絕緣片(105) 上並未與馬達(102) 外殼接觸，令該絕緣片平時阻隔導電彈片與馬達之接觸（如附件圖一) 。
㈡當欲使用該保險套電動套環時，則推動絕緣片一端的推桿(1
051)向內，使絕緣片(105) 離開導電彈片(104) ，該內凹之導電彈片(104) 便可接觸馬達(102) 之側面外殼（" ＋" 極）以啟動電源，使電動套環(100) 振動（如附件圖二），故整體使用時係推動該絕緣片移動而導電彈片不移動，而利用該導電彈片之彈性令該導電彈片得以回復至與該馬達接觸之位置。
㈢綜上，系爭專利之電動套環一端振動機構之絕緣片平時係阻
隔導電彈片與馬達之接觸，使用者僅需推動絕緣片一端之推桿，使導電彈片與馬達接觸，使套置在保險套上電動套環振動，故電動套環平時不使用時，該電流迴路係為非導通之狀態，且藉由絕緣片阻隔導電彈片與馬達之接觸，若在運輸或販賣的過程中產生晃動時，該導電彈片與馬達也不會接觸，以確保消費者使用該電動套環時，其內部電池之電力不會浪費。
㈣系爭專利申請利範圍第1項（獨立項）「一種保險套電動套
環之改良結構，該電動套環呈圓環狀，其一端振動機構內部係裝設有馬達、電池及導電彈片；馬達前側之轉子呈偏心狀、後側可與電池一極觸接，導電彈片一端與電池另一極銜接、另一端係跨置在絕緣片上並未與馬達外殼接觸；當推動絕緣片一端之推桿向內，使絕緣片離開導電彈片，導電彈片便可接觸馬達另一極，以啟動電源使電動套環振動」，並未揭露示於證據二；且證據二並未具體揭露或提示系爭專利申請專利範圍第1 項之技術內容及可達成之功效，其中，訴願決定書中提及「證據二第一圖之習知技術以揭示一種可套至於男性陰莖上之環體外型結構，且證據二申請專利範圍15項（如附件圖三即證據二第11圖）主要揭示振動裝置之殼體內設有調整開關(401) ，該調整開關(401) 具有一操縱桿，該操縱桿凸伸出殼體外，以利調控，並間接可使包覆件震動之技術特徵」，而就系爭專利與證據二作專利要件及結構特徵之比較分析可知，證據二並無揭露與本案相同之絕緣片結構以及各零件之連接關係，且該證據二使用時係藉由移動調整開關(401)以直接接觸方式來構成馬達與電池之連接，與系爭專利之作動方式不相同；當然，證據二因不具有絕緣片之結構，其於運輸過程中因為震動而容易使該馬達與電池之連接，而造成電力之浪費，相較於系爭專利不使用下係藉由絕緣片阻絕馬達與電池之接觸，可確保電池之電力不至於浪費，故證據二無法具有與系爭專利相同之功效，更不是所屬技術領域中具有通常知識者依證據二所揭技術內容可輕易推導思及完成，是以訴願決定書所為證據二足以證明系爭專利申請專利範圍第1 項獨立項不具進步性之認定與事實不符。
㈤綜上所述，系爭專利申請專利範圍第1項之主要術特徵並未
見於證據二，當然具有新穎性；而且證據二未具體揭露或提示有關系爭專利申請專利範圍第1 項所載之技術特徵及其所能夠達成之功效。換言之，系爭專利申請專利範圍第1 項確能改善既有物品所存在之缺失，並可克服該技術領域內之技術問題，而產生某種新功效或增進其功效或更具實用性，當然視為熟習該項技術者非能輕易完成，具有進步性。至於系爭專利申請專利範圍第2 項（附屬項）係申請專利範圍第1項之附加，當然具有新穎性及進步性，符合新型專利之要件，為此請求判命原處分及訴願決定撤銷。
三、被告答辯聲明求為判命原告之訴駁回，並抗辯：㈠原處分依據證據二並未否定系爭專利之新穎性，審定舉發成
立之理由主要為證據二第一圖之習知技術已經揭示一種可套置於男性陰莖上之環體外型結構（如附件圖四），而證據二申請專利範圍第15項（可對照證據二第11圖，即附件圖三）主要揭示振動裝置(46)之殼體內設有調整開關(401) ，該調整開關(401) 具有一操縱桿，該操縱桿凸伸出殼體外，以利調控者，且該特徵所欲達成之震動功效與系爭專利相同，故系爭專利申請專利範圍第1 項實為所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之證據二顯能輕易完成者。而關於電力供應問題，證據二創作說明⑼第二段已表示除有線的方式產生振動外，亦可在殼體內裝置供應電源的電池，該等特徵所欲達成之震動功效與系爭專利相同。再者，任何調整（即一般習用的滑動切換）開關皆具有絕緣之基底片，為習用公知的開關構造，一般調整開關的設計如無外力撥動，於運輸過程中尚難使其電路形成通路而啟動電源，並無原告所稱「證據二因不具有絕緣片之結構，其於運輸過程中因為震動而容易使該馬達與電池之連接，而造成電力之浪費」之缺失。況證據二已經揭示一種可在振動裝置(46)之殼體內設有調整開關，該調整開關具有一操縱桿，該操縱桿凸伸出殼體外，以利調控，並間接可使包覆件震動之技術特徵，與系爭專利藉由推動絕緣片一端之推桿向內，使絕緣片離開導電彈片，導電彈片便可接觸馬達另一極，以啟動電源後間接使套環震動的方式，並無實質差異。故系爭專利申請專利範圍第1 項係所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之證據二顯能輕易完成者，難謂具進步性。
㈡系爭專利申請專利範圍第2項係如申請專利範圍第1項所述之
保險套電動套環之改良結構，該電動套環平時可套置在男性陰莖上，亦可套置在保險套上使用者。該等特徵之套於男性陰莖上使用，為證據二圖式所揭示之技術特點，至於另置於保險套使用，僅係套設位置的簡單置換，亦為係所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之證據二顯能輕易完成者，難謂具進步性。
四、參加人未到場，亦未提出任何書狀為陳述。
五、兩造爭點在於：㈠證據二是否可以證明系爭專利範圍第1 項（獨立項）不具進步性？㈡證據二是否可以證明系爭專利範圍第2項（附屬項）不具進步性？經查：
㈠證據二足以證明系爭專利範圍第1 項（獨立項）不具進步性：
⒈系爭專利技術分析：
⑴申請專利範圍第1項（獨立項）
一種保險套電動套環之改良結構，該電動套環(100)呈圓環狀，其一端振動機構(101) 內部係裝設有馬達(102) 、電池(103) 及導電彈片(104) ；馬達前側之轉子(1021)呈偏心狀、後側可與電池一極觸接，導電彈片一端與電池另一極銜接、另一端跨置在絕緣片(105)上並未與馬達外殼接觸；當推動絕緣片一端之推桿(1051)向內，使絕緣片離開導電彈片，導電彈片便可接觸馬達另一極，以啟動電源使電動套環振動。
⑵申請專利範圍第2項（附屬項）
如申請專利範圍第1 項所述之保險套電動套環之改良結構，該電動套環平時可套在男性陰莖上，亦可套置在保險套上使用者。
⒉申請專利範圍涵蓋範圍分析：
系爭專利申請專利範圍共2項，第2項依附於第1項：
申請專利範圍第1 項為：電動套環+ 振動機構（馬達+ 電池+ 導電彈片）+ 絕緣片+ 推桿。至於申請專利範圍第2 項係第1 項使用方式之界定，該使用方式之界定並未隱含任何結構特徵，整體所涵蓋之結構特徵與申請專利範圍第1 項完全相同，並未進一步限定申請專利範圍第1 項，是以系爭專利申請專利範圍實質上僅有第1 項，第2 項並非技術及結構之描述。
⒊舉發證據即證據二第00000000號案（下稱證據二）之技術分析：
⑴申請專利範圍第1項（獨立項）
一種可同時激進女性情趣之男性生殖器運動裝置，其有由相連前後包覆件(20 、30) 所構成之包覆裝置(10)，並可於後包覆件(30)表面組合一按摩裝置(40)；該前後包覆件係設為條片狀，並使前包覆件(20)足供包覆陰莖及睪丸之根基部位，後包覆件(30)利用一圍帶之聯接輔助束定於腰臀部位；上述按摩裝置得以選擇不同端部朝前之狀態與前包覆件(20)接合。
⑵申請專利範圍第2項（附屬項）
如申請專利範圍第1 項所述之可同時激進女性情趣之男性生殖器運動裝置，其中之按摩裝置係利用一輔助貼帶將之覆貼結合於包覆件上者。
⑶申請專利範圍第3項（略）⑷申請專利範圍第4項（略）⑸申請專利範圍第5項（附屬項）
如申請專利範圍第1 項所述之可同時激進女性情趣之男性生殖器運動裝置，其中，按摩裝置係以非振動體型態製成。
⑹申請專利範圍第6項（附屬項）
如申請專利範圍第1、2、3或4項所述之可同時激進女性情趣之男性生殖器運動裝置，其中之按摩裝置(40)係設成空殼體，且內具振動元件(45偏心塊)之振動裝置(40A)者。
⑺申請專利範圍第7項（略）⑻申請專利範圍第8項（略）⑼申請專利範圍第9項（略）⑽申請專利範圍第10項（略）
(11)申請專利範圍第11項（略）
(12)申請專利範圍第12項（略）
(13)申請專利範圍第13項（略）
(14)申請專利範圍第14項（略）
(15)申請專利範圍第15項（附屬項）如申請專利範圍第6 項所述之可同時激進女性情趣之男性生殖器運動裝置，其中振動裝置之殼體內設有調整開關(401) ，該調整開關具有一操縱桿，該操縱桿凸伸出殼體外，以利調控者。
(16)申請專利範圍第16項（略）
(17)申請專利範圍第17項（略）
(18)申請專利範圍第18項（略）
(19)申請專利範圍第19項（略）
(20)申請專利範圍第20項（略）⒋按「該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據一份或多份
引證文件中揭露之先前技術，並參酌申請時的通常知識…應認定為能輕易完成之發明。」（專利審查基準第2-3-19頁）上開基準於新型專利亦可適用。經查：
⑴依系爭專利說明書第6 頁第2 至3 行所載，系爭專利之新
型目的為電動套環可套在保險套之開口，藉導通電源達到電動套環振動之功效，以增加兩性間魚水之歡。但原告起訴狀理由四所指藉由絕緣片阻隔導電彈片與馬達之接觸以確保電池之電力不會浪費之功效，未見於其專利說明書。
且系爭專利之上開功效原本即為一般習知電源開關所具有者，應屬通常知識，故即使該功效未揭露於證據二，亦不影響系爭專利是否具進步性之判斷。
⑵次查利用套環之振動以增加兩性間魚水之歡，已為先前技
術第00000000號案「可提昇情趣之套環」（見舉發證據12，下稱前案一）之圖式（如附件圖六）所揭露；而將套環用於保險套之開口者，亦見於先前技術第00000000號案「安全保險套之改良結構」（見舉發證據10，下稱前案二）之圖式（如附件圖七）。前案一、二為系爭專利申請前已公開之先前技術，故圓環狀之電動套環及將其使用於保險套均為系爭專利所屬技術領域中之通常知識。亦即系爭專利所屬技術領域中之通常知識者參酌申請時之通常知識，已得知系爭專利申請專利範圍第1 項中所載呈圓環狀之電動套環及申請專利範圍第2 項中所載將該電動套環使用於保險套之使用方式。
⑶又查證據二申請專利範圍第15項及第11、13圖（即附件圖
三、圖五）已揭露振動裝置(40A) 、馬達(46)、電池(403) 、調整開關(401) 等構件，與系爭專利申請專利範圍第
1 項之振動機構(101) 、馬達(102) 、電池(103) 、導電彈片(104) 相同，則證據二與系爭專利申請專利範圍第1項中所載之電流迴路結構比對，僅欠缺絕緣片(105) ，其比較圖如附表所示。惟證據二第11、13圖所示導電彈片與電池之直接觸發控制，係利用空氣或其他基底片作為絕緣體以阻隔導電彈片與馬達之接觸，該技術特徵亦能達成系爭專利說明書中所載之振動功效，且與前述原告於起訴書所主張「阻隔導電彈片與馬達之接觸以確保電池之電力不會浪費之功效」並無二致，故系爭專利導電彈片及絕緣片所構成之開關僅為通常知識之等效置換，並未產生無法預期之功效。
⑷綜上，證據二就整體而言已揭露系爭專利申請專利範圍第
1 項所載之套環、振動機構（含馬達及電池）及推桿，而套環之電動方式係通常知識，且導電彈片及絕緣片所構成之開關為通常知識之等效置換，故證據二足以證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性。
㈡證據二足以證明系爭專利申請專利範圍第2 項（附屬項）不具進步性：
查系爭專利申請專利範圍第2 項為申請專利範圍第1 項之附屬項，其中所界定「套置在保險套上」之使用方式並未隱含任何結構特徵，其整體所涵蓋之結構特徵與申請專利範圍第
1 項完全相同，且該使用方式亦見於上開前案二，核屬通常知識。故在系爭專利申請專利範圍第1 項相較於證據二為不具進步性的情況下，申請專利範圍第2 項亦不具進步性。是以證據二亦足以證明系爭專利申請專利範圍第2 項不具進步性。
六、從而，被告認系爭專利違反核准時專利法第94條第4 項之規定所為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，並無不法，訴願決定予以維持，亦無不合。原告徒執前詞，訴請撤銷，為無理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第1條、行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。
中 華 民 國 97 年 12 月 18 日
智慧財產法院第二庭
審判長法 官 陳國成
法 官 陳忠行法 官 曾啟謀上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 97 年 12 月 18 日
書記官 王月伶