智慧財產法院行政判決
97年度行專訴字第81號民國98年4月9日辯論終結原 告 甲○○訴訟代理人 陳啟舜律師複代理人 錢師風律師被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 乙○○（局長）住同上訴訟代理人 丁○○
參 加 人 元山科技股份有限公司代 表 人 丙○○訴訟代理人 劉法正律師
楊祺雄律師複代理人 賴蘇民律師上列當事人間因新型專利異議事件，原告不服經濟部中華民國97年11月18日經訴字第09706116350 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟，本院判決如下：
主 文訴願決定及原處分均撤銷。
被告應為撤銷第00000000號「散熱風扇」新型專利之審定。
訴訟費用由被告負擔。
事實及理由
一、事實概要：參加人於民國90年12月27日以「散熱風扇」向被告申請新型專利，經編為第00000000號審查，准予專利（下稱系爭專利），原告於系爭專利公告期間以其有違核准審定時專利法第98條第2 項規定，不符新型專利要件，對之提起異議。案經被告審查，於93年4 月1 日以（93）智專三㈢05
051 字第09320301610 號專利異議審定書為「異議成立，應不予專利」之處分。參加人不服，訴經經濟部以94年2 月14日經訴字第09406122190 號訴願決定認定異議附件三之美國第0000000 號專利案並未揭露系爭案修正前申請專利範圍第
2 項、第3 項及第4 項附屬項之技術特徵，且該等特徵具進步性，而將原處分撤銷，責由被告另為適法之處分。被告重行審查期間，參加人於94年8 月1 日提出系爭案專利說明書、圖式及申請專利範圍修正本，經被告依該修正本審查，以94年9 月14日(94)智專三㈢05051 字第09420846410 號專利異議審定書為「異議不成立」之處分。案經原告再次提起訴願，經經濟部以95年5 月11日經訴字第09506168130 號訴願決定認為被告前揭處分並未就組合系爭案專利說明書所載之習知技術及異議附件二之美國第4,553,075 號專利案、附件三之美國第4,949,022 號專利案，得否證明系爭案修正後申請專利範圍不具進步性予以論究，有漏未審酌之違法，為「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分」之決定。復經被告依經濟部前揭訴願決定之意旨，重行審查，以95年9 月
18 日 （95）智專三㈢05051 字第09520759730 號專利異議審定書為「異議不成立」之處分。原告復不服，訴經經濟部以96 年5月1 日經訴字第09606066430 號訴願決定書，以本件新型專利異議案於經濟部95年5 月11日經訴字第09506168
130 號訴願決定書撤銷被告94年9 月14日(94)智專三㈢0505
1 字第09420846410 號專利異議審定書後，在法律上已回復原異議程序，然被告於95年9 月18日重為處分時，既已明知原告於94年10月14日訴願書提出美國第3,680,977 號專利案主張為系爭案申請前公開之技術，並未予以論究，原處分即有「漏未審酌」之違誤，復為「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分」之決定。再經被告依經濟部前揭訴願決定之意旨重行審查，以97年1 月18日（97）智專三㈢05051 字第097200 41010號專利異議審定書為「異議不成立」之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部97年11月18日經訴字第0970611635 0號訴願決定駁回，原告仍不服，遂向本院提起行政訴訟。本院認本件判決之結果，將影響參加人之權利或法律上利益，依職權命參加人獨立參加本件訴訟。
二、原告聲明求為判決：㈠訴願決定及原處分均撤銷。㈡命被告對第00000000號新型專利案應為異議成立之處分。而主張：
㈠系爭專利修正說明書及申請專利範圍違法：
⒈系爭專利說明書修正本之否准屬程序事項，應適用93年版專
利審查基準規定⑴系爭專利說明書修正本之否准屬程序事項，參加人既係於
94 年8月1 日提出系爭專利說明書及申請專利範圍之修正本，依「程序從新」之法理，該修正本否准之審查自應以「修正時」之專利審查基準（即93年版專利審查基準）為據，始為正確。
⑵至於現行專利法第136 條第1 項之規定，乃為因應92年修
正後專利法刪除異議程序，故明確規定有關「異議程序」法律適用之必要，此有被告編印之97年8 月版專利法逐條釋義「本條為『異議程序』過渡期間之規定…一、因92年修正已刪除異議程序，修正施行前已提出之異議案尚未審查確定者，仍適用本法修正施行前『有關異議』之規定辦理」之記載，足證現行專利法第136 條第1 項僅針對異議案件之「異議程序」始例外排除「程序從新」原則之適用，並未規定異議案件之「所有程序」均應適用舊法。
⑶本案所爭議者並非「異議程序」之法規適用，而係爭執「
系爭專利說明書修正本合法性」之審查依據，故與專利法第136 條第1 項之規定無涉。訴願決定機關不察，誤以專利法第136 條第1 項為據，認定應適用89年7 月版及90年
1 月版相關專利審查基準，該法律見解明顯違背「程序從新」之基本原則，亦錯誤解讀專利法第136 條第1 項之適用射程，顯不可採。因此，系爭專利94年8 月1 日說明書修正本之審查，應以93年版專利審查基準為斷。
⒉與原「公告本」相較，系爭專利說明書修正本所作修正為：
⑴刪除公告本說明書第6 頁第16行之「該弧緣336 之最大直徑大於該外框32之入風口321 直徑」等文字。
⑵刪除公告本說明書第7 頁第8 行至第9 頁第4 行止之「對於該第八、九、十圖之敘述內容」。
⑶刪除圖式第8至10圖。
⑷修正公告本說明書第6 頁倒數第3 行「且該弧緣336 之最
大直徑大於該外框32入風口321 直徑」之內容為「且該固定框334 之直徑D1大於該外框32入風口321 直徑D2」。
⑸修正系爭專利申請專利範圍，將第2 、3 項併入第1 項中，第4 項改為依附第1 項，其餘項目均刪除。
⒊系爭專利申請專利範圍公告本第4 項原係附屬於第3 項，該
第3 項又附屬於第1 項，因此，系爭專利申請專利範圍公告本第4 項之技術內容應僅包括有：「第1 項、第3 項及第4項」之全部技術內容。系爭專利申請專利範圍修正本第1 項已如被告所認定包括有「第1 項、第2 項及第3 項」之全部技術內容，如此，系爭專利申請專利範圍修正本第2 項之技術內容即應包括有：「第1 項、第2 項、第3 項及第4 項」之全部技術內容，並非如被告所認定僅係將第4 項改為依附第1 項而已。核該技術內容已變更附屬項的依附關係，導致該請求項改變了原來技術特徵的結合關係。再且，系爭專利之修正並非僅係「申請專利範圍」之修正，而係「說明書及圖式」之修正。又依系爭專利審定核准時專利法第103 條第
2 項規定，由於原說明書所記載之限制條件遭到刪除，系爭專利申請專利範圍將因此變廣，核該項修正已與審定時專利法之規定有違。系爭專利將「且該弧緣336 之最大直徑大於該外框32入風口321 直徑」之內容，修改為「且該固定框33
4 之直徑D1大於該外框32入風口321 直徑D2」之內容，其比對基礎已有所變更，而該項比對基礎，於原說明書公告本並未記載，是系爭專利之該項修正亦與專利法「不得變更申請案之實質」之規定有違，被告認定系爭專利未變更實質，應屬違誤，是系爭專利修正本已實質變更，於法不合。
⒋臺北高等行政法院97年度訴字第00673 號判決對第00000000號新型專利於96年5 月22日提出申請專利範圍更正本認定：
「更正後版本，若僅將原申請專利範圍第5 項併入申請專利範圍第1 項，而刪除其他原附屬項，似為申請專利範圍之縮減；但申請專利範圍第2 項是將原申請專利範圍第6 、7 項均併入原申請專利範圍第1 項，將兩個各自區隔的附屬項結合在一起，增加的彼此原先所沒有的技術特徵，就不是申請專利範圍之縮減，而是技術特徵之增加，況並非原申請專利範圍第7 項之單純併入，而是技術結構之修正，以原申請專利範圍第7 項之肩部，用以形成原申請專利範圍第6 項之擴張部，這是技術特徵之重組，已經變更申請專利範圍之實質內容，自不符合專利法第64條所規定之要件」。核該案之更正情節與系爭案修正本相同，依同一標準，系爭專利說明書之修正本自屬變更申請專利範圍之實質內容，被告認定系爭專利說明書之修正未變更實質，應違反「經驗法則」與「論理法則」。
⒌況且，關於修正是否變更實質，其認定標準應力求一致，不
應因不同版本之審查基準而反覆變動。訴願決定機關僅以核准審定時之專利審查基準未記載與93年版專利審查基準相同之內容，即認系爭案未變更實質，其認定亦有害法律解釋之一致性，實非可採。
㈡縱然容認系爭專利說明書所作修正，該修正本亦不具進步性：
⒈系爭專利申請專利範圍修正本第1項不具進步性：
⑴被告處分理由㈤已肯認引證1 「風扇及馬達之組合構造10
係包含一轉子11及一定子12，該轉子11設有一環形永久磁鐵14，該磁鐵14係固設於一固定環16上，該固定環16係具有L 型模斷面，數個葉片17則由該固定環16向內徑向延伸至一中央輪轂19」。
⑵被告處分理由㈥亦肯認引證2 之「環槽部實對等於系爭案
之固定框，且引證2 葉片上、下端均未突出於環槽部之上下二凸緣，此與系爭案之葉片上、下端均未突出於固定框之結構固屬相同之技術特徵」。
⑶被告處分理由㈦肯認引證3 「一殼座，具有一框接部、複
數磁極、一電路板，及一出風口；一外框，與該殼座相連接並具有一入風口，該入風口之周緣形成有環形唇緣」為習知技術。
⑷引證4 第5 圖或第7 圖已揭示：「該扇葉3 之上、下端不
突出於該固定框4 （4'）；該固定框4 （4'）之直徑大於該管套5 之入風口直徑，且該固定框4 （4'）之上端形成喇叭口狀之弧緣。」等片斷技術。而該片斷技術即為被告所認定系爭案之「固定框之直徑大於該外框之入風口直徑」及「固定框之上端形成喇叭口狀之弧緣」等技術特徵。
⑸組合引證1 、2 及4 或組合引證1 、3 及4 可以證明系爭專利申請專利範圍修正本第1 項不具進步性：
①系爭案之「一殼座，具有一樞接部、複數磁極、一電路
板，及一出風口；一外框，與該殼座相連接並具有一入風口，該入風口之周緣形成有環形唇緣；一扇輪，設置在該殼座中且具有一輪轂、複數與該輪轂連設的輻射狀葉片、一設置在該等葉片外緣的固定框，及一設置在該固定框上的永久磁鐵；該輪轂包括一樞接部，且藉由該樞接部與該殼座之樞接部相連接」等技術內容為習知技術，且經被告肯認與引證1 或引證3 相同。
②被告處分理由㈥認定：系爭專利申請專利範圍第1 項具
有「固定框之直徑大於該外框之入風口直徑」及「固定框之上端形成喇叭口狀之弧緣」之結構特徵與引證2 完全不同。惟引證2 第2 圖所示之固定環16之上端亦形成喇叭口狀之弧緣，即系爭專利之固定框334 之上端形成喇叭口狀之弧緣336 ，該結構特徵已被引證2 所公開，因此被告該處分理由亦與事實相悖。
③組合引證1 及2 或組合引證2 及3 與系爭專利相較，系
爭專利僅該固定框334 之直徑大於該外框之入風口321直徑之結構特徵未被引證1 、2 或3 所公開。惟引證4已教示：該扇葉3 之上、下端不突出於該固定框4 （4'），該固定框4 （4'）之直徑大於該管套5 之入風口直徑，且該固定框4 （4'）之上端形成喇叭口狀之弧緣等技術手段。
④因此，組合引證1 、2 及4 或組合引證2 、3 及4 已足
以證明系爭專利申請專利範圍修正本第1 項不具進步性。
⑤被告雖認定：系爭專利係為散熱風扇，而引證4 為加框
推進器係應用於航空器螺旋槳領域，兩者之作動手段與應用領域不同。惟引證4 之螺旋槳與系爭專利之扇輪既同為驅動氣體流動，該螺旋槳與扇輪之技術領域即屬相同，且所屬技術領域中具有通常知識者顯能輕易將引證
4 所教示之技術手段轉用於系爭專利。因此，被告該認定理由顯然違反「經驗法則」與「論理法則」。
⑥承上，組合引證1 、2 及4 或組合引證2 、3 及4 已足
以證明系爭專利申請專利範圍修正本第1 項不具進步性。
⒉系爭專利申請專利範圍修正本第2 項不具進步性，違反核准審定時專利法第98條第2 項規定：
⑴系爭專利申請專利範圍修正本第2 項係其獨立項（第1 項
）之附屬項，該附屬項之技術內容應與獨立項之技術內容一併考慮，既該申請專利範圍修正本第1 項之技術內容不具進步性已如前述，以下僅再就該附屬項之技術手段是否具進步性加以說明。
⑵系爭專利申請專利範圍修正本第2 項揭示：「該外框32之
唇緣323 係向下延伸形成有與該固定框334 之弧緣336 具有相同弧度之弧凸面」。而引證2 亦揭示「定子12（即系爭案外框32）之唇緣亦係向下延伸形成有與該固定環16具有相同弧度之弧凸面」之技術手段。因此，系爭專利申請專利範圍修正本第2 項（附屬項）亦不具進步性。被告認定系爭專利申請專利範圍修正本第1 項具進步性，其附屬項亦當然具「進步性」之處分，亦屬違誤。
三、被告聲明求為判決原告之訴駁回。並抗辯：㈠系爭專利申請日為90年12月27日，被告於91年8 月21日審定
核准專利，原告於91年12月19日提出異議，從而系爭專利修正內容是否違法，應依90年10月24修正公布之專利法及89年
7 月版及90年1 月版相關專利審查基準為斷。㈡原告主張參照2004年版專利審查基準第2-6-23頁有「從說明
書中刪除某些內容，刪除後之內容超出原說明書或圖式所揭露之範圍者」，為不允許的補充、修正之規定，而指稱系爭專利原說明書經修正有使申請專利範圍變廣之虞，惟89年7月版及90年1 月版相關專利審查基準並無此規定，且系爭專利說明書修正本係將核准之說明書或圖式之內容，經由補充修正而揭露更為充足明確，不構成實質變更。又原告指稱系爭專利申請專利範圍之修正已變更實質內容云云，然系爭專利申請專利範圍修正本，係將原申請專利範圍第2 、3 項併入第1 項，第4 項改為依附第1 項，其餘項目均刪除，與90年12月27日之公告本比較，未變更實質內容，且為申請專利範圍過廣之修正，符合專利法第136 條第1 項應適用修正施行前專利法第102 條之1 第3 項第1 款之規定。至於原告另據臺北高等行政法院97年訴字第00673 號判決，指稱該更正情節與系爭專利修正相同乙節，惟前揭判決為更正案，其與系爭專利之修正相異，適用之專利審查基準亦不同，難以比附援引。故原告以非適法之專利審查基準指系爭專利修正說明書、圖式及申請專利範圍違反專利法規定，顯不足採。
㈢經被告審查以引證1 至3 之組合或引證4 或引證1 及4 之組
合均無法證明系爭專利不具進步性部分，原告已不再爭執。㈣原告於行政訴訟階段始提出新事證，以引證1 、2 及4 之組
合或引證2 、3 及4 之組合主張系爭專利申請專利範圍修正本第1 、2 項不具進步性云云。
⒈引證1 、2 及4 之組合與系爭專利申請專利範圍第1 項比較：
⑴引證1 之L 型固定環16略高於每一葉片17，且葉片17下側
緣是突伸於固定環16下方，與系爭專利申請專利範圍第1項獨立特徵之葉片之上、下端不突出於該固定框等相較，兩者之構造及技術手段不同。系爭專利葉片之上、下端不突出於固定框，扇輪旋轉時，葉片所驅動之氣流能照預先設計之方向流動而不會產生側向散逸之情形，亦不會與殼座之內壁面產生風切噪音。
⑵引證2 之環槽部實對等於系爭專利之固定框，且引證2 葉
片上、下端均未突出於環槽部之上下二凸緣，此與系爭專利之葉片上、下端均未突出於固定框之結構固屬相同之技術特徵。惟系爭專利申請專利範圍第1 項具有「固定框之直徑大於該外框之入風口直徑」及「固定框之上端形成喇叭口狀之弧緣」之結構特徵與引證2 比較完全不同。引證
2 之環狀殼體係由擴大開口之弧形外緣逐漸內縮至圓環，而其環槽部之上緣係在圓環之下方，顯然引證2 之環槽部直徑小於殼體之弧形外緣入風口直徑，且其上端緣亦未形成一喇叭口，由於系爭案固定框之結構特徵使得轉子旋轉時，葉片所導入的氣流完全不會由葉片之頂、底緣作側向逸散，而致使外殼與殼座發生風切問題。反觀，引證2 在殼體下緣之圓環與環槽部頂緣之間有一間隙存在，致使氣流可能由該間隙側流入殼座內部，而產生局部之風切問題。
⑶系爭專利為散熱風扇，而引證4 為加框推進器係應用於航空器螺旋槳領域，兩者之作動手段與應用領域本屬不同。
系爭專利之永久磁鐵335 亦未揭露於引證4 ，兩案的結構與空間形態不同。引證4 係在管套內緣壁上開設有一溝槽以容納環件，藉此環件可以與管套內緣壁等齊或甚至深入管套內側，以減少縫隙的產生，而系爭案係利用「葉片33
3 之上、下端不突出於該固定框334 」，以解決亂流與噪音的問題。承上，系爭專利申請專利範圍第1 項之整體技術非為熟習該項技術者運用申請前引證1 、2 及4 之組合技術所能輕易完成。
⒉引證2 、3 及4 之組合與系爭專利申請專利範圍第1 項比較：
⑴引證3 （即系爭專利及其專利說明書第2 圖所示之習知前
案）係用以證明系爭專利所揭示「一殼座，具有一樞接部、複數磁極、一電路板，及一出風口；一外框，與該殼座相連接並具有一入風口，該入風口之周緣形成有環形唇緣」之技術為習知技術。又引證2 之環槽部實對等於系爭專利之固定框，且引證2 葉片上、下端均未突出於環槽部之上下二凸緣，此與系爭專利之葉片上、下端均未突出於固定框之結構固屬相同之技術特徵。惟系爭專利申請專利範圍第1 項具有「固定框之直徑大於該外框之入風口直徑」及「固定框之上端形成喇叭口狀之弧緣」之結構特徵，與引證2 比較為不相同，引證2 之環狀殼體係由擴大開口之弧形外緣逐漸內縮至圓環，而其環槽部之上緣係在圓環之下方，顯然引證2 之環槽部直徑小於殼體之弧形外緣入風口直徑，且其上端緣亦未形成一喇叭口，由於系爭案固定框之結構特徵使得轉子旋轉時，葉片所導入的氣流完全不會由葉片之頂、底緣作側向逸散，而致使外殼與殼座發生風切問題。引證2 在殼體下緣之圓環與環槽部頂緣之間有一間隙存在，致使氣流可能由該間隙側流入殼座內部，而產生局部之風切問題。系爭專利係為散熱風扇，而引證4為加框推進器係應用於航空器螺旋槳領域，兩者之作動手段與應用領域本屬不同；系爭專利之永久磁鐵335 亦未揭露於引證4 ，二者之結構與空間形態不同。引證4 係在管套內緣壁上開設有一溝槽以容納環件，藉此環件可以與管套內緣壁等齊或甚至深入管套內側，以減少縫隙的產生，而系爭專利係利用「葉片333 之上、下端不突出於該固定框334 」以解決亂流與噪音的問題。綜上，系爭專利申請專利範圍第1 項之整體技術特徵非為熟習該項技術者運用申請前引證2 、3 及4 之組合技術所能輕易完成者，引證
2 、3 及4 之組合技尚難證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性。
㈤系爭專利申請專利範圍第2 項係直接依附於第1 項，為第1
項獨立項技術內容再加限制描述，包括所依附項目之全部技術內容及其所依附項目之技術特點，引證1 、2 及4 之組合或引證2 、3 及4 之組合技術未能證明系爭專利申請專利範圍第1 項獨立項不具進步性，則亦難證明其附屬項即系爭專利申請專利範圍第2 項不具進步性。
四、參加人聲明求為判決駁回原告之訴。並抗辯：㈠參加人於系爭專利異議程序中向被告所提出94年8 月1 日修
正本之准否，依現行專利法第136 條第1 項規定應適用修正施行前即90年10月24日公布之專利法第102 條之1 第3項 之規定。原告卻主張應適用搭配現行專利法之93年版專利審查基準云云，顯有違誤。
㈡參加人於異議程序所提之系爭專利申請專利範圍修正本是否
應核准，為關乎異議時審查系爭專利是否具可專利性之實體問題之前題，故絕非單純僅涉及程序問題，而屬亦涉及維持系爭專利可專利性要件之實體問題，基於「從新從優」之基本法理，亦可導出本件修正問題自應適用舊法及舊基準之相同結論，毫無疑問。且原告當不至反對系爭專利於異議程序中就專利要件如新穎性或進步性之認定應適用系爭專利核准時之專利法（即舊專利法）與其配套之審查基準，何以原告就作為可專利性認定前題之專利範圍修正本准否，卻反而要求適用新法及新審查基準，其恣意割裂法律而選擇有利於己之方式適用之主張，要無可採。
㈢系爭專利修正內容純屬針對「申請專利範圍過廣」與「不明
瞭之記載」，既未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，亦未變更實質內容，符合審定當時專利法第102 條之1第3項第1 款及第3 款之規定。
㈣縱如原告主張應依現行專利審查基準對於「更正」審查原則
來判斷系爭專利修正本的修改內容，系爭專利之修正本亦符合其規定。
㈤原告於行政訴訟階段方提出引證案新組合方式即引證1 、2
及4 或引證1 、3 及4 之組合，亦不能否定系爭專利之進步性：
⒈上述引證案之組合並非原告於異議階段時所主張之理由，而
是救濟階段始提出之新主張，自難由被告加以審查，故被告所為系爭專利確具進步性之審定，並無違法之處，合先敘明。又依智慧財產案件審理法第33條第1 項：「關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由提出之新證據，智慧財產法院仍應審酌之。」之規定，容許在行政訴訟中仍得補提關於同一撤銷、廢止理由之新證據，故僅就組合引證1 、2 及4或組合引證1 、3 及4 與系爭專利修正後之請求項1 相比較。
⒉原告認為系爭專利修正後請求項1 之主要技術特徵在於：⑴
葉片333 之上、下端不突出於該固定框334 ；⑵固定框334的直徑D1是大於該外框32之入風口321 直徑D2；⑶固定框33
4 之上端形成喇叭口狀之弧緣336 。然引證2 之環槽部44上端緣既未形成有喇叭口，又與殼體12下緣之圓環間存在著間隙，致使空氣容易流入間隙而產生風切問題，反觀系爭專利會因為固定框334 之上端形成有喇叭口狀之弧緣336 ，所以空氣流動時會被弧緣336 所導引，而不會產生側向散逸與風切噪音的問題。承上，系爭專利能有效解決側向散逸與風切噪音等缺點。
⒊系爭專利之固定框334 與引證4 之環件4'乃實質上完全不同
的兩種組成元件，自難謂引證4 教示了任何有關系爭專利之固定框334 的結構設計。再者，引證4 主要是在管套5 內緣壁上開設有一溝槽8 以容納該環件4'，藉此該環件4'可以與該管套5 內緣壁等齊或甚至深入該管套5 內側，以減少縫隙而避免擾流，反觀系爭專利卻是為了解決風切噪音問題所設計，結構設計上本來就欠缺了管套，所以自然也不會有擾流問題。
⒋因此，即使引證1 或引證3 揭露了系爭專利部分技術特徵，
但是對於系爭專利之主要技術特徵皆未見揭於引證2 中，對於熟悉該項技術者亦無法依據不同技術領域之引證4 而予以完成，因此，系爭專利修正後申請專利範圍第1 項相較於引證1 、2 及4 之組合或引證1 、3 及4 之組合，確具進步性。系爭專利修正後申請專利範圍第2 項是直接依附於修正後申請專利範圍第1 項，並對外框32的唇緣323 予以進一步界定其形態。引證1 、2 及4 之組合或引證1 、3 及4 之組合既然無法證明系爭專利修正後申請專利範圍第1 項所載新型不具進步性，在此一事實基礎上，系爭專利修正後申請專利範圍第2 項所載新型自亦具進步性。
五、兩造之爭點為：㈠系爭專利94年8 月1 日之申請專利範圍及說明書之修正是否應予准許？㈡引證1 、2 、4 之組合或引證2 、3 、4 之組合技術得否證明系爭專利申請專利範圍第
1 項（獨立項）不具進步性？㈢引證1 、2 、4 之組合或引證2 、3 、4 之組合技術得否證明系爭專利申請專利範圍第
2 項（附屬項）不具進步性？茲析述如下：㈠系爭專利94年8 月1 日之申請專利範圍及說明書之修正是否應予准許：
⒈按「本法中華民國92年1 月3 日修正施行前，已提出之異議
案，適用修正施行前之規定。」現行專利法第136 條第1 項定有明文。次按專利專責機關於審查新型專利時，得依職權或依申請通知申請人或異議人限期為補充或修正說明書或圖式之行為，復為90年10月24日修正公布之專利法（下稱90年專利法）第102 條之1 第1 項第3 款所明定。而「依第1 項第3 款所為之補充或修正，不得變更申請案之實質。於審定公告後提出之補充、修正，並須有下列各款情事之一始得為之：一、申請專利範圍過廣。二、誤記之事項。三、不明瞭之記載。」90年專利法第102 條之1 第3 項第3 款亦有明文。
⒉次按立法院於92年1 月3 日三讀通過專利法修正案已廢除異
議制度，因此附隨異議案所提出之公告後修正，依現行專利法第136 條第1 項規定應適用修正施行前之規定，而90年專利法就新型專利部分於同法第102 條之1 有公告後修正之規定，已如上述，系爭專利於異議期間尚未取得專利權，於該期間所提之修正，自無法適用現行專利法64條（取得專利權後之更正）之規定，自應適用90年專利法，因此亦應配套適用89年7 月10日公告之第二篇第七章「異議、舉發、依職權審查」及89年12月14日公告之第二篇第四章「說明書及圖式之補充修正、更正」審查基準。
⒊經查，參加人於94年8 月1 日所提之申請專利範圍修正本部
分，係將原申請專利範圍第2、3項附屬特徵併入第1項，第4項改為依附第1 項，其餘申請專利範圍則刪除，其中原申請專利範圍第2 項「根據專利申請範圍第1 項所述之散熱風扇，其中，該固定框之直徑大於該外框之入風口直徑。」、原申請專利範圍第3 項「根據專利申請範圍第1 項所述之散熱風扇，其中，該固定框之上端形成喇叭口狀之弧緣。」，其附屬特徵皆為原申請專利範圍第1 項固定框之詳細描述，而非屬附加技術特徵，因此將原申請專利範圍第2 、3 項附屬特徵併入申請專利範圍第1 項，並未額外增加構件、技術特徵或改變連結關係，因此修正本申請專利範圍第1 項與原90年12月27日公告本請求項1 「一種散熱風扇，包含：一殼座，具有一樞接部、複數磁極、一電路板，及一出風口；一外框，與該殼座相連接並具有一入風口，該入風口之周緣形成有環形唇緣；一扇輪，設置在該殼座中且具有一輪轂、複數與該輪轂連設的輻射狀葉片、一設置在該等葉片外緣的固定框，及一設置在該固定框上的永久磁鐵；該輪轂包括一樞接部，且藉由該樞接部與該殼座之樞接部相連接，並令該等葉片之上、下端不突出於該固定框。」比較，係對固定框直徑及固定框上端型狀作進一步詳細描述，系爭專利修正本申請專利範圍第2 項與原90年12月27日公告本申請專利範圍第4項比較，亦為對固定框直徑及固定框上端型狀作進一步詳細描述，皆未變更實質內容，均符合90年專利法第102 條之1第3 項第1 款「申請專利範圍過廣」之修正。
⒋次查，系爭專利說明書修正本因應原申請專利範圍之修正，
除將原申請專利範圍第2 、3 項附屬特徵併入申請專利範圍第1 項、申請專利範圍第4 項改為申請專利範圍第2 項外，並刪除申請專利範圍第5 項，而將配合申請專利範圍第5 項所繪製之第八、九、十圖及該實施例之說明、元件標號對照部分，亦一併刪除，經核亦符合90年專利法第102 條之1 第
3 項第3 款「不明瞭之記載」之修正。至於系爭專利說明書刪除第6 頁第2 段倒數第1 至2 行：「該弧緣336 之最大直徑大於該框32之入風口321 直徑。」之記載，由於該部分原已載明於第6 頁第3 段倒數第2 行，而該固定框（334 ）之直徑（D1）大於該外框（32）入風口（321 ）直徑（D2）之修正部分，亦可由系爭專利說明書配合圖式第六圖而得到支持，因此系爭專利修正本未變更系爭專利之實質內容，且符合專利法第102 條之1 第3 項第3 款「不明瞭之記載」之修正。
⒌綜上，系爭專利94年8 月1 日之申請專利範圍及說明書修正
本應准予修正。從而系爭專利修正後之申請專利範圍共2 項，第1 項為獨立項，第2 項為附屬項。其申請專利範圍第1項為：「一種散熱風扇，包含：一殼座，具有一樞接部、複數磁極、一電路板，及一出風口：一外框，與該殼座相連接並具有一入風口，該入風口之周緣形成有環形唇緣；一扇輪，設置在該殼座中且具有一輪轂、複數與該輪轂連設的輻射狀葉片、一設置在該等葉片外緣的固定框，及一設置在該固定框上的永久磁鐵；該輪轂包括一樞接部，且藉由該樞接部與該殼座之樞接部相連接，並令該等葉片之上、下端不突出於該固定框；再者，該固定框之直徑大於該外框之入風口直徑，且該固定框之上端形成喇叭口狀之弧緣。」、申請專利範圍第2 項則為：「根據專利申請範圍第1 項所述之散熱風扇，其中，該外框之唇緣係向下延伸形成有與該固定框之弧緣具有相同弧度之弧凸面。」其代表圖示如附圖一。至於引證1 為美國第4,553,075 號「Simple brushless DC fanmotor with reversing field」專利案，其代表圖示如附圖二；引證2 為美國第4,949,022 號「SOLID STATE DC FANMOTOR 」專利案，其代表圖示如附圖三；引證3 為系爭專利專利說明書及第二圖所示之習知前案（公告第382412號），其代表圖示如附圖四，係一種散熱扇之改良構造，由基板之底板設軸，由軸支持扇輪定位旋轉，底板上可設有驅動電路控制件，以驅動扇輪轉動，基板設數極柱，極柱上套有絕緣體及纏繞有線圈，由扇輪之葉片外端邊結合一磁鐵環，磁鐵環可與繞有線圈之極柱互為吸斥感應使扇輪旋轉；引證4 則為美國第3,680,977 號「FRAMED IMPELLER 」專利案，其代表圖示如附圖五。
㈡引證1 、2 、4 之組合或引證2 、3 、4 之組合技術可證明系爭專利申請專利範圍第1 項（獨立項）不具進步性：
⒈引證1 、2 、4 之組合技術可證明系爭專利申請專利範圍第
1 項（獨立項）不具進步性：⑴被告於異議審定時係將引證1 、2 、4 各別與系爭專利比對
其不同處後，認定縱使各證據相加，系爭專利修正後申請專利範圍第1 項仍非系爭專利說明書所揭示之習知前案（即引證3 ）、引證1 及引證2 之組合技術相加可輕易完成，並於行政訴訟答辯理由中，分別指出引證1 、2 、4 與系爭專利不同處，卻未論述組合引證1 、2 、4 所揭露系爭專利技術特徵，是否可證明系爭專利為運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效，實有未洽。
⑵經查，系爭專利之「一殼座，具有一樞接部、複數磁極、一
電路板，及一出風口；一外框，與該殼座相連接並具有一入風口，該入風口之周緣形成有環形唇緣；一扇輪，設置在該殼座中且具有一輪轂、複數與該輪轂連設的輻射狀葉片、一設置在該等葉片外緣的固定框，及一設置在該固定框上的永久磁鐵；該輪轂包括一樞接部，且藉由該樞接部與該殼座之樞接部相連接」技術內容屬習知技術，而系爭專利與先前技術之不同處，詳見附圖七、八，亦即系爭專利之特徵，依其說明書係在於「藉由在扇輪之葉片外緣環設有一固定框，並令該等葉片之上、下端不突出於該固定框」，以及其修正後申請專利範圍「該固定框之直徑大於該外框之入風口直徑，且該固定框之上端形成喇叭口狀之弧緣」。惟系爭專利案之「藉由在扇輪之葉片外緣環設有一固定框，並令該等葉片之上、下端不突出於該固定框」之技術特徵已揭露於引證2 第
2 、4 圖；系爭專利之「該固定框之上端形成喇叭口狀之弧緣」以引入氣流之技術特徵亦已揭露於引證1 第2 圖。且就引入氣流而言，引證2 第2 圖所揭示「固定環12之上端入風口16形成喇叭口狀之弧緣14」，亦即於入風口接續固定框部分形成喇叭口狀之弧緣以引入氣流之技術手段；引證4 說明書及圖式所提示「該扇葉3 之上、下端不突出於該固定框4（4'）；該固定框4 （4'）之直徑大於該管套5 之入風口直徑，且該固定框4 （4'）之上端形成喇叭口狀之弧緣。」已揭露系爭專利之「固定框之直徑大於該外框之入風口直徑」之技術特徵，而引證2 環槽部50內徑因係接續入風口，故其直徑（外徑）亦大於殼體12之弧形外緣14入風口之底端直徑。探究系爭專利之技術特徵主要係在使扇輪旋轉時，被驅動之氣流可以由外框之入風口吸入，並非解決系爭專利所稱「風切問題」之主要或必要技術特徵，此可由其說明書創作概要及修正前該技術特徵係列於附屬項2 而略可窺知。
⑶承上可知，引證1 、2 、4 已揭露系爭專利「藉由在扇輪之
葉片外緣環設有一固定框，並令該等葉片之上、下端不突出於該固定框」、「該固定框之直徑大於該外框之入風口直徑，且該固定框之上端形成喇叭口狀之弧緣」，以及「藉由在扇輪之葉片外緣環設有一固定框，並令該等葉片之上、下端不突出於該固定框，使得扇輪旋轉時，該等葉片所驅動之氣流不僅能完全依照預先設計之方向流動而不會產生側向逸散之情形，同時亦不會與殼座之內壁面產生風切噪音」之功效，因此系爭專利較之組合引證1 、2 、4 並未產生不可預期之功效，系爭專利申請專利範圍第1 項為運用申請前引證1、2 、4 之既有技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效。
⑷另參加人雖指稱引證2 的結構所要達成的功能目的與系爭專
利係完全不一樣，這樣的比對欠缺組合的動機等云云。惟查，依進步性審查的概念，有關文獻之組合應注意事項，其審查基準為：1.應假設熟習該項技術者，如遭遇申請專利發明所欲解決的問題時，是否能輕易組合所引證之文獻之技術內容，以解決該問題。2.文獻之技術內容屬於非類似、非接近或無關的技術領域者，則其組合，通常視為非能輕易完成。
3.組合所需之文獻為不同的文獻者，其數量愈多，通常視為非能輕易完成。而就先前技術之組合部分應注意事項為以先前技術之片斷部分相互組合，而判斷發明是否能輕易完成時，應考慮發明是否具有「突出的技術特徵」或「顯然的進步」。其中「突出的技術特徵」係指申請專利之發明對熟習該項技術者而言，若以先前技術為基礎，仍然不易由邏輯分析、推理或試驗而得者。至於「顯然的進步」則係指申請專利之發明克服先前技術中存在的問題點或困難性而言，通常係表現於功效上。因此，該發明所欲解決之問題對於進步性的審查僅為一參考因子，而非因兩案說明書所述解決問題不同即可全盤否認組合證據之進步性審查。是以參加人之上開主張，即非可採。
⒉引證2 、3 、4 之組合技術可證明系爭專利申請專利範圍第
1 項（獨立項）不具進步性：⑴系爭專利說明書中第二、三圖（即引證3 ）為與系爭專利相
同之申請人丙○○所申准之中華民國專利公告第382412號「散熱風扇之改良構造」，依系爭專利說明書第4 至5 頁說明，其係為一外極式散熱風扇構造，該散熱風扇2 包含有一外框26、一基板20，及一扇輪22。該基板20具有一立軸21及複數極柱25，且該立軸21可支撐該扇輪22旋轉。該扇輪22具有複數葉片23及一設置在該等葉片23之外端緣的磁鐵環24，該磁鐵環24與該基板20上之極柱25可相互感應並使得該扇輪22旋轉，以令該等葉片23可以驅動空氣流動。由於該外極式散熱風扇2 之磁鐵環24成一單一厚度之圓形環體且高度較低，因此，當該磁鐵環24結合在該等葉片23之外端緣時，該等葉片23是凸出於該磁鐵環24之上、下端，因此當該外極式散熱風扇2 轉動時，該等葉片23所導入的氣流並無法有效地朝既定方向驅動，而會從該等葉片23之頂、底緣與該磁鐵環24之上、下端所形成的厚度差異位置作側向逸散，而側向逸散的氣流與環繞在該磁鐵環24周側之極柱25亦會產生風切噪音。
⑵就系爭利申請專利範圍第1 項與引證3 所為之圖式比較及構
造比對，分別見附圖七、八所示，由此可知引證3 已揭露系爭專利申請專利範圍第1 項之殼座31、樞接部311 、複數磁極312 、電路板313 、出風口314 、外框32、與該殼座31相連接並具有一入風口321 、該入風口之周緣形成有環形唇緣、扇輪33、輪轂331 、複數與該輪轂連設的輻射狀葉片333、永久磁鐵335、該輪轂331 包括一樞接部等構造。⑶系爭專利雖並未界定所謂「入風口直徑」究係指該入風口唇
緣之上端或下端，但由其入風口與固定框之接續關係，並依系爭專利說明書第6 頁第6 行：「…該入風口321 之周緣形成有環形之唇緣323 並可做為氣流引入處…」，第6 頁倒數第3 行：「…由於該扇輪33之葉片333 外端緣具有一固定框
334 ，且該弧緣336 之最大直徑大於該外框32入風口321 直徑，因此當該扇輪33旋轉時，被驅動之氣流即可以由外框32之入風口321 吸入…」之記載，可得知系爭專利入風口唇緣接續固定框弧緣之主要功效在引入氣流，因此其技術特徵重點並非區分固定環或入風口等不同構件是否具有弧緣，而係入風口結合固定框形成「喇叭口狀之弧緣」以引入氣流。惟查，由於引證2 入風口已揭示有弧緣，並於弧緣底端接續環槽部之凸緣內徑，故其利用喇叭口弧緣引入氣流之技術特徵與系爭專利實質相同。
⑷參加人雖陳稱「氣流與該殼座31之內壁面間不會有接觸，便
不會發生風切問題」云云。惟查，依系爭專利說明書第5頁[創作概要] 第二段：「本創作之主要特徵係藉由在扇輪之葉片外緣環設有一固定框，並令該等葉片之上、下端不突出於該固定框，使得扇輪旋轉時，該等葉片所驅動之氣流不僅能完全依照預先設計之方向流動而不會產生側向逸散之情形，同時亦不會與殼座之內壁面產生風切噪音。」之記載，可得知系爭專利所欲解決之風切噪音問題及氣流是否產生側向逸散，主要係因採取「在扇輪之葉片外緣環設有一固定框，並令該等葉片之上、下端不突出於該固定框」之技術手段，從而可推知系爭專利入風口唇緣接續固定框弧緣之技術特徵，主要功效係在引入氣流，而非使氣流不產生側向逸散之主因。復查，引證2 入風口已揭示有弧緣，其利用弧緣引入氣流之技術特徵與系爭專利實質相同。故系爭專利之「藉由在扇輪之葉片外緣環設有一固定框，並令該等葉片之上、下端不突出於該固定框」之技術特徵已揭露於引證2 第2 、4 圖。
，而固定框之最大直徑（外徑）大於該外框入風口直徑亦已揭示於引證3 之系爭專利說明書第三圖，加上引證4 說明書及圖式「該扇葉3 之上、下端不突出於該固定框4 （4'）；該固定框4 （4'）之直徑大於該管套5 之入風口直徑，且該固定框4 （4'）之上端形成喇叭口狀之弧緣。」亦揭露系爭專利之「固定框之直徑大於該外框之入風口直徑」之技術特徵。承上所述，引證2 、3 、4 已揭露系爭專利「藉由在扇輪之葉片外緣環設有一固定框，並令該等葉片之上、下端不突出於該固定框」、「該固定框之直徑大於該外框之入風口直徑，且該固定框之上端形成喇叭口狀之弧緣」，以及「藉由在扇輪之葉片外緣環設有一固定框，並令該等葉片之上、下端不突出於該固定框，使得扇輪旋轉時，該等葉片所驅動之氣流不僅能完全依照預先設計之方向流動而不會產生側向逸散之情形，同時亦不會與殼座之內壁面產生風切噪音」之功效，因此系爭專利較之組合引證2 、3 、4 並未產生不可預期之功效，系爭專利申請專利範圍第1 項為運用申請前引證2 、3 、4 之既有技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效。是以，引證2 、3 、4 之組合技術亦可證明系爭專利申請專利範圍第1 項（獨立項）不具進步性。
㈢引證1 、2 、4 之組合或引證2 、3 、4 之組合技術可證明系爭專利申請專利範圍第2 項（附屬項）不具進步性：
⒈組合引證1 、2 、4 可證明系爭專利申請專利範圍第2 項不具進步性：
被告雖辯稱系爭專利申請專利範圍第2 項係直接依附於第1項，其為第1 項獨立項技術內容再加限制描述，其包括所依附項目之全部技術內容及其所依附項目之技術特點，既然引證1 、2 及4 之組合技術未能證明系爭案申請專利範圍第1項獨立項不具進步性，則亦難證明系爭案申請專利範圍第2項附屬項不具進步性云云。惟查，系爭專利修正本申請專利範圍第2 項進一步界定散熱風扇中「該外框之唇緣係向下延伸形成有與該固定框之弧緣具有相同弧度之弧凸面」，由於引證1第2圖入風口已揭示有弧緣，並於弧緣底端接續環槽部之凸緣內徑之技術特徵，與系爭專利利用入風口結合固定框形成「喇叭口狀之弧緣」以引入氣流之技術特徵及功效相同，故系爭專利之上開技術特徵已為引證1 所揭露，則將申請專利範圍第2 項依附於第1 項整體視之，其進一步界定之技術特徵並未產生無法預期之功效，是以系爭專利申請專利範圍第2 項為運用申請前引證1 、2 、4 之既有技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效，從而組合引證1 、2 、4 可證明系爭專利申請專利範圍第2 項不具進步性。
⒉組合引證2 、3 、4 可證明系爭專利申請專利範圍第2 項不具進步性：
被告固辯稱系爭專利申請專利範圍第2 項係直接依附於第1項，其為第1 項獨立項技術內容再加限制描述，其包括所依附項目之全部技術內容及其所依附項目之技術特點，既然引證2 、3 及4 之組合技術未能證明系爭專利申請專利範圍第
1 項獨立項不具進步性，則亦難證明系爭專利申請專利範圍第2 項附屬項不具進步性云云。然查，系爭專利申請專利範圍第2項進一步界定散熱風扇中「該外框之唇緣係向下延伸形成有與該固定框之弧緣具有相同弧度之弧凸面」，由於引證2 入風口已揭示有弧緣，並於弧緣底端接續環槽部之凸緣內徑，其利用入風口結合固定框形成「喇叭口狀之弧緣」，以引入氣流之技術特徵及功效與系爭專利實質相同，故系爭專利之上揭技術特徵已為引證2 所揭露，則將申請專利範圍第2 項依附於第1 項整體視之，其進一步界定之技術特徵並未產生無法預期之功效，是以系爭專利申請專利範圍第2 項為運用申請前引證2 、3 、4 之既有技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效，從而組合引證2、3 、4 亦可證明系爭專利申請專利範圍第2 項不具進步性。
六、綜上所述，系爭專利申請專利範圍共有2 項，經逐項審查結果，均不具進步性，有違90年專利法第98條第2 項規定，本應為異議成立之審定，而原處分為異議不成立之處分，於法即有未洽。訴願決定未加指摘而予維持，亦非妥適。是以原告請求撤銷訴願決定及原處分，並請求判命被告應為撤銷系爭專利之審定，為有理由，應予准許。
七、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為有理由，爰依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。
中 華 民 國 98 年 4 月 30 日
智慧財產法院第二庭
審判長法 官 陳國成
法 官 陳忠行法 官 曾啟謀以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由。如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 98 年 4 月 30 日
書記官 王月伶