智慧財產法院行政判決
98年度行商訴字第116號民國98年9月24日辯論終結原 告 久丹奴企業有限公司代 表 人 甲○○訴訟代理人 徐嶸文律師被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 乙○○（局長）住同上訴訟代理人 丙○○
參 加 人 英屬開曼島商‧威騰國際有限公司
（WALTON I訴訟代理人 林志剛 律師（兼送達代收人）
楊憲祖 律師黃闡億 律師上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國98年4月8 日經訴字第09806109680 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、事實概要：訴外人久丹奴眼鏡行於民國87年11月27日以「久丹奴JE及圖」服務標章，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第42類「眼鏡之驗光、配鏡之服務」，向中央標準局（88年01月26日改制為智慧財產局即被告）申請註冊，經准列為註冊第121252號服務標章，其商標權期間為89年2月1日至99年1月31日。後久丹奴眼鏡行於92年11月17日申請將系爭服務標章移轉予原告，於被告審查時，適逢商標法於92年11月28日修正公布施行，依現行商標法第85條第1項規定，系爭服務標章應視為商標，被告遂於93年5月6日以（93）智商0793字第09380208140號函准系爭註冊第121252號商標（原服務標章，下稱系爭商標，如附圖一所示）移轉登記並公告在案。嗣參加人以系爭商標之註冊有違註冊時即修正前商標法第37條第7款（應為商標法第77條準用第37條第7款）及現行商標法第23條第1項第12款之規定，對之申請評定。案經被告審查，以97年10月15日中台評字第960305號商標評定書為「第121252號『久丹奴JE及圖』商標（原服務標章）之註冊應予撤銷。」之處分。原告不服，提起訴願，經訴願決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。本院因認本件訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依行政訴訟法第42條第1項規定，依職權裁定命其獨立參加本件被告之訴訟。
三、原告聲明求為判決訴願決定及原處分均撤銷。並主張：㈠系爭商標應無違修法前商標法第77條準用第37條第7 款及現行商標法第23條第1 項第12款之規定：
⒈按修法前商標法第77條準用第37條第7款及現行商標法第23
條第1項第12款之所謂「著名之商標或標章」，係指有客觀證據足以認定該商標或標章已廣為相關事業或消費者所普遍認知者而言，復為商標法施行細則第16條所明定；而所謂「有致公眾混淆誤認之虞者」，係指商標或標章有使一般消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤信之虞而言。本款之立法意旨在防止混淆，維護交易安全，保護消費大眾利益，故本款之適用除須有以相同或近似於他人著名之商標或標章註冊外，尚須因而有致公眾發生混淆誤認之虞者，始足當之。
⒉本件二商標各存在市面上不同領域內有10餘年併存使用之事
實，是消費者應可辨識其分屬不同來源之營業主體，且原告使用之「久丹奴」名稱亦為參加人所知悉，並未否認有何不當在案：
⑴參加人曾於87年10月間對原告之前手久丹奴眼鏡行商號名稱
變更前「佐登奴眼鏡行」發函告知未經其同意，不得以佐丹奴名稱作為眼鏡行特取部分營業，於是原告前手於87年12月23日即向雲林縣政府申請變更營利事業名稱為「久丹奴眼鏡行」及商標圖樣亦修改變更為「久丹奴Je及圖」，並依來函指示覆函參加人之委任律師，且參加人委任代理之律師對於原告之變更及使用久丹奴名稱亦未執有任何不當及要求不得使用之主張，足證參加人並未認為二商標有近似混淆之事實，否則豈有不主張會混淆近似之理，於是原告之前手即以「久丹奴」作為特取部分使用於眼鏡零售及眼鏡驗光、配鏡之服務，更展開全省連鎖經營，投入大批人力、財才、物力並申請註冊商標取得商標權，怎奈事隔10餘年參加人才提出撤銷系爭商標權。
⑵本件二商標各存在市面上，一為服裝，一為眼鏡，各為不同
領域內有10餘年併存使用之事實，且從未發生消費者有混淆誤認之具體事實，若有參加人一定可輕易舉證以證其說，是消費者應可辨識其分屬不同來源之營業主體，是系爭商標之註冊並無減損據以評定商標或標章之識別性或信譽之虞。
⒊二商標非屬構成近似之商標：
⑴按商標近似係指二商標予人之整體印象有其相近之處，若其
標示在相同或類似的商品／服務上時，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二商品／服務來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯（商標審查基準5.2.1）。商標近似之判斷得就二商標外觀、觀念及讀音為觀察。
⑵系爭商標與參加人據以評定之「佐丹奴」商標（如附圖三、
六、十所示），二者圖樣上之中文「久丹奴」與「佐丹奴」其引人印象較為深刻注意者乃置於字首之「久」與「佐」其外觀字型，字義及讀音均明顯不同尚非難以區辨，況系爭商標另有球狀圖形及英文字「je」可資區辨，整體外觀上差別顯然，其讀音上亦屬有別，實不易引起其商標係出於同一來源或有所關聯之聯想，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，無使人產生混淆誤認之虞，應非屬構成近似之商標。
⑶另系爭商標與參加人據以評定之「GIORDANO」商標（附圖二
、四、五、七至九、十一至十七所示），二者圖樣前者為中英文及圖形所組合之圖樣與後者僅為英文字，二者整體圖樣不同，予人印象有別，又前者中文「久丹奴」與後者英文讀音二者尾音有「nu」與「no」之差別，整體讀音明顯不同，況系爭商標另有球狀圖狀及英文「je」可資區辨，整體外觀上差別顯然，實不易引起其商標係出於同一來源或有所關聯之聯想，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，無使人產生混淆誤認之虞，應非屬構成近似之商標。
⑷被告一向之審查意見，如①中台異字第G00000000號商標異
議書關於系爭註冊第0000000號「賀爾康」商標圖樣，與據以異議之註冊第0000000號「佑爾康及圖」商標圖樣，②中台異字第G00000000號商標異議書查本件系爭註冊第0000000號「喬思美KSME」商標與異議人據以異議之註冊第0000000號「麗思美LIHSUME」商標，非屬構成近似之商標。⑸且參加人於原告另案註冊第119893號「久丹奴JE及圖」商標
註冊之後，93年3月29日以中文「佐丹奴」作為商標圖樣指定使用於眼鏡、眼鏡架等商品，獲准註冊第0000000號商標，該商標註冊時被告亦認原告之註冊第119893號「久丹奴je及圖」商標圖樣上之中文「久丹奴」與「佐丹奴」不構成近似，故准予參加人獲准註冊第113890號商標，是被告亦認二商標不構成近似。
⑹又原告另案註冊第119893號「久丹奴JE及圖」商標於87年11
月10日申請時，被告亦認該商標之中文「久丹奴」與參加人據以評定之註冊第767679號「GIORDANO」商標圖樣上之外文「GIORDANO」, 二者讀音無相近似，為非屬近似之商品，故准予原告註冊第119893號商標，並且參加人亦未認二者會致相關業者或消費者混淆認之虞，故10年間未曾對原告之註冊第119893號商標提出撤銷之舉動。惟因10年來原告努力經營創下佳績其營業信譽及商品信譽廣為一般消費者所熟知，為一著名連銷加盟店，致遭參加人眼紅提出撤銷，但二者併存十幾年及不混淆已為事實；且原告在無人主張異議爭執下才認真經營「眼鏡連鎖服務」，若事隔10幾年才又主張二者有混淆，而事實上亦無市場混淆之情下，對於原告已付出經營之心血及加盟者授權商標使用之爭議一定亦會伴隨產生，及其法律安定性之基本要求相悖，故參加人及被告主張二商標近似混淆，不具正當性及不可採至明。
⒋參加人據以評定商標並無使用於眼鏡或其他商品或服務上，
且據以評定商標僅著名於衣服、鞋類商品，其知名度未涵蓋眼鏡商品或眼鏡之驗光、配鏡之服務，固有以外文「GIORDANO」註冊於眼鏡商品，惟依據參加人檢具之使用資料亦僅為表彰使用於休閒服裝商品之證據，此外並無證據資料證明參加人有使用於眼鏡或其他商品或服務上。
⒌原告為知名連鎖加盟商店「久丹奴」，亦為著名商標，即原
告企業之表徵，「著名商店」與「著名商標」二者密不可分，非屬二事：
⑴原告之前身為久丹奴眼鏡行，原告為全省主要眼鏡商之一，
具有12年專業製造商品，代理商品及販售商品及驗光、配鏡服務之經驗，至今分店有20餘家，並由92年至96年之營業額逐年快速成長觀之，足以證明原告獲得消費者的肯定與支持，營業額持續擴大。
⑵目前連鎖加盟業的蓬葧發展，即造就出許多知名的品牌，「
品牌」是企業重要的資產，更是企業行銷的利器，著名連鎖加盟店與商標二者密不可分，非屬二事，例如「全家便利商店」、「7-ELEVEN便利商店」，皆是著名連鎖加盟商店，其商店名稱即是商標名稱，亦是一般消費者認知之「品牌」，原告之服務信譽已廣為一般消費者所熟知而為一著名連鎖加盟商店，然而原告之加盟店名稱「久丹奴」與商標品牌「久丹奴」一致，故原告之知名品牌「久丹奴」，亦是著名商標，即為原告企業之表徵。
䎏⑶相關消費者對系爭商標之熟悉程度，繫於該商標使用之廣泛
程度，如相關消費者對衝突之二商標均為相當熟悉者，亦即二商標在市場併存之事實已為相關消費者所認識，且足以區辨為不同來源者，則應儘量尊重此一併存之事實（商標審查基準5.6 參照）。
㈡兩造商標實際使用之商品／服務不會引起混淆誤認：
⒈被告僅以「眼鏡、衣服、鞋子在日常生活中為消費者所常用
，眼鏡亦常作消費者型體服飾造型之配件」，即認二者商品／服務間具有關聯性，原告認為係被告之主觀見解。因日常生活中為消費者所常用作整體服飾造型之配件有項鍊、耳環、戒子、手錶、皮帶、領帶、皮包等等眾多商品，是否即謂參加人僅著名一項商品就能擴大保護其他商品而來約束他人不得註冊，實不合理。
⒉二商標外觀、觀念或讀音其中之一的近似，仍應以其是否達
到可能引起商品、服務之消費者混淆誤認的程度為判斷近似之依歸（審查基準5.2.5參照）。系爭商標之服務場所其店面裝設、商品擺設皆是眼鏡相關商品之服務，與據以評定商標之服飾專賣店，二者之服務內容差別甚大，一般消費者皆可從其營業場所及整體服務內容，加以區辨其服務來源及主體而識別其商標，鮮少逕以讀音為識別為主要依據。是被告上開主張，自不足採。
㈢兩造商標非屬構成近似，且依據參加人檢具之使用資料均為
表彰使用於休閒服裝商品之證據，此外並無證據資料證明據以評定商標有使用於其他商品/ 服務上，無法證明多角化經營之情形，與原告系爭商標使用於之驗光、配鏡之服務，二者商品/ 服務性質不同，關連性不明顯，市場區隔明顯亦不具利益競爭關係，又二者各存在市面上不同領域內有多年併存使用之事實，是消費者應可辨識其分屬不同來源之營業主體，是系爭商標之註冊並無減損據以評定商標或標章之識別性或信譽之虞。
㈣被告及法院審核首揭法條成立與否其見解，例如：⒈臺北高
等行政法院96年度訴字第1673號判決，系爭註冊第0000000號「今園」商標與據以異議註冊第26007 號「金園」、136279號「金園排骨」等商標，消費者應可分辨兩造商標所分別表彰之服務來源有所不同，自無產生二者為系列商標之聯想而發生混淆誤認之虞。⒉被告中台異字第G00000000號異議審定書，系爭註冊第0000000號「Men's Uno Cafe'」商標，與異議人據以異議註冊第908591號「UNO」商標圖樣，雖屬構成近似之商標，惟應無商標法第23條第1項第12款規定之適用。⒊被告中台異字第G00000000號異議審定書，系爭註冊第0000000號「大大TATA及圖」商標，與異議人據以異議之「TATA」商標相較，雖屬構成近似之商標，惟無前揭商標法第23條第1項第12款及14款規定之適用。⒋臺北高等行政法院92年度訴字第04032號判決書，系爭註冊第107790號「美而美」服務標章與據以異議之「瑞麟美而美」標章，二者皆有相同之「美而美」字樣，固屬近似之標章，惟無使公眾產生混淆誤認之虞。⒌被告中台異字第G00000000號異議審定書，系爭註冊第0000000號「MIKIMOTO」商標與據以異議「MIKIMOTO」商標圖樣固屬構成近似，惟尚難認系爭商標有商標第23條第1項第12、14款規定之適用。⒍經濟部經訴字第09606071090號訴願決定書，系爭「寶齡」商標與據以評定之「寶齡富錦及圖BOWLIN & FUH JIIN」、「寶齡麗碧雅」、「寶齡黃金曲線」相較，系爭商標應無違反商標法第23條第1項第12、14款之規定。
㈤系爭商標係於89年3月1日註冊公告，參加人係於96年8月31
日申請評定，距系爭商標註冊公告日已逾5 年，是參加人主張系爭商標有違修正前商標法第37條第7 款及現行商標法第23條第1 項第12款，顯已逾申請評定之期間。且系爭商標圖樣係由一紅色球形圖、英文je及中文久丹奴所組成，與據以評定之「佐丹奴」及「GIORDANO」商標相較，二者簡繁有別，系爭商標另有紅色球形圖及英文je可資區辨，尚難遽謂構成近似。系爭商標係於89年3 月1 日公告註冊，迄參加人於96年8 月31日申請評定時止，雙方之商標已併存使用多年，遑論參加人之註冊第0000000 號「佐丹奴」商標（指定在眼鏡商品）遲至94年1 月1 日始公告註冊，被告及參加人迄未提出任何證據資料證明相關消費者有何實際混淆誤認之情事，難謂原告有何仿襲參加人之著名商標在眼鏡之驗光、配鏡之服務以獲取不正競爭利益之意圖。
四、被告聲明求為判決駁回原告之訴。並抗辯：㈠系爭商標（原服務標章）係於89年3月1日註冊公告，距參加
人96年8月31日申請評定，雖已逾5 年期間，惟據以評定「佐丹奴」、「GIORDANO 」 等商標使用於各種服飾、鞋等商品，於系爭商標87年11月27日申請註冊時已臻著名（詳如後述），復衡酌據以評定商標之中文「丹奴」，並非我國慣用或常見之語詞組合；據以評定「GIORDANO」商標之外文「GIORDANO」其音譯並無固定用語，且外文「GIOR」之發音與中文「ㄐ一ㄡˇ」音相近，系爭商標權人（原告之前手）事後於87年11月27日始以與據以評定等商標近似之「久丹奴」作為商標圖樣，申請註冊，難謂巧合，且系爭商標所指定使用之眼鏡之驗光、配鏡之服務常與眼鏡之零售相結合，而與據以評定諸商標實際使用之各種服飾等商品間具有一定關聯性，依常理判斷，系爭商標權人應知悉據以評定諸商標之存在，且因兩造商標近似，系爭商標之註冊應有現行商標法第23條第1 項第12款規定之情事，並堪認系爭商標權人有藉仿襲他人著名商標以獲取不正競爭利益之意圖，而屬惡意，依首揭商標法第51條第3 項規定，不受同條第1 項5 年除斥期間之限制，合先敘明。
㈡系爭商標圖樣係由一球體狀，後接字體略小之外文字母「je
」，再接字體較大之橫書中文「久丹奴」所組成，因中文為我國官方文字，消費者一見系爭商標會習慣將視線先停留在所熟悉之文字上，故系爭商標圖樣上之中文「久丹奴」為其顯著部分。而據以評定「佐丹奴」商標圖樣係由單純未經設計之中文「佐丹奴」所構成。二者相較，均有相同中文「丹奴」，僅中文「佐」與「久」之差異，在交易連貫唱呼之際，「佐丹奴」與「久丹奴」之讀音極相彷彿，應屬近似之商標。又據以評定「GIORDANO」商標圖樣係由外文「GIORDANO」所構成，其與系爭商標之中文「久丹奴」相較，二者在讀音上極為相近，亦應屬近似之商標。
㈢中文「佐丹奴」及外文「GIORDANO」為參加人前手香港商佐
丹奴有限公司使用於各種服飾、鞋、襪、帽子、手套及鐘錶等商品之商標，自西元1981年在香港創立首家「佐丹奴GIORDANO」專賣店後，並將市場拓展至我國，且早在71年年間即取得註冊第183381號「GIORDANO」、第183382號「佐丹奴」商標權，並將該等商標權移轉給參加人，後陸續獲得註冊第508851、601506號「GIORDANO」及第601507、76179 號「佐丹奴」等商標權，亦在我國廣設有直營店或加盟店廣為銷售。據以評定「GIORDANO」及「佐丹奴」商標復經被告前身中央標準局87年6月所編印「著名之商標或標章名錄」將其列為「服飾、皮件、鞋」類商品之著名商標之一，而經濟部90年9月5日經（90）訴字第0900632143號訴願決定書及被告據爭商標相關爭議案亦認定據以評定「佐丹奴」商標使用在衣服及鞋類商品在87年3月26日前已達著名程度，是以系爭商標於87年11月27日申請註冊前，據以評定等商標使用於衣服、鞋類等商品已為消費者所熟知而為著名商標。
㈣又據以評定「GIORDANO」、「佐丹奴」等商標在衣服及鞋類
商品為著名商標，已如前述。而參加人於85年9月13日另以外文「GIORDANO」作為商標圖樣，指定使用於眼鏡、太陽眼鏡、眼鏡架、眼鏡盒等商標，向被告申請註冊，並於86 年7月16日取得註冊第767679號商標權，顯見參加人已將其商品之觸角，延伸至眼鏡商品。原告固訴稱其營業信譽及商品信譽已廣為一般消費者所熟知而為一著名連鎖加盟店等語，並檢附證據資料為證。惟原告是否為著名商店，與系爭商標是否為著名商標尚屬二事；再者，依原告所檢送分公司之登記資料、公司員工名單、企業識別系統設計書、廣告宣傳單、立牌廣告、廣告宣傳海報、商品禮券、營業商品、當代眼鏡雜誌廣告、營利所得結算申報書等證據資料觀之，其中分公司登記資料、公司員工名單、營利所得結算申報書均與原告營業行為有關資料，非系爭商標之使用資料；又當代眼鏡雜誌所刊登者乃為原告公司之徵人啟事或加盟店招募，其上並無系爭商標圖樣之揭示；企業識別系統設計書、廣告宣傳單、海報、商品禮券、營業商品等，其上亦無系爭商標圖樣之揭示，此點原告亦不否認。是由上述證據資料，尚難證明系爭商標已為消費者所熟悉。是相較系爭商標而言，據以評定等商標較系爭商標為消費者所熟知，而應給予較大保護。
㈤再者，系爭商標指定使用於眼鏡之驗光、配鏡之服務，依該
行業（眼鏡行或眼鏡公司）之一般經營型態，常與眼鏡之零售服務相結合，與據以評定等商標著名於衣服及鞋類等商品相較，眼鏡、衣服及鞋子在日常生活中為消費者所常用，眼鏡亦常供作消費者整體服飾造型之配件，二者商品／服務間應具有關聯性。
㈥本案衡酌系爭商標與據以評定等商標之近似程度，據以評定
等商標復為著名商標而較系爭商標為消費者所熟知應受較大保護，又據以評定等商標與系爭商標之商品／服務因所提供之特定商品在日常生活為消費者經常使用或相互搭配使用具關聯性等因素綜合判斷，系爭商標之註冊客觀上可能使一般消費者誤認二商標之商品為同一來源之系列商品／服務，或者誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認情事，應有修正前商標法第77條準用第37條第7款及現行商標法第23條第1項第12款所規定之適用。至原告所舉「賀爾康」、「喬思美KSME」、「Men's Uno Cafe」、「大大TATA及圖」等註冊商標諸案例，核其圖樣與本件有別，案情各異，基於商標審查個案拘束原則，尚難比附援引執為本件商標評定案應為申請不成立之處分。
五、參加人聲明求為判決駁回原告之訴。並抗辯：㈠系爭商標之申請註冊係屬惡意：
系爭商標係於89年3月1日註冊公告，距參加人96年8月31 日申請評定，雖已逾5年期間，惟本件據以評定之「佐丹奴」、「GIORDANO」等商標使用於各種服飾、鞋、襪、帽子等商品，於系爭商標87年11月27日申請註冊時已臻著名（詳如後述），參加人早在國內各大百貨公司及大賣場設有專櫃，及於各地設有直營店及加盟店廣為銷售，且透過報章雜誌等各種媒體廣告宣傳促銷其產品，復衡酌據以評定商標圖樣上之「佐丹奴」、「GIORDANO」等並非固有辭彙，非我國慣用或常見之語詞組合，其乃參加人獨創之商標圖樣，且「GIORDANO」中之「GIOR」之發音與中文「久」相近，原告事後於87年11月27日始以與據以評定諸商標極相近似之「久丹奴」作為商標圖樣主要部分申請註冊，難謂巧合，且除系爭商標外，原告另申請多件讀音極近似於「GIORDANO」之「JODANU」商標（該等商標經參加人提出異議後，均已遭撤銷註冊確定在案），綜合審酌前述據以評定之「佐丹奴」、「GIORDANO」等商標早在系爭商標申請註冊時已臻著名、參加人於全臺各地廣設店舖、透過各種媒體廣泛宣傳、據以評定諸商標乃獨創性商標、系爭商標與據以評定諸商標極為近似、原告另申請多件「JODANU」商標等情形，原告申請註冊系爭商標絕非偶然，依一般經驗法則判斷，原告顯然事先知悉據以評定諸商標之存在，而意圖攀附據以評定諸商標長久累積之信譽，以獲取不正競爭利益，系爭商標之註冊申請顯屬惡意，依首揭商標法第51條第3 項規定，不受同條第1 項5 年除斥期間之限制，合先敘明。
㈡系爭商標違反修正前商標法第77條準用同法第37條第7款及現行商標法第23條第1項第12款之規定，依法不得註冊：
⒈按商標圖樣之近似，以具有普通知識經驗之購買人，於購買
時施以普通所用之注意，有無混同誤認之虞判斷之；所稱「著名之商標或標章」，係指有客觀證據足以認定該商標或標章已廣為相關事業或消費者所普遍認知者而言，則分別為修正前商標法施行細則第15條第1項及第31條第1項所規定。又所謂「有致相關公眾混淆誤認之虞者」，係指商標或標章有使相關消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤信之虞而言，而判斷有無混淆誤認之虞，則有被告機關公告之「混淆誤認之虞」審查基準可供參酌。
⒉二造商標構成近似：
系爭商標係由一球體狀圖形，後接字體略小之外文「je」，再接字體較大之中文「久丹奴」所組成，因中文為我國官方文字，消費者見到系爭商標時，自然會習慣將視線停留在所熟悉之文字上，故系爭商標圖樣上之中文「久丹奴」為其顯者部分；而據以評定之「佐丹奴」商標圖樣係由單純未經設計之中文「佐丹奴」所構成。二者相較，均有相同中文「丹奴」，僅中文「佐」與「久」之差異，在交易連貫唱呼之際，「佐丹奴」與「久丹奴」之讀音極相彷彿，應屬近似之商標。又據以評定之「GIORDANO」商標圖樣係由外文「GIORDANO」所構成，其與系爭商標圖樣上之中文「久丹奴」相較，二者在讀音上極為相近，亦應屬近似之商標。
⒊據以評定諸商標為著名商標：
中文「佐丹奴」及外文「GIORDANO」為參加人前手香港商佐丹奴有限公司使用於各種服飾、鞋、襪、帽子、手套及鐘錶等商品之商標，自西元1981年在香港創立首家「佐丹奴GIORDANO」專賣店後，並將巿場拓展至台灣、新加坡、日本、菲律賓、馬來西亞、中國大陸、南韓、泰國、澳洲等地，早在71年間即取得註冊第183881號「GIORDANO」、第183382號「佐丹奴」商標權，並將該等商標權移轉予參加人，後陸續獲得註冊第508851、601506號「GIORDANO」及第601507、76179號「佐丹奴」等商標權，其商品廣泛行銷國內巿場超過20年，除在各大百貨公司及大賣場設有專櫃，並於全台各地設有直營店及加盟店廣為銷售，且透過報章雜誌等各種媒體廣告宣傳促銷其產品，一般消費者對據以評定諸商標應知之甚詳，據以評定之「佐丹奴」及「GIORDANO」商標復曾經被告前身經濟部中央標準局87年6月所編印之「著名之商標或標章名錄」將其列為「服飾、皮件、鞋」類商品之著名商標之一，被告中台評定第H00000000號服務標章評定書、中台異字第841251號服務標章異議審定書、經濟部90年9月5日經訴字第09006321430號訴願決定書等均曾認定據以評定之「佐丹奴」及「GIORDANO」商標早在87年以前已成為眾所周知之著名商標，是以系爭商標於87年11月27日申請註冊前，據以評定諸商標已為消費者所熟知而為著名商標，要無疑義。
⒋衡酌據以評定諸商標在服飾商品巿場上，屬於高度著名之商
標、二造商標圖樣極為近似等因素，加上服飾類商品與眼鏡均同屬人體穿戴或搭配性配戴物品，可以滿足消費者整體搭配之需求，二者具有相當關聯性。且二商品經常為流行時尚刊物、雜誌同時廣告或介紹，又眼鏡商品與眼鏡之驗光、配鏡服務間本具有類似之關係（被告公布之「混淆誤認之虞」審查基準5.3.11參照），而眼鏡商品之行銷通常亦搭配提供驗光配鏡之相關服務，故二造商標指定之商品及服務難謂不具關聯性，況且參加人早於85年9月13日即以外文「GIORDAN
O 」作為商標圖樣，指定使用於眼鏡、太陽眼鏡、眼鏡架、眼鏡盒等商品申請註冊，並於86年7月16日取得註冊第76767
9 號商標權，顯見參加人已將其商品之觸角，延伸至眼鏡商品。綜合上述，系爭商標客觀上極有可能使相關消費者誤認二商標之商品或服務為同一來源之系列商品或服務，或者誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認情事，應有修正前商標法第
77 條準用同法第37條第7款及現行商標法第23條第1項第12款規定之適用。
㈢原告固訴稱其營業信譽及商品信譽已廣為一般消費者所熟知而為一著名連銷加盟店等語，惟：
⑴檢視原告提出之使用證據，發現大部分未標示日期，有標
示日期者，如當代眼鏡雜誌封面等，其日期均在系爭商標申請註冊日之後，且依原告提出之分公司登記資料之記載，原告在91年12月9日之後始陸續獲准設立分公司，顯見原告在系爭商標申請註冊後始開始經營眼鏡商品相關業務，是依原告檢附之證據資料，並無法證明在系爭商標申請註冊前，系爭商標已為相關消費者所知悉，其檢附之使用證據並無法作為有利原告之證據資料。
⑵再者，依原告檢送之分公司登記資料、公司員工名單、企
業識別系統設計書、廣告宣傳單、立牌廣告、宣傳海報、營業商品照片、雜誌廣告、營利所得結算申報書等證據資料觀之，其中分公司登記資料、公司員工名單、營利所得結算申報書等均與原告營業行為有關資料，非系爭商標之使用資料；又當代眼鏡雜誌上所刊登者乃原告之徵人啟事或加盟店招募，其上並無系爭商標圖樣之揭示；企業識別系統設計書、廣告宣傳單、立牌廣告、宣傳海報、營業商品照片等其他證據資料上雖有「久丹奴眼鏡館」或「久丹奴眼鏡」之標示，惟無系爭商標整體圖樣之揭示，其「久丹奴眼鏡館」或「久丹奴眼鏡」之標示充其量僅屬公司名稱之表示，並非系爭商標之使用，是其檢送之上開證據資料並無法證明系爭商標已經原告長期使用而使相關消費者熟知之事實，原告前述主張並不可採。
㈣綜上所述，系爭商標確有修正前商標法第77條準用同法第37
條第7 款及現行商標法第23條第1 項第12款所規定之不得註冊事由，被告認事用法並無違誤，訴願決定維持原處分，亦無不合，原告訴請撤銷原處分及訴願決定，為無理由。
六、得心證之理由：㈠按「商標之註冊違反第23條第1項第1款、第2款、第12款至
第17款或第59條第4項規定之情形，自註冊公告之日起滿5年者，不得申請或提請評定。」、「商標之註冊有第23條第1項第12款情形係屬惡意者，不受第1項期間之限制。」為現行商標法第51條第1項及第3項所明定。又「對本法中華民國92年4月29日修正施行前註冊之商標、證明標章及團體標章，於本法修正施行後申請或提請評定者，以其註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由為限。」復為同法第91條第
2 項所明定。而服務標章圖樣「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者。」不得申請註冊；商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」，不得註冊，則分別為系爭商標註冊時（即86年5月7日修正公布，87年11月1日施行）商標法第77條準用第37條第7款及現行商標法第23條第1項第12款所規定。而前揭現行商標法第51條第3項所稱之「惡意」，非僅指單純「知悉」他人著名商標之存在，而仍須以商標權人有「欲獲取不正競爭利益之意圖」，始足當之。
㈡經查系爭註冊商標係於89年3月1日註冊公告，距參加人96年
8月31日申請評定，雖已逾5年期間，惟據以評定「佐丹奴」、「GIORDANO」等商標使用於各種服飾、鞋等商品，於系爭商標87年11月27日申請註冊時已臻著名（詳如後述），復衡酌據以評定商標之中文「丹奴」，並非我國慣用或常見之語詞組合；據以評定「GIORDANO」商標之外文「GIORDANO」其音譯並無固定用語，且外文「GIOR」之發音與中文「ㄐ一ㄡˇ」音相近，系爭商標權人（原告之前手）事後於87年11月27日始以與據以評定等商標近似之「久丹奴」作為商標圖樣，申請註冊，難謂巧合。且依參加人所檢送之上開證據資料觀之，參加人所生產經銷之商品範圍包括「服飾、皮件、眼鏡、手套、鞋子、帽子、鐘錶」等，足認參加人有多角化經營之情形，況據以評定商標所使用之「服飾、皮件、鞋子」等商品與系爭商標指定使用之「眼鏡類」商品，同屬人體穿戴或搭配性配戴物品，可以滿足消費者整體搭配之需求，二者具有相當關聯性，依常理判斷，系爭商標權人應知悉據以評定諸商標之存在，且因兩造商標近似，一般消費者有可能誤認二商標之商品為同一來源之系列商品，或者誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認情事，系爭商標之註冊應有現行商標法第23條第1項第12款規定之情事（詳如後述），並堪認系爭商標權人有藉仿襲他人著名商標以獲取不正競爭利益之意圖，而屬惡意，依首揭商標法第51條第3項規定，不受同條第1項5年除斥期間之限制，合先敘明。
㈢次查系爭商標圖樣係由一球體狀，後接字體略小之外文字母
「je」，再接字體較大之橫書中文「久丹奴」所組成，因中文為我國官方文字，消費者一見系爭商標會習慣將視線先停留在所熟悉之文字上，故系爭商標圖樣上之中文「久丹奴」為其顯著部分。而據以評定「佐丹奴」商標圖樣係由單純未經設計之中文「佐丹奴」所構成。二者相較，均有相同中文「丹奴」，僅中文「佐」與「久」之差異，在交易連貫唱呼之際，「佐丹奴」與「久丹奴」之讀音極相彷彿，應屬近似之商標。又據以評定「GIORDANO」商標圖樣係由外文「GIORDANO 」所構成，其與系爭商標之中文「久丹奴」相較，二者在讀音上極為相近，亦應屬近似之商標。
㈣再查中文「佐丹奴」及外文「GIORDANO」為參加人前手香港
商佐丹奴有限公司使用於各種服飾、鞋、襪、帽子、手套及鐘錶等商品之商標，自西元1981年在香港創立首家「佐丹奴GIORDANO」專賣店後，並將市場拓展至我國，且早在71年年間即取得據以評定之註冊第183881號「GIORDANO」、第183882號「佐丹奴」商標權（如附圖二、三所示），並將該等商標權移轉給參加人，後陸續獲得註冊第508851、601506 號「GIORDANO」及第601507、76179號「佐丹奴」等商標權（如附圖四至七所示），亦在我國廣設有直營店或加盟店，廣為透過各種媒體為宣傳銷售，為獨創性商標。且據以評定「GIORDANO」及「佐丹奴」商標復經被告前身即經濟部中央標準局87年6月所編印「著名之商標或標章名錄」將其列為「服飾、皮件、鞋」類商品之著名商標之一，而經濟部90年9月5日經（90）訴字第0900632143號訴願決定書亦認定據以評定「佐丹奴」商標使用在衣服及鞋類商品在87年3月26日前已達著名程度，凡此有據以評定商標註冊資料、前述87年6月編印之「著名之商標或標章名錄」第45頁及第46頁、經濟部前述90年9月5日訴願決定書影本附卷可稽。是於系爭商標87年11月27日申請註冊前，據以評定等商標使用於衣服、鞋類等商品已為消費者所熟知而為著名商標。
㈤又據以評定「GIORDANO」、「佐丹奴」等商標在衣服及鞋類
商品為著名商標，已如前述。而參加人於85年9月13日另以外文「GIORDANO」作為商標圖樣，指定使用於眼鏡、太陽眼鏡、眼鏡架、眼鏡盒等商標，向被告申請註冊，並於86年7月16日取得註冊第767679號商標權（如附圖十二所示），顯見參加人已將其商品之觸角，延伸至眼鏡商品。原告固訴稱其營業信譽及商品信譽已廣為一般消費者所熟知而為一著名連鎖加盟店等語。惟查，原告是否為著名商店，與系爭商標是否為著名商標尚屬二事。再者，依原告所檢送分公司之登記資料、公司員工名單、企業識別系統設計書、廣告宣傳單、立牌廣告、廣告宣傳海報、商品禮券、營業商品、當代眼鏡雜誌廣告、營利所得結算申報書等證據資料觀之，其中分公司登記資料、公司員工名單、營利所得結算申報書均與原告營業行為有關資料，非系爭商標之使用資料。又當代眼鏡雜誌所刊登者乃為原告之徵人啟事或加盟店招募，其上並無系爭商標圖樣之揭示；企業識別系統設計書、廣告宣傳單、海報、商品禮券、營業商品等，其上亦無系爭商標圖樣之揭示，此點原告亦不否認。是由上述證據資料，尚難證明系爭商標已為消費者所熟悉。是相較系爭商標而言，據以評定等商標較系爭商標為消費者所熟知，而應給予較大保護。
㈥復查系爭商標指定使用於眼鏡之驗光、配鏡之服務，依該行
業（眼鏡行或眼鏡公司）之一般經營型態，常與眼鏡之零售服務相結合，與據以評定等商標著名於衣服及鞋類等商品相較，眼鏡、衣服及鞋子在日常生活中為消費者所常用，眼鏡亦常供作消費者整體服飾造型之配件，二者商品／服務間應具有關聯性。
㈦衡酌系爭商標與據以評定等商標之近似程度，據以評定等商
標復為著名商標而較系爭商標為消費者所熟知應受較大保護，又據以評定等商標與系爭商標之商品／服務因所提供之特定商品在日常生活為消費者經常使用或相互搭配使用，及參加人所產製之商品中有眼鏡、眼鏡架等商品等因素綜合判斷，系爭商標之註冊客觀上可能使一般消費者誤認二商標之商品為同一來源之系列商品/服務，或者誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認情事，應有修正前商標法第77條準用第37條第7款規定及現行商標法第23條第1項第12款規定之適用。
㈧至原告所舉「今園」與「金園」、「金園排骨」；「賀爾康
」與「佑爾康及圖」；「喬思美KSME」與「麗思美LIHSUME」；「Men's Uno Caf榏」與「UNO」；「大大TATA及圖」與「TATA」；「美而美」與「瑞麟美而美」；「MIKIMOTO」與「MIKIMOTO」；「寶齡」與「寶齡富錦及圖BOWLIN & FUHJIIN」、「寶齡麗碧雅」、「寶齡黃金曲線」等註冊商標諸案例，核其圖樣與本件有別，案情各異，基於商標審查個案拘束原則，尚難比附援引執為本件商標評定案應為申請不成立處分之論據，併予指明。
七、從而，原處分為系爭商標之註冊應予撤銷之處分，並無違法，訴願決定予以維持，核無不合。原告訴請撤銷原處分及訴願決定，為無理由，應予駁回。
八、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。
中 華 民 國 98 年 10 月 15 日
智慧財產法院第二庭
審判長法 官 陳國成
法 官 陳忠行法 官 曾啟謀以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由（須按他造人數附繕本）。
如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 98 年 10 月 15 日
書記官 王月伶