智慧財產法院行政判決
98年度行商訴字第111號
98年10月1日辯論終結原 告 久丹奴企業有限公司代 表 人 甲○○訴訟代理人 徐嶸文律師被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 乙○○（局長）住同上訴訟代理人 戊○○
丁○○
參 加 人 英屬開曼島商‧威騰國際有限公司
（WALTON I代 表 人 丙○○訴訟代理人 林志剛律師（兼送達代收人）
楊憲祖律師黃闡億律師上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國98年3月24日經訴字第09806108830 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、事實概要︰案外人久丹奴眼鏡行前於民國87年11月10日以「久丹奴je及圖」（如附圖一所示）服務標章，指定使用於當時商標法施行細則第49條第35類之「各式眼鏡、鏡框之零售服務」，向被告前身中央標準局（88年1 月26日改制為智慧財產局）申請註冊，經被告准列為註冊第119893號服務標章，其商標權期間為89年1 月16日至99年1 月15日。後案外人於92年11月18日將系爭服務標章移轉予原告，於被告審查時，適逢商標法於92年11月28日修正公布施行，依現行商標法第85 條 第
1 項規定，系爭服務標章應視為商標，被告遂於93年5 月12日以（93）智商0793字第09380219910 號函准系爭註冊第119893號商標（原服務標章）移轉登記並公告在案。嗣參加人英屬開曼島商‧威騰國際有限公司以系爭商標之註冊有違註冊時即修正前商標法第37條第7 款（應為商標法第77條準用第37條第7 款）及現行商標法第23條第1 項第12款之規定，對之申請評定。經被告智慧財產局審查，以97年10月8 日中台評字第960307號商標評定書為「第119893號『久丹奴je及圖』商標（原服務標章）之註冊應予撤銷。」之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部98年3 月24日經訴字第09806108
830 號訴願決定駁回，原告仍不服，遂向本院提起行政訴訟。本院認本件判決之結果，將影響參加人之權利或法律上之利益，依職權命參加人獨立參加本件訴訟。
二、原告之主張：㈠參加人曾於87年10月間對原告之前手「佐登奴眼鏡行」發函
告知未經其同意，不得以佐丹奴名稱作為眼鏡行特取部份營業，原告前手於87年12月23日即向雲林縣政府申請變更營利事業名稱為「久丹奴眼鏡行」，商標圖樣亦作了修改，變更為「久丹奴Je及圖」，並依來函指示覆函參加人之委任律師，參加人委任律師對於原告之變更及使用久丹奴名稱自此未執有任何不當及要求不得使用之主張，足證參加人並未認為二者有近似混淆之事實。故原告前手即以「久丹奴」作為特取部分使用於眼鏡零售及眼鏡驗光服務，更展開全省連鎖經營，投入大批人力、財才、物力並向被告申請商標註冊取得商標權。
添㈡參加人檢具之據以評定諸商標（如附圖二所示）使用資料均
為表彰使用於休閒服裝商品之證據與原告系爭商標使用於各式眼鏡、鏡框、眼鏡材料及清潔用品之零售業務，二者商品/服務性質不同，關連性不明顯，市場區隔明顯亦不具利益競爭關係，又二造商標於市場不同領域內有10餘年併存使用之事實，從未發生消費者有混淆誤認之具體事實，是消費者應可辨識其分屬不同來源之營業主體，是系爭商標之註冊並無減損據以評定諸商標之識別性或信譽之虞。且系爭商標商品之陳列場所其店面裝設、商品擺設皆是眼鏡相關商品之服務，與據以評定諸商標之服飾專賣店，二者之服務內容差別甚大，一般消費者皆可從其營業場所及整體服務內容加以區辨其服務來源及主體而識別其商標，甚少逕以讀音為識別為主要依據，並有臺北高等行政法院96年度訴字第1673號判決、同院92年度訴字第04032 號判決、被告中台異字第G00000
000 號異議書、被告中台異字第G00000000 號異議書、被告中台異字第G00000000 號異議書、經濟部經訴字第09606071
090 號訴願決定書相關見解可參。㈢系爭「久丹奴je及圖」商標與參加人據以評定之「佐丹奴」
商標，二者圖樣上之中文「久丹奴」與「佐丹奴」其引人印象較為深刻注意者乃置於字首之「久」與「佐」，二字之外觀字型，字義及讀音均明顯不同尚非難以區辨，況系爭商標另有球狀圖形及英文字「je」可資區辨，整體外觀上差別顯然，其讀音上亦屬有別。又系爭商標與據以評定之「GIORDANO」商標，前者為中英文及圖形所組合之圖樣，後者圖樣僅為英文字，二者整體圖樣不同，予人印象有別。再者，前者中文「久丹奴」與後者英文讀音「d or′d no」二者尾音有「nu」與「no」之差別，整體讀音明顯不同，況系爭商標另有上述之球狀圖狀及英文「je」可資區辨，整體外觀上差別顯然。是以系爭商標與據以評定之「佐丹奴」、「GIORDANO」商標實不易引起二者商標係出於同一來源或有所關聯之聯想，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，無使人產生混淆誤認之虞，非屬近似之商標。另參以：
1.中台異字第G00000000 號商標異議書：查系爭註冊第0000000 號「賀爾康」商標圖樣中文「賀爾康」，與異議人據以異議之註冊第0000000 號「佑爾康及圖」商標圖樣上之中文「佑爾康」相較，二者固有相同之「爾康」二字，惟置於字首部分引人注意者有「賀」、「佑」之別，二者讀音、觀念尚非難以區辨，況據以異議商標另有圖形可資區辨，二造商標在整體外觀上差別顯然，其讀音與觀念亦屬有別，自不易引起其商標係出於同一來源或有所關聯之聯想，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，無使人產生混淆誤認之虞，應非屬構成近似之商標。
2.中台異字第G00000000號商標異議書查本件系爭註冊第0000000 號「喬思美KSME」商標與異議人據以異議之註冊第0000000號「麗思美LIHSUME」商標，二者相較，中文部分固均有相同之「思美」2字，然其引人印象較為深刻注意之首字「喬」與「麗」，其外觀字型、字義及讀音均明顯不同，況2 者復分別搭配有截然不同之外文「KSME」與「LIHSUME 」足資辨識，整體觀之，無論於外觀、觀念或讀音上均予消費者印象顯然有別，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，應可辨識而不會有所混淆而誤認二者來自同一來源或有所關聯，應非屬構成近似之商標。
𨛯㈣參加人於原告系爭商標註冊之後93年3 月29日以中文「佐丹
奴」作為商標圖樣指定使用於眼鏡、眼鏡架等商品，獲准註冊第0000000 號商標，該商標註冊時被告亦認原告系爭119893號「久丹奴je及圖」商標圖樣上之中文「佐丹奴」與「久丹奴」不構成近似，故准予參加人獲准註冊商標。又系爭商標於87年11月10日申請時，被告亦認系爭商標之中文「久丹奴」與參加人據以評定之註冊第767679號「GIORDANO」商標圖樣上之外文「GIORDANO」, 二者讀音無相近似，非近似商標，故准予系爭商標註冊，加以參加人10年間未曾對系爭商標提出商標撤銷之舉，足認參加人亦未認二者會致相關業者或消費者混淆誤認之虞。10年來原告在無人異議努力經營，創下佳績其營業信譽及商品信譽廣為一般消費者所熟知，為一著名連銷加盟店。日常生活中為消費者所常用作整體服飾造型之配件有項鍊、耳環、戒子、手錶、皮帶、領帶、皮包等等眾多商品，若參加人僅著名一項商品就能擴大保護其他商品而使他人不得註冊，實未合理。
㈤據以評定諸商標僅著名於衣服、鞋類商品，其知名度未涵蓋
眼鏡商品或眼鏡之驗光服務，固有以外文「GIORDANO」註冊於眼鏡商品，惟據參加人檢具之使用資料亦僅為表彰使用於休閒服裝商品之證據，此外並無證據資料證明參加人有使用於眼鏡或其他商品或服務上。
㈥原告久丹奴企業有限公司之前身為久丹奴眼鏡行，原告公司
為全省主要眼鏡商之一，具有12年專業製造商品，代理商品及販售商品經驗，至今分店有20餘家，分店除了精心策劃公司周邊軟體、硬體設備外、每位幹部、員工更是接受專業培訓以及專業驗光師執照特考；販賣場除了營業面積大，所展示貨色齊全、款式新外，數量更是可算全國首冠，營業額亦逐年快速成長，是營業信譽及商品信譽已廣為一般消費者所熟知，為一著名連鎖加盟店。原告於87年起即陸續向被告准註冊第119893、121252、131790、0000000 、0000000 、0000000 、0000000 、0000000 、0000000 、0000000 、0000
000 、0000000 、0000000 、0000000 、265494、0000000、0000000 、0000000 、0000000 、0000000 、0000000 號等商標。著名連鎖加盟店與商標二者密不可分，例如「全家便利商店」、「7- ELEVEN 便利商店」，皆是著名連鎖加盟商店，其商店名稱即是商標名稱，亦是一般消費者認知之「品牌」，本件原告之服務信譽已廣為一般消費者所熟知而為一著名連鎖加盟商店如上所述，且原告之加盟店名稱「久丹奴」與商標品牌「久丹奴」一致，故原告之知名品牌「久丹奴」，亦是著名商標，即為原告企業之表徵。
㈦系爭商標係於89年2 月16日註冊公告，參加人係於96年8 月
31日申請評定，距系爭商標註冊公告日已逾5 年，是參加人主張系爭商標有違修正前商標法第37條第7 款及現行商標法第23條第1 項第12款，顯已逾申請評定之期間。且二造商標已併存使用多年，遑論參加人之註冊第0000000 號「佐丹奴」商標（指定在眼鏡商品）遲至94年1月1日始公告註冊，被告及參加人迄未提出任何證據資料證明相關消費者有何實際混淆誤認之情事，難謂原告有何仿襲參加人之著名商標在眼鏡之驗光、配鏡之服務以獲取不正競爭利益之意圖。
㈧聲明：1.訴願決定及原處分均撤銷。2.訴訟費用由被告負擔。
三、被告之主張：㈠按「商標之註冊違反第23條第1 項第1 款、第2 款、第12款
至第17款或第59條第4 項規定之情形，自註冊公告之日起滿
5 年者，不得申請或提請評定。」、「商標之註冊有第23條第1 項第12款情形係屬惡意者，不受第1 項期間之限制。」為現行商標法第51條第1 項及第3 項所明定。又「對本法中華民國92年4 月29日修正施行前註冊之商標、證明標章及團體標章，於本法修正施行後申請或提請評定者，以其註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由為限。」復為商標法第91條第2 項所明定。而服務標章圖樣「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者。....」不得申請註冊；商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」，不得註冊，則分別為系爭商標註冊時（即86年5 月7 日修正公布，87年11月1 日施行）商標法第77條準用第37條第7 款及現行商標法第23條第1 項第12款所規定。而前揭現行商標法第51條第3 項所稱之「惡意」，非僅指單純「知悉」他人著名商標之存在，而仍須以商標權人有「欲獲取不正競爭利益之意圖」，始足當之。
㈡本案系爭註冊第119893號號「久丹奴je及圖」商標係於89年
2 月16日註冊公告，迄今雖已逾5 年期間，惟查據以評定「佐丹奴」、「GIORDANO」等商標使用於各種服飾、鞋等商品，於系爭商標87年11月10日申請註冊時已臻著名，復衡酌據以評定商標之中文「丹奴」，並非我國慣用或常見之語詞組合；據以評定「GIORDANO」商標之外文「GIORDANO」其音譯並無固定用語，且外文「GIOR」之發音與中文「ㄐ一ㄡˇ」發音相近，系爭商標權人（即原告之前手）於87年11月10日以與據以評定諸商標近似之「久丹奴」作為商標圖樣，申請註冊，難謂非屬巧合，且系爭商標所指定使用之各種眼鏡零售服務，與據以評定諸商標實際使用之各種服飾等商品間具有一定關聯性，依常理判斷，系爭商標權人應知悉據以評定諸商標之存在，且因兩造商標近似，系爭商標之註冊應有商標法第23條第1 項第12款規定之情事，並堪認系爭商標權人有藉仿襲他人著名商標以獲取不正競爭利益之意圖，而屬惡意，依首揭商標法第51條第3 項規定，不受同條第1 項5 年除斥期間之限制，合先敘明。
㈢經查，系爭註冊第119893號「久丹奴je及圖」商標圖樣係由
一紅色球體狀，後接字體略小之外文字母「je」，再接字體較大顏色依序為黃、紅及藍之橫書中文「久丹奴」所組成，因中文為我國通用文字，消費者一見系爭商標會習慣將視線先停留在所熟悉之文字上，故其圖樣上之中文「久丹奴」為予人寓目印象深刻者。而據以評定「佐丹奴」商標圖樣係由單純未經設計之中文「佐丹奴」所構成。二者相較，均有相同中文「丹奴」，僅中文「佐」與「久」之差異，在交易連貫唱呼之際，「佐丹奴」與「久丹奴」之讀音極相彷彿，應屬近似之商標。又據以評定「GIORDANO」商標圖樣係由外文「GIORDANO」所構成，其與系爭商標之中文「久丹奴」相較，二者在讀音上極為相近，亦應屬近似之商標。
㈣次查，中文「佐丹奴」及外文「GIORDANO」為參加人前手香
港商佐丹奴有限公司使用於各種服飾、鞋、襪、帽子、手套及鐘錶等商品之商標，自西元1981年在香港創立首家「佐丹奴GIORDANO」專賣店後，並將市場拓展至我國，且早在71年年間即取得註冊第183381號「GIORDANO」、第183382號「佐丹奴」商標權，並將該等商標權移轉給參加人，後陸續獲得註冊第508851、601506號「GIORDANO」及第601507、76179號「佐丹奴」等商標權，亦在我國廣設有直營店或加盟店廣為銷售。據以評定「GIORDANO」及「佐丹奴」商標復經被告前身經濟部中央標準局87年6 月所編印「著名之商標或標章名錄」將其列為「服飾、皮件、鞋」類商品之著名商標之一，而經濟部90年9 月5 日經（90）訴字第09006321430 號訴願決定書亦認定據以評定「佐丹奴」商標使用在衣服及鞋類商品在87年3 月26日前已達著名程度，凡此有據以評定商標註冊資料、前述87年6 月編印之「著名之商標或標章名錄」第45頁及第46頁、經濟部前述90年9 月5 日訴願決定書影本及被告中台評字第H00000000 、H00000000 號評定書影本、中台異字第G00000000 、G00000000 、G00000000 、G00000
000 號等商標/ 服務標章異議審定書影本附卷可稽。是於系爭商標87年11月10日申請註冊前，據以評定諸商標使用於衣服、鞋類等商品已為消費者所熟知而為著名商標。
㈤又據以評定「GIORDANO」、「佐丹奴」等商標在衣服及鞋類
商品為著名商標，已如前述。而參加人於85年9 月13日另以外文「GIORDANO」作為商標圖樣，指定使用於眼鏡、太陽眼鏡、眼鏡架、眼鏡盒等商標，向被告申請註冊，並於86年7月16日取得註冊第767679號商標權，顯見參加人已將其商品之觸角，延伸至眼鏡商品。原告固訴稱，其營業信譽及商品信譽已廣為一般消費者所熟知而為一著名連鎖加盟店等語，並檢附證據資料為證。惟查，原告是否為著名商店，與系爭商標是否為著名商標尚屬二事；再者，依原告所檢送分公司之登記資料、公司員工名單、企業識別系統設計書、廣告宣傳單、立牌廣告、廣告宣傳海報、商品禮券、營業商品、當代眼鏡雜誌廣告、營利所得結算申報書等證據資料觀之，其中分公司登記資料、公司員工名單、營利所得結算申報書均係與原告營業行為有關之資料，非系爭商標之使用資料；又當代眼鏡雜誌所刊登者乃為原告公司之徵人啟事或加盟店招募，其上並無系爭商標圖樣之揭示；企業識別系統設計書、廣告宣傳單、海報、商品禮券、營業商品等，其上亦無系爭商標圖樣之揭示，此點原告亦不否認。是由上述證據資料，尚難證明系爭商標已為消費者所熟悉。是相較系爭商標而言，據以評定諸商標較系爭商標為消費者所熟知，而應給予較大保護。
㈥再查，系爭商標指定使用於各式眼鏡、鏡框零售服務，與據
以評定諸商標著名於衣服及鞋類等商品相較，眼鏡、衣服及鞋子在日常生活中為消費者所常用，眼鏡亦常供作消費者整體服飾造型之配件，二者商品/ 服務間具有關聯性。
㈦本案衡酌系爭商標與據以評定諸商標之近似程度，據以評定
諸商標復為著名商標而較系爭商標為消費者所熟知應受較大保護，又據以評定諸商標與系爭商標之商品/ 服務因所提供之特定商品在日常生活為消費者經常使用或相互搭配使用，及參加人所產製之商品中有眼鏡、眼鏡架等商品等因素綜合判斷，系爭商標之註冊客觀上可能使一般消費者誤認二商標之商品為同一來源之系列商品/ 服務，或者誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認情事，應有修正前商標法第77條、第37條第7 款及現行商標法第23條第1 項第12款規定之適用。至原告所舉「賀爾康」、「喬思美KSME」、「Men's U no Cafe」、「大大TATA及圖」等註冊商標諸案例，核其圖樣與本案有別，案情各異，基於商標審查個案拘束原則，尚難比附援引執為系爭商標評定案應為申請不成立之處分，併予敘明。㈧聲明：1.駁回原告之訴。2.訴訟費用由原告負擔。
四、參加人之主張：㈠系爭商標係於89年2 月16日註冊公告，距參加人96年8 月31
日申請評定，雖已逾5 年期間，惟本件據以評定之「佐丹奴」、「GIORDANO」等商標使用於各種服飾、鞋、襪、帽子等商品，於系爭商標87年11月10日申請註冊時已臻著名，參加人早在國內各大百貨公司及大賣場設有專櫃，及於各地設有直營店及加盟店廣為銷售，且透過報章雜誌等各種媒體廣告宣傳促銷其產品，復衡酌據以評定諸商標圖樣上之「佐丹奴」、「GIORDANO」等並非固有辭彙，非我國慣用或常見之語詞組合，其乃參加人獨創之商標圖樣，且「GIORDANO」中之「GIOR」之發音與中文「久」相近，原告於87年11月10日始以與據以評定諸商標極相近似之「久丹奴」作為商標圖樣主要部分申請註冊，難謂巧合。且除本件系爭商標外，原告另申請多件讀音極近似於「GIORDANO」之「JODANU」商標提出異議，均已遭撤銷註冊確定在案，綜合審酌前述據以評定之諸商標早在系爭商標申請註冊時已臻著名、參加人於全台各地廣設店舖、透過各種媒體廣泛宣傳、據以評定諸商標乃獨創性商標、系爭商標與據以評定諸商標極為近似、原告另申請多件「JODANU」商標等情形，原告申請註冊系爭商標絕非偶然，依一般經驗法則判斷，原告顯然事先知悉據以評定諸商標之存在，而意圖攀附據以評定諸商標長久累積之信譽，以獲取不正競爭利益，系爭商標之註冊申請顯屬惡意。
㈡系爭商標係由一球體狀圖形，後接字體略小之外文「je」，
再接字體較大之橫書中文「久丹奴」所組成，因中文為我國官方文字，消費者見到系爭商標時，自然會習慣將視線停留在所熟悉之文字上，故系爭商標圖樣上之中文「久丹奴」為其顯者部分；而據以評定之「佐丹奴」商標圖樣係由單純未經設計之中文「佐丹奴」所構成。二者相較，均有相同中文「丹奴」，僅中文「佐」與「久」之差異，在交易連貫唱呼之際，「佐丹奴」與「久丹奴」之讀音極相彷彿，應屬近似之商標。又據以評定之「GIORDANO」商標圖樣係由外文「GIORDANO 」所構成，其與系爭商標圖樣上之中文「久丹奴」相較，二者在讀音上極為相近，亦應屬近似之商標。
㈢中文「佐丹奴」及外文「GIORDANO」為參加人前手香港商佐
丹奴有限公司使用於各種服飾、鞋、襪、帽子、手套及鐘錶等商品之商標，自西元1981年在香港創立首家「佐丹奴GIORDANO」專賣店後，並將巿場拓展至台灣、新加坡、日本、菲律賓、馬來西亞、中國大陸、南韓、泰國、澳洲等地，早在71年間即取得註冊第183381號「GIORDANO」、第183382 號「佐丹奴」商標權，並將該等商標權移轉予參加人，後陸續獲得註冊第508851、601506號「GIORDANO」及第601507、76
179 號「佐丹奴」等商標權，其商品廣泛行銷國內巿場超過20年，除在各大百貨公司及大賣場設有專櫃，並於全台各地設有直營店及加盟店廣為銷售，且透過報章雜誌等各種媒體廣告宣傳促銷其產品，一般消費者對據以評定諸商標應知之甚詳，據以評定之「佐丹奴」及「GIORDANO」商標復曾經被告機關前身經濟部中央標準局87年6 月所編印之「著名之商標或標章名錄」將其列為「服飾、皮件、鞋」類商品之著名商標之一，被告機關中台評定第H00000000 號服務標章評定書、中台異字第841251號服務標章異議審定書、經濟部90年
9 月5 日經訴字第09006321430 號訴願決定書等均曾認定據以評定之「佐丹奴」及「GIORDANO」商標早在87年以前已成為眾所周知之著名商標，凡此有參加人於評定階段檢附之據以評定之「佐丹奴」及「GIORDANO」商標註冊資料、佐丹奴國際有限公司2001年至2006年財報、藝人代言廣告資料、參與公益活動資料、「佐丹奴」榮獲台灣區超級品牌資料、被告機關中台評定第H00000000 號服務標章評定書、中台異字第841251號服務標章異議審定書、經濟部90年9 月5 日經訴字第09006321430 號訴願決定書、87年6 月編印之「著名之商標或標章名錄」第45頁及第46頁等證據資料影本附卷可稽。是於系爭商標87年11月10日申請註冊前，據以評定諸商標已為消費者所熟知而為著名商標，要無疑義。
㈣衡酌據以評定諸商標在服飾商品巿場上，屬於高度著名之商
標、二造商標圖樣極為近似等因素，加上服飾類商品與眼鏡均同屬人體穿戴或搭配性配戴物品，可以滿足消費者整體搭配之需求，二造商標具有相當關聯性。服飾類商品與眼鏡商品經常為流行時尚刊物、雜誌同時廣告或介紹，且上開商品之零售服務間本具有類似之關係（被告機關發布之「混淆誤認之虞」審查基準5.3.11參照），故二造商標指定之商品及服務難謂不具關聯性。況且參加人早於85年9 月13日即以外文「GIORDANO」作為商標圖樣，指定使用於眼鏡、太陽眼鏡、眼鏡架、眼鏡盒等商品申請註冊，並於86年7 月16日取得註冊第767679號商標權。綜合上述，系爭商標客觀上極有可能使相關消費者誤認二商標之商品或服務為同一來源之系列商品或服務，或者誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認情事，應有修正前商標法第77條準用同法第37條第7 款及現行商標法第23條第1 項第12款規定之適用。
㈤檢視原告於87年11月10日申請註冊時提出之使用證據，發現
大部分未標示日期，有標示日期者，如當代眼鏡雜誌封面等，其日期均在系爭商標申請註冊日之後，且依原告提出之分公司登記資料，原告於91年12月9 日之後始陸續獲准設立分公司，顯見原告在系爭商標申請註冊後始開始經營眼鏡商品相關業務，是依原告檢附之證據資料，並無法證明在系爭商標申請註冊前，系爭商標已為相關消費者所知悉。再者，依原告檢送之分公司登記資料、公司員工名單、企業識別系統設計書、廣告宣傳單、立牌廣告、宣傳海報、營業商品照片、雜誌廣告、營利所得結算申報書等證據資料觀之，其中分公司登記資料、公司員工名單、營利所得結算申報書等均與原告營業行為有關資料，非系爭商標之使用資料；又當代眼鏡雜誌上所刊登者乃原告之徵人啟事或加盟店招募，其上並無系爭商標圖樣之揭示；企業識別系統設計書、廣告宣傳單、立牌廣告、宣傳海報、營業商品照片等其他證據資料上雖有「久丹奴眼鏡館」或「久丹奴眼鏡」之標示，惟無系爭商標整體圖樣之揭示，其「久丹奴眼鏡館」或「久丹奴眼鏡」之標示充其量僅屬公司名稱之表示，並非系爭商標之使用，是其檢送之上開證據資料並無法證明系爭商標已經原告長期使用而使相關消費者熟知之事實，原告前述主張並不可採。
五、本件之爭點：㈠系爭商標之註冊，有無符合商標法第51條第3 項之規定，亦
即系爭商標之註冊是否屬惡意部分？㈡原告系爭商標有無違反舊商標法第77條準用第37條第7 款（
現行商標法第23條第1項第12款）之不得註冊之事由？
六、本院得心證之理由：㈠系爭商標之註冊，有無符合商標法第51條第3 項之規定，亦即系爭商標之註冊是否屬惡意部分：
1.按「商標之註冊違反第23條第1 項第1 款、第2 款、第12款至第17款或第59條第4 項規定之情形，自註冊公告之日起滿
5 年者，不得申請或提請評定。」、「商標之註冊有第23條第1 項第12款情形係屬惡意者，不受第1 項期間之限制。」為現行商標法第51條第1 項及第3 項所明定。又「對本法中華民國92年4 月29日修正施行前註冊之商標、證明標章及團體標章，於本法修正施行後申請或提請評定者，以其註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由為限。」復為同法第91條第2 項所明定。而服務標章圖樣「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者。」不得申請註冊；商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」，不得註冊，則分別為系爭商標註冊時（即86年5月7 日修正公布，87年11月1 日施行）商標法第77條準用第37條第7 款及現行商標法第23條第1 項第12款所規定。復按商標法第51條第3 項之立法說明：商標之註冊違反修正條文第23條第1 項第12款且係惡意取得註冊者，因其本欲獲取不正競爭之利益，參考保護智慧財產權巴黎公約第6 條之1 第
3 項，不應受有期間之保護，爰明定不受第1 項期間之限制。至如何判定為「惡意」，參酌上述巴黎公約第6 條之2(3)評釋(l) 說明：一般而言，註冊專用權人或使用人若知悉著名標章的存在，卻意圖以衝突標章的註冊或使用造成混淆，以蒙受其利，則可判定為「惡意」。亦即，商標法第51條第
3 項所稱之「惡意」，當非僅指單純「知悉」他人著名商標之存在，而仍須以商標權人有「欲獲取不正競爭利益之意圖」，始足當之。故如商標權人係與著名商標權人具有同業競爭關係，知悉著名商標，郤仍以相同或近似之商標申請註冊，以依附該商標著名聲譽，即有逾越正常競爭領域造成二者混淆，欲獲取不正競爭利益之意圖，並該當前揭商標法第51條第3 項規定之「惡意」要件，則不受同條第1 項5 年除斥期間之限制。
2.經查，系爭商標係於89年2 月16日註冊公告，距參加人96年
8 月31日申請評定，雖已逾5 年期間，惟本件據以評定之「佐丹奴」、「GIORDANO」等商標使用於各種服飾、鞋、襪、帽子等商品，於系爭商標87年11月10日申請註冊時已臻著名，參加人早在國內各大百貨公司及大賣場設有專櫃，及於各地設有直營店及加盟店廣為銷售，且透過報章雜誌等各種媒體廣告宣傳促銷其產品，復衡酌據以評定諸商標圖樣上之「佐丹奴」、「GIORDANO」等並非固有辭彙，非我國慣用或常見之語詞組合，其乃參加人獨創之商標圖樣，識別性較強，且「GIORDANO」中之「GIOR」之發音與中文「久」相近，原告於87年11月10日始以與據以評定諸商標極相近似之「久丹奴」作為商標圖樣主要部分申請註冊，難謂巧合，況原告亦自承參加人曾於87年10月間對原告之前手「佐登奴眼鏡行」發函告知未經其同意，不得以佐丹奴名稱作為眼鏡行特取部份營業等語，顯見原告之前手於87年10月間即已知悉參加人之據以評定諸商標之著名性。且依參加人所檢送之上開證據資料觀之，參加人所生產經銷之商品範圍包括「服飾、鞋子、襪子、帽子」等，參加人亦早於85年9 月13日即以外文「GIORDANO」作為商標圖樣，指定使用於眼鏡、太陽眼鏡、眼鏡架、眼鏡盒等商品申請註冊，並於86年7 月16日取得註冊第767679號商標權等情，足認參加人有多角化經營之情形，況系爭商標所指定使用之各種眼鏡零售服務，與據以評定諸商標實際使用之各種服飾等商品間，同屬人體穿戴或搭配性配戴物品，可以滿足消費者整體搭配之需求，二者具有相當關聯性，是原告應與參加人具有同業競爭關係，較一般消費者更易瞭解及取得據以評定諸商標之資訊，而不難知悉據以評定諸商標之存在及其著名性。原告自難謂不知悉據以評定商標，卻未徵得參加人同意，仍於87年11月10日以與據以評定諸商標極為近似之系爭商標申請註冊，一般消費者有可能誤認二商標之商品為同一來源之系列商品，或者誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認情事，系爭商標之註冊應有現行商標法第23條第1 項第12款規定之情事（詳如後述），並堪認系爭商標權人應有明顯之抄襲，並欲獲取不正競爭利益之惡意意圖，系爭商標之註冊應屬惡意，揆諸前揭商標法第51條第
3 項規定，參加人自得對系爭商標申請評定。㈡原告系爭商標有無違反舊商標法第77條準用第37條第7 款（現行商標法第23條第1項第12款）之不得註冊之事由：
1.系爭商標與據以評定諸商標是否構成近似部分：⑴按所謂商標構成相同或近似者，係指以具有普通知識經驗
之一般商品購買人，於購買時施以普通所用之注意，就兩商標主要部分之外觀、觀念或讀音隔離觀察，有無引起混同誤認之虞以為斷。故兩商標在外觀、觀念或讀音上，其主要部分之文字、圖形或記號，有一近似，足以使一般相關消費者產生混淆誤認之虞者，即為近似之商標。而衡酌商標在外觀或觀念上有無混同誤認之虞，應本客觀事實，按下列原則判斷之：⑴以具有普通知識經驗之購買者，施以普通所用之注意為標準；⑵商標之文字、圖形或記號，應異時異地隔離及通體觀察為標準；⑶商標以文字、圖形或記號為聯合式者，應就其各部分觀察，以構成主要之部分為標準。故判斷兩商標是否近似，應就各商標在「外觀」、「觀念」、「讀音」上特別突出顯著，足以讓消費者對標誌整體形成核心印象之主要部分異時異地隔離各別觀察，以辨其是否足以引起混淆誤認之虞。
⑵又判斷商標之近似與否，固以總括全體隔離觀察為原則，
惟若商標圖樣中之一定部分特別引人注意，有此部分而商標之識別功能特別顯著者，自可就此部分加以比較觀察，以判斷兩商標是否近似，此與單純將商標割裂分別比較者不同（最高行政法院73年判字第1144號判決參照）。
⑶系爭商標圖樣係由紅色一球體狀，後接字體略小之外文字
母「je」，再接字體較大再接字體較大顏色依序為黃、紅及藍之橫書中文「久丹奴」所組成，因中文為我國通用文字，消費者一見系爭商標會習慣將視線先停留在所熟悉之文字上，故其圖樣上之中文「久丹奴」為予人寓目印象深刻者。而據以評定「佐丹奴」商標圖樣係由單純未經設計之中文「佐丹奴」所構成。二者相較，均有相同中文「丹奴」，僅中文「佐」與「久」之差異，在交易連貫唱呼之際，「佐丹奴」與「久丹奴」之讀音極相彷彿，是以二造商標以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二者來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成高度近似之商標。
2.據以評定商標是否為著名商標部分：⑴所謂著名之商標或標章，係指有客觀證據足以認定該商標
或標章已廣為相關事業或消費者所普遍認知者，修正前及現行商標法施行細則第31條及第16條均定有明文。又著名商標或標章之認定，並不以在我國註冊、申請註冊或使用為前提要件，且商標或標章之使用證據，有其圖樣及日期之標示或得以辨識其使用之圖樣及日期的佐證資料者，並不以國內為限，經濟部頒布之「著名商標或標章認定要點」訂有明文。
⑵再查中文「佐丹奴」及外文「GIORDANO」為參加人前手香
港商佐丹奴有限公司使用於各種服飾、鞋、襪、帽子、手套及鐘錶等商品之商標，自西元1981年在香港創立首家「佐丹奴GIORDANO」專賣店後，並將市場拓展至我國，且早在71年年間即取得據以評定之註冊第183881號「GIORDANO」、第183882號「佐丹奴」商標權，並將該等商標權移轉給參加人，後陸續獲得註冊第508851、601506號「GIORDANO」及第601507、76179 號「佐丹奴」等商標權，亦在我國廣設有直營店或加盟店，廣為透過各種媒體為宣傳銷售，為獨創性商標，成為眾所周知之著名商標，有參加人於評定階段檢附之據以評定之「佐丹奴」及「GIORDANO」商標註冊資料、佐丹奴國際有限公司2001年至2006年財報、藝人代言廣告資料、參與公益活動資料、「佐丹奴」榮獲台灣區超級品牌資料等附於評定卷可稽。且據以評定「GIORDANO」及「佐丹奴」商標復經被告前身即經濟部中央標準局87年6 月所編印「著名之商標或標章名錄」將其列為「服飾、皮件、鞋」類商品之著名商標之一，而經濟部90年9 月5 日經（90）訴字第0900632143號訴願決定書亦認定據以評定「佐丹奴」商標使用在衣服及鞋類商品在87年
3 月26日前已達著名程度，凡此有據以評定商標註冊資料、前述87年6 月編印之「著名之商標或標章名錄」第45頁及第46頁、經濟部前述90年9 月5 日訴願決定書影本附卷可稽。綜上，據以評定諸商標已早於系爭商標在國內外地域申請註冊，並透過雜誌廣泛持續廣告與在市場上之評價等因素觀之，應堪認據以評定諸商標於系爭商標87年11月10日申請註冊前已為相關事業及消費者所普遍認知而達著名商標之程度。
3.系爭商標有無致相關消費者混淆誤認之虞部分：⑴按所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞」者，係指兩商標
因相同或構成近似，致使相關消費者誤認為同一商標，或雖不致誤認兩商標為同一商標，但極有可能誤認兩商標之商品／服務為同一來源之系列商品／服務，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言。而判斷有無混淆誤認之虞，則應參酌商標識別性之強弱、商標之近似及商品／服務類似等相關因素之強弱程度、相互影響關係及各因素等綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。
⑵據以評定「GIORDANO」、「佐丹奴」等商標在衣服及鞋類
商品為著名商標，已如前述。而參加人於85年9 月13日另以外文「GIORDANO」作為商標圖樣，指定使用於眼鏡、太陽眼鏡、眼鏡架、眼鏡盒等商標，向被告申請註冊，並於86年7 月16日取得註冊第767679號商標權，顯見參加人已將其商品之觸角，延伸至眼鏡商品。原告固訴稱其營業信譽及商品信譽已廣為一般消費者所熟知而為一著名連鎖加盟店等語。惟查，原告是否為著名商店，與系爭商標是否為著名商標尚屬二事。再者，依原告所檢送分公司之登記資料、公司員工名單、企業識別系統設計書、廣告宣傳單、立牌廣告、廣告宣傳海報、商品禮券、營業商品、當代眼鏡雜誌廣告、營利所得結算申報書等證據資料觀之，其中分公司登記資料、公司員工名單、營利所得結算申報書均與原告營業行為有關資料，非系爭商標之使用資料。又當代眼鏡雜誌所刊登者乃為原告之徵人啟事或加盟店招募，其上並無系爭商標圖樣之揭示；企業識別系統設計書、廣告宣傳單、海報、商品禮券、營業商品等，其上亦無系爭商標圖樣之揭示，此點原告所不否認。是由上述證據資料，尚難證明系爭商標已為消費者所熟悉。是相較系爭商標而言，據以評定諸商標較系爭商標為消費者所熟知，而應給予較大保護。經衡諸兩造商標圖樣高度近似，而系爭商標指定使用於「各式眼鏡、鏡框之零售服務」，依該行業（眼鏡行或眼鏡公司）之一般經營型態，與據以評定諸商標著名於衣服及鞋類等商品相較，眼鏡、衣服及鞋子在日常生活中為消費者所常用，眼鏡亦常供作消費者整體服飾造型之配件，二者商品／服務間應具有關聯性。且據以評定諸商標復為著名商標而較系爭商標為消費者所熟知應受較大保護，又據以評定諸商標與系爭商標之商品／服務因所提供之特定商品在日常生活為消費者經常使用或相互搭配使用，及參加人所產製之商品中有眼鏡、眼鏡架等商品等因素綜合判斷，系爭商標之註冊客觀上可能使一般消費者誤認二商標之商品為同一來源之系列商品/ 服務，或者誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認情事，應有修正前商標法第77條準用第37條第7 款規定及現行商標法第23條第1 項第12款規定之適用。
⑶原告雖以二造商標已併存使用多年，被告及參加人迄未提
出任何證據資料證明相關消費者有何實際混淆誤認之情事，是消費者應可辨識其分屬不同來源之營業主體，不能認系爭商標有致相關消費者混淆誤認之虞云云。惟查：據以評定商標圖樣上之「佐丹奴」、「GIORDANO」等並非固有辭彙，非我國慣用或常見之語詞組合，其乃參加人獨創之商標圖樣，識別性較強，復經參加人長期廣泛使用而臻著名，原告所提系之使用證據料，無法呈現系爭商標為如何程度之使用，亦不足以證明系爭商標於註冊公告後至評決時之大量使用，自難認兩造商標因長期併存而無混淆誤認之情事，原告前開主張，自無足採。
㈢至原告所舉「賀爾康」與「佑爾康及圖」；「喬思美KSME
」與「麗思美LIHSUME 」；「Men's Uno Cafe」與「UNO 」；「大大TATA及圖」與「TATA」；「美而美」與「瑞麟美而美」；「MIKIMOTO」與「MIKIMOTO」等註冊商標諸案例，核其圖樣與本件有別，案情各異，基於商標審查個案拘束原則，尚難比附援引執為本件商標註冊應不予撤銷之論據，併予指明。
七、從而，原處分為系爭商標之註冊應予撤銷之處分，並無違法，訴願決定予以維持，核無不合。原告訴請撤銷原處分及訴願決定，為無理由，應予駁回。
八、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。
中 華 民 國 98 年 10 月 22 日
智慧財產法院第一庭
審判長法 官 李得灶
法 官 汪漢卿法 官 王俊雄以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 98 年 10 月 22 日
書記官 王英傑