智慧財產法院行政判決
98年度行商訴字第184號民國99年1月14日辯論終結原 告 泰麟貿有限公司代 表 人 甲○○（董事）
（送達代收
市○○○被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 丙○○（局長）訴訟代理人 戊○○
參 加 人 鎮裕貿易股份有限公司代 表 人 丁○○（董事長）上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國98年7月30日經訴字第09806115540 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、事實概要：原告於民國91年10月17日以「Jenasa Superduty及圖」（如附圖1 所示）作為註冊第846592號「JENASA SUPERDUTY及圖」商標（如附圖3 所示，下稱正商標）之聯合商標，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第4類之「潤滑油、齒輪油、汽缸油、油精、機油、壓縮機油、機車油、鏈條油、防氧化油、工業用凡士林油、工業用油脂、工業用油、潤滑用油脂、離合器油、變壓器油、汽車驅動油、變速箱用油、固體油脂、引擎清潔油、工業用油膠」商品，向被告申請註冊，經被告審查，核准列為註冊第000000
0 號聯合商標（專用權期間：92年10月16日至98年4 月15日，經延展至108 年4 月15日，下稱系爭商標）。嗣商標法於92年11月28日修正施行，系爭商標依法視為獨立之註冊商標。其後參加人於95年4 月24日以系爭商標有違註冊時商標法第37條第7 款、第12款、第14款及現行商標法第23條第1 項第12款、第13款、第14款規定，對之申請評定。案經被告審查，以98年4 月8 日中台評字第950150號商標評定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部同年7 月30日經訴字第09806115540 號決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。
二、原告聲明求為判決：訴願決定及原處分均撤銷。並主張：㈠註冊第472502號「NASA」商標（如附圖2 所示，下稱據以異
議商標）之英文「NASA」，為「美國國家航空暨太空總署」之意，舉凡以「NASA」作為商標名稱經被告核准註冊者多達61件，其中單獨以「NASA」作為商標名稱即有19件，故其識別性較弱。且雖以「NASA」作為商標名稱，然因其所搭配不同文字及產生不同意匠之商標圖樣，凡消費者可加以區辨不致產生混淆誤認之虞者，即可並存。另「NASA」商標早為業界所廣泛使用，原告舉出6 件以「NASA」商標於同類並存之案件可證。
㈡原告與參加人商標圖樣整體外觀、各自表達之觀念均清晰可分，並不構成近似，亦不會造成混淆誤認：
⒈系爭商標圖樣創造來源係原告早期註冊之正商標，為使商
標圖樣具有生動及更加醒目之特性，故將字體採靈活化之設計，以立體字體設計搭配標準字體，並搭配黑白旗幟圖作為背景以加強系爭商標之動感。反觀據以評定商標，係以較大字體之中文「耐使」下置較小字體之英文「NASA」所組成之中英文商標圖樣，二商標相較，除據以評定商標有一明顯「耐使」中文可資區辨外，系爭商標之外文「Jenasa Superduty」與據以評定商標之外文「NASA」相較，無論字數長短、意匠、外觀皆有顯著不同，二造商標整體觀之，具相當之差異性，非屬近似商標。
⒉原告實際使用系爭商標係以紅色「Jenasa」上置黑色之「
Superduty 」一起使用，即告知消費者商標名稱為「Jena
sa Superduty」，並且「Jenasa」以鮮明之紅色字體標示，並未刻意隱藏「Je」字體，根本不會造成混淆。且將「Superduty 」置於「Jenasa」設計圖樣上，期使消費者對系爭商標視覺感受更加集中。惟被告將系爭商標分割比對方式，刻意將衝突部分之「NASA」單獨挑出與據以評定商標比較，並曲解原告表達商標之真意，並不合理。
⒊況據以評定商標之中英文部分大小比例觀之，中文部分為
英文之8 倍大，據以評定商標重點部分應為中文「耐使」，英文部分「NASA」反倒屬非重要部分，然被告比對時卻刻意放大「NASA」之英文部分，有擴大據以評定商標之涵蓋範圍。
㈢原告之正商標於市場銷售長達11年，消費者對於其主要部分
「Jenasa Superduty」本有一定程度之認識，故其與據以評定商標於市場中並存11年之久，足證消費者對於「JenasaSuperduty 」及據以評定商標本不會產生混淆誤認。又原告自86年間開始使用系爭商標，有型錄可參，其中白色車輛並未放置紅色「NASA」字樣。而系爭商標在消費者之印象乃有延續性，不致與明顯差異之據以評定商標產生聯想。
三、被告聲明求為判決：原告之訴駁回。並抗辯：㈠系爭商標，係由黑白格子旗幟圖、外文「SUPERDUTY JeNasa
」組成，其中「JeNasa」字體明顯大於「SUPERDUTY 」，而「JeNasa」之「Je」二字母則置於黑白格子旗幟圖上，較難為消費者辨別，又系爭商標將「N 」以大寫處理，是系爭商標較為消費者注意之部分自為「Nasa」外文；而參加人據以評定商標，係由中文「耐使」及外文「NASA」組成，以二商標皆有寓人注目之「NASA」外文，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，外觀上可能會有所混淆而誤認二商品來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標。
㈡系爭商標與據以評定商標所指定使用之商品相較，二者皆為
使機器運作順暢之油脂類產品，在用途、功能、行銷管道及場所等因素上具有共同或關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形，易使一般商品消費者誤認其為來自相同或有關聯之來源，二者應屬同一或類似之商品。
㈢參加人前手除早於69年間即以「億轉及圖（一）KANASA KEN
」申請註冊於機油、剎車油、潤滑油等商品外，嗣陸續以「NASA」外文結合其他中、外文或圖形，申請註冊於汽機車零件、配備零售、代理進出口服務及代理國內外廠商各種產品之報價、投標、經銷、商情之提供、汽車修理、汽車保養等服務，及空氣淨化製劑、汽車水箱精、水箱過熱防止劑、防鏽劑、誘殺昆蟲電力裝置、電子廣告板、照相機、潛水用具、電影機及其器材、消防器材、電池、電瓶、電腦硬體、電腦軟體、眼鏡及組件、實驗室用儀器、電線等各式商品，而其中註冊之第151154、156521、169067號「耐使及圖KANASA
KEN」商標（原服務標章），皆係以外文「NASA」及黑白格子旗幟圖作為商標樣圖之主要部分，且均早系爭商標註冊之91年10月17日獲准註冊。則參酌參加人前手以「NASA」外文為系列商標主要文字申請註冊及使用於各類商品上，及前已將高度相近之旗幟圖先註冊為其系列商標圖樣，如允許系爭商標註冊，使兩造商標併存於市場上使用，致生消費者混淆誤認及營業利益衝突之可能性。
㈣綜合斟酌兩造商標整體予消費者印象有其相近之處，復均指
定使用於工業用油脂、潤滑油、機油等高度類似之商品，且考量參加人前手將「NASA」外文及黑白格子旗幟圖作為系列商標圖樣使用於各類商品上，並已移轉予參加人等因素加以判斷，系爭商標之註冊，於客觀上有可能誤認二商標之商品為同一來源之系列商品，或者誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認情事，系爭商標之註冊，應有修正前商標法第37條第12款及現行商標法第23條第1 項第13款規定之適用。
㈤至於原告稱外文為「NASA」非屬獨特性文字，以該外文作為
商標一部獲准註冊者不乏其例，及市場上有多件以「POLO」、「NIKE」、「FILA」外文作為商標一部分註冊一節。經核該等商標圖樣或與本件系爭商標圖樣不同，或所指定使用之商品有別，依商標審查個案拘束原則，尚不得比附援引執為系爭商標應准註冊之有利論據。
四、參加人聲明求為判決：原告之訴駁回。除援引被告之答辯外，並抗辯：
原告庭提之廣告（單張），與本件商標評定無關。又系爭商標有「NASA」字樣，顯與參加人之型錄第1 頁上方「賽車旗及NASA」商標混淆誤認。
五、本件應適用之法律規範及審理範圍：㈠按現行商標法第91條第2 項規定，對商標法92年4 月29日修
正施行前註冊之商標、證明標章及團體標章，於本法修正施行後申請或提請評定者，以其註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由為限。
㈡查系爭商標原註冊為聯合商標，而商標法係於92年5 月28日
修正公布，並自同年11月28日施行，依修正後即現行商標法第86條第1 項規定，系爭商標視為獨立之註冊商標。
㈢本件係參加人於95年5 月15日，依現行商標法第23條第1 項
第12款、第13款、第14款規定申請評定（見評定卷第25、48至49頁），並於96年4 月14日補正其評定理由尚包含註冊時商標法第37條第7 款、第12款、第14款（見評定卷第269 頁），前述評定事由於修正施行前後之規定均為違法事由。而原處分係依修正前商標法第37條第12款及現行商標法第23條第1 項第13款規定撤銷系爭商標之註冊（見本院卷第62頁），訴願決定就此撤銷事由予以審酌（見本院卷第50、52至54頁），原告亦就此提起本件行政訴訟（見本院卷第8 至17頁）。故兩造之爭點為系爭商標有無違反91年5 月29日修正公布之商標法第37條第12款，及現行商標法第23條第1 項第13款規定（見本院卷第99頁）。至關於91年5 月29日修正公布之商標法第37條第7 款、第14款，及現行商標法第23條第1項第12款、第14款之評定事由，即非本件所應審酌之爭點。
㈣按商標圖樣有相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊
商標情形者，不得申請註冊，91年5 月29日修正公布之商標法第37條第12款定有明文。又商標相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者，不得註冊，現行商標法第23條第1 項第13款本文定有明文。所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞者」，係指兩商標因相同或構成近似，致使相關消費者誤認為同一商標，或雖不致誤認兩商標為同一商標，但極有可能誤認兩商標之商品／服務為同一來源之系列商品／服務，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言。
㈤判斷二商標有無混淆誤認之虞，應參酌⑴商標識別性之強弱
；⑵商標是否近似暨其近似之程度；⑶商品／服務是否類似暨其類似之程度；⑷先權利人多角化經營之情形；⑸實際混淆誤認之情事；⑹相關消費者對各商標熟悉之程度；⑺系爭商標之申請人是否善意；⑻其他混淆誤認之因素等，綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。
六、經查：㈠系爭商標圖樣本身雖具識別性，惟與據以評定商標圖樣近似：
⒈系爭商標原為聯合商標，其正商標圖樣（如附圖3 所示）
，係於一圓形圖案上置一長方形框，其內有大寫外文「JENASA SUPERDUTY」由左至右排列所構成。而系爭商標圖樣（如附圖1 所示），係由墨色外文「JeNaSa」、「SUPERD
UTY 」搭配黑白格子旗幟圖所組成，其中外文「SUPERDUT
Y 」位於右上方，且為印刷字型，字體相對較小；外文「JeNaSa」為反白字體，居於中央位置，「Je」並置於黑白格子旗幟圖之上。相較於正商標圖樣，系爭商標圖樣係就系爭正商標之純外文文字平行置列及簡單圓形、長方形框圖樣，將原二外文改為上下並列，就「JENASA」改變大小寫字型為「JeNaSa」，並放大、反白其字體，且置於中央，於「Je」下方增加黑白格子旗幟圖，「SUPERDUTY 」則縮小字體、移至整體圖樣右上方，以此作為系爭商標圖樣，應認具有識別性。而據以評定商標圖樣則由中文「耐使」、外文「NASA」上下排列所構成。
⒉由於系爭商標圖樣為墨色，外文「Je」之反白字體與黑白
格子旗幟圖交錯疊置，是系爭商標之整體圖樣予人寓目印象較為深刻者為「NaSa」字樣。而據以評定商標圖樣中亦有外文「NASA」，二商標相較，外文相同，於異時異地隔離觀察，其外觀構成近似商標。
⒊原告雖主張其實際使用系爭商標係以紅色「Jenasa」上置
黑色之「Superduty 」一起使用，並未刻意隱藏「Je」字體，根本不會造成混淆，且將「Superduty 」置於「Jenasa」設計圖樣上，期使消費者對系爭商標視覺感受更加集中云云。惟判斷系爭商標是否與他人商標構成近似，係以經審定准予註冊之圖樣為標的，與商標權人實際使用之態樣無涉。而系爭商標申准註冊之圖樣為墨色，即應以其墨色圖樣所呈現出之寓目印象與據以評定商標圖樣加以比對，並無原告所稱分割比對商標圖樣之情，故原告此部分主張，委無足取。
⒋原告另主張據以評定商標之中文部分為英文之8 倍大，其
重點部分應為中文「耐使」云云，固然據以評定商標圖樣之中文「耐使」字體大於外文「NASA」，惟其中、外文均為由左至右排列之印刷字體，且上下併列，消費者可清楚辨識各該文字，且判斷商標圖樣是否近似、及有無使致相關消費者混淆誤認之虞，係參酌諸多因素，已於前述。故原告此部分主張僅以據以評定商標之文字字型大小，尚有未洽。
⒌綜上，系爭商標墨色圖樣中外文「NaSa」，與人寓目印象
深刻，且位於整體圖樣中央之明顯部位，為消費者於異時異地隔離觀察所特別注目之焦點，而與據以評定商標圖樣之外文「NASA」相同，具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，異時異地隔離觀察，二商標屬近似之商標，且近似程度不低。
㈡系爭商標與據以評定商標之指定使用商品屬同一、類似，且類似程度極高：
系爭商標指定使用於「潤滑油、齒輪油、汽缸油、油精、機油、壓縮機油、機車油、鏈條油、防氧化油、工業用凡士林油、工業用油脂、工業用油、潤滑用油脂、離合器油、變壓器油、汽車驅動油、變速箱用油、固體油脂、引擎清潔油、工業用油膠」之商品，而據以評定商標指定使用於「工業用油脂、潤滑油、機油、氣體燃料、固體燃料、液體燃料、剎車油、煤油、柴油、黃油、齒輪油、工業用牛油」，其中「潤滑油、齒輪油、機油、工業用油脂」之商品同一，其餘皆屬油脂類商品。依一般社會通念及市場交易情形，其原材料、用途、功能、產製者、銷售對象、販售場所、行銷管道等因素均具有共同及相關聯之處。故系爭商標與據以評定商標之指定使用商品係屬同一、類似，且類似程度極高。
㈢相關消費者對各商標熟悉之程度：
⒈參加人前手除早於69年7 月17日即以「億轉及圖（二）KA
NASAKEN 」申請註冊於機油、剎車油、潤滑油等商品（註冊號數：00000000）外，嗣陸續以「NASA」外文結合其它中、外文或圖形，申請註冊於汽機車零件、配備零售、代理進出口服務及代理國內外廠商各種產品之報價、投標、經銷、商情之提供、汽車修理、汽車保養等服務，及空氣淨化製劑、汽車水箱精、水箱過熱防止劑、防鏽劑、誘殺昆蟲電力裝置、電子廣告板、照相機、潛水用具、電影機及其器材、消防器材、電池、電瓶、電腦硬體、電腦軟體、眼鏡及組件、實驗室用儀器、電線等各式商品。而其中註冊第151154、156521、169067號「耐使及圖KANASAKEN」商標（原服務標章），皆係以外文「NASA」及黑白格子旗幟圖作為商標樣圖之主要部分，且均早系爭商標之註冊日期（91年10月17日）獲准註冊，此有商標註冊簿、商標登記資料附卷可稽（見評定卷第55至86、274 至277 頁）。並參諸原告於評定階段所提出之專業雜誌廣告（見評定卷第87至124 頁），足見參加人多年來確將上開系列註冊商標廣泛使用於各類油脂商品上。
⒉原告雖主張其正商標於市場銷售長達11年，消費者對於其
主要部分「Jenasa Superduty」本有一定程度之認識云云。惟觀諸原告於評定階段所提出之產品銷售型錄、產品圖片（見評定卷第185 至187 、194 至197 、233 至237 頁），及於本件行政訴訟所提出之商品圖片（見本院卷第33至35頁）、型錄原本（置於外放證物袋）：
⑴評定卷第194 頁之型錄（與本院卷第42頁之型錄相同）
左上方有正商標之彩色圖樣，右下方進口證明書雖載有核發日期為西元1992年1 月8 日，然正商標係於民國87年4 月16日申請，於88年4 月16日註冊，於同年5 月16日公告（見審定卷第13頁），難以互相勾稽而認定此份型錄之印製使用日期，況僅憑此單張型錄，無法判斷正商標使用之時間長短、區域大小、數量多寡等。
⑵部分有系爭商標圖樣之證據資料並無時間標示（見評定
卷第185 、236 至237 頁，見本院卷第33、34頁，及置於外放證物袋內之型錄原本），雖原告主張該型錄原本（置於外放證物袋內）係系爭商標註冊公告後所印製（見本院卷第99、100 頁），而為被告所不爭執（見本院卷第99頁），另94年1 月改裝車訊第72期之廣告型錄固有刊登有系爭商標圖樣（見評定卷第186 至187 頁），然其使用情形（如時間、區域、數量等）為何均屬不明，持此亦無法證明原告廣泛使用系爭商標多年之事實。
⑶其餘型錄、產品圖片上則無系爭商標或正商標圖樣（見
評定卷第195 至197 、233 至235 頁，本院卷第35、43至44頁）。
⑷是以原告所提之前揭證據資料，尚難證明原告使用正商
標有11年之久，且廣為相關消費者所知悉，自無從認定原告所為正商標與據以異議商標並存11年之主張。
⒊相較於系爭商標係於91年10月17日始申請註冊，原告亦未
提出任何使用證據證明系爭商標或正商標與據以評定商標長年並存之事實，系爭商標與據以評定商標之圖樣近似程度不低，系爭商標圖樣之外文「SUPERDUTY 」、黑白格子旗幟圖仍難以增加我國相關消費者辨識系爭商標與據以評定商標為不同來源之能力。而據以評定商標早於78年5 月12日申請註冊，80年7 月16日准予註冊，且其系列註冊商標多年來廣泛使用於各類油脂商品上。是以，據以評定商標既早於系爭商標申請註冊，並獲准商標註冊，本於我國所採取之商標註冊主義，應賦予據以評定商標較大之保護。
㈣衡酌系爭商標圖樣本身雖具識別性，惟與據以評定商標圖樣
近似程度不低；系爭商標與據以評定商標之指定使用商品屬同一、類似，且類似程度極高；相關消費者對據以評定商標較為熟悉；原告所提出之使用證據資料，尚難謂系爭商標業經原告長期廣泛使用於所指定之商品上，已為我國相關消費者所認識，足以與據以評定商標相區辨為不同來源，而無致相關消費者產生混淆誤認之情事。因此，客觀上系爭商標有使相關公眾誤認系爭商標與據以評定商標之商品為同一來源之系列商品，或誤認其使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認之虞。是系爭商標之申請註冊有違91年5 月29日修正公布之商標法第37條第12款及現行商標法第23條第1 項第13款規定。
㈤至於原告所舉以「NASA」、「POLO」、「NIKE」、「FILA」
字樣作為商標圖樣之一部申准註冊之諸案例（見本院卷第20至30、46至48頁），核其商標圖樣與系爭商標圖樣有別，或所指定使用之商品或服務與系爭商標不同，或部分註冊商標圖樣除中文文字外，另加以其他外文文字或設計圖案，整體觀察其商標圖樣，足供相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別。是以個案具體事實涵攝於各種判斷因素時，商標近似、商品類似程度如何、消費者對商標之熟悉度、識別性強弱等判斷因素，因個案事實及證據樣態差異，於個案中調查審認結果，當然有所不同。因此，案情有別，係屬另案是否妥適問題，基於商標審查個案拘束原則，要難比附援引，無從引用曾註冊之其他個案推論無致混淆誤認之虞。
七、綜上所述，系爭商標註冊有91年5 月29日修正公布之商標法第37條第12款及現行商標法第23條第1 項第13款所定情形。
從而，原處分所為系爭商標註冊應予撤銷之處分，並無違法，訴願決定予以維持，核無不合。原告訴請撤銷，為無理由，應予駁回。
八、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。
中 華 民 國 99 年 2 月 4 日
智慧財產法院第二庭
審判長法 官 陳國成
法 官 曾啟謀法 官 蔡惠如以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由（須按他造人數附繕本）。
如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 99 年 2 月 4 日
書記官 林佳蘋