智慧財產法院行政判決
98年度行商訴字第194號民國99年1 月7 日辯論終結原 告 中國報系出版事業股份有限公司代 表 人 甲○○被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 乙○○（局長）住同上訴訟代理人 丁○○
參 加 人 少年中國晨報有限公司代 表 人 丙○○上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國98年7月29日經訴字第09806115590 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下︰
主 文訴願決定及原處分均撤銷。
被告對於註冊第00000000號「中國晨報」商標（原聯合服務標章）評定申請案，應依本判決之法律見解另為處分。
原告其餘之訴駁回。
訴訟費用由被告負擔二分之一，餘由原告負擔。
事實及理由
一、事實概要緣參加人少年中國晨報有限公司之前手中晨報業股份有限公司（下稱中晨報業公司）於民國86年6月19日以「中國晨報」服務標章作為其註冊第84560號「中國晨報」服務標章之聯合服務標章，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第38類之報業新聞傳輸服務，向前經濟部中央標準局（88年1月26日改制為經濟部智慧財產局即被告）申請註冊，經被告核准列為註冊第00000000號聯合服務標章，權利期間自87年7月1日起至95年8月31日（目前已申准延展註冊，權利期間至105年8月31日止），該聯合服務標章並於92年9月間申准移轉登記予參加人，嗣現行商標法於92年11月28日修正施行，依現行商標法第85條規定，系爭「中國晨報」服務標章視為商標（下稱系爭商標）。其後，原告於93年3月4日主張系爭商標之註冊違反註冊時商標法第77條準用第37條第1項第7款及現行商標法第23條第1項第12款之規定，對之申請評定。案經被告審查後，認原告申請評定時已逾現行商標法第51條第1項規定得申請評定之5年除斥期間，且該商標之註冊亦無同條第3項所定之情事，於98年5月20日以中台評字第H00000000號商標評定書為「申請駁回」之處分。原告不服，提起訴願，經遭駁回，遂向本院提起行政訴訟。
二、原告之主張：㈠程序部分：
⒈本案宜俟註冊第84560號商標評定案確定判決後，再予審理
，以免浪費行政爭訟資源，系爭商標原係註冊第84560號正商標之聯合商標，如正商標經撤銷確定，聯合商標失其附麗，應一併撤銷，本案即無庸審理。原告係於現行商標法92年11月28日施行前一日，即已對系爭商標之正商標提出評定，而非於施行日之後才提出，依最高行政法院77年判字第1084號判例：「聯合商標之獲准註冊，以其正商標之合法存在為前提要件。倘其正商標撤銷或註冊被評定為無效，或註冊之聲請被駁回確定時，聯合商標即隨之失其依附，無獨立獲准註冊之理。」，若謂修正施行前已申請評定之正商標，而於施行後始經確定判決撤銷之效力，均不及於其原聯合商標，則所有評定申請人勢必於修正施行後，立即對其原聯合商標再行申請評定，而徒增訟累。
⒉本案主要爭點之一為「少年中國晨報」發行權與經營權歸屬
問題，但法院有不同之認定，爭點之二為原告之前手是否「善意」先使用「少年中國晨報」，被告與臺灣高等法院檢察署的認定亦不同，自應舉行言詞辯論，原告於訴願時，依訴願法第65條規定請求舉行言詞辯論，但遭訴願機關拒絕，依最高行政法院92年3月13日90年訴字第383號判決意旨，本案應撤銷訴願決定，㈡實體部分：
⒈原告係主張系爭商標於註冊時，違反註冊時商標法第37條第
7 款及現行商標法第23條第1 項第12款規定「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者。」、「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者。」，但原處分並未就該兩法條規定之構成要件加以認定，所為申請不成立處分之理由，除認定系爭商標權人係非惡意申請註冊外，均與法條規定之構成要件無關，形同被告擅自「造法」。
⒉依大法官會議釋字第370號解釋，系爭商標評定之除斥期間
為10年，現行商標法第51條第1項規定之5年除斥期間，應僅適用於修正施行後才申請註冊之商標，否則，顯有違法安定之原則，而系爭聯合商標註冊日為87年8月1日，距評定申請日之93年3月4日，尚未逾越10年之除斥期間。
⒊系爭商標評定案申請前，「少年中國晨報」商標在原告廣泛
推廣銷售之下已成為知名商標，且發行權及經營權自始係為「劉恆修」與「中國晨報社股份有限公司」（下稱中國晨報社）所有，雖中晨報業公司於83年與劉恆修及中國晨報社簽訂有協議書，惟依其中第11條之規定，僅在劉恆修與中國晨報社違約時，「少年中國晨報」發行權始須無條件讓與被原告，是以參加人之前手明知「少年中國晨報」商標之存在，並與原告之前手中國晨報社立有協議，竟仍以原告之前手自77年8月1日即創用之「中國晨報」相同商標及83年8月26日創用之「少年中國晨報」近似商標申請註冊，並指定於與原告相同之「報業新聞傳輸」服務，對原告長久所建立之信譽及實際權益產生非常嚴重之影響，已實際減損相關消費者對原告長期使用之「少年中國晨報」及「中國晨報」商標之識別性及信譽，該行為實已構成惡意使用之事實，故符合商標法第51條第3項之但書。
⒋「少年中國晨報」發行權與經營權自始即為原告及原告之前
手所有，原告之前手中國晨報社係將「少年中國晨報」名稱之出版權質押給參加人之前手中晨報業公司，擔保每月給付權利金之債務而已，且參加人亦於臺灣高等法院94年智上字第15號94年8月1日民事準備狀亦為相同之主張，簡言之，被告係將擔保債務履行契約曲解為商標授權使用契約。原告之前手於83年8月26日首次發行「少年中國晨報」之理由，係劉恆修與原商標權人中晨報業公司於82年9月17日訂立協議書，約定劉恆修將「中國晨報」發行權讓與中晨報業公司後，應即將發行權交予劉恆修使用，期限50年，在此期間仍以劉恆修名義登記為發行人名義，但中晨報業公司竟於83年8月19日擅自將「中國晨報」發行人變更為許文鴻，使劉恆修無法以自己名義發行「中國晨報」，劉恆修被迫於同年8月
26 日改發行「少年中國晨報」，並向臺北地方法院聲請假處分裁定獲准，禁止中晨報業公司以「許文鴻」或其他第三人之名義發行中國晨報，但中晨報業公司仍執意持續發行，案經同院裁定處以怠金，後來雙方和解，因劉恆修已發行「少年中國晨報」，故83年10月12日簽訂協議書時，始於第4條約定，發行「中國晨報」或「少年中國晨報」之加字或減字或同音異字之任一情形，均須支付權利金，非謂「少年中國晨報」發行權已歸中晨報業公司所有。
㈢並聲明：⒈訴願決定及原處分均撤銷；⒉註冊第00000000「中國晨報」商標應撤銷註冊；⒊訴訟費用由被告負擔。
三、被告之答辯：㈠按商標法第50條第1 項規定：「商標之註冊違反第23條第1
項或第59條第4項規定之情形者，利害關係人或審查人員得申請或提請商標專責機關評定其註冊」。系爭商標（原聯合服務標章）係於87年7月1日註冊，其商標之評定核應適用82年12月22日修正施行之商標法。
㈡商標法第51條第1項規定：「商標之註冊違反第23條第1項第
1款、第2款、第12款至第17款或第59條第4項規定之情形，自註冊公告之日起滿5年者，不得申請或提請評定」，惟「商標之註冊有第23條第1項第12款情形，係屬惡意者，不受第1項期間之限制」，復為同法條第3項所規定。查本件原告於93年3月4日申請評定，距系爭商標87年8月1日註冊公告之日已滿5年，除非系爭商標之註冊有商標法第23條第1項第12款情形係屬惡意者，否則本件依法不得申請評定。
㈢本案經審酌兩造當事人卷附事證，認為系爭商標之註冊並無
商標法第23條第1項第12款情形係屬「惡意」者，自應受商標法第51條第1 項所規定5 年法定除斥期間之限制，茲將理由分述如下：
⒈經查，本件據參加人檢送之82年9 月17日及83年10月12日之
協議書、臺北高等行政法院91年度訴字第840 號確定判決等證據資料以觀，原告之前手中國晨報社、劉恆修於80年間為償還債務，將其創刊發行迄今之「中國晨報」報紙之相關權利讓與參加人之前手中晨報業公司，該公司再聘請劉恆修為發行人，並將「中國晨報」之經營權交予中國晨報社經營，為期50年，劉恆修、中國晨報社則每月交付中晨報業公司權利金新臺幣（下同）70萬元整，中晨報業公司於該發行期間則不得從事任何發行「中國晨報」或「少年中國晨報」之加字、減字或同音異字等行為。又原告於84年3月1日正式承受其前手中國晨報社之前揭協議書權利義務前，即自83年8月
26 日起按日發行「少年中國晨報」報紙，資以維護「中國晨報」報紙有持續發行迄今事實外，並依約按月持續支付70萬元整之權利金予參加人之前手中晨報業公司，至雙方關係破裂為止。此對照臺灣臺北地方法院93年度智字第30號民事判決，其判決理由壹之二即有相同陳述「兩造均不否認於83年10 月12日由訴外人中國晨報社、劉恆修與被告中晨報業公司簽定協議書，約定由原告劉恆修、訴外人中國晨報社經營中國晨報50年或發行少年中國晨報，權利金均為每月70萬元」，是依前揭協議書約定及勝訴判決記載，應可認定原告發行「少年中國晨報」、「中國晨報」須經參加人之前手中晨報業公司同意，且須給付中晨報業公司每月70萬元之權利金。換言之，若非經中晨報業公司同意及給付權利金，原告應不得繼續發行「少年中國晨報」、「中國晨報」。
⒉另就商標法法理而言，原告及其前手固於77年6 月21日及83
年8月26日有先發行「中國晨報」、「少年中國晨報」之情事，惟本件參加人前手中晨報業公司於83年10月17日即申請註冊「中國晨報」標章，並獲准為註冊第84560 號商標在案，就商標法有關註冊商標排他效力之規定，原則上，原告應不得繼續使用「中國晨報」、「少年中國晨報」標章，而得能例外不受限制之情形，依當時商標法第23條第2 項規定，必須原告係屬善意先使用。惟衡諸原告之前手中國晨報社、劉恆修於80年間為償還債務，已將其創刊發行之「中國晨報」報紙之相關權利讓與參加人之前手中晨報業公司，其嗣後又以近似之「少年中國晨報」名稱發行報紙，就常理而言，實難謂為善意，自亦無從構成前揭第23條免責規定之要件。
原告欲繼續使用「中國晨報」、「少年中國晨報」之名稱，惟有經中晨報業公司授權一途，此由雙方隨即於83年10月簽立協議書可以得證。從而原告使用「中國晨報」、「少年中國晨報」之名稱，既尚須經他人同意，即非屬自主獨立之使用狀態，無從立於所謂「被襲用」之地位。換言之，原告使用「中國晨報」此一商標，既尚須經中晨報業公司同意及給付予權利金，則其反過來主張中晨報業公司申請註冊系爭「中國晨報」商標，係襲用其商標而有惡意，在立論上實有矛盾，尚難認為有理由。況前揭民事勝訴判決，亦僅認為依當事人雙方專屬授權協議，由於中晨報業公司業已取得每月70萬元之權利金，故不得使用「中國晨報」或「少年中國晨報」名稱而已，並未禁止參加人之前手中晨報業公司申請註冊商標，確保合法權益。
⒊要之，原告之前手中國晨報社及劉恆修發行「少年中國晨報
」報紙及使用「中國晨報」、「少年中國晨報」商標，係因參加人之前手中晨報業公司，依上揭協議書約定，將「中國晨報」及「少年中國晨報」報紙交予渠等經營及發行之故。是以中晨報業公司嗣後於86年6 月19日以「中國晨報」作為系爭商標圖樣申請註冊，自無發生「惡意襲用他人」先使用商標或標章之情事。
⒋況原告倘認為系爭商標係惡意襲用其前手中國晨報社及劉恆
修使用之據爭「少年中國晨報」商標而有應不准註冊之事由，又豈會依前述協議書按月支付中晨報業公司權利金70萬元，並於92年11月24日依臺北高等行政法院91年訴字第840 號判決意旨向被告申請辦理系爭商標授權其使用事宜，是原告所述核不足採。
⒌又原告主張：因參加人（即系爭參加人及其前手）不理原告
有概括承受50年協議書權利義務與被專屬授權使用商標之臺北高等行政法院確定判決，仍以未經授權為由對原告之經銷商與印報廠濫發律師警告函，並對原告之印報廠提出違反商標法之告訴，原告才決定申請商標授權登記，並非如參加人所指承認「中國晨報」與「少年中國晨報」之商標權云云。惟查，如前所述，原告之前手中國晨報社與參加人之前手中晨報業公司既簽有50年協議書在先，其第4條復約定「甲方（按即中國晨報社）如在經營期間，如有發行名稱涉及『中國晨報』或『少年中國晨報』之加字、減字或同音異字之任一情形，甲方亦需遵守本協議，每月支付權利金70萬元整於乙方（按即中晨報業公司）」，且事實上原告之前手中國晨報社亦依約按月持續支付70萬元整之權利金予參加人之前手中晨報業公司，至雙方關係破裂為止，足見原告使用系爭「中國晨報」之字樣，係出自參加人之前手中晨報業公司之權源，則不問參加人之前手嗣後與原告或原告之前手間就所謂「概括承受」50年協議書權利義務與「專屬授權」有無發生爭執，原告在法理上均無從立於所謂「被襲用」之地位而主張撤銷該商標註冊。
㈣綜上所述，原告之前手中國晨報社、劉恆修於80年間為償還
債務，將其創刊發行之「中國晨報」報紙之相關權利讓與參加人之前手中晨報業公司，中晨報業公司於註冊第84560號「中國晨報」商標獲准註冊後，復以「中國晨報」，作為系爭註冊第00000000商標圖樣申請註冊，客觀上並無惡意申請註冊之事實，是系爭商標之註冊自無商標法第51條第3項5年除斥期間例外排除規定之適用，依同法第51條第1項規定，申請人不得申請評定系爭商標，所請應予駁回。另所訴系爭商標為註冊第84560號「中國晨報」之聯合商標，倘正商標經撤銷確定，聯合商標即失所附麗，應一併撤銷，為免浪費行政爭訟資源，本案宜俟註冊第84560號商標評定案判決確定後再予審查乙節。按現行商標法已廢除聯合商標/服務標章之制度，而依現行商標法第86條第1項規定：「本法....修正施行前，已註冊之聯合商標、聯合服務標章、聯合團體標章或聯合證明標章，自本法修正施行之日起，視為獨立之註冊商標或標章。」是系爭商標自現行商標法92年11月28日施行之日起即已視為獨立之註冊商標，與其原正商標（即註冊第84560號商標）各自獨立存在，縱其原正商標遭撤銷確定，亦不影響系爭商標之效力，故原告所主張本案須待該註冊第84560號商標之評定案判決確定再予審查之理由業已不復存在，併予敘明。
四、參加人主張：㈠系爭商標與註冊第101166號「少年中國晨報」商標均係註冊
第84560號「中國晨報」商標之原聯合服務標章。有關註冊第101166號「少年中國晨報」商標確為參加人所有乙節，業經最高行政法院98年度判字第118號終審判決認定在案，判決理由已敘明：參加人之前手中晨報業公司，以「少年中國晨報」作為商標圖樣申請商標註冊，並無襲用原告先使用商標或標章之情事，既然「少年中國晨報」商標非原告所有，參加人即有合法申請註冊之權利，則同屬註冊第84560號「中國晨報」商標之系爭商標，參加人當有合法權利，洵堪認定。
㈡原告明知「少年中國晨報」商標屬參加人所有，使用該商標
應支付每月70萬元之權利金或不當得利，甫近，原告為規避支付上開對價之義務，竟在發行「少年中國晨報」報紙報頭，聲明日後將以『真晨報』為報紙名稱發行，嚴重侵害參加人權益，為此請駁回原告之訴。
㈢並聲明：⒈駁回原告之訴；⒉訴訟費用由原告負擔。
五、原告主張系爭商標原係註冊第84560號正商標之聯合商標，如正商標經撤銷確定，聯合商標即失其附麗，而應一併撤銷，故本案宜俟註冊第84560號商標評定案確定後再予審理乙節，查參加人係於86年6月19日以「中國晨報」服務標章作為其註冊第84560號「中國晨報」服務標章之聯合服務標章，向前經濟部中央標準局（88年1月26日改制為經濟部智慧財產局即被告）申請註冊，嗣系爭商標於87年7月1日經核准註冊後，商標法於92年5月28日修正公布，並自同年11月28日施行，依現行商標法第85條第1項規定：「本法中華民國92年4月29日修正施行前，已註冊之服務標章，自本法修正施行當日起，視為商標。」，同法第86條第1項規定：「本法中華民國92年4月29日修正施行前，已註冊之聯合商標、聯合服務標章、聯合團體標章或聯合證明標章，自本法修正施行之日起，視為獨立之註冊商標或標章。」，是以系爭商標自現行商標法92年11月28日施行之日起即已視為獨立之註冊商標，而與註冊第84560號商標各自獨立存在，縱註冊第84560號商標遭撤銷確定，亦不影響系爭商標之效力，原告所援引之最高行政法院77年判字第1084號判例，業因與現行法規定不符，而經最高行政法院97年7月份第1次庭長法官聯席會議決議不再援用，並於97年8月5日由司法院以秘台廳行一字第0970015786號函准予備查在案，是原告此部分主張，尚非可採。
六、按系爭商標註冊時（即82年12月22日修正公布）商標法第24條規定：「（第1項）商標專用期間為10年，自註冊之日起算。聯合商標及防護商標之專用期間，以其正商標為準。（第2項）前項專用期間，得依本法之規定，申請延展，每次延展以10年為限。」，同法第25條第1項及第2項規定：「（第1項）申請商標專用期間延展註冊者，應於期滿前1年內申請。（第2項）前項申請之核准，以該商標註冊指定商品內實際使用之商品為限。其有左列情形之一者，不予核准：一、有第37條第1項第1款至第8款情形之一者。」，第52條第1項、第3項則規定：「（第1項）商標之註冊違反第31條第5項、第36條、第37條第1項或第42條第2項後段之規定者，利害關係人得申請商標主管機關評定其註冊為無效。（第3項）註冊已滿10年之商標，違反第25條第2項第1款規定者，利害關係人或商標審查員得申請或提請評定其註冊為無效。」，參諸上開條文之規定，系爭商標核准註冊時，其商標專用權期間為10年，而期滿經予核准延展後，除上開第52條第3項之規定（即違反第25條第2項第1款規定）外，即不得申請評定註冊為無效，且商標專用權期間僅有10年，倘未經申請延展註冊，商標專用權即已消滅，利害關係人自亦無評定申請權可言，是以利害關係人依上開第52條第1項申請評定者，除依同法第53條規定應適用較短之2年期間之情形外，其申請期間應為10年。嗣於92年5月28日修正公布之商標法第51條第1項、第3項規定：「（第1項）商標之註冊違反第23條第1項第12款規定之情形，自註冊公告之日起滿5年者，不得申請或提請評定；（第3項）商標之註冊有第23條第1項第12款情形係屬惡意者，不受第1項期間之限制。」，而明定原則上申請或提請評定之期間為5年，僅例外於商標之註冊違反同法第23條第1項第12款且係惡意註冊者，因其本欲獲取不正競爭之利益，故於同條第3項明定不受5年期間之限制。查系爭商標之註冊公告日為87年8月1日，原告係於93年3月4日主張系爭商標有註冊時即82年12月22日修正公布之商標法第37條第1項第7款及92年11月28日修正施行之現行商標法第23條第1項第12款之事由而申請評定（見評定卷第28頁），則依註冊時商標法之規定其申請或提請評定期間為10年，依現行商標法第51條第1項則規定為5年，而上開期間為評定申請人行使權利之不變期間，尚非單純之程序規定，尚難逕予適用新法所定較短之期間，致損害當事人在舊法時既得之期間利益，現行商標法第91條亦未就92年4月29日修正施行前註冊之商標、證明標章及團體標章，於現行商標法修正施行後申請或提請評定之期間，究應適用新法或舊法之評定期間予以明確之規定，惟因評定無效之事後審查制度，意在匡正審查之缺失，固係維護商標制度之運作所必要，然申請註冊核准在後之商標，倘其取得註冊並無仿襲之惡意，且已信賴註冊登記而使用其商標多年並建立商譽，縱令其註冊有瑕疵，自仍應予以相當之保護，茲考量商標權人及評定申請人雙方權益之均衡，並參照74年12月11日行政法院74年12月份庭長評事聯席會議及最高行政法院75年判字第435號判決意旨，應認在92年11月28日現行商標法第51條生效前註冊之商標，其申請或提請評定之期間仍應適用舊法10年期間之規定。但其殘餘期間自修正條文生效之日（即92年11月28日）起算較修正後所定申請或提請評定之5年期間為長者，則應適用現行商標法第51條之規定，而系爭商標之註冊公告日為87年8月1日，經適用舊法10年期間之規定，其申請或提請評定期間應於97年8月1日期滿，且其殘餘期間自92年11月28日修正條文生效之日起算亦未逾5年，原告於93年3月4日申請評定，尚未逾法定期間，且無現行商標法第51條規定之適用，被告依現行商標法第51條之規定，認原告申請評定時已逾
5 年期間，且系爭商標之註冊非屬惡意，本件依法不得申請評定而駁回原告之申請，即非適法。
七、綜上所述，被告認系爭商標之註冊有違商標法第51條規定所為申請駁回之處分，尚有未洽，訴願決定予以維持，亦有未合。原告聲明求為撤銷訴願決定及原處分，即無不合，應予准許，爰由本院將訴願決定及原處分均予撤銷。至原告另聲明求為判決撤銷系爭商標註冊乙節，尚有待被告重新審酌系爭商標是否有註冊時即82年12月22日修正公布之商標法第37條第1項第7款及92年11月28日修正施行之現行商標法第23條第1項第12款之違法事由而為決定，爰依行政訴訟法第200條第4款規定意旨，應命被告遵照本院判決之法律見解對原告作成處分，原告此部分聲明並未達有理由之程度，是以原告此部分之請求，即難准許，應予駁回。
八、兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，爰依行政訴訟法第98條第1 項前段、第104 條、民事訴訟法第79條，判決如主文。
中 華 民 國 99 年 1 月 21 日
智慧財產法院第一庭
審判長法 官 李得灶
法 官 王俊雄法 官 林欣蓉上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 99 年 1 月 21 日
書記官 周其祥