智慧財產法院行政判決
98年度行商訴字第218號民國99年4月22日辯論終結原 告 大法貿易有限公司代 表 人 甲○○（董事）訴訟代理人 宋忠興律師複代理人 蔡家瑋律師被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 乙○○（局長）訴訟代理人 丙○○
庚○○
參 加 人 日商河合製藥股份有限公司代 表 人 丁○○○（取締役社訴訟代理人 戊○○律師
呂靜怡律師上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國98年9月9 日經訴字第09806117580 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、事實概要：原告前於民國92年9 月25日以「康喜健鈣及圖」商標（下稱系爭商標，如附圖1 所示），指定使用於商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第5 類之「中藥、西藥、臨床試驗用製劑、醫療補助用營養製劑、嬰兒奶粉、嬰兒食用肉食果蔬罐頭、農業用、環境衛生用藥劑、敷藥用材料、衛生棉、衛生止血棉塞、填牙材料、隱形眼鏡用清潔液及保存液、動物用藥品、動物用含藥性洗滌劑、急救箱（已裝藥）、非個人用除臭劑、醫用手鐲、醫用指環、失禁用尿布」商品，向被告申請註冊，經被告核准列為註冊第0000000 號商標。
嗣參加人以系爭商標之註冊有違商標法第23條第1 項第12款、第14款規定，對之申請評定，案經被告審查，以98年5 月
8 日中台評字第940276號商標評定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部同年9 月9 日經訴字第09806117580 號決定駁回，遂向本院提出行政訴訟。
二、原告聲明求為判決：原處分及訴願決定均撤銷。並主張：㈠商標法第23條第1 項第14款之「先使用人」必須以先使用時
具有商標所有權人地位始足當之。參加人雖提出相關資料證明伊於國外（日本）乃娃娃頭商標（即據以評定商標，如附圖2 所示）之先使用人，然參加人斯時並未（迄今亦未）在日本申請商標註冊，並取得商標所有權人地位，故參加人違法使用系爭娃娃頭圖像，並非「先使用人」。
㈡原告早於72年使用系爭商標，進行臺灣地區銷售康喜健鈣之
事實，為參加人所不爭執，原告並已提出行政院衛生署許可證、藥品許可證。至參加人所提出之西元1961年1 月22日「日本河北新聞」報紙、附件十六「1979年關係人於香港地區使用系爭商標之資料影本」、香港銷售註冊證、香港銷售報紙廣告無法作為證明參加人先使用系爭商標之佐證。
㈢原告經參加人同意，以自己名義，於民國89年4 月以系爭娃
娃頭圖樣申請商標註冊，經被告核准列為註冊第00000000號商標（如附圖3 所示），參加人即於90年4 月5 日先傳真詢問此商標註冊之進度，原告於同年月9 日傳真回覆申請之進度。故原告註冊系爭商標，乃基於參加人授意下所為，合於商標法第23條第1 項第14款但書之要件。
三、被告聲明求為判決：駁回原告之訴。並抗辯：㈠系爭商標與參加人實際使用據以評定之「娃娃圖」，整體外
觀極相彷彿，於異時異地隔離觀察，實難區辨，且易予相關消費者有同一系列商標之聯想，應屬構成近似之商標。又系爭商標指定使用之「中藥、西藥、臨床試驗用製劑、醫療補助用營養製劑」等商品，與據以評定商標實際使用於「肝油」商品，二者之性質、用途及功能相同或相近，且常經由相同之行銷管道，於同一之販賣場併同販賣，依一般社會通念及市場交易情形，應屬同一或高度類似之商品。
㈡參加人為一從事肝油製劑之製造與銷售之廠商，早於系爭商
標申請日前即有先使用據以評定商標於肝油丸等營養保健商品上之事實。原告亦於答辯書中稱其與參加人自西元1982年起為合作夥伴，為參加人在臺灣之代理商，足證原告係因業務往來關係知悉據以評定商標之存在。
㈢參加人民國90年4 月5 日之傳真詢問函中並無授權原告得以
自己名義在我國申請系爭商標之註冊之內容，且所指「子孩人頭」設計商標是否即為據以評定「娃娃圖」商標，容有疑義。縱原告所有之另案註冊第945462號「康喜健鈣及圖」商標之申請日早於前揭傳真日期，亦難執此據以推定參加人已同意原告以據以評定商標圖樣作為系爭商標之一部分申請註冊。
四、參加人聲明求為判決：駁回原告之訴。並抗辯：㈠參加人所提證據（即附件五西元1961年1 月22日日本河北新
聞報紙、附件六、附件十、附件十二等香港銷售資料等）業足證明據以評定商標為「先使用」之商標。
㈡參加人未曾同意原告在臺灣註冊系爭商標，原告所提辯證九
、十之傳真當時，系爭商標根本尚未提出註冊申請，至原告另案註冊第945462號商標之申請日為民國89年4 月10日，亦與該信函內容不符。
㈢系爭商標與據以評定商標均有相同之娃娃頭圖樣，且均使用
在第5 類之營養補充品等商品。再者，原告乃參加人之臺灣代理商，原告係因代理關係知悉據以評定商標之存在。而據以評定商標為「先使用」之商標，且參加人未曾同意原告申請系爭商標之註冊，系爭商標自有商標法第23條第1 項第14款所定不得註冊事由。
五、查系爭商標係於92年9 月25日申請註冊，於93年6 月16日公告註冊，是系爭商標之註冊有無違法事由，應以92年5 月28日修正公布之商標法（即現行商標法）為斷。故本件爭點為系爭商標之註冊是否違反商標法第23第1 項第14款規定。
㈠按商標有相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之
商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者，不得註冊，但得該他人同意申請註冊者，不在此限，商標法第23條第1 項第14款定有明文。準此，本款之要件有四：⑴相同或近似於他人先使用之商標，⑵使用於同一或類似商品或服務，⑶申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，⑷未經該他人同意申請註冊。
㈡參加人於系爭商標申請註冊前先使用據以評定商標：
⒈按商標法第23條第1 項第14款所稱「先使用之商標」，係
指相對於系爭商標為先使用之商標，重在作為商標使用之事實，不以於國內或國外先為註冊之商標為限，不限於絕對先使用之商標，縱有其他商標早於據以評定商標併存註冊或使用，據以評定商標並非參加人所「創用」或最先使用，在所不問，僅須於系爭商標申請註冊前，於國內或國外先使用同一或近似商標圖樣於同一或類似商品，即有本條款之適用（最高行政法院96年度判字第105 號、98年度判字第321 號判決，及86年5 月7 日修正公布之商標法增訂第37條第1 項第14款之立法理由參照）。故原告主張在採註冊主義之我國或日本，所謂先使用人限於已有或曾有註冊者云云，即有誤解。又原告主張參加人未得商標圖像權人之同意，並與之爭訟，故未能於日本申請商標註冊，而違法使用系爭娃娃頭圖像云云，不僅未能舉證以實其說，且本件重點在於參加人是否早於原告使用據以評定商標，不問其是否已為商標之註冊，遑論原告於71年12月17日與參加人簽訂代理合約，由原告於臺灣地區銷售參加人所產製之「カワイ肝油ドロップ」（KAWAI 日本肝油丸）商品，其包裝盒上即印有據以評定商標，直至92年間止（詳後述），原告嗣後卻質疑參加人使用據以評定商標之合法性，自有未洽。
⒉參加人為一從事肝油製劑之製造與銷售之廠商，自西元19
61年起即將首創之據以評定商標使用於所產製之「カワイ肝油ドロップ」（KAWAI 日本肝油丸）商品上，並自1979年起將據以評定商標商品銷往我國等地，亦於大陸地區、香港地區取得外觀設計專利、註冊商標，此有參加人公司及カワイ肝油ドロップ」（KAWAI 日本肝油丸）之歷史沿革、產品及銷售介紹、大陸外觀設計專利證書、香港商標註冊資料、大陸商標註冊證、河合製藥銷售傳單（見評定卷外放證物袋內之附件二至六、九）、昭和36年（即西元1961年）1 月22日日本河北新聞暨日本律師認證書（見本院卷第99至100 頁）附卷可稽，足見參加人自1961年1 月22日起（於系爭商標民國92年9 月25日申請註冊前），即為行銷之目的，將據以評定商標圖樣用於肝油等商品，並利用報紙、宣傳促銷活動等媒介，使相關消費者認識其肝油等產品，而有以據以評定商標圖樣作為商標使用於肝油等商品之先使用事實。
⒊原告主張早於72年使用系爭商標，進行臺灣地區銷售康喜健鈣云云。惟查：
⑴原告與參加人於71年12月17日簽訂代理合約（Agency A
greement），約定原告為參加人之臺灣地區代理商，由原告於臺灣地區以「康喜健鈣」、「河合康喜健鈣丸」之名稱，銷售參加人所產製之「カワイ肝油ドロップ」（KAWAI 日本肝油丸）商品，其包裝盒上即印有據以評定商標，參加人嗣於92年9 月10日發函表示於同年12月17日終止上開代理合約，此有原告銷售KAWAI 日本肝油丸之報紙廣告、參加人致原告之信函在卷可稽（見評定卷外放證物袋內之附件七、八），且為原告所不爭執，自堪信為真實。
⑵原告於臺灣地區係以參加人總代理商之名義銷售「康喜
健鈣」、「河合康喜健鈣丸」商品，此觀參加人所提之76年5 月21日中國時報廣告（見評定卷外放證物袋內之附件七）及原告所提之Mom Baby、Baby amd Mother 等雜誌廣告（見評定卷第61至76頁）自明。再核閱原告所提之藥品許可證及相關資料（見評定卷第55-1至59頁），原告經行政院衛生署許可者係輸入參加人所製造之「河合康喜健鈣丸」（KAWAI KANYU DROP M150 ），其藥品仿單、標籤、外盒均使用據以評定商標。足見原告係本於其與參加人間之代理合約，主觀上係基於行銷參加人產製之「カワイ肝油ドロップ」（KAWAI 日本肝油丸）商品之目的，客觀上於該商品之仿單、標籤、外盒及相關廣告所使用之據以評定商標，係為表彰參加人產製之商品並使相關消費者認識其為商標，原告僅係居於臺灣銷售代理商之地位，無由執此遽認原告即為據以評定商標之先使用人，而忽略參加人先使用據以評定商標於肝油等商品之事實。
㈢系爭商標圖樣與據以評定商標圖樣近似，且近似程度高：
系爭商標圖樣（如附圖1 所示）係由一以土黃色為底色之正方形內置一墨色、年幼男孩肖像圖之設計圖，及其下方未經設計之印刷字體中文由左至右「康喜健鈣」組合而成。而參加人實際使用據以評定商標圖樣（如附圖2 所示）則由一單純墨色年幼男孩肖像圖所構成。此2 商標圖樣之年幼男孩肖像圖，整體外觀極相彷彿，於異時異地隔離觀察，實難區辨，且易予相關消費者有同一系列商標之聯想，係屬近似程度極高之商標。
㈣據以評定商標圖樣使用之商品與系爭商標指定使用商品為類似，且類似程度極高：
系爭商標指定使用於「中藥、西藥、... 醫療補助用營養製劑、... 」等商品，而參加人係將據以評定商標圖樣實際使用於「肝油」商品，二者之性質、用途及功能相同、相近，且一般消費者或醫療專業人員皆可於銷售醫療用品相關的行銷通路或販售場所接觸、選購、使用，在用途、功能、銷售對象、行銷通路、販售場所等均有共同及相關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形觀之，應屬高度類似之商品。
㈤原告因業務往來關係知悉據以評定商標存在：
查參加人於其「カワイ肝油ドロップ」（KAWAI 日本肝油丸）商品外盒上印製使用據以評定商標，並於71年12月17日與原告簽訂代理合約，由原告於臺灣地區以參加人臺灣銷售代理商之地位，使用「康喜健鈣」、「河合康喜健鈣丸」之商品名稱加以銷售，直至92年12月17日終止合約止，已於前述。是以早在系爭商標92年9 月25日申請註冊之前，原告即與參加人有業務往來，堪認原告係因業務往來關係而知悉據以評定商標圖樣之存在。至原告爭執參加人終止於法不合云云，並非本件行政訴訟應予審究之範圍。
㈥原告未能證明業經參加人同意而申請系爭商標之註冊：
原告主張參加人業已同意其申請系爭商標云云，惟此為參加人所否認，原告就此即提出傳真函2 份並舉出證人己○○為證。
⒈依傳真函之內容（見評定卷第163 至164 頁），參加人所屬人員Miyake於西元2001年4 月5 日傳真函第3 項記載：
「貴社（即原告）申請現在使用的設計商標（子孩人頭）進行如何？」。其後原告之總經理己○○於同年4 月9 日傳真回覆：「3.Trademarke of current Kawai head
The trademark is under processed. Practically, inTaiwan, it take around on(e) and half year to gettrad emark right. So far, everything is going well, we estimated we could get the right around Auges
t 2001. 」（⒊現行河合人頭之商標 現正進行商標申請程序。在臺灣，取得商標權需要1 年半的時間。直至目前為止均很順利，我們預估於2001年8 月可取得商標權。）⒉觀諸上開傳真函，均未標示所謂「子孩人頭」商標圖樣為
何，縱認係指系爭娃娃頭圖樣，然傳真日期為民國90年4月5 、9 日，早於系爭商標之申請日92年9 月25日，是以當時Miyake與己○○所討論之對象顯非系爭商標，且證人己○○亦證稱該傳真係指如附圖3 所示之註冊第00000000號商標（見本院卷第107 頁）。原告復稱其經參加人同意而以系爭娃娃頭圖像申請註冊第00000000號商標，Miyake係傳真詢問原告該商標之進度，則與註冊第00000000號商標使用相同娃娃頭圖樣之系爭商標亦屬參加人同意範圍云云，姑不論參加人亦否認同意原告申請註冊第00000000號商標乙事，雖系爭商標與註冊第00000000號商標之圖樣僅在於年幼男孩肖像圖彩色、墨色之差異，其餘設計圖及文字皆屬相同，縱使參加人於89、90年間有同意原告申請註冊第00000000號商標，然參加人已於92年9 月10日發函表示於同年12月17日終止與原告之代理合約，是以參加人已無意再與原告合作甚明，豈有可能同意原告其後於同年9月25日以系爭娃娃頭圖樣申請系爭商標註冊？故原告徒以傳真函空言主張參加人同意原告申請系爭商標之註冊云云，要無足取。
㈦綜上所述，系爭商標相同於參加人先使用於肝油之類似商品
之據以評定商標圖樣，而原告因與參加人間具有業務往來關係，知悉參加人據以評定商標存在，復未經參加人同意原告得以系爭商標申請註冊，系爭商標之註冊不符商標法第23條第1 項第14款規定，參加人對系爭商標申請評定，原處分所為系爭商標之註冊應予撤銷之處分，並無違法，訴願決定予以維持，核無不合。原告訴請撤銷訴願決定及原處分，為無理由，應予駁回。
六、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。
中 華 民 國 99 年 5 月 20 日
智慧財產法院第二庭
審判長法 官 陳國成
法 官 曾啟謀法 官 蔡惠如以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由（須按他造人數附繕本）。
如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 99 年 5 月 20 日
書記官 林佳蘋