智慧財產法院行政判決
98年度行商訴字第228號民國99年3月18日辯論終結原 告 甲○○（博理法律事務所）訴訟代理人 李傳侯律師
李建慶律師被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 乙○○（局長）住同上訴訟代理人 丁○○
參 加 人 丙○○上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國98年9月23日經訴字第09806118250 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下︰
主 文訴願決定及原處分均撤銷。
訴訟費用由被告負擔。
事實及理由
一、事實概要：緣原告於民國96年9月12日以「博理及圖」商標，指定使用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第45類之法律服務，向被告申請註冊，經被告審查，核准列為註冊第00000000號商標（下稱系爭商標，如附圖一所示）。嗣參加人以該註冊商標有違商標法第23條第1 項第14款之規定，對之提起異議，經被告審查，以98年5 月18日中台異字第G00000
000 號商標異議審定書為系爭商標之註冊應予以撤銷之處分。原告不服，提起訴願，經遭駁回，遂向本院提起行政訴訟。
二、原告之主張：㈠原告所註冊之「博理及圖」，係原告所創作，與參加人所設
立於臺中之「博理法律事務所」，名稱相同純屬偶然之巧合。系爭商標之創作過程為事務所合夥人甲○○律師及李傳侯律師各由名字中取一字「伯」及「李」之諧音所組成，並以經設計過之英文字F與L分別代表Fang(方)與Lee(李)置於方框內，因此本件商標整體「博理及圖」實包含有「FL圖」與「博理」之文字，為原告所創作，絕非刻意抄襲或剽竊他人商標，作為自己之商標使用，且所謂抄襲，乃係剽竊他人之著作，並當作自己所創作之謂，而據以認定抄襲之要件有二：即接觸及實質近似。本案並無任何證據可資證明原告曾與參加人所設立之事務所「接觸」或業務往來，實難逕認有何抄襲之處。系爭商標顯可認係原告之獨立創作，雖中文字樣與參加人所使用之「博理」相同，惟原告所註冊之商標包含中文字樣及圖樣，並非僅有「博理」二字，且字體亦不相同，事務所印製之名片均以圖樣及中文字樣呈現，不致有使消費大眾產生混淆誤認之虞。
㈡原告註冊系爭商標當時並不知悉有相同名稱之事務所：
⒈原告於96年5月間在台北市設立「博理法律事務所」，並向
台北律師公會申請登錄，經公會初步查名，並無相同或類似名稱之事務所登錄，因此公會亦允許登錄。嗣原告再向財政部台北市國稅局申請稅籍編號，亦未經告知已有同樣名稱之「博理法律事務所」，原告理所當然信賴台北律師公會及台北市國稅局之登記，認當地並無以「博理」為名之法律事務所，且原告主要執業於台北地區，律師偶因當事人之受訴管轄法院不同，必須於非事務所登錄之縣市執行業務時，則須向該縣市之律師公會登錄，方得於該縣市執行律師業務，因此原告執業迄今，僅有一、二案件偶至台中開庭執行業務，次數屈指可數。故原告於申請註冊當時，係經由一定之登錄程序辦理公會登錄，並非明知參加人已設立「博理法律事務所」於台中而仍以相同名稱之事務所申請設立並註冊系爭商標。
⒉按商標法第23條第1項第14款規定「相同或近似於他人先使
用於同一商品或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得註冊，且是否符合該款規定，係以「申請時」為準，商標法第23條第2項定有明文。又按本條款旨在避免剽竊他人創用之商標而搶先註冊，例外保護先使用之商標，而前揭規定，除以「他人先使用」、「同一商品或服務類似」為要件外，仍應「申請人與該他人間具有契約、地緣、業務或其他關係」、「申請人知悉他人商標存在」為要件，本案之爭點闕為「原告與參加人間有無契約、地緣、業務或其他關係」以及「原告是否知悉參加人先使用之商標存在」。
⒊被告及訴願決定均以原告與參加人具有「競爭同業之關係」
、「依一般經驗法則，縱非直接知悉參加人先使用商標之存在，亦因同業競爭關係而得間接知悉據以異議之商標存在」，而認定異議成立。然查，原告與參加人於系爭商標申請註冊時點之前，從無任何業務上往來，雖原告亦在台北、台中律師公會加入為會員，但該手續係律師在該管轄法院開庭執行業務所必需，況且原告自加入台中律師公會至今，亦未曾參加過公會之任何活動或會議，自無與參加人之事務所接觸而知悉該「博理」法律事務所之存在。另外，參加人雖提出若干資料，僅得證明「參加人先使用『博理』作為事務所名稱」之事實，而公會之會員名錄人數眾多，台北律師公會會員有四千人，台中律師公會會員則有一千多人，依經驗法則，一般人不可能一一審視律師所設立之事務所名稱，甚且，當事人或大眾於發生訴訟或法律問題時，找律師均以律師個人名義為主，不會以事務所名稱為目標（除非是著名之大規模事務所，例如理律、萬國等），本案被告機關之推論，非但無任何依據，顯然係被告機關主觀之臆測，未充分瞭解律師執業之特殊性，有違一般經驗法則。同在律師公會登錄不必然是競爭關係，原告之事務所設在台北，業務亦是以台北為主，於台中登錄僅是偶於該縣市執行業務所致，亦並非直接或間接可得知悉參加人先使用之商標。原告於96年5月設立博理法律事務所，96年9月12日申請系爭商標註冊，直至97年1月16日收到參加人丙○○律師之電子郵件，始得知有事務所名稱相同之情形，而由該郵件內容可知，參加人認為係台北律師公會會員錄編排疏漏致未於目錄事務所欄刊登參加人之事務所名稱，致生本件糾紛，再者，參加人係因偶然由同仁告知，始得知有相同名稱之事務所，距原告事務所成立已超過半年，凡此足證律師同業間至多僅知律師姓名，並非能輕易得知他人事務所之名稱為何，且事務所名稱亦無如公司登記有公示資料可供查詢，尚難據為原告「知悉他人商標存在」之證明，本案參加人並未具體舉證原告確實因契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉該先使用於同一或類似商品據以異議商標之存在。
㈢綜上，原告主觀上確不知悉參加人之先使用博理為其事務所
名稱，且信賴台北律師公會、國稅局所發給之證明，始向被告申請系爭商標之註冊，並非惡意搶先註冊。且原告與參加人執業地點各在台北及台中，雙方無任何業務往來或案件關係，實無不公平競爭之行為，被告機關所為之處分實有違法不當，請求判決如訴之聲明，將訴願決定及原處分均撤銷，以維權益。
㈣並聲明：⒈訴願決定及原處分均撤銷；⒉訴訟費用由被告負擔。
三、被告之答辯：㈠按商標法第23條第1項第14款本文規定：商標「相同或近似
於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得註冊。本條款之規定主要係在避免剽竊他人創用之商標或標章而搶先註冊，故只要能證明有知悉他人商標或標章存在，進而以相同或近似之標章指定使用於同一或類似商品或服務者，即應認有該款之適用，而符合該款之立法意旨。至於其知悉原因為何實際上並未特別重要，此即為該款有其他關係之概括規定的緣由（經濟部經訴字第09106110350號訴願決定意旨參照）。
㈡本件系爭註冊第00000000號「博理及圖」商標圖樣，係將經
設計過之外文字母「L」、「F」置於方框內並搭配下方中文「博理」二字所組成，與參加人據以異議之「博理」、「博理法律事務所」商標圖樣相較，二者均有相同中文「博理」二字，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，仍可能會有所混淆而誤認二服務來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標。
㈢又據參加人所檢送92年8月8日、93年7月16日及94年4月6日
博理法律事務所發函之文件內容、92年8月數份簽有「博理」字樣及93年2月、6月、12月簽有「博理法律事務所」之收據影本、93年12月信昱國際股份有限公司予博理法律事務所之出貨單、94年4月順得科技有限公司予博理法律事務所之銷貨單等證據資料觀之，可知參加人於92年間即以「博理」作為營業上之標識，使用於法律服務業務上，且印製標有「博理法律事務所」之賀卡、信封袋，並以「博理」、「博理法律事務所」名稱與各廠商、公司有交易往來，據此，堪認據以異議「博理」、「博理法律事務所」商標於系爭商標96年9月12日申請註冊之前已有先使用於法律服務之事實。㈣本件衡酌參加人早於系爭商標申請註冊日（96年9 月12日）
前即有先使用據以異議「博理」、「博理法律事務所」商標之事實，又據參加人檢送之台北、台中律師公會會員名錄資料得知，參加人於94-96 年間以「博理」為法律事務所名稱登錄於台北、台中律師公會，而原告在96年間以服務單位為「菁華律師事務所」登錄於台中律師公會，二者同為登錄在台北、台中之執業律師，有競爭同業之關係，是依一般經驗法則，原告縱非直接知悉參加人先使用商標之存在，亦因同業競爭關係而得間接知悉據以異議商標之存在。原告未徵得參加人之同意，遲於其後始以完全相同之中文「博理」作為系爭商標圖樣，復指定使用於相同之法律服務上，實難謂為偶然之巧合，顯有知悉據以異議商標存在而以不正競爭行為搶先申請註冊之情事，應有首揭商標法第23條第1 項第14款規定之適用。綜上論述，被告原處分洵無違誤，敬請駁回原告之訴。
㈤並聲明：⒈駁回原告之訴；⒉訴訟費用由原告負擔。
四、參加人之答辯：㈠參加人認為應從法條立法目的來看，主要是防止消費者混淆
誤認，商標權是國家公權力賦與，商標法也是尊重先使用的商標權。參加人與原告共同使用博理作為法律服務的標識，對於潛在或現在的消費者都會造成混淆誤認，我們事務所常常接到發給原告事務所的信函而誤發給參加人，可見已經造成混淆。律師業務的執行依據律師法的規定要在各地公會登錄，原告與參加人重疊登錄的公會相當多，92年我們在台北公會就有登錄，也用這個名稱與客戶聯絡，從公會的會員錄就可以查知有相同的律師以博理二字提供法律服務，故本件符合商標法第23條第1項第14款，其餘援引被告之答辯。
㈡並聲明：⒈原告之訴駁回；⒉訴訟費用由原告負擔。
五、按商標「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得註冊，為商標法第23條第1項第14款所明定。其規範意旨主要係在避免剽竊他人創用之商標而搶先註冊，故知悉他人商標存在，進而以相同或近似之商標指定使用於同一或類似之商品或服務者，固應認有前開條款規定之適用。惟上開條款立法意旨既在避免剽竊他人創用之商標而搶先註冊，則他人先使用之文字或圖樣若非作為商標使用，自無上開條款規定之適用。次按，商標乃用以表彰商品或服務來源之標識，故受保護之商標須具有識別性，而足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別，且基於行銷商品或服務之目的將上開標識使用於商品或服務或相關行銷物件上，始為商標法上所謂之商標使用。而公司名稱或商號名稱通常係用以表示法律行為效果或權利義務歸屬之主體，形式上縱有使用公司名稱或商號名稱於商品或服務之相關物件上，倘非用以表彰商品或服務之來源或不具有行銷商品或服務之目的，並非商標使用。
六、本件被告認據以異議之「博理」、「博理法律事務所」商標於系爭商標96年9月12日申請註冊之前已有先使用於法律服務之事實，係以參加人於異議階段所檢送之92年8月8日、93年7月16日及94年4月6日博理法律事務發函之內容、92年8月數份簽有「博理」字樣及93年2月、6月、12月簽有「博理法律事務所」之收據影本、93年12月信昱國際股份有限公司予博理法律事務所之出貨單、94年4月順得科技有限公司予博理法律事務所之銷貨單等資料為據，惟查：
㈠92年8月8日、93年7月16日及94年4月6日博理法律事務發函
之內容（即異議附件8）分別係參加人受第三人之委任處理事務，而以博理法律事務所通知相對人為一定行為（協議分割土地）或催告他人為特定金錢或金錢以外給付（催告清償票款、給付軟體），逾期將依法行使權利，是以上開文件上之「博理法律事務所」等文字僅係表彰受委任為上開法律行為之主體，並不具有行銷參加人所提供法律服務之目的，並非商標使用。
㈡92年8月數份簽有「博理」字樣及93年2月、6月、12月簽有
「博理法律事務所」之收據影本、93年12月信昱國際股份有限公司予博理法律事務所之出貨單、94年4月順得科技有限公司予博理法律事務所之銷貨單（即異議附件7），分別係參加人以博理法律事務所名義購買印章、相框、盆花、賀年卡、墨水匣等物品，而由出賣人所簽發之收據、出貨單及銷貨單，上開單據上所載「博理」或「博理法律事務所」等文字均係用以表彰買賣契約之買受人，亦不具有行銷服務之目的，更遑論有任何使消費者認識其為表彰服務來源之功能，自非商標使用。
㈢至參加人另提出其與臺中商業銀行所簽訂之存款業務往來申
請約定書（即異議附件6），申請人兼立約人欄雖載明「博理法律事務所」等字，惟上開文字係用以表彰與銀行簽訂消費寄託契約之權利義務主體，自不具有行銷服務之目的，亦非商標使用。
㈣從而，依參加人所檢送之證據資料尚不足以認定其係將「博
理」二字作為商標使用，雖參加人有先使用「博理」二字作為其法律事務所（即商號）名稱之事實，但其既無行銷參加人所提供法律服務之目的，亦未使消費者認識其為表彰服務來源之標識，並非商標使用，則系爭商標圖樣雖使用相同之「博理」二字，自無是否構成近似他人先使用之商標之問題。
七、綜上，本院認依參加人所提出之證據尚不足以認定其係將「博理」二字作為商標使用，系爭商標即無商標法第23條第1項第14款規定不得註冊之情形。被告所為系爭商標註冊應予撤銷之處分，於法尚有未洽。訴願決定未加糾正而予維持，核有違誤。原告訴請撤銷訴願決定及原處分，為有理由，應予准許。
八、兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為有理由，爰依行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。
中 華 民 國 99 年 4 月 1 日
智慧財產法院第一庭
審判長法 官 李得灶
法 官 王俊雄法 官 林欣蓉以上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 99 年 4 月 1 日
書記官 周其祥