智慧財產法院行政判決
98年度行商訴字第235號民國99年3月11日辯論終結原 告 中國報系出版事業股份有限公司代 表 人 甲○○被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 乙○○（局長）訴訟代理人 丁○○
參 加 人 中晨報業股份有限公司代 表 人 丙○○(董事長)上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國98年11月11日經訴字第09806121380 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下︰
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、事實概要參加人前於民國（下同）89年8 月2 日以「少年中國晨報」商標，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第16類之報紙商品，向被告申請註冊，經被告核准列為註冊第0000000 號商標，權利期間自92年11月16日起至
102 年11月15日止。嗣原告於92年12月17日以系爭商標之註冊有違註冊時商標法第37條第7 款及第14款與現行商標法第23條第1 項第12款及第14款之規定，對之申請評定。經被告審查，於98年7 月31日以中台評字第920655號商標評定書為「申請不成立」之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部於98年11月11日以經訴字第09806121380 號決定駁回，遂向本院提起行政訴訟，聲明原處分及訴願決定均撤銷。本院因認本件訴訟之結果，倘認訴願決定及原處分應予撤銷，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依行政訴訟法第42條第1項規定，依職權裁定命其獨立參加本件被告之訴訟。
二、原告之主張
(一)出版法施行期間，報紙之發行權與經營權歸屬，必以新聞局核發之出版事業登記證為斷，而「少年中國晨報」發行權與經營權自始即為原告之前手「劉恆修」與「中國晨報社股份有限公司」所有，有出版事業登記證與行政院新聞局函為證，但原處分與原決定並未提出出版事業登記證或讓與契約之證據，證明「少年中國晨報」發行權與經營權於系爭商標註冊時已歸被評定人所有。原告之前手係將「少年中國晨報」名稱之出版權質押給參加人，擔保每月給付權利金之債務而已，且參加人亦於臺灣高等法院94年智上字第15號94年8 月
1 日民事準備狀為相同之主張，原處分將擔保債務履行契約曲解為商標授權使用契約，實有違誤。又參加人於83年與原告之前手簽訂有協議書，惟依其中第11條之規定，僅在原告之前手違約時，始須無條件讓與參加人，是以參加人明知「少年中國晨報」商標之存在，並與原告之前手立有協議，仍以原告之前手自83年8 月26日創用之「少年中國晨報」同一商標申請註冊，並指定於與原告相同之「報紙」商品，對原告之前手長久所建立之信譽及實際權益產生非常嚴重之影響，已實際減損相關消費者對原告之前手長期使用之「少年中國晨報」商標之識別性及信譽，該行為實已構成惡意註冊之事實。
(二)原告之前手是否「善意」先使用與本案之法條構成要件無涉，原告於民國93年6 月11日(93)貴商字第00046 號函已詳為說明，故原告之前手先使用「少年中國晨報」商標，係因參加人惡意違約，原告方發行「少年中國晨報」，原告之前手並非惡意使用「少年中國晨報」。而先使用商標係商標法規定之事實行為，此行為一經發生，依商標法第30條第1 項第
3 款規定，即生「不受他人商標權效力所拘束」之法律效果，除非此一事實行為在他人商標註冊後變易，如擴大原使用的商品或服務等，而依同款但書規定「但以原使用之商品或服務為限」，致使原生之法律效果隨之變易，否則，同一持續之事實行為所生之法律效果，應不因其後之意思表示等法律行為而有所變易或消滅。故先使用人因不知有先使用之規定或其它因素，而誤與後註冊之商標權人簽訂商標授權使用契約，亦只衍生商標權人是否因而不當得利之爭議而已，無從解為先使用之事實與所生之法律效果已因簽訂商標授權契約而變易或無權再為主張。商標法第30條第1 項第1 款及第
2 款規定中所說明之事實行為，亦即即使是在他人商標註冊後所為，亦不受他人商標權效力所拘束，縱然誤與商標權人簽訂商標授權使用契約，亦無從解為該事實行為已變易或無權再為主張。參以學者之見解及臺灣高等法院96年度上易字第597 號判決、臺灣嘉義地方法院92年度智字第1 號判決亦可為此佐證。又臺灣高等法院檢察署96年度上聲議字第1491號處分書理由亦說明原告之前手係善意先使用。原處分僅以原告之前手將「中國晨報」之權利讓與參加人為由，即以所謂「就常理而言」之模糊用語，而與前述學者與判決見解有違，逕認定原告之前手非善意先使用，顯不足採。
(三)原告給付權利金係依據協議書的約定，原告若未依約給付權利金，即構成違約，且協議書簽訂日不僅在系爭商標註冊申請日以前，協議書亦無明確商標授權條款，是否包括商標授權即有爭執，參加人又曾以原告未繼受協議書為由，對原告及所屬印刷廠提起商標刑事及民事訴訟。故原處分以原告依協議書給付權利金為由，認定系爭商標不合註冊時商標法第37條第7 款及第14款規定之要件，顯有不當。又原告申請系爭商標授權登記，與系爭商標應否註冊之要件亦無涉，且申請授權日在系爭商標註冊日之後，而審查商標應否註冊之時間點為註冊之申請日，即只能就申請日以前之事實來審查，無從就註冊申請日後發生之事實行為論斷。且原告申請商標授權登記目的，在於解決協議書是否包括商標授權之爭議。
(四)新聞紙名稱與商標名稱原係分別規範於出版法及商標法中，二者法規範範疇本屬不同，並無必然關聯性，故縱取得新聞紙名稱的發行權或經營權，不當然可申請商標註冊。依系爭協議書之約定，參加人只受讓「中國晨報」新聞紙名稱之發行權，而未取得發行人權與經營權，系爭協議書明顯係附條件買賣與租用契約，若一方違約，就要將自己所有新聞紙的發行權讓與他方，而非單純的買賣與租用契約。且系爭協議書並未約定商標權歸屬，且商標未註冊前，無權可讓與，故無從解為原告之前手已同意讓與商標權。又參加人最早申請的商標為註冊第84560 號「中國晨報」，與系爭商標並非同一商標，且申請日期為83年10月17日，晚於原告之前手於77年8 月1 日先使用「中國晨報」商標及於83年8 月26日先使用「少年中國晨報」商標，故非如被告所述「參加人先取得中國晨報商標註冊，既然系爭商標權與據以核駁商標都是參加人所有的，則無商標相同或近似『他人』的問題」。
(五)為此起訴聲明請求：
1.訴願決定及原處分均撤銷。
2.註冊第0000000號「少年中國晨報」商標應撤銷註冊。
三、被告及參加人之答辯參酌卷附83年8 月26日發行之「少年中國晨報」報紙及原告之前手中國晨報社、劉恆修與參加人負責人丙○○等於82年
9 月17日及83年10月12日所簽訂之協議書等證據資料，並參酌臺北高等行政法院96年1 月10日95年度訴字第612 號、92年4 月16日91年度訴字第840 號等判決、最高行政法院98年
2 月12 日98 年度判字第118 號判決及臺灣臺北地方法院93年12月3 日93年度智字第30號民事判決等內容可知，原告之前手中國晨報社、負責人劉恆修前於82年間為償還債務，而將其創刊發行迄今之「中國晨報」報紙之相關權利讓與參加人，再由參加人聘請劉恆修為發行人，將「中國晨報」之經營權交予中國晨報社經營，為期50年，劉恆修即中國晨報社則應每月交付關係人權利金新台幣（下同）70萬元整，而參加人於該發行期間內不得從事任何發行「中國晨報」或「少年中國晨報」之加字、減字或同音異字等行為。又原告之前手劉恆修及中國晨報社自83年8 月26日起即按日發行「少年中國晨報」報紙，以維護「中國晨報」報紙有持續發行迄今事實外，並依約按月持續支付70萬元整之權利金予參加人，原告自84年繼受中國晨報社前揭協議書之權利義務，直至與參加人關係破裂為止。由此足知，「中國晨報」、「少年中國晨報」之報紙名稱應為參加人所有，僅是參加人將「中國晨報」及「少年中國晨報」報紙發行權及經營權交予原告之前手中國晨報社及劉恆修，並按月收取權利金新台幣70萬元而已（此部分亦可由原告實際上亦依前述協議書按月支付參加人權利金70萬元，並於92年11月24日依臺北高等行政法院91年訴字第840 號判決意旨向被告申請辦理註冊第84560 號「中國晨報」商標授權其使用事宜得證）。亦即原告之前手中國晨報社及負責人劉恆修發行「少年中國晨報」等報紙及使用「少年中國晨報」等商標，係因參加人依上揭協議書約定，將「中國晨報」及「少年中國晨報」報紙交予其發行及經營之故，其使用權源係來自參加人之授權。雖依雙方協議書約定，參加人因已取得權利金，不得使用「中國晨報」及「少年中國晨報」名稱，然該協議書並未禁止參加人申請註冊商標，以保障其合法權益。故參加人嗣後於89年8 月2 日以相同或近似於「中國晨報」或「少年中國晨報」報紙之名稱「少年中國晨報」作為系爭商標圖樣，指定使用於報紙商品申請註冊，係出自參加人自身之權源，並無相同或近似於「他人」著名商標或先使用商標之情事，系爭商標自無註冊時商標法第37 條 第7 款及第14款規定之適用。為此答辯聲明請求駁回原告之訴。參加人之答辯理由及聲明同被告。
四、本院之判斷
(一)查系爭商標係於92年11月16日註冊，同年12月1日公告，依系爭商標註冊公告時之商標法第52條規定，評定商標之註冊有無違法事由，依其註冊公告時之規定。故本件系爭商標之評定，應適用91年5 月29日公布施行之商標法。又依現行商標法第91條第2 項規定：「本法中華民國92年4 月29日修正施行前註冊之商標、證明標章及團體標章，於本法修正施行後申請或提請評定者，其註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由為限。」。本件原告係於92年12月17日對系爭商標申請評定，而系爭商標所涉之註冊時商標法第37條第1 項第7 、14款，業已修正公布為現行商標法第23條第1 項第12、14款，並於92年11月28日起施行，揆諸首揭規定，系爭商標之評定，必依其註冊時及現行法之規定，均為違法事由，始得撤銷其註冊，合先敘明。
(二)按商標圖樣「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者」、「相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得申請註冊，分別為系爭商標註冊時商標法第37條第7 款及第14款所明定。又商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞者，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者。」、「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者。」不得註冊，現行商標法第23條第1 項第12款及第14款復分別定有明文。經查本件參加人於89年8 月2 日以「少年中國晨報」商標，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第16類之報紙商品，向被告申請註冊，經被告核准列為註冊第0000000 號商標，原告以系爭商標之註冊有違註冊時商標法第37條第7 款及第14款與現行商標法第23條第
1 項第12款及第14款之規定，對之申請評定。經被告審查，認為並不該當原告主張之法條而為「申請不成立」之處分。原告不服，向經濟部提起訴願，亦經該部訴願審議委員會以無理由駁回原告之訴願。故本件爭點為系爭商標是否相同或近似於他人著名之商標即原告主張其前手及劉恆修發行在先之「少年中國晨報」刊物商標，有致公眾混淆誤認之虞，或系爭商標有相同或近似於他人先使用於同一或類似商品之商標即原告主張伊發行在先之「少年中國晨報」刊物商標，而參加人因與原告之前手劉恆修間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉該他人先使用之商標，而不得准予註冊。
(三)復按系爭商標註冊時商標法第37條第7 款與現行商標法第23條第12款之規定，均須以「他人之著名商標或標章」為前提，又按系爭商標註冊時商標法第37條第14款與現行商標法第23條第14款之規定，則須以「他人先使用之商標」為前提。
經查依據原告之前手中國晨報社股份有限公司（下稱中國晨報社公司）及劉恆修等與參加人負責人丙○○於83年10月12日所簽訂之協議書觀之，原告之前手即中國晨報社負責人劉恆修及中國晨報社公司董事長李雯霞前於82年間為償還積欠丙○○7000萬元債務，業已將其創刊發行之「中國晨報」報紙之相關權利讓與參加人，再由參加人聘請劉恆修繼續擔任發行人，並將「中國晨報」之經營權交予中國晨報社經營，為期50年，中國晨報社則應每月交付參加人權利金70萬元整，而參加人於該發行期間內不得從事任何發行「中國晨報」或「少年中國晨報」之加字、減字或同音異字等行為（參見協議書第1 至4 條）。又劉恆修及中國晨報社公司自83 年8月26日起另按日發行「少年中國晨報」報紙，因此上開協議書第8 條規定，劉恆修及中國晨報社公司於經營中國晨報期間內，如有發生任何違背本契約之情事，其發行人權及經營權同時喪失；第9 條又規定，劉恆修及中國晨報社公司同時發行經營少年中國晨報時，必須維持中國晨報之發行權，如有被註銷之情事，必須負損害賠償責任；第11條前段復規定，劉恆修及中國晨報社公司應將少年中國晨報發行權，於違約時無條件讓與參加人。
(四)次查劉恆修等與參加人簽訂系爭協議書伊始迄今，並未發行中國晨報，而新聞紙獲准登記滿3 個月後尚未發行，或發行中斷，逾期3 個月尚未繼續發行者，註銷其登記，復為當時有效施行之出版法第12條第2項 所明定，劉恆修不發行中國晨報，影響中國晨報閱報率及行銷，甚至有遭註銷登記之虞，有礙中國晨報合法權益之維持，依系爭協議書第9 條約定，劉恆修長久不發行中國晨報，應屬違約。又查劉恆修於簽訂系爭協議書後，即於同年12月16日申請變更少年中國晨報發行人為劉俊賢，84年3 月27日註銷原局版臺報字第0586號登記證號（見原證5 ），並以中國報系出版事業股份有限公司完成出版事業登記（見原證6 ），使該公司享有少年中國晨報之出版事業登記，而劉俊賢則享有少年中國晨報之發行權，劉恆修上開行為實已構成違反系爭協議書約定之行為，使參加人得依系爭協議書第11條前段之約定，取得少年中國晨報之發行權，此部分之事實，於卷附之本院98年度民商上字第4 號民事判決、被告所提之台灣台北地方法院93年度智上字第30號及其上訴審之台灣高等法院94年度智上字第15號判決均有相同之認定，該判決並已經最高法院以97年台上字第1718、1719號判決駁回確定。故參加人既已依協議書之規定取得少年中國晨報之發行權，則其於89年8 月2 日向被告申請登記為商標，即非屬上開條文規定之相同或近似於「他人」之著名或先使用商標。
五、綜上所述，參加人以相同或近似於「中國晨報」、「少年中國晨報」報紙之名稱「少年中國晨報」，作為系爭商標圖樣申請註冊，並無違反註冊時商標法第37條第7 、14款及現行商標法第23條第1 項第12、14款之規定。從而，被告認系爭商標未違反前開條款之規定，而為本件申請不成立之處分，洵無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤。原告徒執前詞，訴請撤銷，並請求作成撤銷系爭商標註冊之處分，均無理由，應予駁回。
六、兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。
七、據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第1 條，行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。
中 華 民 國 99 年 3 月 25 日
智慧財產法院第二庭
審判長法 官 陳國成
法 官 陳忠行法 官 熊誦梅以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 99 年 3 月 25 日
書記官 張祐豪