智慧財產法院行政判決
98年度行專訴字第41號
99年3月25日辯論終結原 告 圓剛科技股份有限公司代 表 人 甲○○訴訟代理人 黃章典律師
簡秀如律師戊○○○○○被 告 經濟部代 表 人 乙○○（部長）訴訟代理人 丁○○
參 加 人 力竑科技股份有限公司代 表 人 丙○○訴訟代理人 陳群顯律師
呂聿雙律師朱玉文律師上列當事人間因發明專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國98年2 月23日經訴字第09806107280 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加被告之訴訟。本院判決如下：
主 文訴願決定撤銷。
訴訟費用由被告負擔。
事實及理由
一、事實概要：原告於民國93年2 月18日以「影音信號傳接處理裝置」向原處分機關智慧財產局（下稱原處分機關）申請發明專利，經原處分機關編為第00000000號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給發明第I240169 號專利證書（下稱系爭專利）。嗣參加人提出舉發證據1 之系爭專利說明書、舉發證據2 之Philips 公司之SAA7135 晶片產品說明書公證書及舉發補充證據1 之Philips 公司之SAA7146 晶片說明網頁公證本，並提出附件1 之系爭專利申請專利範圍第2 項至第14項與舉發證據2 之比對表、附件2 之系爭專利申請專利範圍第16項至第17項與舉發證據2 之比對表、附件3 之系爭專利申請專利範圍第19項與舉發證據2 之比對表、附件4 之CardBus 流排介面規格相關資料及PC Card 流排介面工業規格說明書摘要、附件5 之原告於訴訟中自承將SAA7134 晶片使用於CardBus 介面電視卡之照片及發票、附件6 之 PhilipsSAA7135 晶片實際應用直接輸出符合PCI 流排介面規格之接腳對應電路圖（Project Number LR306) 、附件7 之Philip
s SAA7135 晶片實際應用直接輸出符合PCMCIA CardBus流排介面規格之接腳對應電路圖（Project Number LR502）、附件8 之網路百科全書對PCI 流排介面規格及CardBus 流排介面規格之定義、附件9 之 Philips SAA7133 （ 與 PhilipsSAA7135 相容）接腳定義與組態圖、附件10之原告於94年11月22日向臺北地方法院聲請假扣押（臺北地方法院94年度智裁全字第30號）所提出由財團法人臺灣經濟發展研究院經智研究所於94年11月7 日所出具之專利侵害鑑定報告書、附件
11 之 原告於95年2 月24日就系爭專利侵權訴訟（臺北地方法院95年度智字第19號）所提出由財團法人臺灣經濟發展研究院經智研究所於95年2 月24日所出具之專利侵害鑑定報告書、附件12之原告於95年12月20日產銷之圓剛三頻PCI 電視卡樣品照片、附件13之原告於95年12月19日產銷之圓剛三頻CardBus PCI 電視卡樣品照片、附件14之95年6 月7 日財團法人臺灣經濟發展研究院專利侵害鑑定報告節錄本、附件15之原告於96年8 月27日呈送臺北地方法院之專利侵害鑑定事項及說明、附件16之原告於94年8 月24日自承圓剛三頻Card
Bus PCI 電視卡使用系爭專利專利技術新聞稿等為證，主張系爭專利有違系爭專利核准時專利法第21條、第22條第1 項第1 款及第4 項、第26條第2 項及第4 項之規定，對之提起舉發。案經原處分機關審查，於97年3 月31日以（97）智專三㈡04059 字第09720170470 號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。參加人不服，提起訴願，經被告即訴願機關為原處分撤銷，由原處分機關另為適法處分之決定。原告對之不服，遂向本院提起行政訴訟。本院因認本件訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依行政訴訟法第42條第1 項規定，依職權裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。
二、本件原告主張：㈠系爭專利申請專利範圍共19項，其中第1 項、第15項、第18
項為獨立項，其餘為附屬項。系爭專利於99年1 月25日提出申請專利範圍更正本，其更正申請專利範圍第1 項、第15項及第18項，加入「該影音信號傳接處理裝置不作信號壓縮之處理」。被告認定橋接器乃一習知構件，即介於影音解碼器及輸出匯流排介面之間。惟被告未提出先前技術文獻以證其說，況據參加人於舉發時所提出之先前技術文獻所載，並未具有系爭專利之「可將訊號轉換為符合PCMCIA或CardBus 或Express Card匯流排介面並輸出至電腦」之限制條件之特定橋接器，被告縱認定橋接器為習知構件，然其亦非屬系爭專利所定義之特定橋接器，是被告之訴願決定顯有理由不備之違誤。又被告認定SAA7135 晶片已揭露影音解碼器、橋接器及匯流排介面。惟被告並未實質審酌SAA7135 晶片之技術說明書，僅依臺灣經濟發展研究院2006年6 月7 日第三版鑑定書之內容據以認定，且被告所為之認定，與SAA7135 晶片之證據內容及上開臺灣經濟發展研究院鑑定書之意旨不相符合，則被告有認定事實不依證據之違誤。
㈡被告認定由SAA7135 晶片規格、舉發附件4 及「PCCARD STANDARD Release 8.1 」之組合，足證系爭專利不具進步性。
惟被告未審酌本件舉發證據之真正內容，僅泛稱SAA7135 晶片及CardBus 等匯流排規格均屬習知，且PCI 與CardBus 匯流排介面之相容應用及轉換亦屬習知，而對SAA7135 晶片真正之技術內容，及技藝人士在系爭專利申請日之前，有無可能思及可以省略CardBus 等外插電視卡中必須具備之壓縮處理元件或功能等均未審酌，是被告之訴願決定與事實不符，且違反專利法上進步性之判斷準則。又況，本件舉發附件4所示之CardBus 匯流排規格依循PCI 匯流排介面規格相關資料及PC Card 匯流排介面工業規格說明書摘要，與參加人所稱之CardBus 工業規範或PCI 如何轉換為Card Bus並不相及，詎被告指摘原處分機關未論明舉發證據2 之SAA7135 組合與舉發附件4 得能輕易推導出系爭專利，顯有認定事實不依證據之違誤。且系爭專利所屬技術領域具有通常知識者，無法僅藉由參酌SAA7135 晶片之規格及被告所認定之CardBus規格等文獻，即可輕易完成系爭專利之發明。再者，舉發證據2 之SAA7135 晶片產品規格書，經訴外人陳政大於本件訴願決定前提出舉發案，業經原處分機關作成舉發不成立之行政處分確定在案。詎被告於訴願決定時加以審酌，並認為SAA7135 晶片單獨已揭示系爭專利影音解碼器、橋接器及匯流排介面者，不符合一事不再理原則，亦違反專利法第67條第
4 項之規定。㈢系爭專利發明之貢獻，並非在於提出全新之電視卡技術，而
係在於觀念之突破，即摒棄先前技術之技術偏見，而其技術手段，則係省略習知技術所須具備之壓縮處理。蓋CardBus等外插式匯流排介面對於數位原始信號具有高速傳輸能力，其頻寬足以直接將該等原始信號傳輸至電腦，縱使未事先加以壓縮處理，亦無問題。況迄今為止之9 件舉發案，並未證明在系爭專利申請前已有此種省略壓縮處理之技術或省略壓縮處理之CardBus 電視卡產品，依專利審查基準第2.3.24頁及第2.3.26頁所載內容可知，系爭專利具有進步性。再者，被告所持以撤銷原處分及論斷系爭專利不具進步性之相同證據及理由，業經鈞院98年度行專訴字第32號判決認定無可採，足見原告起訴主張確有理由等情。並聲明求為判決撤銷訴願決定及原處分。
三、被告則以：㈠由舉發附件10、11之財團法人臺灣經濟發展研究院經智研究
所於94年11月7 日及95年2 月24日所出具之專利侵害鑑定報告書均記載「SAA7135 晶片包含影音解碼器及橋接器二部分，其中該匯流排介面屬於PCMCIA CardBus（或CardBus ）介面。」，另依原告提出原證14所示之臺灣經濟發展研究院在西元2006年6 月7 日出具第三版本之鑑定書，其內容已明確說明SAA7135 晶片，係包含可作為影音解碼器以及橋接器等兩個部分，同時在電路板中則存在有一用以將PCI 介面轉換為PCMCIA或CardBus 介面之電路，最後再經由PCMCIA或Card
Bus 匯流排介面輸出至一電腦，且原告亦不否認SAA7135 晶片含有系爭專利「橋接器」之一部分，足見舉發證據2 之SAA7135 晶片已揭露影音解碼器、橋接器及匯流排介面。
㈡原告主張SAA7135 晶片係使用「PCI 」輸出，此與系爭專利
係以PCMCIA或CardBus 或Express Card作為匯流排介面之特定橋接器完全不同。然不論係PCI 、PCMCIA、CardBus 或Express Card匯流排介面均為先前技術規格，該等規格為產業界所共同遵循。況據舉發附件4 與原告所提及西元2002年12月之PCCARD STANDARD Release 8.1 均有教示PCI 流排介面與CardBus 流排介面間之相容應用及轉換，足見PCI 流排介面與CardBus 流排介面間之相容應用及轉換為所屬技術領域中具有通常知識者基於系爭專利申請時的通常知識及相關先前技術，所能輕易完成。復以橋接器本即為習知介於影音解碼器及輸出匯流排介面之間，作為數位信號之轉換處理，而系爭專利申請專利範圍僅記載其橋接器係用以接收一數位信號，並將之轉換為符合一匯流排介面規格之信號輸出到電腦，然並未載明其橋接器構造如何符合該等匯流排之技術手段或方法，及有何限制或特定之處，且其在實際施行時，僅能擇一匯流排介面來施行，不同時輸出符合PCMCIA及CardBus及Express Card匯流排介面規格之訊號至電腦，顯難認定系爭專利具進步性。
㈢原告主張系爭專利之N03 案及N05 案之引證與本件N06 案不
相同，自不得相提並論。另依臺北高等行政法院97年度訴字第1333號判決意旨，可知該判決就N03 案僅稱SAA7135 晶片與系爭專利非屬完全相同，並非認定SAA7135 晶片完全未揭露系爭專利之技術內容，是原告顯係斷章取義為上開主張，自不足採。又舉發附件4 第1 頁至第8 頁雖係Microsoft 所提供之設計規範，然其標題即為「PC Cardand CardBus Multifunction Devices and Windows Compatibility」，且其內容第2 頁至第3 頁均有提及PCI 流排介面與CardBus 流排介面間之相容應用及轉換，而第9 頁即為「PC CardStandar
d Release 」，至第10頁後即為有關CardBus 流排介面之相關資料，故被告稱舉發附件4 為「CardBus 流排介面規格相關資料及PC Card 流排介面工業規格說明書摘要」，並無不符合之處等語，茲為抗辯。並聲明駁回原告之訴。
四、參加人主張：㈠系爭專利申請範圍之文義本即涵蓋「不需壓縮處理」及「需
壓縮處理」之範圍，與習知之「影音解碼器」、「橋接器」、「PCMCIA或CardBus 或Express Card匯流排介面」構件並無任何差異。然原告於舉發時，始主張系爭專利之技術特徵僅限於「不需壓縮處理」，惟「不需壓縮處理」並非系爭專利申請專利範圍第1 項、第15項及第18項之限定技術特徵，原告擅自執以作為系爭專利具有進步性之依據，本屬無據。原告所謂之「不需壓縮信號」、「熱插拔」等功能，均係採用習知技術CardBus 匯流排介面所必然具備且可視需求選用之功能，並非系爭專利之設計所獨有。又原告一方面將SAA7
135 晶片認定為PCI 晶片而與系爭專利相區隔，另方面卻又主張SAA7135 晶片未能揭示PCI 電視卡所具備不需壓縮信號之特徵，兩主張顯然相互矛盾。是原告主張就系爭專利之解釋，應參考發明說明及圖式之記載，排除先前技術之範疇，而解釋為「不需壓縮處理」之影音信號傳接處理裝置，顯與專利法第56條第3 項之規定不符。
㈡該SAA7135 晶片已揭示系爭專利申請專利範圍第1 項之影音
解碼器習知構件，此為原告所不爭執。原告主張系爭專利之橋接器係以特定之匯流排介面PCMCIA或CardBus 或 ExpressCard 作為限制條件，惟PCI 、PCMCIA、CardBus 或ExpressCard匯流排介面均為先前技術規格，為產業界所共同遵循，而橋接器輸出符合CardBus 匯流排介面之數位影音信號已為習知技術，至於PCMCIA與Express Card匯流排介面則僅為類似功能之匯流排介面選擇，亦為習知技術，是系爭專利各種匯流排介面實施態樣之構件及連結關係均已見於習知技術，系爭專利自無任何技術上之貢獻。另據參加人與原告所選定之鑑定機關即國立臺灣科技大學所為之鑑定結果可知，PCI匯流排介面在轉換成Cardbus 匯流排介面之使用，可經由熟悉該項技術領域者根據Cardbus 工業規範，實施簡單電路設計即可完成PCI 與Cardbus 匯流排之轉換，故待鑑定對象之
PCI 匯流排介面可相容於Cardbus 匯流排介面，且待鑑定對象之技術要件二之PCI 匯流排介面有揭示本專利之技術要件二之CardBus 匯流排介面，足見SAA7135 晶片已揭示系爭專利申請專利範圍第1 項、第15項及第18項之橋接器習知構件。至原告舉其他判決以證其說，惟其他案件之訴訟當事人、待證事實、舉證程度、有無專業機關出具鑑定意見等方面，均與本案不同，自無比附援引之餘地等語。並聲明駁回原告之訴。
五、參酌上開當事人之陳述內容，可知本件主要爭點乃為：系爭專利申請專利範圍是否為手段功能用語，對於原處分之審定結果有無影響？舉發證據2是否可證明系爭專利不具進步性？舉發證據2與附件4結合是否可證明系爭專利不具進步性？茲分述如下：
㈠按凡利用自然法則之技術思想之創作，而可供產業上利用者
，固得依專利法第21條暨第22條第1 項前段之規定申請取得發明專利。惟如「申請前已見於刊物或已公開使用者」或其發明「雖無第1 項所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時」，仍不得依法申請取得發明專利，為專利法第22條第1 項第1 款及同法條第4 項所明定。
㈡本件原告前於93年2月18日以「影音信號傳接處理裝置」向
原處分機關智慧財產局申請發明專利，經原處分機關編為第00000000號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給發明第I240169號專利證書。查系爭專利申請專利範圍共計19項，其中第1、15、18項為獨立項，其餘則為附屬項。原告於取得系爭專利後，因屢遭舉發，遂於99年1月25日提出申請專利範圍更正本，更正申請專利範圍第1、15及18項，加入「該影音信號傳接處理裝置不作信號壓縮之處理」之限制條件。而在原告更正系爭專利前，系爭專利申請專利範圍第1項所揭露之技術特徵為：「一種影音信號傳接處理裝置, 包括：一影音解碼器, 用以接收相對應之一類比影像信號及一類比聲音信號，並據以輸出相對應之一第一數位影像信號及一第一數位聲音信號；以及一橋接器，用以接收該第一數位影像信號及該第一數位聲音信號，並分別輸出符合一匯流排介面規格之一第二數位影像信號及一第二數位聲音信號，以經由對應該匯流排介面規格之一匯流排介面輸出至一電腦；其中，該匯流排介面包括PCMCIA或CardBus 或Express Card匯流排介面。」，第15項則係：「一種影音信號傳接處理裝置，包括一橋接器，該橋接器用以接收一第一數位影音信號，並將該第一數位影音信號轉換成符合一匯流排介面規格之一第二數位影音信號，以經由對應該匯流排介面規格之一匯流排介面輸出至一電腦，其中該匯流排介面包括PCMCIA或 CardBus或Express Card匯流排介面。」，而第18項所揭露之技術特徵則為：「一種影音信號傳接處理裝置，包括一橋接器，該橋接器用以接收一第一數位廣播信號，並將該第一數位廣播信號轉換成符合一匯流排介面規格之一第二數位廣播信號，以經由對應該匯流排介面規格之一匯流排介面輸出至一電腦，其中該匯流排介面包括PCMCIA或CardBus 或ExpressCard匯流排介面。」；更正後系爭專利申請專利範圍第1 項之技術特徵為：「一種影音信號傳接處理裝置，包括：一影音解碼器，用以接收相對應之一類比影像信號及一類比聲音信號，並據以輸出相對應之一第一數位影像信號及一第一數位聲音信號；以及一橋接器，用以接收該第一數位影像信號及該第一數位聲音信號，並分別輸出符合一匯流排介面規格之一第二數位影像信號及一第二數位聲音信號，以經由對應該匯流排介面規格之一匯流排介面輸出至一電腦；其中，該匯流排介面包括PCMCIA或CardBus 或Express Car d 匯流排介面，且該影音信號傳接處理裝置不作信號壓縮之處理。」，第15項之內容則為：「一種影音信號傳接處理裝置，包括一橋接器，該橋接器用以接收一第一數位影音信號，並將該第一數位影音信號轉換成符合一匯流排介面規格之一第二數位影音信號，以經由對應該匯流排介面規格之一匯流排介面輸出至一電腦，其中該匯流排介面包括PCMCIA或Ca rdBus或Express Card匯流排介面，且該影音信號傳接處理裝置不作信號壓縮之處理。」，而第18項之技術特徵則更正為：「一種影音信號傳接處理裝置，包括一橋接器，該橋接器用以接收一第一數位廣播信號，並將該第一數位廣播信號轉換成符合一匯流排介面規格之一第二數位廣播信號，以經由對應該匯流排介面規格之一匯流排介面輸出至一電腦，其中該匯流排介面包括PCMCIA或CardBus 或Express Card匯流排介面，且該影音信號傳接處理裝置不作信號壓縮之處理。」（參附件圖式）。
㈢參加人主張原告系爭專利不具進步性，並提出下列證據資料
以資證明，其中證據1 乃為系爭專利之說明書，而證據2則為Philips 公司之SAA7135 晶片產品說明書公證書，另附件1為系爭專利申請專利範圍第2至14項與證據2之比對表、附件2 為系爭專利申請專利範圍第16至17項與證據2 之比對表、附件3 為系爭專利申請專利範圍第19項與證據2 之比對表，附件4為CardBus流排介面規格相關資料及PC Card流排介面工業規格說明書摘要，附件5 則為原告於訴訟中自承將SAA7134晶片使用於CardBus介面電視卡之照片及發票，附件6為Philips SAA7135 晶片實際應用直接輸出符合PCI 流排介面規格之接腳對應電路圖(Project Number LR306)，另附件
7 為Philips SAA7135 晶片實際應用直接輸出符合PCMCIACardBus流排介面規格之接腳對應電路圖(Project NumberLR502)，附件8 為網路百科全書中對PCI?流排介面規格及CardBus 匯流排介面規格之定義，附件9 乃Philips SAA7133(與Philips SAA7135 相容) 接腳定義與組態圖，附件10為94年11月22日原告於臺北地方法院假扣押聲請程序（94年智裁全字第30號）中提出由財團法人臺灣經濟發展研究院經智研究所於94年11月7 日所出具之專利侵害鑑定報告書，附件11為95年2 月24日原告於系爭專利侵權訴訟( 臺北地方法院95年智字第19號) 中附隨於民事補充理由狀提出，由財團法人臺灣經濟發展研究院經智研究所於95年2 月24日所出具之專利侵害鑑定報告書，附件12為95年12月20日原告產銷之圓剛三頻PCI 電視卡樣品照片，附件13為95年12月19日原告產銷之圓剛三頻CardBus PCI 電視卡樣品照片，附件14為95年
6 月7 日財團法人臺灣經濟發展研究院專利侵害鑑定報告節錄本，附件15為96年8 月27日原告呈送臺北地方法院之專利侵害鑑定事項及說明，附件16為94年8 月24日原告自承圓剛三頻CardBus PCI 電視卡使用系爭專利專利技術新聞稿，另提出之舉發補充證據1 則為Philips 公司之SAA7146 晶片說明網頁公證本。綜觀上述證據資料，可知本件參加人舉發之證據主要為二，一為證據2 之Philips 公司之SAA7135 晶片產品說明書公證書，一為附件4 之CardBus 匯流排介面規格相關資料及PC Card 匯流排介面工業規格說明書摘要，至其餘各項證據資料，則均係上開證據之補充資料，並非獨立存在之個別證據。是以，就本件舉發證據之審酌，自仍以證據
2 及附件4 為比對依據，而此亦為本件主要爭點。㈣茲就本件之第一爭點部分，即系爭專利申請專利範圍第1項
是否為手段功能用語請求項，以及其對於原處分之審定結果有無影響之爭議一節，首先加以說明。按物之發明通常應以結構或性質界定申請專利範圍，方法發明通常應以條件或步驟界定申請專利範圍，若某些技術特徵無法以結構、性質或步驟界定，或以功能界定較為清楚，而且依發明說明中明確且充分規定之實驗或操作，能直接確實驗證該功能時，得以功能界定申請專利範圍。又複數技術特徵組合之發明，其申請專利範圍之技術特徵，得以手段功能用語或步驟功能用語表示，於解釋申請專利範圍時，應包含發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍。基於上述特性，是以，手段功能用語用於描述「物」之請求項中之技術特徵時，其用語多為「…手段（或裝置）用以…」，而在發明說明中應記載對應請求項中所載之功能之結構或材料；至步驟功能用語係用於描述「方法」請求項中之技術特徵，其用語多為「…步驟用以…」，而在發明說明中則應記載對應請求項中所載之功能及動作。是以，於解釋以手段功能用語或步驟功能用語表示之申請專利範圍時，應包含發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍，該均等範圍應以該發明所屬技術領域中具有通常知識者不會產生疑義之範圍為限。而就「手段功能用語或步驟功能用語」之判斷，得以專利請求項中之記載是否符合下列三項條件為判斷基礎，倘符合者，即可認為其為手段功能用語或步驟功能用語：⒈使用「…手段（或裝置）用以（means for ）…」或「…步驟用以（step for）…」之用語記載技術特徵；⒉「…手段（或裝置）用以…」或「…步驟用以…」之用語中必須記載特定功能；⒊「…手段（或裝置）用以…」或「…步驟用以…」之用語中不得記載足以達成該特定功能之「完整結構、材料或動作。」，此部分亦可參照經濟部智慧財產局於其所制定之專利審查基準第2-9-18頁至2-9-22頁之說明。查：
⒈本件系爭專利申請專利範圍第1 項揭示：「一種影音信號傳
接處理裝置，包括：一影音解碼器，用以接收相對應之…一橋接器，用以接收該第一數位影像信號…」，其中「影音解碼器」與「橋接器」雖未有「裝置」一詞，惟其與「影音解碼器裝置」與「橋接器裝置」於語意上並無不同，況且，此一「裝置」等手段功能用語乃係翻譯自「means for 」等外文，是以著重者在其手段功能，不在其用字遣詞，所使用之文字並非為唯一之表達方式，實際上仍應就其上下文個案判斷。以本件而言，「影音解碼器」與「橋接器」所表達之功能應已符合第1 項條件使用「裝置用以」之用語記載技術特徵，應無疑義。
⒉系爭專利申請專利範圍第1 項中關於「影音解碼器」與「橋
接器」皆為電子裝置之功能方塊，每一功能方塊可由特定之電子電路硬體完成，其可獨立封裝為IC，亦可藉由軟體執行解碼或橋接之信號轉換。系爭專利申請專利範圍第1 項之「影音解碼器」揭示輸入類比信號並據以產生數位信號，即揭示了將類比轉數位之特定功能。而「橋接器」部分則揭示將輸入之數位信號轉換成符合一匯流排介面規格之新數位信號之特定功能描述，故其亦符合第2 項條件之該用語中必須記載特定功能。
⒊系爭專利申請專利範圍第1 項中關於「影音解碼器」與「橋
接器」僅記載其輸入與輸出信號及處理該些信號之功能，惟未記載任何足以達成該特定功能之完整結構或材料，是其亦符合上揭第3 項判斷條件之該用語中不得記載足以達成該特定功能之完整結構、材料或動作。由上述之說明可知，對於系爭專利申請專利範圍第1 項中關於「影音解碼器」與「橋接器」等技術特徵應為手段功能用語。經檢視系爭專利說明書，並未能找到對應該前揭功能的結構與材料，惟因系爭專利明確性要件並非本案爭點，故本件是否為「手段功能用語請求項」，實質上而言對於系爭專利申請專利範圍之解讀並無不同。至原告於99年1 月25日提出系爭專利之申請專利範圍更正本，請求更正申請專利範圍第1 、15及18項，因其更正內容係請求在申請專利範圍請求項中加入之一排除先前技術之負面表列技術特徵，即：「該影音信號傳接處理裝置不作信號壓縮之處理」，此種部分功能排除之更正行為，內容亦為一功能性描述，更正後亦不影響其是否屬手段功能用語請求項之判斷，換言之，更正前與更正後對於系爭專利申請專利範圍是否為「手段功能用語請求項」，以及其專利申請範圍之解讀並無不同。
㈤如前所述，本件舉發之證據主要為證據2 之Philips 公司之
SAA7135 晶片產品說明書公證書，及附件4 之CardBus 匯流排介面規格相關資料及PC Card 匯流排介面工業規格說明書摘要。經查，本件原告系爭專利曾於94年12月23日經第三人陳政大提出舉發，經原處分機關智慧財局編為第000000000N02專利舉發案（下稱N02 舉發案）審查，並為舉發不成立之處分，且未經提起訴願而告確定，此部分事實為兩造所不爭執，並經本院於另案（即98年度行專訴字第32號）中調閱該NO2 舉發案卷宗核閱屬實，依該N02 舉發案之舉發理由書及審定書中內容記載，該N02 舉發案之舉發人所提之證據7 為飛利浦公司於2002年12月發行之資料即SAA7135 晶片產品說明書，該案舉發人執該證據用以證明系爭專利不具進步性（見NO2 舉發案卷第103 、339 頁），而本件參加人提出之舉發證據2 亦為飛利浦(Philips) 公司西元2002年12月之SAA7
135 晶片技術文件之說明書，且亦係執以證明系爭專利不具進步性，是以前開兩舉發案均係以相同之單一證據主張系爭專利不具進步性之同一事實，兩證據應為同一證據。按專利法第67條第4 項明定「舉發案經審查不成立者，任何人不得以同一事實及同一證據，再為舉發。」，即所謂「一事不再理」原則，其目的在避免他人反複利用舉發制度，而妨害專利權之行使。本件參加人所提之證據2 既經前開N02 舉發案審定為舉發不成立，並已確定在案，依上開規定，任何人既不得再以同一證據再為舉發，則本件參加人嗣後自不得再以同一證據2 主張系爭專利不具進步性，是以證據2 於本件應有一事不再理之適用。而證據2 既經認定於本件有一事不再理之適用，則證據2 是否曾經臺北高等行政法院於97年度訴字第1333號判決中經認定，則無須再予審酌。被告於訴願決定中雖亦累文論述臺北高等行政法院97年度訴字第1333號判決之理由究係認定Philips 公司之SAA7135 晶片已可「完全」證明系爭專利不具進步性，抑或僅係「不完全」能證明系爭專利不具進步性，仍有爭議，自非不能再予審酌云云，固非無據，惟被告之訴願決定就前揭已確定之N02 舉發案是否有一事不再理規定之適用，均未審酌並予論述，即率爾就同一證據再為比對分析，顯與上開規定有違，自非可採。
㈥至參加人於本件舉發程序時主張以證據2 與附件4 結合證明
系爭專利不具進步性云云。經查，關於進步性之舉發，舉發人得以多數引證案之組合作為舉發證據，用以證明系爭專利不具進步性，是參加人於本件舉發程序主張以證據2 與附件
4 結合證明專系爭專利不具進步性，形式上而言固係不同於NO2 舉發案之證據7 ，而難認係同一證據。然查，細繹參加人所提之附件4 ，其乃CardBus 匯流排介面規格相關資料及
PC Card 流排介面工業規格說明書摘要，此一規格說明書乃微軟公司西元2000年4 月25日之發行之「PC Card and Card
bus Multifunction Devices and Windows Compatibility」，其主要目的係微軟公司提供給製造商製造「PC Card 」裝置與其驅動程式在微軟視窗軟體（ 例如 Windows 2000、Window s NT4.0、Windows95/98、Windows 98 Second Edition)環境下之設計指南，該文件版本日期為西元2000年4 月25日，早於系爭專利申請日93年2 月18日，是以就日期而言固得作為系爭專利先前技術之比對文件，惟因附件4 並未揭示系爭專利以電腦軟體執行數位信號編碼以替代習知之硬體編碼及編碼成MPEG2 之技術特徵，自亦無法證明系爭專利第
2 項與第3 項不具進步系性。況附件4 之目的僅在於說明系爭專利中之PCMCIA、Cardbus 或Express Card等匯流排介面乃是系爭專利申請前早為發明所屬技術領域中具有通常知識者所熟知之事實，而關於系爭專利中之PCMCIA、Cardbu s或Express Card等匯流排介面為系爭專利申請前之先前技術一節，其實已可由系爭專利第1 圖所揭示之習知技術中得知，該第1 圖已揭示有Cardbus 匯流排介面(13)，故系爭專利已教示Cardbus 匯流排介面為系爭專利申請前之先前技術，此無待乎附件4 之證明。至於PCMCIA與Express 匯流排介面則僅為類似功能之匯流排介面選擇，該等匯流排介面實際上皆為系爭專利申請前之先前技術。綜上而論，附件4 係僅參加人提出用以加強佐證PCMCIA等匯流排介面為系爭專利申請前之先前技術，該附件4 並未揭露其他與系爭專利相關之任何技術特徵，亦即其僅是PCMCIA等匯流排介面之規範文件，而並非係與系爭專利影音信號傳接處理裝置相關之技術領域文件，自未揭露其他與系爭專利相關之任何技術特徵，亦非系爭專利之主要核心技術特徵，是以，附件4 結合證據2 亦無法證明系爭專利申請專利範圍不具進步性。
六、綜上所述，本件證據2 既有同一事實同一證據不再理之適用，而證據2 結合附件4 復無法證明系爭專利不具進步性，原處分機關為「舉發不成立」之處分，並無違誤，訴願決定予以撤銷發回，自有未洽，原告提起本件請求，即有理由，爰予撤銷改判如主文所示。
七、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為有理由，依智慧財產案件審理法第1條、行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。
中 華 民 國 99 年 4 月 15 日
智慧財產法院第一庭
審判長法 官 李得灶
法 官 林欣蓉法 官 汪漢卿以上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 99 年 4 月 15 日
書記官 邱于婷