智慧財產法院行政判決
99年度行商訴字第115號
99年10月28日辯論終結原 告 台灣中瑞國際企業股份有限公司代 表 人 甲○○訴訟代理人 張勛杰律師被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 乙○○（局長）住同上訴訟代理人 丁○○
參 加 人 華益皮件百貨有限公司代 表 人 丙○○訴訟代理人 朱逸群律師
蕭立俊律師上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國99年5月5 日經訴字第09906056060 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。本院判決如下：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、事實概要：訴外人丙○○於民國77年11月21日以「德全瓊玉及圖Wolsey」商標作為其註冊第437162號「德全瓊玉」正商標之聯合商標，指定使用於當時商標法施行細則第24條第42類之「皮頭帶、鈕釦、拉鍊、扣條」商品，向被告申請註冊，嗣訴外人丙○○於80年2 月1 日向被告申請變更商標申請人為訴外人佳美皮件廠之吳賜卿，經被告審查，核准列為註冊第530415號聯合商標（下稱系爭商標），權利期間自80年
8 月1 日起至88年3 月31日止。系爭商標嗣經二次延展註冊，目前核准延展專用於「皮頭帶、鈕釦、拉鍊」商品，商標權利期間至108 年3 月31日止。又訴外人吳賜卿於82年8 月24日將系爭商標移轉予參加人華益皮件百貨有限公司（更名前為華益皮件有限公司）。嗣商標法於92年11月28日修正施行，依現行商標法第86條第1 項規定，自92年11月28日起，系爭商標視為獨立註冊之商標。原告（原名皇家金狐狸股份有限公司，嗣於97年1 月7 日變更公司名稱為台灣中瑞國際企業股份有限公司），提出據以評定「WOLSEY」、「A Device」等商標（下稱據以評定商標），於96年11月29日以系爭商標於88年4 月1 日之延展註冊，有違當時商標法第37條第
7 款及現行商標法第23條第1 項第12款規定，對之申請評定。案經被告審查，以98年11月18日中台評字第960407號商標評定書為「申請駁回」之處分。原告不服，提起訴願，經訴願決定駁回，原告猶未甘服，遂向本院提起行政訴訟。本院因認本件訴訟之結果對於參加人之權利或利益將有影響，乃依行政訴訟法第42條第1 項規定，依職權裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。
二、本件原告主張：㈠原處分書及訴願決定皆認定據以評定商標於西元1992至1999
年間曾在日本有發行產品名錄與銷售之事實，然其使用地區為國外，在無其他客觀事證證明據以評定商標於國外廣泛使用所建立之知名度已到達我國前，尚難遽予認定據以評定商標已為我國相關事業或消費者所普遍認知而達著名之程度。惟國人至日本旅遊頻繁，是以於日本流通之資訊，國人在日本應易於接觸到有關據以評定商標之相關訊息。是以，原處分書及訴願決定對據以評定商標於日本所形成之高知名度是否為國人所知悉之認定，顯有違誤，自應認為據以評定商標於日本之高知名度已到達我國，故據以評定商標係著名商標。
㈡原處分及訴願決定皆未審酌據以評定商標是否已在「相關業
者」具著名性，而為據以評定商標不具著名性之認定。惟外文「Wolsey」及狐狸圖乃英商渥斯有限公司自西元1755年起創用於服飾、襪子等商品之著名商標，據爭商標不僅歷史悠久，且於系爭商標申請註冊前即已向世界多國取得註冊、授權各國代理商使用，並早於系爭商標於我國註冊，並授權國內代理商使用。至「Wolsey」為英國皇家認證之「服裝」廠商，並提供高品質的服務，且在英國有多條通路和在全球有高達20個國家的銷售據點。又「皮帶頭、鈕扣、拉鍊」等乃是與服飾商品相關之零配件，因此可認銷售此類零配件商品之業者，係屬服飾商品之相關業者。是據以評定商標於服飾商品等所擁有之高知名度，亦應為包括系爭商標在內之零配件業者所熟知，故據以評定商標在我國應為著名商標。詎原處分及訴願決定對此漏未斟酌，顯有重大瑕疵。
㈢參加人於受其系爭商標權前手轉讓時，即應知悉其可能對著
名商標權人及消費者之權益造成損害，並可能因此獲取不正競爭之利益，堪認參加人申請系爭商標之註冊時係屬惡意。且系爭商標以據以評定商標所創用外文「Wolsey」結合「狐狸圖」申請註冊，易使人產生混同誤認之虞，應屬近似商標。且系爭商標所指定之商品為「皮帶頭、鈕扣、拉鍊」，而據以評定商標則為「服飾、襪子」，而此商品在功能、材料上具有關聯之處，若以相同或近似之商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，則此二商品間即存在類似之關係等情。並聲明求為判決：⒈撤銷訴願決定及原處分。⒉被告就原告於96年11月29日所提註冊第530415號「德全瓊玉及圖Wolsey」商標評定事件，應作成撤銷註冊（評定成立）之處分。
三、被告則以：㈠系爭商標「德全瓊玉及圖Wolsey」指定使用於皮帶頭、鈕扣
、拉鍊商品，於80年8 月1 日獲准註冊，並於88年4 月1 日獲准延展註冊。又修正前商標法就商標延展註冊之申請，係採實體審查，依現行商標法第51條規定及最高行政法院93年度判字第913 號、89年度判字第3066號等判決意旨，可知對商標之註冊申請評定，其所稱「商標之註冊」自應包括現行商標法修正前經實體審查而延展註冊之商標。又系爭商標之註冊公告日為80年8月1日，於88年4月1日經實體審查獲准延展註冊。原告於96年11月29日以系爭商標於88年4月1日之延展註冊有違延展註冊時商標法第37條第7款及現行商標法第23條第1項第12款規定，對之申請評定。是原告提出評定申請時，就系爭商標於88年4月1日延展註冊日已逾5年，此為原告所不否認，則若非系爭商標之延展註冊有違現行商標法第23條第1項第12款之規定且屬惡意者外，依現行商標法第51條規定，自不得申請評定。
㈡就據以評定商標是否為著名商標而言：
⒈原告於系爭商標評定時提出附件7 至20、23、31、33、36、
39之Wolsey紀念刊物、西元1980年起至西元1983年經銷商訂購價格資料、西元1983年針織衫色卡、西元1984年經銷商報價、型錄等資料、西元1985年秋冬目錄、春季女裝針織目錄、西元1986年春季男裝價格表、襪子目錄、男裝目錄、西元1987年男裝目錄，西元1988年襪子目錄、「Wolsey」英商公司於西元1991年10、11月間開立予各國廠商之發票、代理商「俊鋒實業股份有限公司」於西元1992年之信封、吊牌、發票及大統、大立等百貨之廠商結帳表、早期申請商標一覽表、全省百貨專櫃相片、產品目錄二份、「Wolsey」歷史介紹、銷售據點資料等證據資料影本，惟其中部分證據，距系爭商標於88年4 月1 日獲准延展註冊時已約七年，而消費者之認知通常隨客觀情事、經濟活動移轉或時空變遷而有所不同。是據以評定商標縱曾為著名商標，然不表示其於系爭商標獲准延展註冊時，亦為著名商標，而應依著名商標保護審查基準第2.1.2.1點之6規定認定為著名商標。又上開證據無法推論據以評定商標於系爭商標延展註冊即88年4月1日，仍為我國相關事業或消費者所普遍認知而達著名之程度。
⒉原告於系爭商標評定時提出附件24、30之87年1 月14日、88
年1 月11日之中時晚報、聯合報報導資料，惟其中聯合報報導資料並無標示係據以評定商標，而中時晚報報導資料僅有一份，數量過少。原告另提出評定附件37之87年1 月間於英國Wolsey廠所拍攝之照片、評定附件38之81年起至88年間於日本、韓國、英國發行之產品目錄與店面照片，均難以認定據以評定商標已為我國相關事業或消費者所普遍認知而達著名之程度。至原告提出附件3 、21、22、25 至29、32、34、35、37、38、40及41之世界各國註冊資料、YAHOO 網路字典查詢結果、西元2001年皇家金狐Wolsey休閒服電視廣告監測明細報表、民國94年東森新聞、中天新聞託播合約，有線電視廣告合約、發票及播出時間表、西元2005年Wolsey電視廣告VCD光碟、西元2006攤位相片、展覽目錄及光碟、百貨公司業績第一名獎狀、Wolsey Limited公司給申請人樣品費之應收帳款單據、信封、申請人付給Wolsey Limited公司之權利金扣繳憑單、88年10月2日之進口報單、西元2003年至西元2008年商品目錄及被告另案商標異議審定書等證據資料為證，惟上開證據尚不足以認定據以評定商標於系爭商標延展註冊時即88年4月1日，已為我國相關事業或消費者所普遍認知而達著名之程度。
⒊原告於系爭商標訴願階段時提出訴願附件6 、7 之另案註冊
第586544、591776號「德全瓊玉Wolsey及圖」商標註冊簿、被告中台異字第820818號及第820827號等商標異議審定書，惟上開另案註冊第586544、591776號商標之商標註冊簿，並非據以評定商標之使用，且上開商標異議審定書縱認據以評定商標於80年9 月22日為著名商標，惟其距系爭商標於88年
4 月1 日獲准延展註冊時已約七年，是據以評定商標縱曾為著名商標，然不表示其於系爭商標獲准延展註冊時，亦為著名商標，而應依著名商標保護審查基準第2.1.2.1 點之6 規定認定是否為著名商標。至訴願附件13至18之維基百科及皇家認證持有人協會之網頁資料、各國代理商資料、日本代理商之目錄、大陸地區商標資料及代理商之網頁資料、據以評定諸商標於大陸地區遭搶註之商標資料、以「Wolsey」為關鍵字於日本、大陸地區及韓國等國之網站搜尋引擎查詢等資料，除大多非據以評定諸商標之使用證據外，西元1997年至1999年於日本發行之商品目錄，僅有三份，數量極為稀少，且在無其他客觀事證證明據以評定諸商標於日本廣泛使用所建立之知名度已到達我國前，亦難遽予認定據以評定諸商標已為我國相關事業或消費者所普遍認知而達著名之程度。且原告並未證明據以評定商標商品於國內之廣告宣傳、銷售地區、銷售數量金額等，尚不足以認定據以評定商標於系爭商標延展註冊時即88年4 月1 日，已為我國相關事業或消費者所普遍認知而達著名之程度。
㈢原告主張據以評定商標於西元1992年至1999年曾在日本有發
行產品名錄暨銷售之事實，我國與日本鄰近、商旅往來頻繁，於日本使用之證據資料，極易為我國境內相關事業或消費者知悉。惟原告於商標評定階段所提出其於西元1991年至1999年間在日本使用之產品名錄僅有六份，且未提出據以評定商標商品於西元1991年至1999年行銷至我國之其他相關證據，自難推論據以評定商標已廣為我國境內相關事業或消費者所普遍認知。原告主張參加人申請系爭商標之註冊係屬惡意。惟原告於96年11月29日對系爭商標88年4 月1 日之延展註冊申請評定時，已逾首揭現行商標法第51條第1 項所規定5年之除斥期間，復無同法第51條第3 項規定之適用，則原告所為系爭商標88年4 月1 日之延展註冊，有違延展註冊時商標法第37條第7 款及現行商標法第23條第1 項第12款規定之主張，自應予駁回，茲為抗辯。並聲明駁回原告之訴。
四、參加人主張：㈠本件原告係在參加人系爭商標於88年延展註冊逾五年期間後
，始在96年間申請評定，而原告所據以申請評定者，必須其商標為著名商標，且參加人為惡意時，始有其適用。原告雖提出諸多證據欲證明系爭商標延展註冊時，據以評定商標乃為著名商標，惟其所提出之證據均無法明確證明據以評定商標在系爭商標88年4月1日延展註冊時已為著名商標，且普遍為國內相關事業或消費者所熟悉，是以其自不得主張現行商標法第23條第1項第12款之適用。縱使據以評定商標在國外有廣泛使用之事實，亦須其知名度已傳遞到國內而廣為國內相關消費者所熟知，否則基於商標之地域性，自無從僅依其國外銷售情形，即認為其在國內已具著名性，是本件原告既未證明據以評定商標符合商標法第23條第1項第12款所定之著名商標要件，其主張依同法第51條第3項規定對系爭商標申請評定，即無理由。
㈡參加人系爭商標中文「德全瓊玉」係以負責人夫妻之名合併
而成，再配合英文wol為wolf whistle之縮寫，意為男人向女性所吹之口哨，sey為sexually之縮寫，意為兩性之間，兩縮寫結合為wolsey其全意為夫妻感情甜蜜，白頭偕老。至狐狸圖部分，經參加人在網路上搜尋結果，發現申請註冊「狐狸圖」者眾，由是可知，狐狸圖已呈弱勢商標狀態，難謂有商標之獨創性及識別性，是系爭商標並無惡意抄襲著名商標之行為等語。
五、參酌上揭當事人之陳述，可知本件主要爭點乃為：系爭商標「德全瓊玉及圖Wolsey」有無商標法第23條第1項12款規定之適用？茲分述如下：
㈠按「對本法中華民國92年4 月29日修正施行前註冊之商標、
證明標章及團體標章，於本法修正施行後申請或提請評定者，以其註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由為限。」為現行商標法第91條第2 項所規定。另商標圖樣「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者」，不得申請註冊；商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」，不得註冊，分別為系爭商標88年4月1 日延展註冊時商標法第37條第7 款及現行商標法第23條第1 項第12款所規定。而「商標之註冊違反第23條第1 項第
1 款、第2 款、第12款至第17款或第59條第4 項規定之情形，自註冊公告之日起滿5年者，不得申請或提請評定。商標之註冊有第23條第1項第12款情形係屬惡意者，不受第1項期間之限制。」現行商標法第51條第1項及第3項復定有明文。
則商標之註冊是否有現行商標法第23條第1項第12款情形及商標權人是否屬「惡意」，均為商標評定申請案得否排除申請評定之5年除斥期間規定適用之要件；若其中有一要件不符合者，即無現行商標法第51條第3項規定之適用，而仍有5年除斥期間規定之適用，不得申請評定。次按商標是否著名，應以國內消費者之認知為準，而國內消費者得普遍認知該商標之存在，通常係因其在國內廣泛使用之結果，因此，欲主張商標為著名者，原則上，應檢送該商標於國內使用的相關證據。惟商標縱使未在我國使用或在我國實際使用情形並不廣泛，但因有客觀證據顯示，該商標於國外廣泛使用所建立的知名度已到達我國者，仍可認定該商標為著名。而商標之知名度是否已到達我國，可考量該商標使用的地域範圍是否與我國有密切關係，例如經貿、旅遊是否往來頻繁或文化、語言是否相近等因素加以綜合判斷。另該商標之商品藉由在我國銷售之報章雜誌廣泛報導或該商標在中文網路上被廣泛、頻繁地討論等，亦可作為該商標之知名度是否已到達我國的參考因素。
㈡經查，訴外人丙○○於77年11月21日以「德全瓊玉及圖Wols
ey」商標作為其註冊第437162號「德全瓊玉」正商標之聯合商標，指定使用於當時商標法施行細則第24 條第42類之「皮頭帶、鈕釦、拉鍊、扣條」商品，向被告申請註冊，嗣訴外人丙○○於80年2月1日向被告申請變更商標申請人為訴外人佳美皮件廠之吳賜卿，經被告審查，核准列為註冊第530415號聯合商標，權利期間自80年8月1日起至88 年3月31日止，系爭商標嗣經二次延展註冊，目前核准延展專用於「皮頭帶、鈕釦、拉鍊」商品，商標權利期間至108年3月31日止，嗣於82年8月24日訴外人吳賜卿將系爭商標移轉予參加人華益皮件百貨有限公司（更名前為華益皮件有限公司），依92年11月28日修正施行之現行商標法第86條第1項規定，自92年11月28日起，系爭商標視為獨立註冊之商標。而本件原告提出據以評定「WOLSEY」、「A Device」等商標，於96年11月29日以系爭商標於88年4月1日之延展註冊，有違當時商標法第37條第7款及現行商標法第23條第1項第12款規定，對之申請評定，是本件應釐清者，乃原告據以評定商標是否確為著名商標，以及原告提起本件評定是否業已超過系爭商標註冊後五年期間，倘已超過五年期間，則參加人申請系爭商標註冊是否存有惡意情形？如前所述，本件參加人系爭商標係在77年11月21日由訴外人丙○○申請註冊，嗣於80年2 月1日申請變更商標申請人為訴外人佳美皮件廠之吳賜卿，於82年8 月24日再由訴外人吳賜卿將系爭商標移轉予參加人，系爭商標則在88年4 月1 日再延展註冊。而本件原告提起本件評定之時間係在96年11月29日，距系爭商標延展註冊之時間已超過七年七月有餘，參酌上開規定說明，已明顯超過五年期間，是以原告提起本件評定之申請，於法自有未合。
㈢原告復主張據以評定商標乃著名商標，而參加人申請系爭商
標之註冊有第23條第1 項第12款情形且屬惡意，自不受第1項期間之限制云云。惟查，原告於系爭商標評定時所提出之附件7 至20、23、31、33、36、39之Wolsey紀念刊物、西元1980年起至西元1983年經銷商訂購價格資料、西元1983年針織衫色卡、西元1984年經銷商報價、型錄等資料、西元1985年秋冬目錄、春季女裝針織目錄、西元1986年春季男裝價格表、襪子目錄、男裝目錄、西元1987年男裝目錄，西元1988年襪子目錄、「Wolsey」英商公司於西元1991年10、11月間開立予各國廠商之發票、代理商「俊鋒實業股份有限公司」於西元1992年之信封、吊牌、發票及大統、大立等百貨之廠商結帳表、早期申請商標一覽表、全省百貨專櫃相片、產品目錄二份、「Wolsey」歷史介紹、銷售據點資料等證據資料影本，其中部分證據，距系爭商標於88年4 月1 日獲准延展註冊時已約七年，上開資料於七年後是否仍為消費者所普遍認知，仍有未明。縱認原告據以評定商標曾為著名商標，於歷經上開時間變化後，在系爭商標獲准延展註冊時是否仍為著名商標，亦有疑問，單就原告所提上開證據資料以觀，尚難使本院確信據以評定商標在系爭商標延展註冊即88年4 月
1 日時，仍為我國相關事業或消費者所普遍認知而達著名之程度。至原告另提出之附件24、30之87年1 月14日、88年1月11日等中時晚報、聯合報報導資料，其中聯合報報導資料並無標示據以評定商標，而中時晚報報導資料僅有一份，數量過少。原告另提出評定附件37之87年1 月間於英國Wolsey廠所拍攝之照片、評定附件38之81年起至88年間於日本、韓國、英國發行之產品目錄與店面照片，僅係據以評定商標在外國之使用情形，亦難以認定據以評定商標已為我國相關事業或消費者所普遍認知而達著名之程度。另原告所提出之附件3 、21、22、25至29、32、34、35、37、38、40及41之世界各國註冊資料、YAHOO 網路字典查詢結果、西元2001年皇家金狐Wolsey休閒服電視廣告監測明細報表、民國94年東森新聞、中天新聞託播合約，有線電視廣告合約、發票及播出時間表、西元2005年Wolsey電視廣告VCD 光碟、西元2006攤位相片、展覽目錄及光碟、百貨公司業績第一名獎狀、Wols
ey Limited公司給申請人樣品費之應收帳款單據、信封、申請人付給Wolsey Limited公司之權利金扣繳憑單、88年10月
2 日之進口報單、西元2003年至西元2008年商品目錄及被告另案商標異議審定書等證據資料，其中部分資料所示時間係在系爭商標延展註冊之後，自難作為系爭商標申請延展註冊時，據以評定商標是否為著名商標之認定資料，且已為我國相關事業或消費者所普遍認知而達著名之程度。
㈣另原告於系爭商標訴願階段中提出訴願附件6 、7 之另案註
冊第586544、591776號「德全瓊玉Wolsey及圖」商標註冊簿、被告中台異字第820818號及第820827號等商標異議審定書，惟上開另案註冊第586544、591776號商標之商標註冊簿，並非據以評定商標之使用，且上開商標異議審定書縱認據以評定商標於80年9 月22日為著名商標，距離系爭商標88年4月1 日獲准延展註冊時亦已超過七年，是據以評定商標縱曾為著名商標，仍無法證明其於系爭商標獲准延展註冊時，仍為著名商標。至訴願附件13至18之維基百科及皇家認證持有人協會之網頁資料、各國代理商資料、日本代理商之目錄、大陸地區商標資料及代理商之網頁資料、據以評定諸商標於大陸地區遭搶註之商標資料、以「Wolsey」為關鍵字於日本、大陸地區及韓國等國之網站搜尋引擎查詢等資料，除大多非屬據以評定諸商標之使用證據外，其中西元1997年至1999年於日本發行之商品目錄，僅有三份，數量極為稀少，且在無其他客觀事證證明據以評定諸商標於日本廣泛使用後所建立之知名度已到達我國前，自亦難依其在日本之使用情形遽予認定據以評定諸商標已為我國相關事業或消費者所普遍認知而達著名之程度。且原告並未證明據以評定商標商品於國內之廣告宣傳、銷售地區、銷售數量金額等，尚不足以認定據以評定商標於系爭商標延展註冊時即88年4 月1 日，已為我國相關事業或消費者所普遍認知而達著名之程度。
㈤原告雖又主張據以評定商標於西元1992年至1999年曾在日本
有發行產品名錄暨銷售，而我國與日本鄰近、商旅往來頻繁，於日本使用之證據資料，自極易為我國境內相關事業或消費者知悉云云。惟查，原告於商標評定階段所提出其於西元1991年至1999年間在日本使用之產品名錄僅有六份，且未提出據以評定商標商品於西元1991年至1999年行銷至我國之其他相關證據，自難推論據以評定商標已廣為我國境內相關事業或消費者所普遍認知。原告另主張參加人申請系爭商標之註冊係屬惡意云云，惟原告就其據以評定商標於系爭商標申請延展註冊時在我國國境內是否仍屬著名商標一節既無法證明，則參加人是否具有惡意，即無再與論究之必要。縱認原告據以評定諸商標確屬著名商標，惟原告就參加人受讓系爭商標，以及系爭商標延展註冊時是否具有惡意，均未能證明，且任令系爭商標於我國申請註冊、同時併存數十年，遑論迄至96年11月29日始對系爭商標88年4 月1 日之延展註冊申請評定時，早已超過首揭現行商標法第51條第1 項所規定5年之除斥期間，是原告主張系爭商標88年4 月1 日之延展註冊，有違延展註冊時商標法第37條第7 款及現行商標法第23條第1 項第12款規定云云，即屬無稽，應予駁回。
六、綜上所述，被告依首揭規定，為駁回申請評定之處分，並無不合。訴願決定予以維持，亦無違誤，均應予以維持。本件原告訴請撤銷原處分及訴願決定，並請求被告就系爭商標應作成撤銷註冊即評定成立之行政處分，為無理由，應予駁回。
七、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無影響，爰毋庸一一論列，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第
1 條、行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。中 華 民 國 99 年 11 月 11 日
智慧財產法院第一庭
審判長法 官 李得灶
法 官 林欣蓉法 官 汪漢卿以上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 99 年 11 月 11 日
書記官 邱于婷