智慧財產法院行政判決
99年度行商訴字第149號民國100年3月17日辯論終結原 告 劉順龍訴訟代理人 陳祐良律師被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 王美花（局長）訴訟代理人 陳盈竹
林政憓
參 加 人 泰國商‧999ACG國際股份有限公司
（送達代
區○○代 表 人 姚坤生（Yeo K上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國99年6月24日經訴字第09906058640 號訴願決定，提起行政訴訟，經本院命參加人獨立參加本件被告之訴訟，本院判決如下：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、程序事項：㈠查原告原起訴聲明第2 項為「被告機關應作成註冊號第0000
0000號『洋蔥頭標章圖』商標異議成立之處分」（見本院卷第7 頁），嗣於民國99年12月16日當庭更正為「被告應撤銷註冊第00000000號『洋蔥頭標章圖』商標註冊之處分」，並經被告表示無意見（見本院卷第69頁），原告係本於同一請求基礎為請求，使聲明更加明確，非屬訴之變更或追加，自無行政訴訟法第111 條第1 項規定之適用，合先敘明。
㈡參加人未於準備程序及言詞辯論期日到場，亦未提出任何書狀為聲明或答辯。
二、事實概要：參加人之前手香港商‧豐朵國際有限公司（下稱香港豐朵公司）前於97年3 月27日以「洋蔥頭標章圖」商標，指定使用於當時商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第35類之「廣告之企劃設計製作代理宣傳及宣傳品遞送；代理進出口服務及代理國內外廠商各種產品之報價投標經銷商情之提供；工商管理協助；櫥窗設計及擺設之設計；拍賣；公關；廣告宣傳器材及場所租賃；為工商企業籌備商展及展示會及博覽會之服務；產品包裝；建立電腦資訊系統資料庫；超級市場、購物中心、郵購、網路購物；書籍零售、農產品零售、食品及飲料零售、布疋及衣服及服飾配件零售、家具及室內裝設品零售、五金及家庭日常用品零售、化學製品零售、藥物零售、文教用品零售、鐘錶零售、眼鏡零售、建材零售、電器用品及電子材料零售、汽車及其零件配備零售、自行車及其零件配備零售、機車及其零件配備零售、首飾及貴金屬零售、攝影器材零售、畜產品零售、水產品零售、化妝品零售、康樂用品零售、機械器具零售、燃料零售、煙類零售、酒類零售。」等服務，向被告申請註冊，經被告准列為註冊第0000000 號商標（下稱系爭商標，如附圖1 所示）。嗣原告以系爭商標有違商標法第23條第1 項第10款、第14款及第17款規定，對之提起異議，經被告審查，以99年1 月27日中台異字第980282號商標異議審定書為異議不成立之處分。
原告不服，提起訴願，經經濟部同年6 月24日經訴字第09906058640 號決定駁回，遂向本院提起行政訴訟，聲明被告原處分及訴願決定均撤銷，並判命被告應作成系爭商標異議成立之處分。而香港豐朵公司於同年7 月1 日向被告申請移轉系爭商標之登記予參加人，嗣被告於同年8 月10日核准系爭商標移轉登記，經本院命參加人獨立參加本件被告之訴訟。
三、原告聲明求為判決㈠原處分及訴願決定均撤銷。㈡被告應作成撤銷註冊第0000000 號「洋蔥頭標章圖」商標註冊之處分。並主張：
㈠系爭商標圖形獨特特徵之設計，乃原告自94年9 月起自行於
所架設之網站「洋蔥酷樂部」進行作品發表，並將該一系列美術圖像之創作命名為「洋蔥頭」。嗣原告即對外進行商業授權，將「洋蔥頭」系列美術圖形創作發表並使用於各類書籍及貼紙等商品及提供手機業者或網站業者進行圖形下載服務。又原告曾與豐朵圖像發展有限公司（下稱臺灣豐朵圖像公司）簽署美術著作周邊商品授權代理契約書，惟依香港豐朵公司前於商標異議所提答辯理由書自陳，其於臺灣設立臺灣豐朵圖像公司以對外進行契約簽訂及細節磋商，惟實際決策與業務執行與否仍均以香港豐朵公司為主。
㈡有關著作權之保護，係採創作主義，香港豐朵公司顯已侵害
原告之著作權，而違反商標法第23條第1 項第17款規定。又原告前已依法追究其侵害著作權及背信等之刑責，現並由臺灣臺北地方法院檢察署進行偵查，爰依行政訴訟法第177 條第2 項規定，聲請裁定停止訴訟程序。
四、被告聲明求為判決駁回原告之訴。並抗辯：商標法第23條第
1 項第17款規定，應以經判決確定為必須具備要件；且得該他人同意申請註冊者，依同款但書規定，即無該款本文規定之適用。查參加人之前手香港豐朵公司於系爭商標申請註冊時已出具經洋蔥頭系列美術著作權人（即原告）同意申請註冊之同意書後核准註冊，況參加人與原告間有否侵害著作權之情事，原告亦未提出法院確定判決作為根據，則系爭商標應無本款規定之適用。
五、得心證之理由：㈠查系爭商標係於97年3 月27日申請註冊，於同年12月19日核
准註冊，是系爭商標之申請應否准許註冊，應以92年5 月28日修正公布之商標法為斷。故本件爭點為系爭商標是否違反同法第23條第1 項第17款規定（見本院卷第109 頁），故本件無庸再審酌關於同條項第10款、第14款規定之爭點。㈡按92年5 月28日修正公布之商標法第23條第1 項第17款規定
：「商標有下列情形之一者，不得註冊：商標侵害他人之著作權、專利權或其他權利，經判決確定者。但得該他人同意申請註冊者，不在此限。」準此，註冊之商標侵害他人之著作權者，除經該他人同意外，必經法院判決確定後，始構成撤銷商標註冊之事由。
㈢查香港豐朵公司（負責人為詹嘉慧）在我國設立臺灣豐朵公
司（負責人亦為詹嘉慧），以利在臺對外進行契約簽訂及細節磋商，其實際決策與業務執行均由香港豐朵公司主導；而原告與臺灣豐朵公司於95年11月23日簽訂美術著作周邊商品授權代理契約書，原告授權臺灣豐朵公司於同年12月1 日起至97年12月1 日止於全球就原告所創作之洋蔥頭系列美術著作，代為對外招攬授權開發週邊商品（第1 條約定），且臺灣豐朵公司應為原告申請智慧財產權登記及擔任相關合作案的圖稿送審工作，以保障原告著作權益（第7 條第4 項約定）；原告與臺灣豐朵公司並於同日簽訂洋蔥頭美術著作授權證書，原告就洋蔥頭美術設計圖像授權臺灣豐朵公司；另臺灣豐朵公司於97年7 月17日匯款16,000元予原告，詹嘉慧以電子郵件告知原告4 至6 月份授權金33,900元，且代扣印刷費7,900 元、「3 月份臺灣商標申請費（10000 元）」，故匯入餘款16,000元，而該臺灣商標申請費係指系爭商標及註冊第0000000 號商標。此有洋蔥頭美術著作授權證書（見審定卷第33頁）、電子郵件、存摺內頁影本（見異議卷第51至52頁），及美術著作周邊商品授權代理契約書（見本院卷第頁）附卷可稽，且經本院勘驗詹嘉慧庭提之存摺封面記載（帳號：000-00-0000000，戶名：臺灣豐朵發展有限公司），及核閱其內頁第1 頁與異議卷第52頁之影本相同（見本院卷第104 至105 頁），復為兩造、香港豐朵公司所不爭執（香港豐朵公司部分見異議卷第44至45頁之商標異議答辯理由書），並經證人詹嘉慧到庭結證屬實（見本院卷第102 至103、105 頁）。
㈣經核閱香港豐朵公司申請系爭商標註冊時所提之「同意書」
（見審定卷第5 頁）上「劉順龍」印文，與原告所提之異議申請書、軟體授權使用協議書、委外製作契約書、美術著作週邊商品授權代理契約書、異議補充理由書、洋蔥頭美術著作授權證書上「劉順龍」印文（見異議卷第16、18、27、34、63、65頁），並不相同。惟原告自陳該「同意書」上「劉順龍」之印章乃其授權詹嘉慧所代刻，然僅供臺灣豐朵公司於美術著作周邊商品授權代理契約書之契約範圍內與第三人簽約，並未授權臺灣豐朵公司或詹嘉慧作為申請商標使用，亦即臺灣豐朵公司或詹嘉慧逾越授權範圍而使用該印章等語（見本院卷第70至71、100 頁）。觀諸原告之陳述（見本院卷第70至71、99至101 、106 至108 頁）及證人詹嘉慧之證述（見本院卷第102 至109 頁），可知雙方對原告是否同意香港豐朵公司在臺以其名義申請系爭商標之註冊、香港豐朵公司得否以授權詹嘉慧代刻之「劉順龍」印章蓋印於上開「同意書」、97年7 月17日詹嘉慧匯款明細中所指代扣「3 月份臺灣商標申請費（10000 元）」是否即為原告同意由香港豐朵公司申請系爭商標等情有所爭執。而原告已對香港豐朵公司、臺灣豐朵公司及詹嘉慧，向臺灣臺北地方法院檢察署對提起侵害著作權之告訴，經臺灣臺北地方法院檢察署以99年度偵續字第893 號受理，現正偵查中（告訴狀影本附於彌封之外放證物袋），是以系爭商標果否侵害原告之著作權、抑或業經原告之同意，有待司法機關偵查、審理，尚未經判決確定，自未符合92年5 月28日修正公布之商標法第23條第
1 項第17款規定。㈤關於原告裁定停止訴訟程序之聲請，行政訴訟法第177 條第
2 項固規定：「有民事、刑事或其他行政爭訟牽涉行政訴訟之裁判者，行政法院在該民事、刑事或其他行政爭訟終結前，得以裁定停止訴訟程序。」惟商標異議制度旨在經由公眾審查以彌補商標專責機關所為商標審查之不足，92年5 月28日修正公布之商標法第23條第1 項第17款所定之不准商標註冊事由，既以經判決確定商標侵害他人之著作權為要件，而本件乃課予義務訴訟，係以事實審行政法院言詞辯論終結之際為法律及事實狀態之基準時，直至本件言詞辯論終結時止，尚無何判決確定系爭商標侵害原告之著作權，則系爭專利之註冊即無違反同條項第17款規定之情形，原告本不得依同法第40條規定提出異議，且前揭原告告訴香港豐朵公司、臺灣豐朵公司及詹嘉慧違反著作權法案，如經法院判定確有侵害原告著作權之情事，原告仍得於判決確定之日起5 年內，依同法第50條、第51條規定申請或提請評定。是以本件自無待前揭刑事案件確定而停止訴訟程序之必要。
六、綜上所述，系爭商標之註冊並無違反92年5 月28日修正公布之商標法第23條第1 項第17款所定情形。從而，被告所為異議不成立之處分，並無違法，訴願決定予以維持，核無不合。原告訴請撤銷，並命被告就系爭商標應為核准註冊之處分，為無理由，應予駁回。
七、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。
中 華 民 國 100 年 4 月 14 日
智慧財產法院第二庭
審判長法 官 陳忠行
法 官 曾啟謀法 官 蔡惠如以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由（須按他造人數附繕本）。
如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 100 年 4 月 14 日
書記官 林佳蘋