智慧財產法院行政判決
99年度行商訴字第150號民國99年12月16日辯論終結原 告 劉順龍訴訟代理人 陳祐良律師被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 王美花（局長）訴訟代理人 陳盈竹
參 加 人 香港商．豐朵國際有限公司代 表 人 詹嘉慧上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國99年6月11日經訴字第09906057810 號訴願決定，提起行政訴訟，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、事實概要參加人於民國（下同）97年3 月27日以「洋蔥頭標章圖」商標指定使用於商標法施行細則第13條所定修正前商品及服務分類表第16類之書籍、期刊、畫冊、筆記本、資料手冊、日曆、月曆、海報；筆、筆盒；貼紙；製圖用儀器；紙製廣告牌；事務用紙、噴出式紙帶；衛生用紙；膠紙、膠水、印章；自然科學教具等商品，向被告申請註冊，經被告核准列為註冊第0000000號商標。原告以系爭商標之註冊有違商標法第23條第1 項第10款、第14款及第17款之規定，對之提起異議。經被告審查，於99年1 月27日以中台異字第980281號商標異議審定書為「異議不成立」之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部99年6 月11日經訴字第09906057810 號決定駁回，原告仍未甘服，遂向本院提起行政訴訟，聲明原處分及訴願決定均撤銷。本院因認本件訴訟之結果，倘認訴願決定及原處分應予撤銷，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依行政訴訟法第42條第1 項規定，依職權裁定命其獨立參加本件被告之訴訟。
二、原告主張
(一)原告為系爭商標圖形之原始創作者，在我國依法享有著作權法之保護，而系爭商標圖形之設計，乃原告自94年9 月起自行於所架設之網站「洋蔥酷樂部」進行作品發表，並將該一系列美術圖像之創作命名為「洋蔥頭」，且成為對話平臺軟體MSN 中知名表情符號之一。原告並對外進行商業授權，將「洋蔥頭」系列美術圖形創作發表並使用於各類書籍及貼紙等商品及提供手機業者或網站業者進行圖形下載服務，其中，系爭商標圖形更早於95年11月授權出版社發表並使用於星座等書籍商品。原告雖未就包括系爭商標圖形在內之「洋蔥頭」美術圖形全數辦理商標權註冊登記，然依原告上開所提之證據資料可證明原告已屬先使用「系爭商標圖形」。
(二)原告曾與台灣豐朵公司簽署美術著作周邊商品授權代理契約書，而據參加人於商標異議答辯理由書所陳，參加人於台灣設立豐朵公司以對外進行契約簽定及細節磋商，惟實際決策與業務執行與否仍均以參加人即香港商豐朵國際有限公司為主，故參加人未經原告同意，利用其於台灣所設立之豐朵公司與原告間具有契約及業務往來等關係，而知悉原告商標之存在，故而搶先申請註冊，顯已構成商標法第23條第1 項第14款及第10款不得註冊之原因。
(三)依參加人所提之商標異議答辯理由書所載，參加人曾於97年
3 月27日以系爭商標圖形向被告申請註冊，先經被告以系爭商標圖形「不具識別性」發給核駁先行通知書，而參加人又提出其與原告所簽署之美術著作周邊商品授權代理契約書及相關與客戶合作契約以證明系爭商標圖形已為相關消費者熟悉而具有識別性，並經被告認其具有識別性而准列商標，被告一方面於核駁申請註冊商標之程序中，同意以參加人所提出其與原告所簽署之美術著作周邊商品授權代理契約書及相關與客戶合作契約而認系爭商標圖形已為相關消費者熟悉而具有識別性，卻又於異議程序中，否認原告所提出之書籍及軟體授權使用協議書及網路拍賣活動洋蔥頭圖案委外製作契約書，認為此等證據資料僅係屬著作權授權使用之範疇，即不具識別性，因此縱認原告所提者僅屬著作權授權使用之範疇，被告就同屬著作權授權使用之範疇之證物，卻分為商標與非商標之認定，顯有矛盾，其就相同之事務卻為不同之處理亦違反平等原則。況原告除提出出版之書籍、軟體授權使用協議書及網路拍賣委外製作契約書等附件作為先使用商標之證據外，亦已提出與豐朵公司所簽署之美術著作周邊商品授權代理契約書作為先使用商標之證據，非屬未提供其本人或授權他人先使用系爭商標圖形於同一或類似商品/ 服務之證據資料。
(四)有關著作權之保護，係採創作主義，參加人顯已侵害原告之著作權，顯屬無疑，並已該當商標法第23條第17款規定。而原告前已依法追究參加人對原告侵害著作權及背信等之刑責，並由台北地方法院檢察署進行偵查中。因前開刑事案件尚在偵查中，原告前曾於訴願程序中依訴願法第86條得停止訴願程序之事由，請求准予停止訴願程序，惟經濟部訴願審議委員會竟擅以參加人所提出之同意書乙份，而未准予停止訴願程序之進行，顯有違法，故亦請求准予依行政訴訟法第17
7 條第2 項之規定，裁定停止訴訟程序。
(五)為此起訴聲明請求：1.訴願決定及原處分均撤銷。2.被告機關應作成註冊號第00000000號「洋蔥頭標章圖」商標異議成立之處分。
三、被告之答辯
(一)系爭註冊第0000000號「洋蔥頭標章圖」商標圖樣係以線條繪製之一卡通人物圖形所構成，依該圖形所呈現者，不論在形式上或意義上，依一般社會通念，均難認有妨害國家利益或社會道德觀念之情事，亦未有悖於一般國民文化感情而言。原告僅稱參加人前手因地緣等其他關係知悉據以異議商標之存在，卻搶先申請註冊系爭商標，已構成公序良俗之違反云云而並未針對系爭商標圖樣本身如何妨害公共秩序或善良風俗等情事提出具體事證，顯與本款所規定之要件不合。
(二)就原告所檢送證據資料觀之：
1.證二「軟體授權使用協議書」，為原告將其所有之產品「洋蔥頭MSN 圖示集」授權第三人使用所訂之契約書，其中第1條載明「授權標的：甲方（即原告）產品『洋蔥頭MSN 圖示集』。」、第2 條載明「授權範圍：甲方授權乙方重製並隨附授權標的在乙方所著作、發行之......繁體中文版一書所附之光碟中......」及第7 條載明「......甲方保證確係依中華民國法律享有授權標的之著作權人......」，核其契約之約定內容，係有關「洋蔥頭」圖樣著作之創作及授權使用之事項，並非據以異議商標已實際使用於商品或服務之證據資料。
2.證三「委外製作契約書」，為第三人委託原告製作網路拍賣活動洋蔥頭圖案所訂之契約書，其中第1 條第1 項載明「1.乙方（即原告）同意以其專業智識及經驗為甲方製作如附件所述之工作。」，核其契約之約定內容，亦係有關「洋蔥頭」圖樣著作之創作及授權使用之事項，而非據以異議商標已實際使用於商品或服務之證據資料。
3.證四及證五等書籍之封面，其上印製有「洋蔥頭」插畫圖案，並載明「洋蔥頭賣力演出」，係原告授權第三人使用其「洋蔥頭」圖樣著作物，皆屬著作權授權使用之範疇。
4.證六「美術著作週邊商品授權代理契約書」，其內容僅係原告授權參加人前手之合作廠商「豐朵圖像發展有限公司」就其洋蔥頭系列之相關美術著作代為對外招攬肖像授權開發週邊商品等事宜，並非據以異議商標已實際使用於商品或服務之證據資料。
綜上可知，原告並未提供其本人或授權他人於系爭商標申請日即97年3 月27日前先使用據以異議商標於同一或類似商品/ 服務之證據資料，系爭商標應無商標法第23條第1 項第14款規定之適用。
(三)參加人之前手「香港．豐朵國際有限公司」於系爭商標申請註冊時已出具經洋蔥頭系列美術著作權人即原告劉順龍同意申請註冊之同意書後核准註冊，況參加人與原告間有否侵害著作權之情事，原告亦未提出法院確定判決作為根據，則系爭商標應無商標法第23條第1 項第17款規定之適用。綜上所述，系爭商標之註冊並無違商標法第23條第1 項第10款、第14款及第17款之規定，被告原處分並無違法，為此答辯聲明請求駁回原告之訴。
四、參加人未於言詞辯論期日到場，亦未提出任何書狀為主張。
五、本院之判斷
(一)參加人以「洋蔥頭標章圖」商標指定使用於商標法施行細則第13條所定修正前商品及服務分類表第16類之書籍、期刊、畫冊、筆記本、資料手冊、日曆、月曆、海報；筆、筆盒；貼紙；製圖用儀器；紙製廣告牌；事務用紙、噴出式紙帶；衛生用紙；膠紙、膠水、印章；自然科學教具等商品，向被告申請註冊，經被告准列註冊。嗣原告以系爭商標之註冊有違商標法第23條第1 項第10款、第14款及第17款之規定，對之提起異議。經被告審查，認原告之主張無理由，而為異議不成立之處分。原告不服，提起訴願，亦經訴願機關以相同理由駁回其訴願，故本件之爭點應為系爭商標是否有違反商標法第23條第1 項第10、14、17款不得註冊之事由。
(二)按商標有妨害公共秩序或善良風俗或相同，或有近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在或商標侵害他人之著作權、專利權或其他權利，經判決確定者，不得註冊。商標法第23條第1 項第10、14、17款本文定有明文。次按所謂「妨害公共秩序或善良風俗者」，係指商標圖樣本身所表彰之意義或標誌效果有妨害攸關國家社會一般利益之公共秩序或社會一般道德觀念所認定善良風俗者而言，如以不堪入目的文字或猥褻圖形作為商標圖樣者，即為適例。至於系爭商標圖樣有無侵害他人著作權，核屬著作權等相關法規規範範疇或另案得否申請撤銷問題，尚非該款所稱之妨害公共秩序或善良風俗。再按商標法第23條第1項第14款規定之意旨，係在因避免知悉他人先使用商標之存在，而剽竊他人創用之商標申請註冊，而在判斷商標權人與該他人間是否具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者，應就具體個案之客觀事實以為斷，若有客觀事證足認申請人確因知悉他人商標存在而搶先註冊者，即應認有本款之適用。又該條款之適用，不以該他人之商標已註冊為必要，亦不以該他人之商標已達著名為要件，且其先使用之事實不限於國內，亦包括在國外之使用。
(三)經查系爭商標圖案為一洋蔥頭系列主角洋蔥頭雙手反手叉腰張口仰天長笑圖案，該圖案中並未出現任何違反公共秩序或善良風俗之情形，此為一般消費者皆會出現之動作表情，並未具有任何猥褻之意義，亦未出現任何不堪入目之文字，而原告亦未舉證系爭商標有任何妨害公共秩序或善良風俗之事實，故系爭商標並未違反商標法第23條第1 項第10款之規定，而有不得註冊之情形。原告雖主張我國學者認為申請人與先使用人之間，如有契約、地緣、業務往來或其他關係而知悉他人商標存在而搶先註冊者，則有違反公序良俗，甚或有欺罔公眾，使消費者誤認之情事，故倘有構成商標法第23條第1 項第14款之事由，則亦同時構成商標法第23條第1 項第10款應為撤銷商標權註冊之事由云云。惟查，觀諸原告所提之證一即曾陳明汝教授於2004年1 月再版之商標法原理，其書中原文為「然則申請人與先使用人之間，如有契約、地緣、業務往來或其他關係而知悉他人商標存在而搶先申請註冊者，則有違反公序良俗，甚或有欺罔公眾，使消費者誤認誤信之情事。是以86年商標法部分條文修正於37條增訂第14款」，又觀諸86年5 月7 日商標法修正之立法理由：「第十四款新增。申請人為先使用人之代表人、代理人、代理商等關係，未得商標或標章所有權人之承諾而為申請註冊者，或以其他背於善良風俗之方法襲用他人商標或標章而為申請註冊者，有礙商場秩序須加以規範。」，綜合上述學者說明及立法理由可知，違反商標法第23條第1 項第14款之規定而為商標註冊，雖亦有違反公序良俗之情形，惟此處所謂違反公序良俗，係指搶先註冊之「方法、手段」違反公序良俗，而非指「商標本身」違反公序良俗。故商標法第23條第1 項第14款所隱含違反公序良俗之性質與同條項第10款指商標本身違反公共秩序與善良風俗之情形並不相同，故原告此部分主張，並不可採。
(四)另原告主張系爭商標有違反商標法第23條第1 項第14款而不得註冊之情形云云，惟查該款之規定雖不以他人之商標已註冊為必要，若有客觀事證足認申請人確因知悉他人商標存在而搶先註冊者，即應認有本款之適用。然該款之適用，應以該圖案已作為商標使用為前提。若他人未將該圖案做為商標使用，仍不得以本款之規定相繩。觀諸原告所檢送之證據資料影本，異議附件1(本院證2)「軟體授權使用協議書」，為原告將其所有之產品「洋蔥頭MSN 圖示集」授權第三人使用所訂之契約書，其中第2 條載明「......甲方（即原告）授權乙方重製並隨附授權標的在乙方所著作、發行之......繁體中文版一書所附之光碟中......」及第7 條載明「......甲方保證確係依中華民國法律享有授權標的之著作權人......」，故異議附件1 （本院證2 ）為著作權授權使用之契約，並非系爭商標圖樣已實際使用於商品或服務之證據資料；又異議附件2 （本院證3 ）「委外製作契約書」，為第三人委託訴願人製作「Yahoo ！奇摩拍賣活動洋蔥頭圖案」所訂之契約書，其中第1 條第1 項載明「1.乙方（即原告）同意以其專業智識及經驗為甲方製作如附件所述之工作。」；故該契約之約定內容，亦係有關「洋蔥頭」圖樣著作之創作及授權使用之事項，非系爭商標圖樣已實際使用於商品或服務之證據資料。另異議附件4 （本院證4 ）「魯道夫星座好運全記錄」與異議附件5 （本院證5 ）「2007星座好運雙魚座」等書籍封面，其上雖有類似系爭商標之圖案，惟該書籍封面中之洋蔥頭圖案，並非僅有與系爭商標類似之圖案，該圖案為眾多洋蔥頭系列圖案之一，且未特別突顯該圖案，自與所有洋蔥頭圖案融合為一整體圖樣著作物，至該二書籍封面中與系爭商標類似之洋蔥頭圖案，胸前皆冠有象徵十二星座中雙魚座之符號，可見該圖案係在表彰雙魚座之洋蔥頭，而為全體洋蔥頭圖形著作之一部分，並未特別作為商標使用，而該書籍皆載有「洋蔥頭賣力演出」，可知係原告授權第三人我識出版社有限公司使用其「洋蔥頭」圖樣著作物，皆屬著作權授權使用之範疇。而異議附件6 （本院證6 ）「美術著作週邊商品授權代理契約書」，其內容僅係原告授權參加人就其洋蔥頭系列之相關美術著作代為對外招攬肖像授權開發週邊商品等事宜，該契約書中亦未出現任何洋蔥頭圖案，非系爭商標中洋蔥頭圖案已實際使用於商品或服務之證據資料；且原告亦無法就其提供本人或授權他人先使用系爭商標中洋蔥頭圖案為商標使用舉證，則系爭商標應無商標法第23條第1 項第14款規定之適用，原告主張其已就先使用之事實為舉證，顯係誤會該圖案係作為著作權或商標權使用之結果，故原告此部分之主張，亦不可採。
(五)又原告主張系爭商標違反商標法第23條第1 項第17款而不得註冊云云，惟查參加人於系爭商標申請註冊時，已出具經洋蔥頭系列美術著作權人即原告同意將該圖樣申請註冊之同意書後核准註冊（參見審定卷第5 頁），原告雖對該同意書之實質內容有所爭執，惟於本院99年12月16日言詞辯論時「（審判長問：對於上開同意書上面的劉順龍印文是否為原告所有？）原告訴代答：是詹嘉慧代刻的，有同意她代刻，是用在與對外的客戶關係簽約上，並未授權詹嘉慧使用在商標申請同意書上面。」（參見本院卷99年12月16日言詞辯論筆錄第3 頁），由上開筆錄可知，用於該同意書上之印文，係經原告同意而代刻，其形式上真正應屬無疑，而該印文限於何時使用，屬參加人與原告間之約定，為其內部關係，對被告而言，除原告提出確實證據得證明系爭同意書顯係偽造，否則被告亦僅能於審查時就該同意書為形式上之審查，並推定參加人已經取得原告之授權，此其符合商標法第23條第1 項第17款之規範意旨，即必須商標侵害他人之著作權經判決確定者，始不得註冊。被告實無法就原告實際上是否確有授權參加人為系爭商標之註冊為審查，被告依同意書認定參加人係經原告同意授權而申請註冊，並無違誤。況系爭同意書之日期為97年3 月18日，而觀諸原告不爭執真正之參加人答辯理由書附件三、四即參加人與原告間就97年4 到6 月份授權金匯入之電子郵件影本，記載「3 月份台灣商標申請費（10
000 元）」及97年7 月17日匯款紀錄（見異議卷第51、52頁及本院言詞辯論筆錄第3 頁），原告對系爭圖樣在台灣申請商標註冊一事，並非毫不知情，雖原告嗣後主張與原告有契約關係的是臺灣豐朵公司，當初申請費是指臺灣豐朵公司要以原告的名義申請，原告沒有同意可以以香港豐朵公司的名義申請云云，惟對被告而言，於准予註冊審定及異議審定當時，均無從知悉該同意書有原告於言詞辯論時所述情形，則被告辯稱須俟原告主張參加人有侵害原告著作權之事實經判決確定後，始得撤銷註冊，為有理由。
(六)末按行政訴訟法第177 條第2 項雖規定，行政訴訟之裁判，有民事、刑事或其他行政爭訟牽涉行政訴訟之裁判者，法院在該爭訟終結前，得以裁定停止訴訟。然商標權之授與，係以一對眾之關係，商標權一經公告，對權利人及社會大眾而言，如須撤銷均應考量公共信賴之問題，即與公益有關，故採公眾審查制度，且依商標法第50條第2 項準用同條第1 項之規定，商標註冊前，侵害他人之著作權，於註冊後經法院判決確定者，得申請商標專責機關評定其註冊，無期間之限制。是原告如依刑事訴訟程序得以確定參加人本件註冊商標侵害其著作權，法律上仍有得以救濟之空間。況原告於本院審理時所舉証據尚不足以使本院認系爭同意書顯有偽造之情形，且亦無法證明被告於註冊審定或異議審定時有何違法或不當情事，則為維持法律現狀之安定，本院認本件無裁定停止之必要，併此敘明。
六、綜上所述，被告核認系爭商標之註冊並未違反商標法第23條第1 項第10、14、17款規定，所為本件異議不成立之審定，尚無違誤，訴願決定予以維持，核無不合。原告訴請撤銷訴願決定及原處分，並命被告應就系爭商標作成異議成立撤銷註冊之處分，均無理由，應予駁回。
七、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條、行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。
中 華 民 國 99 年 12 月 30 日
智慧財產法院第二庭
審判長法 官 陳忠行
法 官 蔡惠如法 官 熊誦梅以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 99 年 12 月 30 日
書記官 陳士軒