智慧財產法院行政判決
99年度行商訴字第29號民國99年7月15日辯論終結原 告 惟信服飾有限公司代 表 人 甲○○訴訟代理人 吳麒 律師複代理人 潘則華 律師被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 乙○○（局長）住同上訴訟代理人 丙○○
參 加 人 阿羅佛斯設計實業社即呂蕙雯訴訟代理人 俞昌瑋 律師複代理人 陳俊溢 律師上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國98年12月16日經訴字第09806122650 號訴願決定，提起行政訴訟，本院依職權裁定參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、事實概要：原告之前手蔡鈞鴻於民國91年5 月27日以「BOUN
TY HUNTER 及圖」商標，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第25類之「各種男、女服裝、T恤、套裝、西裝、休閒服、運動服、背心、童裝、短褲、襯衫、牛仔褲、外套、夾克、毛衣、外衣、裙子、洋裝、套裝、內衣褲」商品，向被告申請註冊，經該局審查，准列為註冊第0000000號商標（下稱系爭商標，如附圖一所示），權利期間自92年8月16日起至102年8月15日止，嗣於93年間申准移轉登記予原告。其後，參加人阿羅佛斯設計實業社即呂蕙雯以系爭商標有違註冊時商標法第37條第7款、第14款及現行商標法第23條第1項第12款、第14款規定，對之申請評定。案經被告審查，核認該商標有違註冊時商標法第37條第14款及現行商標法第23條第1項第14款之規定，於98年8月27日以中台評字第970267號商標評定書為其註冊應予撤銷之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部98年12月16日經訴字第09806122650號訴願決定駁回，原告仍不服，遂向本院提起行政訴訟。本院因認本件訴訟之結果，倘認訴願決定及原處分應予撤銷，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依行政訴訟法第42條第1項規定，依職權裁定命其獨立參加本件被告之訴訟。
二、原告聲明求為判決撤銷訴願決定及原處分。並主張：㈠我國商標法係採先申請註冊原則，系爭商標係於2002年5 月
27日申請在案，經被告縝密審查，已於2003年8月16日核准公告，並核發商標證書，其商標權權利期間至2013年8月15日，該商標權至今仍屬有效。
㈡參加人在臺灣之6件商標申請案，其申請日均晚於系爭商標
之申請日，依據商標先申請註冊原則，系爭商標實質上根本不受其影響，並且應受到商標法完整之保障；反觀參加人之商標申請案，因已有相同或近似之商標存在，復指定同一或類似之商品或服務，而應有不准予以註冊之情形。
㈢按「商標權人對於侵害其商標權者，得請求損害賠償，並得
請求排除其侵害；有侵害之虞者，得請求防上之。未經商標權人同意，而有第29條第2項各款規定情形之一者，為侵害商標權。商標權人依第一項規定為請求時，對於侵害商標權之物品或從事侵害行為之原料或器具，得請求銷毀或為其他必要處置。」、「商標權人對輸入或輸出有侵害其商標權之物品，得申請海關先予查扣。…。」、「外國法人或團體就本法規定事項得為告訴、自訴或提起民事訴訟，不以業經認許者為限。」，商標法第61條、第65條、第70條分別定有明文。據此，商標權人之商標權受侵害、仿冒時，為了確保自身之商標權益，除可對於仿冒者提出商標評定、異議之申請之外，並享有發出警告信、請求損害賠償、海關先予查扣、銷毀，甚至是提起刑事告訴或為其他必要處置之等權利。此乃商標權人法定之基本權利，也是商標權人之正當防衛措施。是以原告提起刑事告訴乃商標法第70條明文規定屬於商標權人正當權利行使之範疇，並非所謂之「惡意提告」。再者，原告委託宏景智權專利商標事務所與日本BOUNTY HUNTER商接洽，接洽期間不論是書信、傳真或是電話之聯絡方式，係先是以平緩、禮貌之語氣向日本BOUNTY HUNTER商接洽，惟並未獲得日本BOUNTY HUNTER商之禮貌回應。日本BOUNTYHUNTER商一再延宕，原告恐發生不可回復之損失，為了保護自己之商標權益，始進而採取「提出刑事告訴」。且原告事後亦委託宏景智權專利商標事務將刑事告訴之事據實通知日本方，和申請評定人所稱之「語帶威脅」相去甚遠。
㈣原告實非註冊第00000000號「BOUNTY HUNTER及圖」商標之
原始註冊申請人以及商標權人，該商標係由蔡鈞鴻個人提出商標註冊申請，並於被告核准審定後，與原告簽署移轉合約書，再由原告辦理相關之移轉登記而來，現業經被告核准登記在案。原告僅為臺灣本土之服飾廠商之一，對於國外的服飾資訊不如其他國際貿易之廠商來得敏捷、迅速，況且原告係善意取得前述商標後，為了能完整保護自身所經營之服飾業，才自2002年5月27日起陸續向被告提出就同一商標指定使用於不同類別商品或服務之商標註冊申請，本案商標即於此時提出申請。依據「善意之人應受到保護」之法律基本原則，原告應該受到保護，且原告係基於被告之合法處分始可繼續取得本案商標之相關權利，並非僅以此即可論斷原告係惡意搶註商標之人。
㈤原處分以系爭商標有商標法第23條第1項第14款規定之情形
，而主張系爭商標註冊應予以撤銷。惟並未說明何以認定系爭商標權人係身為競爭同業而藉由各種相關商情資訊傳遞管道調查所欲經營之產品資訊，因而知悉據以評定商標之存在。
㈥系爭商標係原告自第三人善意受讓系爭商標之註冊後，為完
整保護其本土服飾業務乃自93年4月13日起陸續申請註冊多件商標，並在知名百貨公司設置專櫃長期行銷，又耗費鉅資邀請知名歌手、藝人為系爭商標代言，且長期贊助電視節目演出時提供服飾，協辦多場校園演場會等，與眾多知名人士共同推廣系爭商標，已具知名度，如此苦心經營商標之事實，並非如評定處分書短短幾句「依一般經驗法則判斷係商標權人身為競爭同業而藉由各種相關商情資訊傳遞管道調查所欲經營之產品資訊，因而知悉據爭商標之存在。」所可推翻。故系爭商標應無足夠之事實足以認定符合商標法第23 條第1項第14所規定之情形，而不應撤銷註冊，蓋商標品牌經營不易，對於商標權人苦心經營之成果應予尊重。
三、被告聲明求為判決駁回原告之訴，並抗辯：㈠按商標法第23條第1 項第14款之規定，旨在避免剽竊他人創
用之商標而搶先註冊，防止不公平競爭行為，而賦予先使用商標者遭他人搶先註冊其商標時之權利救濟機會，故除參照巴黎公約第6 條之7 第1 項及歐洲共同體商標規則第8 條第
3 項規定，禁止代理人或代表人搶先註冊商標外，並擴大適用範圍及於因契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在搶先註冊之情形。因此，本款所稱「先使用」之商標，並不限於國內先使用之商標，亦包括國外先使用之商標，如此，始符合保護先使用之商標權人，並避免惡意搶先註冊之立法意旨。至於商標申請人知悉先使用商標之原因為何則非特別重要，倘能證明申請人有知悉他人商標進而以相同或近似之商標指定使用於同一或類似商品之情形，即有本款之適用，此亦為本款有「其他關係」之概括規定之緣由；從而，所稱「其他關係」應從寬加以解釋，亦即，衡諸一般經驗法則，申請人縱非直接知悉先使用商標之存在，倘能證明係間接知悉先使用商標之存在，而惡意加以抄襲者，即不應受商標法之保護。
㈡本件系爭商標，與據以評定之「BOUNTY HUNTER及圖」、「
B╳H圖形」等商標（下稱據以評定商標，如附圖二所示）相較，二者圖樣上或均有相同之外文「BOUNTY HUNTER」，或均有構圖意匠如出一轍之圖形，予人印象極相彷彿，若標示在相同或類似之商品上時，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會誤認二者來自同一或相關聯之來源，應屬構成高度近似之商標。又系爭商標指定使用於各種男女服裝等商品，與上述據以評定商標使用於衣服等商品相較，二者具有相同之用途、功能，行銷管道、販賣場所亦雷同，依一般社會通念及市場交易情形，易使一般商品消費者誤認其為來自相同之來源，二造商標所指定使用之商品間存在極高之類似程度。
㈢次就參加人檢送其與日商BOUNTY HUNTER 社（バウンティ-
ハンタ－有限公司）（以下稱BOUNTY HUNTER公司）間所簽訂之「臺灣總代理合約」、日本商標註冊證、日本「COOL」、「MASSIVE ACTION FIGURE」等雜誌影本及BOUNTY HUNTER公司網頁資料等證據資料影本觀之，據以評定之「BOUNTYHUNTER及圖」及「B╳H」等系列商標乃日商BOUNTY HUNTER公司使用於衣服、玩具等商品之商標，除自西元1999年起即於日本申准多件商標之註冊，且經BOUNTY HUNTER公司於雜誌上刊登廣告行銷其商品。而由BOUNTY HUNTER公司刊登於日本「MASSIVE ACTION FIGURE」雜誌（西元1997年10月及西元1998年1月發行）上之廣告內容，即明顯可見有據以評定之「BOUNTY HUNTER及圖」及「B╳H」設計圖形標示其上，且由其旁所刊登之店面照片，亦可見其於店內衣服商品上明顯標示有據以評定諸商標之圖樣（即「B╳H」設計圖形）。據此堪認據以評定諸商標於系爭商標91年5月27日申請註冊前已有先於國外註冊及行銷使用之事實。
㈣本件衡酌據以評定諸商標圖樣之外文「BOUNTY HUNTER 」並
非習見，為日商BOUNTY HUNTER公司先使用於衣服等商品者，其識別性不低；「B╳H」設計圖形復極具創意性，識別性極高；而不同人於偶然間以相同之外文作為作為商標圖樣，復指定使用於同一或高度類似商品之機率本已不高，系爭商標圖樣上之圖形設計復與據以評定諸商標極具創意性之特殊圖形設計如出一轍，要難以創作上之巧合予以解釋等情綜合判斷，系爭商標之原申請人蔡鈞鴻以與據以評定諸商標高度近似之系爭商標圖樣申請註冊，實難謂為偶合。是依卷附現有證據資料綜合以觀，並依一般經驗法則判斷，亦堪認系爭商標之原申請人蔡鈞鴻於系爭商標申請註冊前，應已知悉據以評定諸商標之存在。
㈤綜上所述，系爭商標之原商標權人蔡鈞鴻於系爭商標申請註
冊前既已知悉據以評定諸商標之存在，竟仍於未得其商標權人之同意前，即以高度近似之系爭商標圖樣，指定使用於與據以評定諸商標使用之衣服等商品同一或高度類似之「各種男、女服裝、T 恤」等商品申請註冊，要難謂無以不正競爭之方式搶先註冊之情事，系爭商標之註冊自難謂無註冊時商標法第37條第14款及現行商標法第23條第1 項第14款規定之適用。
㈥原告雖訴稱其係自前手蔡鈞鴻善意受讓系爭商標，其善意應
受保護。但原告既以移轉方式繼受系爭商標之權利，自應一併繼受其權利上之瑕疵，而系爭商標之註冊應有註冊時商標法第37條第14款及現行商標法第23條第1項第14款規定，理由已如前述，依法自應撤銷其註冊，所訴要難作為本件有利之論據。另參加人另案申請之6件商標申請案是否應准註冊，核屬另案問題，亦與本件系爭商標之註冊是否有違前揭條款之規定無涉。
㈦系爭商標97年9 月以後才評定，依現行商標法第91條規定，
必須註冊時、修正前均違法才有適用，答辯書漏記載修正法條，予以補正，且系爭商標之註冊應有註冊時商標法第37條第14款及現行商標法第23條第1項第14款均沒有2年除斥期間的適用。
四、參加人聲明求為判決駁回原告之訴。並主張：㈠按商標評定乃在審查系爭商標註冊時之事實及法律狀態，也
就是由原機關再次審酌原核准註冊的行政處分是否有瑕疵，有無不得註冊之事由。因此，受讓人受讓系爭商標，當然概括其所有權利義務，不得主張只承受權利而拒絕其上之義務。而且商標法為顧及法的安定性，已考慮相關衡平性，故對商標法第23條第1項第14款提出評定時，已設有除斥期間之規定，司法院大法官會議釋字第370號解釋決議文已有揭示。
㈡本件係依商標法第23條第1項第14款撤銷系爭之商標權：⒈本件據以撤銷系爭商標註冊之法條依據為商標法第23條第1
項第14款，本條款立法意旨在於避免剽竊他人創用之商標或標章而搶先註冊，防止消費者混淆及不公平競爭行為，因此賦與先使用商標者，遭他人不法搶先註冊其商標時的權利救濟機會。本款之立法，除參照巴黎公約第6 條之7 第1 項及歐洲共同體商標規則第8 條第3 項規定，禁止代理人或代表人搶先註冊商標外，並擴大其適用範圍及於契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在而剽竊他人商標搶先註冊商標之情形。據上開國際公約禁止代理人或代表人搶先註冊之立法目的，本款所稱「先使用」之商標應不限於國內先使用之商標，亦包括國外先使用之商標。
⒉經濟部處理相關訴願案件對商標法第23條第1 項第14款作成
以下解釋，經濟部認為本款所稱「先使用」之商標，不限於國內先使用之商標，亦包括國外先使用之商標。至於知悉他人商標存在的原因並非特別重要，只要能證明有知悉他人商標或標章進而以相同或相似之標章指定使用於同一商品／服務或類似商品／服務之標章者，即應認有該款之適用，而符合該款之立法意旨，此即為該款有「其他關係」之概括規定的緣由（參照經濟部經訴字第09106110350 號訴願決定書意旨）。司法實務於判決中對該款規定作成以下見解，認為本款之「其他關係」應從寬加以解釋，即衡諸一般經驗法則，縱非直接知悉先使用商標之存在，即便係間接知悉先使用商標之存在，而惡意加以抄襲，自不應受商標法保護（參照臺北高等行政法院90年度訴字第456 號判決意旨）。
㈢由智慧財產局檢索之商標資料可知，訴外人蔡鈞鴻向來有搶
先註冊他人已使用商標之行為，可以佐證訴外人蔡鈞鴻有搶註之故意：
⒈原告於準備程序主張系爭商標權係移轉自訴外人蔡鈞鴻，認
本件應就蔡鈞鴻之主觀認識探究是否構成商標法第23條第1項第14款之要件，惟參加人檢索智慧財產局商標資料，發現訴外人蔡鈞鴻向來有搶先註冊他人已使用商標之行為，此可佐以判斷其主觀上有是否具有搶註系爭商標之故意。
⒉由智慧財產局檢索之商標資料，原商標權人蔡鈞鴻除了移轉
系爭商標予原告外，另外申請了WOMAN'S JO JO 、MAN'S JO
JO、DESTUTZ 及Memo男の部屋等8 件商標。其中WOMAN'S JO
JO、MAN'S JO JO 等共計5 件因與其他知名或申請在前之商標相同或近似而遭到撤銷，DESTUTZ 商標因為未繳交年費而遭撤銷。Memo男の部屋商標雖未遭到撤銷，但該商標與申請前已使用的日本Memo男の部屋雜誌之商標圖形及布局完全相同，可證明訴外人蔡鈞鴻習慣於惡意搶註他人已經使用的商標，以趁機謀取利益。
㈣本件據以評定商標圖樣上之外文「BOUNTY HUNTER 」並非習
見，為據以評定商標權人所創用，且未為兩造以外之第三人申請或註冊為商標，其識別性極高，其設計圖形部分具有高度之創意性。詎系爭商標不但文字與據以評定商標完全相同，圖形部分也與之如出一轍，依據一般經驗法則及關係人蔡鈞鴻其他申請之商標均與他人先使用之商標完全相同作為佐證，可以判定參加人於申請前即已知悉該商標為他人使用中之商標。
五、得心證之理由：㈠按商標法第50條第1項規定：「商標之註冊違反第23條第1項
或第59條第4項規定之情形者，利害關係人或審查人員得申請或提請商標專責機關評定其註冊」，又同法第51條第1項規定：「商標之註冊違反第23條第1項第1款、第2款、第12款至第17款或第59條第4項之情形，自註冊公告之日滿5年者，不得提申請或提請評定。」，本件系爭商標於92年9月16日公告註冊，申請評定人即參加人係於97年9月9日申請評定，距系爭商標註冊公告之日未滿5年，其主張系爭商標有違商標法第23條第1項第14款規定，並未逾申請評定之法定除斥期間，自得依商標法第50條第1項規定申請評定。次按「對本法中華民國92年4月29日修正施行前註冊之商標、證明標章及團體標章，於本法修正施行後申請或提請評定者，以其註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由為限。」，為現行商標法第91條第2項所明定。是以，系爭商標之評定，必依註冊時商標法第37條第14款及現行商標法第23條第1項第14款規定均為違法事由，始該當之。
㈡又按商標「相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品
之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得申請註冊；「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得註冊，復分別為系爭商標註冊時商標法第37條第14款及現行商標法第23條第1項第14款所規定。上揭規定旨在避免剽竊他人創用之商標而搶先註冊，防止不公平競爭行為，而賦予先使用商標者遭他人搶先註冊其商標時之權利救濟機會，故除參照巴黎公約第6條之7第1項及歐洲共同體商標規則第8條第3項規定，禁止代理人或代表人搶先註冊商標外，並擴大適用範圍及於因契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在搶先註冊之情形。因此，本款所稱「先使用」之商標，並不限於國內先使用之商標，亦包括國外先使用之商標，如此，始符合保護先使用之商標權人，並避免惡意搶先註冊之立法意旨。至於商標申請人知悉先使用商標之原因為何則非特別重要，倘能證明申請人有知悉他人商標進而以相同或近似之商標指定使用於同一或類似商品之情形，即有本款之適用，此亦為本款有「其他關係」之概括規定之緣由；從而，所稱「其他關係」應從寬加以解釋，亦即，衡諸一般經驗法則，申請人縱非直接知悉先使用商標之存在，倘能證明係間接知悉先使用商標之存在，而惡意加以抄襲者，即不應受商標法之保護，㈢本件系爭商標圖樣係由一經設計之B╳H設計圖形及外文「BO
UNTY HUNTER」上下併列組合而成；與據以評定商標之「BOU
NTY HUNTER及圖」及「B╳H」圖樣或由該經設計之「B╳H」設計圖形所構成，或由外文「BOUNTY HUNTER」與該「B╳H」設計圖形上下併列組合而成等相較，二者均有相同之外文「BOUNTY HUNTER」或構圖意匠如出一轍之「B╳H」設計圖形，故二商標應屬高度近似。
㈣據以評定之「BOUNTY HUNTER 及圖」及「B ╳H 」等系列商
標乃日商「有限 社バウンテイ－ハンタ－」（即BOUNTYHUNTER公司）使用於衣服、玩具等商品之商標，除自西元1999年起即於日本申准多件商標之註冊，且經BOUNTY HUNT ER公司於雜誌上刊登廣告行銷其商品。而由BOUNTY HUNTER 公司刊登於日本「MASSIVE ACTION FIGURE 」雜誌（西元1997年10月及西元1998年1 月發行）上之廣告內容，即明顯可見有據以評定商標之「BOUNTY HUNTER 及圖」及「B ╳H 」設計圖形標示其上，且由其旁所刊登之店面照片，亦可見其於店內衣服商品上明顯標示有據以評定諸商標之圖樣（即「B╳H 」設計圖形）。凡此，有參加人檢送之其與該日商間簽訂之「臺灣總代理合約」、日本商標註冊證、日本「COOL」、「MASSIVE ACTION FIGURE 」等雜誌影本及BOUNTY HUNTE
R 公司網頁資料等證據資料影本附評定卷可稽，堪認據以評定諸商標於系爭商標91年5 月27日申請註冊前已有先於國外註冊及行銷使用之事實。
㈤系爭商標所指定使用之「各種男、女服裝、T恤」等商品，
與據以評定諸商標所使用之衣服等商品相較，二者皆為供人穿著之服飾商品，於性質、功能、購買者及行銷管道等因素上均有共同或關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形，復屬同一或高度類似之商品。
㈥承上，本件衡酌據以評定諸商標圖樣之外文「BOUNTY HUNTE
R」並非習見，為日商BOUNTY HUNTER 公司先使用於衣服等商品者，其識別性不低；「B╳H」設計圖形復極具創意性，識別性極高；而不同人於偶然間以相同之外文作為作為商標圖樣，復指定使用於同一或高度類似商品之機率本已不高，系爭商標圖樣上之圖形設計復與據以評定諸商標極具創意性之特殊圖形設計如出一轍，要難以創作上之巧合予以解釋等情綜合判斷，系爭商標之原商標權人蔡鈞鴻以與據以評定諸商標高度近似之系爭商標圖樣且指定使用於高度類似之商品申請註冊，實難謂為偶合。是依卷附現有證據資料綜合以觀，並依一般經驗法則判斷，亦堪認系爭商標之原商標權人蔡鈞鴻於系爭商標申請註冊前，基於競爭同業之業務經營關係，應已知悉據以評定諸商標之存在，而惡意加以抄襲者，不應受商標法之保護。原告雖聲請傳喚證人蔡鈞鴻就其是否因業務往來或其他關係知悉他人商標存在為證述，惟本件依卷內證據資料已足以就上開徒證事項為判斷，原告聲請傳喚證人蔡鈞鴻，應無必要，不予准許。
㈦原告雖主張系爭商標係其自原商標權人蔡鈞鴻善意受讓，並
積極推廣，已具知名度，對於其苦心經營之成果應予尊重等語。但查，原商標權人蔡鈞鴻既係對系爭商標惡意加以抄襲者，不應受商標法之保護，已如上述，再由參加人於98年4月21日商標評定補充理由書附件6 之原告商品目錄影本第4頁「惟信沿革史」所為「2002年開始培養專屬設計團隊，開發臺灣各獨立品牌，如來自美國、日本等國際知名個性品牌BOUNTY HUNTER 及…在中國大陸及臺灣正式取得代理授權」之記載，亦可認定原告早於西元2002年即基於競爭同業之業務經營關係，而明知據以評定諸商標之存在而籌劃使用系爭商標。是以，系爭商標指定使用於各種男女服裝等商品，應有抄襲據以評定諸商標，而以不正競爭行為搶先申請註冊之情事，系爭商標之註冊自難謂無註冊時商標法第37條第14款及現行商標法第23條第1 項第14款規定之適用。
六、綜上所述，被告認系爭商標之註冊有違註冊時商標法第37條第14款及現行商標法第23條第1項第14款規定，所為系爭商標之註冊應予撤銷之處分，核無違誤，訴願決定予以維持，核無不合。原告訴請撤銷，為無理由，應予駁回。
七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第
1 條，行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。中 華 民 國 99 年 8 月 5 日
智慧財產法院第二庭
審判長法 官 陳國成
法 官 熊誦梅法 官 曾啟謀以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由（須按他造人數附繕本）。
如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 99 年 8 月 5 日
書記官 王月伶