智慧財產法院行政判決
99年度行商訴字第35號
99年6月3日辯論終結原 告 中國報系出版事業股份有限公司代 表 人 劉于菁被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 王美花（局長）訴訟代理人 陳盈竹
參 加 人 中晨報業股份有限公司代 表 人 賴榮振上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國98年12月31日經訴字第09806123750 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。本院判決如下：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、事實概要：參加人於民國90年7 月17日以「少年中國晨報」商標，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第16類之「紙、打字紙、印刷紙、白報紙、書面紙、影描紙、繪圖紙、燙印紙、反光紙、轉印紙、壁報紙」等商品，向被告申請註冊，經被告審查，核准列為註冊第0000000 號商標（下稱系爭商標）。嗣原告主張系爭商標之註冊有違註冊時商標法第37條第7 款、第14款與現行商標法第23條第1 項第12款及第14款之規定，對之申請評定。依據現行商標法第91條第2 項規定，對本法修正施行前註冊之商標，於本法修正施行後申請或提請評定者，以其註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由為限。案經被告審查，認系爭商標並無違反註冊時商標法第37條第7 款及第14款之規定，以98年7 月
22 日 中台評字第930025號商標評定書為申請不成立之處分。原告不服，提起訴願，經訴願決定駁回，原告猶未甘服，遂向本院提起行政訴訟。本院因認本件訴訟之結果對於參加人之權利或利益將有影響，乃依行政訴訟法第42條第1 項規定，依職權裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。
二、本件原告主張：㈠「少年中國晨報」之發行權及經營權自始即為原告及原告之
前手所有，此有出版事業登記證及行政院新聞局函為證。且原告之前手係將「少年中國晨報」名稱之出版權質押予參加人，擔保每月給付權利金之債務，詎被告將擔保債務履行契約曲解為商標授權使用契約。又被告認為原告之前手中國晨報社及劉恆修於82年間為償還債務，已將其創刊發行之「中國晨報」報紙之相關權利讓與參加人，復於83年8 月26日以近似之「少年中國晨報」名稱發行報紙，就常理而言，實難謂為善意，自亦無從構成商標法第23條第2 項免責規定之要件。惟原告之前手是否善意先使用系爭商標，與上開條文無涉。況原告以93年6 月11日（93）貴商字第49號函已指出，劉恆修與參加人於82年9 月17日所簽訂之讓渡書，係約定劉恆修將「中國晨報」之發行權讓與參加人，參加人應即將發行權交予劉恆修使用，期限50年，於此期間仍以劉恆修之名義登記為發行人，詎參加人竟擅自將「中國晨報」發行人變更為許文鴻，使劉恆修無法以自己之名義發行「中國晨報」，故於82年8 月26日改發行「少年中國晨報」，自不得認定原告之前手係惡意先使用「少年中國晨報」。另由雙方所簽訂之協議書第1 條、第2 條、第3 條、第8 條約定可知，參加人僅受讓「中國晨報」新聞紙之名稱及發行權，並未取得「中國晨報」之發行人權及經營權。
㈡被告認定原告之前手中國晨報社及劉恆修於82年間為償還債
務，將其創刊發行之「中國晨報」報紙之相關權利讓與參加人，復於83年8 月26日以近似之「少年中國晨報」名稱發行報紙，就常理而言，實難謂為善意。惟先使用商標乃商標法所規定之事實行為，一旦發生，依商標法第30條第1 項第3款規定，即生不受他人商標權效力之影響，不因後續之意思表示或其他法律行為有所變更或消滅。且先使用人縱因不知有先使用之規定或其他因素，誤與後註冊之商標權人簽訂商標授權契約，僅生商標權人是否有不當得利之爭議而已，無從解為先使用之事實與其所生之法律效果已因簽訂商標授權契約而變更或無權再為主張。又判斷是否符合商標法第30條第1 項第1 款規定之「善意」要件，除視使用人是否知悉他人尚未申請註冊商標之存在外，尚應視使用人於使用時是否意圖影射他人商標之信譽，而致影響公平競爭秩序為斷。是被告認定原告之前手非善意，顯無理由等情。並聲明求為判決：⒈撤銷訴願決定及原處分。⒉中華民國註冊第0000000號「少年中國晨報」商標應撤銷註冊。
三、被告及參加人則以：㈠原告之前手中國晨報社之負責人劉恆修於80年間為償還債務
，將其創刊發行迄今之「中國晨報」報紙之相關權利讓與參加人，雙方於82年9 月17日及83年10月12日簽訂協議書，約定由參加人聘請劉恆修為發行人，將「中國晨報」之經營權交予中國晨報社經營，為期50年，並約定劉恆修及中國晨報社應每月交付參加人權利金70萬元，而參加人於發行期間內則不得從事任何發行「中國晨報」或「少年中國晨報」之加字、減字或同音異字等行為。又原告於84年3 月1 日正式承受其前手中國晨報社之前揭協議書權利義務前，即自83年8月26日起按日發行「少年中國晨報」報紙，資以維護「中國晨報」報紙有持續發行迄今事實外，並依約按月持續支付70萬元之權利金予參加人至雙方關係破裂為止，足見「中國晨報」及「少年中國晨報」之報紙名稱應為參加人所有，且係參加人將「中國晨報」及「少年中國晨報」報紙發行權及經營權交予原告之前手中國晨報社及劉恆修，並按月收取權利金新台幣70萬元而已，此有臺北高等行政法院91年度訴字第
840 號確定判決、臺北高等行政法院95年度訴字第612 號判決及最高行政法院98年度判字第118號判決足資參照。㈡原告之前手中國晨報社及其負責人劉恆修發行「少年中國晨
報」等報紙及使用「少年中國晨報」等商標，係因參加人依上開協議書之約定，將「中國晨報」及「少年中國晨報」報紙交予渠等發行及經營之故，是渠等使用權源係來自參加人之授權。依雙方協議書約定，參加人因已取得權利金，縱不得使用「中國晨報」及「少年中國晨報」名稱，然該協議書並未禁止參加人申請註冊商標，以保障其合法權益。是參加人為確保權益，於83年10月17日及86年6月19日申請註冊第84560號「中國晨報」、第101166號「少年中國晨報」商標，嗣於90年7月17日以相同或近似其所有「中國晨報」及「少年中國晨報」報紙之名稱「少年中國晨報」作為系爭商標圖樣之申請註冊，指定使用於報紙等商品，自無相同或近似於「他人」著名商標，亦無以不公平競爭為目的抄襲「他人」先使用商標或標章之情事，自無前揭註冊時商標法第37條第7款及第14款規定之適用等語，茲為抗辯。並聲明駁回原告之訴。
四、依據上述當事人之陳述，可知本件兩造之爭點主要為：系爭商標「少年中國晨報」之註冊是否已違反註冊時商標法第37條第7款、第14款與現行商標法第23條第1項第12款及第14款之規定？茲分述如下：
㈠按商標圖樣「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公
眾混淆誤認之虞者。」及「相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者。」，不得申請註冊，分別為修正前商標法第37條第7 款及第14款所規定。
㈡本件參加人前於90年7月17日以「少年中國晨報」商標，指
定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第16類之「紙、打字紙、印刷紙、白報紙、書面紙、影描紙、繪圖紙、燙印紙、反光紙、轉印紙、壁報紙」等商品，向被告申請註冊，經被告審查，核准列為註冊第0000000號商標，而原告主張系爭商標之註冊有違註冊時商標法第37 條第7款、第14款與現行商標法第23條第1項第12款及第14款規定事由，對之申請評定，其主要理由乃認為「少年中國晨報」之發行權及經營權自始即為原告及原告之前手所有，原告之前手僅係將「少年中國晨報」名稱之出版權質押予參加人，以擔保每月給付權利金之債務，詎被告竟將擔保債務履行契約曲解為商標授權使用契約云云。惟查，原告之前手中國晨報社之負責人劉恆修於80年間為償還債務，將其創刊發行之「中國晨報」報紙之相關權利讓與參加人，雙方並於82年
9 月17日及83年10月12日簽訂協議書，約定由參加人聘請劉恆修為發行人，將「中國晨報」之經營權交予中國晨報社經營，為期50年，並約定劉恆修及中國晨報社應每月交付參加人權利金70萬元，而參加人於發行期間內則不得從事任何發行「中國晨報」或「少年中國晨報」之加字、減字或同音異字等行為，嗣原告於84年3月1日正式承受其前手中國晨報社之前揭協議書權利義務前，即自83年8月26日起按日發行「少年中國晨報」報紙，以持續發行之事實用以維護「中國晨報」報紙外，並依約按月持續支付70萬元之權利金予參加人至雙方關係破裂為止，由是可知「中國晨報」及「少年中國晨報」之報紙名稱確應為參加人所有，且係參加人將「中國晨報」及「少年中國晨報」報紙發行權及經營權交予原告之前手中國晨報社及劉恆修，並按月收取權利金新台幣70萬元而已，上開事實，業經臺北高等行政法院91年度訴字第840號確定判決、臺北高等行政法院95年度訴字第612號判決及最高行政法院98年度判字第118號判決確認在案。
㈢原告復主張被告以原告之前手中國晨報社及劉恆修於82年間
為償還債務，已將其創刊發行之「中國晨報」報紙之相關權利讓與參加人，復於83年8月26日以近似之「少年中國晨報」名稱發行報紙，就常理而言，實難謂為善意，自亦無從構成商標法第23條第2項免責規定之要件之認定，顯然係缺乏依據，蓋原告之前手是否善意先使用系爭商標，與上開條文無涉，而劉恆修與參加人於82年9月17日所簽訂之讓渡書，係約定劉恆修將「中國晨報」之發行權讓與參加人，參加人應即將發行權交予劉恆修使用，期限50年，於此期間仍以劉恆修之名義登記為發行人，詎參加人竟擅自將「中國晨報」發行人變更為許文鴻，使劉恆修無法以自己之名義發行「中國晨報」，故於82年8月26日改發行「少年中國晨報」，自不得認定原告之前手係惡意先使用「少年中國晨報」云云。惟查，原告之前手中國晨報社及其負責人劉恆修發行「少年中國晨報」等報紙及使用「少年中國晨報」等商標，係因參加人依上開協議書之約定，將「中國晨報」及「少年中國晨報」報紙交予渠等發行及經營緣故，原告及其前手所以得使用上開名稱，其使用權源乃源自參加人之授權，縱使參加人於授權後自己不得使用「中國晨報」及「少年中國晨報」名稱，然該協議書既未禁止參加人申請註冊商標，參加人為確保權益，遂於83年10月17日及86年6月19日申請註冊第84560號「中國晨報」、第101166號「少年中國晨報」商標，嗣於90年7月17日以相同或近似其所有「中國晨報」及「少年中國晨報」報紙之名稱「少年中國晨報」作為系爭商標圖樣之申請註冊，指定使用於報紙等商品，自無相同或近似於「他人」著名商標，亦無以不公平競爭為目的抄襲「他人」先使用商標或標章之情事，是原告主張系爭商標有違註冊時商標法第37條第7款及第14款規定云云，自非有據。
五、綜上所述，被告依首揭規定，於評定書為申請不成立之處分，並無不合。訴願決定予駁回，亦無違誤，均應予以維持。本件原告訴請撤銷原處分及訴願決定，並請求被告就系爭商標應作成准予註冊之行政處分，為無理由，應予駁回。
六、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無影響，爰毋庸一一論列，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第
1 條、行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。中 華 民 國 99 年 7 月 1 日
智慧財產法院第一庭
審判長法 官 李得灶
法 官 林欣蓉法 官 汪漢卿以上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 99 年 7 月 1 日
書記官 邱于婷