智慧財產法院行政判決
99年度行商訴字第88號99年10月21日辯論終結原 告 王木火訴訟代理人 羅惠民律師
楊廣明律師被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 王美花（局長）住同上訴訟代理人 陳盈竹
參 加 人 巫坤旺（即青蛙下蛋訴訟代理人 蘇文生律師上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國99年2月26日經訴字第09906052430 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加本件之訴訟，本院判決如下：
主 文訴願決定及原處分均撤銷。
被告對於註冊第00000000號「巫記青蛙下蛋」商標評定案，應依本判決之法律見解另為處分。
原告其餘之訴駁回。
訴訟費用由被告負擔。
事實及理由
一、事實概要：參加人巫坤旺（即青蛙下蛋行）於民國91年10月7 日以「巫記青蛙下蛋」商標，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第43類之「冷熱飲料店，飲食店，小吃店，冰果店，餐廳，咖啡廳，啤酒屋，酒吧」等服務，向被告原處分機關經濟部智慧財產局申請註冊，經被告審查，核准列為註冊第190754號商標，專用期間自92年12月1 日至
102 年11月30日止（下稱系爭商標，如附圖1 所示）。嗣原告於95年11月1 日以「王記青蛙下蛋」、「士林青蛙下蛋」、「青蛙下蛋」、「王紀青蛙下蛋」、「哇！青蛙下蛋」、「青蛙下蛋及青蛙圖」（下稱據以評定商標，如附圖2 所示）主張系爭商標有違商標法第23條第1 項第12款、第13款及第14款之規定，對之申請評定，並於96年6 月1 日評定補充理由書中追加主張系爭商標之註冊有違商標法第5 條第2 項之規定，惟就此追加部分迄未附理由，經被告審查，以98年
9 月29日中台評字第950415號商標評定書為「本件主張商標法第23條第1 項第12、13、14款規定部分申請不成立，主張商標法第5 條第2 項規定部分申請駁回」之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部99年2 月26日經訴字第09906052430號訴願決定駁回，原告仍不服，遂向本院提起行政訴訟。本院認本件判決之結果，將影響參加人之權利或法律上之利益，依職權命參加人獨立參加本件訴訟。
二、原告之主張：㈠依93年4 月28日經授智字第093200303050號公告之「混淆誤
認之虞審查基準5.2. 3規定，系爭商標與據以評定之商標是否構成近似，仍應就兩者整體予人寓目印象及可能的相關聯想綜合判斷，而非僅慮及其起首是否不同，蓋「巫記」二字並非獨創辭彙，而我國民間商號、行號慣用以姓氏為抬頭，而以「○記」字樣作為商標使用者所在多有，可知「巫記」二字實為一弱勢性的商標。系爭「巫記青蛙下蛋」商標與據以評定「哇！青蛙下蛋」商標在外觀比例上已構成三分之二的相同，倘不構成近似，則是否可以「巫記義美」、「巫記奇美」、「巫記王品」申請註冊？甚或在任何著名商標冠以「巫記」一詞即可謂其不構成混淆且具識別性？㈡再按現行商標識別性審查基準4.6.1 規定可知，申請人以姓
氏作為商標，不具識別性。姓氏結合「氏」、「家」、「記」等文字，仍不脫離姓氏的含義，與單純的姓氏無異，適用相同的識別性判斷原則。因此，「巫記」二字確為一弱勢性的商標，且我國消費市場上以「○記」字樣做為商標使用者所在多有，一般消費者注目之處並非僅止於此，尚及於緊接於其後的商品名稱，被告機關忽略系爭商標整體「巫記『青蛙下蛋』」中「青蛙下蛋」四字予人寓目之感，未說明何以系爭商標與據以評定商標中均具有「青蛙下蛋」一詞，卻無使消費者混淆誤認之虞。
㈢復參照混淆誤認之虞審查基準5.2.5 意旨，系爭商標中含有
「青蛙下蛋」一詞，而原告據以評定之「王木火」標章（第62740 號）乃一青蛙產卵的圖像，兩者在概念上不僅相似，甚至已達相同之程度，被告機關就此部分亦未說明何以兩者於此部分概念相同，卻無使消費者混淆之虞。又依混淆誤認之虞審查基準5.2.2 的意旨，系爭商標所指定使用於「冷熱飲食店、飲食店、小吃店、冰果店、餐廳、咖啡廳、啤酒屋、酒吧」等服務，兼衡原告所經營的粉圓冰攤位，其消費門檻低，一般普羅大眾可隨時、輕易購買，換言之，應歸為消費者的注意程度較低的情況，因此應以較為嚴格之標準審酌系爭商標是否與據以評定之商標構成近似。再者，系爭商標及據以評定之商標皆用於人潮擁擠、往來頻繁之場合，以相關消費者的立場，其注目於系爭商標之程度往往是匆匆一瞥觀之，系爭商標是否確無使他人產生混淆之虞亦未見被告機關予以說明。詳言之，青蛙下蛋概念雖然原告首創，並於人車鼎沸之士林夜市沿用多年，如今更有許多販賣粉圓冰之攤位直接以青蛙下蛋為粉圓冰之通稱，是「青蛙下蛋」四字本不具有與他人商品或服務區別之功能，而不符合商標法第5條第2 項之規定，故依商標法第23條第1 項之規定應不予核准註冊。即便再加上巫記姓氏此識別性極弱之商標，非但不能藉此區別，反而更容易使一般消費大眾有誤認混淆之虞。㈣原告據以評定之註冊第0000000 號「王木火標章」商標，首
次申請之日期為81年1 月13日，商標名稱為「哇青蛙下蛋食品有限公司標章」，是一青蛙下蛋之墨色圖樣，並於94年10月16日變更註冊人名稱為「王木火」，商標名稱亦變更為「王木火標章」，此有經濟部智慧財產局商標註冊簿可稽。且原告早於81年即曾向被告申請「青蛙下蛋」註冊為商標，雖遭核駁處分，然依被告於鈞院自承最早商標註冊日期為82年（被告書狀改為81年12月16日）可知，「青蛙下蛋」一詞及「青蛙產卵圖」確為原告所首創。且為國內消費者大眾所普遍認知，原告於評定理由補充書中所檢附之73年3 月17日台北市攤販全面清查調查表、國稅局81年度小規模營利事業所得稅繳款書、台內字第1109169 號著作權執照及台北市稅捐稽徵處83、88年度營業稅繳款書可知。而系爭商標與據以評定「王記青蛙下蛋」、「士林青蛙下蛋」、「青蛙下蛋」、「王紀青蛙下蛋」、「哇！青蛙下蛋」等商標實已構成近似已如前述，其確有使相關消費者混淆誤認之虞。退萬步言，其縱非相似，亦有減損據以評定商標識別性或信譽之虞，自有商標法第23條第1 項第12款的適用。另原告不論註冊之時間、販售青蛙下蛋之時間都早於參加人，與系爭商標之商標權人具有姻親關係，復為經營之粉圓冰品店之同業，故系爭商標之商標權人實無可能不知「青蛙下蛋」一詞已先為原告作為商標使用，其惡意註冊甚明，故亦有商標法第23條第1項第14款之適用。
㈤並聲明：⑴撤銷訴願決定及原處分。⑵被告就「巫記青蛙下蛋」商標評定事件，應為評定成立，撤銷商標權之處分。
三、被告之主張：㈠按商標法第50條第1 項規定：「商標之註冊違反第23條第1
項或第59條第4 項規定之情形者，利害關係人或審查人員得申請或提請商標專責機關評定其註冊」，又同法第52條規定：「評定商標之註冊有無違法事由，依其註冊公告時之規定」。本件系爭註冊第00000000號「巫記青蛙下蛋」商標係於92年12月1 日公告註冊，其商標之評定核應適用民國92年11月28日修正公布施行之商標法，合先敘明。
㈡商標法第23條第1 項第12款規定：商標「相同或近似於他人
著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」，不得註冊；第23條第1 項第13款規定：商標「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」，不得註冊；第23條第1 項第14款規定：
商標「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得註冊。惟其適用應以兩造商標圖樣構成相同或近似為前提要件。
㈢本件依原告所提評定申請書、歷次之補充理由書及所附使用
證據資料觀之，據以評定商標除註冊第62740 號「王木火標章」商標（原服務標章）外，尚包括「青蛙下蛋及青蛙圖」（參評定卷第22、24、124 、126 、127 頁）、「王記青蛙下蛋」（參評定卷第35、38頁）、「士林青蛙下蛋」（參評定卷第43頁）、「青蛙下蛋」（參評定卷第38、43頁）、「王紀青蛙下蛋」（參評定卷第45、49、50、52、54頁）、「哇！青蛙下蛋」（參評定卷第57、58頁）等未註冊之商標，先予說明。
㈣查本件系爭註冊第00000000號「巫記青蛙下蛋」商標（原服
務標章）係由中文「巫記青蛙下蛋」所構成，與原告據以評定之註冊第62740 號「王木火標章」商標（原服務標章）相較，二者分別由單純之「文字商標」與「圖形標章」所構成，且系爭商標有引人注意之中文「巫記」足資區辦整體圖樣之文字外觀、觀念及構圖意匠迥然有別，予人寓目印象及視覺感受差別明顯；系爭商標復與原告據以評定之「青蛙下蛋及青蛙圖」、「王記青蛙下蛋」、「士林青蛙下蛋」、「青蛙下蛋」、「王紀青蛙下蛋」、「哇！青蛙下蛋」（詳如評定理由及檢附之證據資料）等商標相較，二者固均有「青蛙下蛋」四字，惟系爭商標尚有置於字首特別引人注意之中文「巫記」二字足資區辨，整體圖樣具有「巫家的青蛙下蛋」之意涵，且據以評定商標圖樣亦有置於字首特別引人注意之中文「王記」、「士林」、「王紀」、「哇！」等文字足資區辨，二造商標整體圖樣之外觀明顯不同，所表達之觀念亦有差異，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，無使人產生混淆誤認之虞，應非屬構成近似之商標，自無致相關消費者混淆誤認之虞，系爭商標之註冊，應無前揭法條規定之適用。
㈤至原告主張系爭商標圖樣上之「巫記」二字為弱勢性商標，
我國消費市場上以「○記」字樣作為商標使用者所在多有，一般消費者注目之處非僅止於此，尚及於緊接在後之商品名稱，被告機關忽略系爭商標整體中之「青蛙下蛋」四字，所為處分有違行政程序法賦予其說明理由義務一節，惟查兩造商標固均有「青蛙下蛋」四字，然整體觀察非屬近似已如前述說明，又參加人以「巫記青蛙下蛋」作為商標用以表彰其小吃店服務等事實，復經「HERE! 」、「Taipei Walker 」等雜誌廣泛報導，且榮獲顧客滿意度金質獎等多項獎項肯定，相關消費者已可藉由該等文字辨識其商品或服務來源，並與他人相區辨，故已具相當商標識別性，原告前述主張，尚難憑採，並予指明。綜上，被告原處分洵無違誤。
㈥並聲明：駁回原告之訴。
四、參加人之主張：㈠參加人早於67年8 月間起即在台北市士林陽明戲院對面文林
路114 巷內（往銘傳大學地下道巷內）設攤販賣冷熱粉圓等商品，首創「青蛙下蛋」名稱及青蛙圖，此有鄰居蔡謝月照、張春子、邱洪松林、葉阿宏等在92年1 月9 日出具之「營業證明書」；及士林區仁勇里里長邱德旺於92年1 月15日出具之「證明書」可資證明。故原告稱青蛙下蛋係其所發明，參加人於81年偷偷註冊巫記青蛙下蛋及圖形云云，顯與事實不符。又參加人早於81年12月16日即分別以「青蛙下蛋行標章」、「巫記青蛙下蛋」商標，同樣指定使用舊第27類（現為30類）之西谷米、西米、西貢米、粉圓、麵粉、澱粉、麵茶粉、紅豆粉、綠豆粉、杏仁粉商品申請註冊，經中央標準局（後改制為智慧財產局）核准註冊列為第00000000號、第00000000號商標。故參加人早已使用「巫記青蛙下蛋」作為商標，且本件原告與參加人各自之商標已於市場上併存十幾年，不致使公眾或消費者有混淆誤認之虞。
㈡原告以據以評定第62740號「王木火標章」商標（原服務標
章），向臺灣士林地方法院檢察署對參加人所提出之刑事告訴（98年度偵字第14169 號），業經該署予以不起訴處分在案，本件原告不服聲請再議後，亦經臺灣高等法院檢察署以99年度上聲議字第5125號處分書駁回確定。則觀前開處分書均已認定青蛙下蛋圖樣已為業界所通用之廣告招牌圖樣，巫坤旺既已在其商品、商店上明顯註記以「巫記」為名販售商品，可徵並無違反商標法之故意。故由此可證系爭商標與據以評定商標不構成相同或近似。另參加人係於91年10月7 日申請系爭註冊第190754號「巫記青蛙下蛋」商標，而原告於99年9 月15日庭期提出其所申請之5 件商標資料，除第5 件（註冊第62740 號）為據以評定商標外，前2 件商標（申請案號為000000000 、000000000 號），尚未獲准，且申請日均晚於系爭商標；第3 件及第4 件（註冊第00000000號、第0000000 號），雖有申請獲准，但亦均晚於系爭商標，自不足作為評定之使用證據。
㈢原告於評定及訴願階段，或有主張系爭商標之申請註冊違反
商標法第5 條第2 項，惟商標法第5 條第2 項之規定非屬獨立之評定事由，且申請註冊之商標若有違反商標法第5 條第
2 項，商標應足以使商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別之規定者，原告所得主張之評定事由，亦不限於同法第23條第1 項第1 款，尚得爰引其他各款之規定。故原告稱違反商標法第5 條第2 項就代表是主張同法第23條第1 項第1 款之評定事由，實屬無據。則原告於評定及訴願階段既均未主張系爭商標違反商標法第23條第1 項第1款不得註冊之事由，是該事由顯然未經原處分及訴願決定機關審酌過，自不得於本件再行主張。退萬步言，縱認原告仍得主張同法第23條第1 項第1 款之評定事由，惟自參加人最早於81年12月16日申請註冊「巫記青蛙下蛋」商標，至參加人於91年10月7 日申請註冊系爭商標時，「巫記青蛙下蛋」商標已使用近十年，且誠如被告所陳，參加人以「巫記青蛙下蛋」作為商標用以表彰其小吃店服務等事實，有「HERE ！」、「Taipei Walker 」等雜誌廣泛報導，且榮獲顧客滿意度金質獎等多項獎項肯定，相關消費者已可藉由該等文字辨識其商品或服務來源，並與他人相區辨，顯具相當之商標識別性。
㈣並聲明：駁回原告之訴。
五、本件之爭點：㈠系爭商標與據以評定商標是否構成相同或近似，系爭商標
之註冊有無違反商標法第23條第1 項第12、13、14款註冊之事由。
㈡原告得否於本件提起系爭商標有無違反商標法第23條第1項
第1 款不得註冊之事由。如可以提起，系爭商標是否不符合商標法第5 條之規定。
六、本院得心證之理由：㈠按商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾
混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者。」、「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。」、「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者。」不得註冊，分別為商標法第23條第1 項第12款、第13款及第14款所明定。上述各款規定之適用，固以兩造商標相同或近似為要件，惟商標近似之判斷係含有規範目的之價值判斷，商標法規範之目的既在保護消費者，並維護交易秩序，故商標近似之判斷必須取決於是否引起消費者之混淆作為判斷之最高原則，而非單純兩造商標圖樣之機械性比對而已。復按商標近似固然有致混淆誤認之虞的機率極大，但並非絕對必然，有可能因為其他重要因素的存在，而無混淆誤認之虞；至於商標不近似，則絕無混淆誤認之可能。因此判定商標不近似，前提必須是二商標間的差異非常明顯，即使混淆誤認之虞的其他相關因素都達到最大程度（例如商品完全相同、先商標具有高度識別性且較為相關消費者所熟悉、先權利人有多角化經營之情形、系爭商標之申請人出於惡意等），混淆誤認之虞仍明顯不會發生時，才可以做出商標不近似的結論，否則即應認定二商標構成近似。
㈡經查，系爭商標係由中文字之「巫記青蛙下蛋」所構成，原
告之據以評定商標則係有註冊第62740 號「青蛙下蛋及青蛙圖」及使用證據「王記青蛙下蛋」、「士林青蛙下蛋」、「青蛙下蛋」、「王紀青蛙下蛋」、「哇！青蛙下蛋」等商標。兩者相較，雖系爭商標之起首中文為「巫記」，據以評定商標之起首中文為「王記」、「士林」、「哇」等字，惟兩造商標圖樣皆有「青蛙下蛋」四字，據以評定之註冊商標更有青蛙產卵下蛋之圖形，足見兩造商標均有「青蛙下蛋」，此部分觀念相同，且系爭商標之「巫記青蛙下蛋」與據以評定諸商標之「王記青蛙下蛋」、「士林青蛙下蛋」，均為中文文字之構圖，是以其外觀及構圖意匠均屬近似，是以經異時異地隔離觀察，兩商標倘係標示在完全相同或高度類似之商品或服務時，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二商品或服務來自同一來源或誤認不同來源間有所關聯，應屬構成近似之商標。被告僅以「巫記」、「王記」為外觀不同，即認系爭商標與據以異議商標圖樣予人外觀、觀念、構圖旨趣不同為由，而認非屬近似商標云云，自有未洽。
㈢復按商標法第23條第1 項第12款、第13款、第14款所定商標
不得註冊之事由，除二商標是否相同或近似之要件外，其構成要件概不相同。經查，就本件個案情形觀之，原告主張據以評定商標經其久慣常的使用，已強化其商標之識別作用，為社會大眾所充分認知。參加人亦提出其於81年12月16日亦已申請註冊00000000號、00000000號「巫記青蛙下蛋」商標，被告及參加人亦不爭執青蛙下蛋為粉圓冰品之通稱，則「青蛙下蛋」給予消費者之商業上印象既較為深刻，縱兩造商標圖樣有「王記」、「巫記」之不同，惟基於對「青蛙下蛋」深刻印象，何以即謂消費者於接觸系爭商標時，毫無混淆二者之可能，亦未見被告提出其說明，被告僅以系爭商標與據以評定商標圖樣不近似為由，即為評定不成立之處分，不僅就商標近似與否之判斷有所違誤，且漏未將本件有關系爭商標與據以評定商標之具體事實，就前揭各款事由之各項要件逐一審酌論斷（包含近似程度高低之審酌因素），遽為評定不成立之處分，即有違誤。
七、綜上所述，系爭商標與據以評定諸商標應判定構成近似，原處分認非近似，應有違誤。從而，原處分認系爭商標之註冊無商標法第23條第1 項第12款、第13款、第14款規定之適用，而為「評定不成立」之處分，於法尚有未洽。訴願決定未加指摘而予維持，亦非妥適。是以原告據此請求撤銷訴願決定及原處分，為有理由，應予准許。又系爭商標與據以評定諸商標雖屬構成近似，但具體情形有無混淆誤認之虞，以及有無前揭各款不應准予註冊之事由，尚待被告審酌原告、參加人之主張及證據，故本件事證未臻明確，應發回由被告依本院上述法律見解再為審查裁量。至原告請求被告應為撤銷系爭商標註冊之審定部分，因本件尚待被告依本判決法律見解另為審查，本院無從逕予判斷，原告此部分請求為無理由，應予駁回。
八、兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，依行政訴訟法第104 條、第200 條第4 款，民事訴訟法第79條，判決如主文。
中 華 民 國 99 年 11 月 11 日
智慧財產法院第一庭
審判長法 官 李得灶
法 官 汪漢卿法 官 王俊雄以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 99 年 11 月 11 日
書記官 王英傑