智慧財產法院行政判決
99年度行專訴字第122號民國99年12月23日辯論終結原 告 百慕達南茂科技股份有限公司
（CHIPMOS代 表 人 鄭世杰（Shih-訴訟代理人 陳群顯 律師
朱玉文 律師複代理人 許凱婷 律師被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 王美花（局長）住同上訴訟代理人 黃本立
參 加 人 華東科技股份有限公司代 表 人 焦佑衡上列當事人間因發明專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國99年6 月21日經訴字第09906058510 號訴願決定，提起行政訴訟，本院依職權命參加人獨立參加本件被告之訴訟，判決如下：
主 文訴願決定及原處分關於原告於民國98年4 月2 日所提系爭專利申請專利範圍更正本應不准更正部分均撤銷。
上開撤銷部分，被告應作成原告於民國98年4 月2 日申請更正系爭專利申請專利範圍第12項准予更正之處分。
訴訟費用由被告負擔。
事實及理由
一、事實概要︰緣原告前於民國91年4 月26日以「增進穩固及對位之晶片接合方法」向被告申請發明專利，經被告編為第00000000號審查並准予專利，發給發明第177516號專利證書（下稱系爭專利）。嗣參加人以系爭專利有違專利法第20條第
1 項前段及第71條第3 款之規定，對之提起舉發，原告於98年4 月2 日提出系爭專利申請專利範圍更正本，案經被告審查，認該更正後之申請專利範圍第12項已涉及變更實質，有違專利法第64條第2 項規定，應不准予更正，本件舉發案依原審定公告本審查，且系爭專利無違專利法第20條第1 項前段及第71條第3 款之規定，乃以98年12月8 日（98）智專三㈡04066 字第09820786990 號專利舉發審定書為舉發不成立處分。原告不服，針對原處分所認原告於98年4 月2 日所提系爭專利申請專利範圍更正本應不准更正之部分提起訴願，經遭經濟部99年6 月21日經訴字第09906058510 號決定駁回，原告猶仍不服，向本院提起行政訴訟。本院認本件判決之結果，將影響參加人之權利或法律上之利益，依職權命參加人獨立參加本件訴訟。
二、原告聲明原處分就不准更正部分及訴願決定均撤銷，被告應就原告於98年4 月2 日所提申請專利範圍更正申請作成准予更正之審定。並主張：
㈠本件更正申請係就申請專利範圍之減縮，符合專利法第64條第1 項第1 款之規定：
系爭專利「預浸材，…用以接合至一基板」之環境條件基礎，不僅為其欲達成其發明目的之唯一可行方案，亦為其發明目的之關鍵，此觀系爭專利發明說明書〔發明目的及概要〕欄位之所有發明目的，均係用於解決「接合至一基板」之相關問題即明，詳細方式更已為發明說明及圖式所明確揭露，故本件更正於原說明書與圖式所揭露之範圍內，補入「用以接合至一基板」之環境條件，係配合發明說明〔發明目的〕所界定之技術領域進行減縮，自符合專利審查基準第2-6-64頁「申請專利範圍之減縮」之規定。且本件更正於原說明書與圖式所揭露之範圍內，補入「用以接合至一基板」之環境條件，係將原申請專利範圍之「預浸材」技術特徵，置換為「預浸材，…用以接合至一基板」之下位概念技術特徵，或是將原申請專利範圍之「預浸材」之技術特徵置換為「預浸材，…用以接合至一基板」之技術特徵，仍技術特徵本身記載之整體詳細描述，自合於專利審查基準2-6-65所列「申請專利範圍減縮」之例示情形第⑸、⑹點之規定。
㈡本件更正並未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，符合專利法第64條第2 項前段之規定：
系爭專利之〔發明詳細說明〕及〔圖式〕已明確且詳細敘述系爭專利如何在「晶片」與「基板」接合之技術領域，達成發明目的。再者，系爭專利申請專利範圍第1 項（方法項），即對應到原告請求更正第12項（裝置項）之系爭專利方法項中，亦包含「晶片主動面上形成預浸材」、「接合該晶片至一基板」、「熱壓合該晶片與該基板」等技術內容，相互勾稽參照，更可清楚得知必須具備「預浸材，…用以接合至一基板」之環境條件基礎，方得達成系爭專利之發明目的，該等環境條件確係系爭專利之技術特徵無疑。「預浸材，…用以接合至一基板」之環境條件基礎，既為系爭專利欲達成其發明目的之關鍵，更已為發明說明及圖式所明確揭露，原處分及訴願決定對此未予詳查，即不准予更正，實有未洽。㈢本件更正並無實質擴大或變更申請專利範圍，符合專利法第64條第2 項後段之規定。
本件更正係對原申請專利範圍之減縮，並未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，且未實質擴大或變更申請專利範圍，自無不准更正之理。再者，本件更正補入「預浸材，……用以接合至一基板」之環境條件基礎，既為系爭專利欲達成說明書所載〔發明目的〕所直接無歧異得推知之實施方式，此即屬司法實務見解所謂「在合理之範圍內，允許專利權人更正」之情形。原處分及訴願決定均僅以形式上理由即否准更正，而全然未對本件更正究竟有無實質擴大或變更申請專利範圍予以詳查論述，且對於原告於舉發及訴願階段所援引及主張，足證本件更正應予准許之專利審查基準規定均未予斟酌，亦未說明不予斟酌之原因。
㈣系爭專利所屬技術領域具有通常知識者於檢視前述記載後，
當可直接且無歧異得知「至少一預浸材，其係形成於該保護層上，用以接合至一基板」，實屬系爭專利技術必然之搭配環境，殊難想像在欲達成系爭專利發明目的之前提下，有「非接合至一基板」之其他搭配環境之可能。是以，將該等原申請專利範圍既有元件之詳細敘述（即「用以連接至一基板」），補入系爭專利之原申請專利範圍，不僅使之與發明目的相符，更無實質變更申請專利範圍之可能，與專利法第64條第2 項之規定並無違背，現行司法實務見解亦同此旨，故本件更正自應予以准許。
㈤被告僅形式上援引專利審查基準第2-6-69頁第⑷點之規定，
以本件更正係引進附加之技術特徵，即形式上認定本件更正已實質變更原核准公告申請專利範圍，故而不准更正云云。惟查本件更正係針對既有元件（即預浸材），補充發明說明中已明確記載為達成發明目的之詳述說明（即該預浸材係「用以接合至一基板」）與必然環境條件，並未引進附加之技術特徵，也無增加新元件，當與前揭專利審查基準規範有間而不得逕予援引適用，且本件更正更無「形成另一請求項」（本院98年行專訴字第45號判決參照，即原證5 號第20頁第㈦點），則被告前揭未附具實質理由即在形式上認定本件更正已實質變更而不應准許之判斷，當有違誤。
㈥綜上所述，本件專利範圍更正申請確已符合專利法第64條第
1 項第1 款「申請專利範圍之減縮」之規定，亦未「超出原說明書或圖式所揭露之範圍，實質擴大或變更申請專利範圍」，並無違反專利法第64條第2 項及專利審查基準之規定，應予准許。
三、被告聲明求為判決原告之訴駁回，並抗辯：㈠按專利審查基準第二篇第六章2.4 實質擴大或變更申請專利
範圍之判斷第2-6-69頁⑷包括將申請專利範圍未包含但發明說明或圖式中已揭露的其他技術特徵或技術手段，引進附加於原核准公告之請求項內或形成另一請求項之情形。由於發明說明或圖式中已揭露，但請求項本身未包含之技術特徵或技術手段，無論其是否具有新穎性、進步性或屬公眾所知悉的技術，引進附加於原核准公告之請求項內或形成另一請求項時，形式上雖然是對於原請求項增加條件以進一步限定，但會改變原有元件、成分、步驟之結合關係以及原核准公告之發明的性質或功能，而導致實質變更申請專利範圍。原處分理由㈠已載明本件原告於98年4 月2 日提出系爭專利申請專利範圍更正本，該更正本係將原審定公告本申請專利範圍第12項之技術特徵「至少一預浸材，其係形成於該保護層上，其中該預浸材係不覆蓋至該些焊墊」，新增「用以接合至一基板」，使該第12項上述之技術特徵新增一基板，進一步限定該預浸材，參照說明書及圖式可得知該預浸材成形於基板及晶片間，做為接合晶片於基板之接合物，惟查原審定公告本第12項未有載述基板此特徵，新增此特徵已構成實質變更，不符專利法第64條第2 項規定，應不准予更正，被告認事用法並無違誤。
㈡關於更正部分：
原處分不准更正是依據專利法第64條第2 項，認為其實質變更，主要是依照現行審查基準2-6-9 第⑷點，該規定已經實質載明實質變更的態樣，而本件原告是將所謂的基板納入申請專利範圍，這部分是新增的基板技術特徵。預浸材與基板看不出來有所謂的上下位概念，兩個是完全分開且獨立的技術特徵，且兩者間存在黏合的機制，隱含一個結合關係。
㈢關於原處分所下的主文部分：
依照現行實務操作上舉發審定書是僅下單一主文，本件是為舉發不成立的主文，並沒有漏下主文，認定舉發不成立對原告而言是最大的利益，而更正部分不會影響舉發不成立的結果，原告還是可以就這部分另提一個更正案。縱使參加人於訴願階段提出和解，但就原處分來說，原告為利害關係人，原告提出行政救濟的途徑，所以原處分並未實質確定。
四、參加人聲明求為判決原告之訴駁回，並辯稱：㈠由於原處分並非依舉發當時所審定公告之專利範圍（即系爭
專利申請專利範圍第12項於94年10月5 日提出第一次更正）進行審查，被告係以系爭專利92年5 月11日申請專利範圍第12項據以審查，被告之審查除加入其專利範圍所未記載「至少一預浸材（prepreg ），形成該保護層」，更忽略「至少一預浸材（prepreg ），其係形成該保護層上」之技術特徵。被告以系爭專利92年5 月11日原系爭專利申請專利範圍第
12 項 據以審查已有不當，倘本院認原告勝訴（假設語，為參加人所否認），應僅為原處分撤銷，而另就原告於98年4月2 日提出系爭專利第12項（第2 獨立項）第二次更正（即本件行政訴訟標的）之專利範圍是否准予更正後，再重回本件000000000N02舉發案之審查。
㈡000000000N02舉發案審定時之系爭專利申請專利範圍第12項
（第2 獨立項）並未揭示預浸材接合至基板之技術特徵，則新增此特徵已改變原有元件結合關係及依附該獨立項之附屬項之技術特徵，除已構成實質變更，更有違反專利法（90年）第71條第3 款規定之事實及更有違反專利法（90年）第31條但書第3 款之要件關係而產生改變原有元件結合關係，故原告於98年4 月2 日提出系爭專利申請專利範圍第12項（第
2 獨立項）第二次更正（即本件行政訴訟標的) 應不准更正，被告以其不符專利法第64條第2 項之規定不准更正，並無違誤。
㈢原告於98年4 月2 日更正系爭專利申請專利範圍第12項新增
「用以接合至一基板」技術特徵，並未見於系爭專利92年5月11日所公告之專利範圍第12項，亦未見於系爭專利94年10月5 日公告之更正後之申請專利範圍第12項，從而新增此特徵已構成實質變更。又申請專利範圍應明確記載申請專利之發明，各請求項應以簡潔之方式記載，且必須為發明說明及圖式所支持，復為專利法（90年）第26條第3 項所明定。由於系爭專利說明書第6 頁第4 、5 行所載、第六圖、第三圖皆不足以支持依原告98年4 月2 日所申請更正申請專利範圍第12項之變更內容，被告以其不符專利法第64條第2 項之規定，不准更正，並無違誤。
五、本院之判斷：㈠經查，參加人於97年12月1 日對系爭專利提出舉發，嗣原告
於98年4 月2 日申請更正系爭專利申請專利範圍第12項，被告不准許原告申請更正，並於98年12月8 日就本件舉發為舉發不成立之處分，是以原處分關於舉發不成立部分及不准原告更正系爭專利申請專利範圍部分，為二獨立之行政處分，原告及參加人自得分別就不准更正之處分及為舉發不成立之處分提起訴願，此亦為本件訴願決定機關所是認，被告反於訴願決定機關之見解，並忽略其不准更正係不利於原告之處分，應給予救濟之機會，竟以本件舉發不成立已為原告最大利益為由，辯稱原告不得就不准更正之部分提起訴願及本件行政訴訟云云，實非足採。
㈡次查，參加人於訴願階段與原告和解，並具狀撤回訴願（見
訴願卷第370 至377 頁），則本件舉發不成立已告確定，訴願機關遂僅就原告更正部分為訴願駁回之決定，是以本件行政訴訟之審理範圍僅限於原告於98年4 月2 日申請更正系爭專利申請專利範圍第12項是否符合專利法第64條第1 款、第
3 款、第2 項之規定？原告據此主張參加人無參加訴訟之必要，但查本件原告更正申請專利範圍係起因於參加人提起專利舉發，故雖原處分關於舉發不成立已告確定，惟參加人就原告更正部分，在形式上難謂無參加訴訟之權利或法律上之利益，從而本院裁定參加人參加訴訟，並無不合。
㈢原告於98年4 月2 日申請更正系爭專利申請專利範圍第12項符合專利法第64條第1 款、第3 款、第2 項之規定：
⒈按「發明專利權人申請更正專利說明書或圖式，僅得就下列
事項為之；一、申請專利範圍之減縮。二、誤記事項之訂正。三、不明瞭記載之釋明。」、「前項更正，不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，且不得實質擴大或變更申請專利範圍。」，專利法第64條第1項、第2項定有明文。
⒉系爭專利技術分析：
⑴系爭專利技術摘要：
一種增進穩固及對位之晶片接合方法，利用一預浸材形成於晶片之主動面，當接合晶片於基板時，該預浸材結合晶片與基板，以提供良好之支撐與凸塊對位，在熱壓合後，可精確地經由複數個非可迴焊性凸塊電性連接晶片與基板。
⑵系爭專利申請專利範圍第12項經被告准許於94年10月5 日更正後之內容：
一種增進表面接合之晶片組合構造，其包含：一晶片(10)，其係具有一主動面(41)，在該主動面上係形成有一保護層[passivation layer](15) 以及複數個顯露於該保護層之焊墊(42) ；及至少一預浸材[prepreg](31、61) ，其係形成該保護層上(15)，其中該預浸材係不覆蓋至該些焊墊。
⑶系爭專利申請專利範圍第12項之98年4月2日更正本：
一種增進表面接合之晶片組合構造，其包含：一晶片(10)，其係具有一主動面(41)，在該主動面上係形成有一保護層[passivation layer](15) 以及複數個顯露於該保護層之焊墊(42) ；及至少一預浸材[prepreg](31、61) ，其係形成該保護層上(15)，用以接合至一基板，其中該預浸材係不覆蓋至該些焊墊。
⑷系爭專利相關圖式如附圖所示。
⒊承上，可知系爭專利98年4 月2 日更正本係在申請專利範圍
第12項中之預浸材，其係形成於該保護層上之後加入「用以接合至一基板」。而原處分及訴願決定認為原審定經准許於94年10月5 日更正後申請專利範圍第12項未有載述基板之特徵，故新增此特徵已構成實質變更，不符合專利法第64條第
2 項之規定，應不准予更正，被告於行政訴訟答辯狀理由中亦同此答辯。
⒋查經被告准許於94年10月5 日更正後之申請專利範圍第12項
為一種增進表面接合之晶片組合構造，其包含：一晶片，其係具有一主動面，在該主動面上係形成有一保護層以及複數個顯露於該保護層之焊墊；及至少一預浸材，其係形成該保護層上，其中該預浸材係不覆蓋至該些焊墊。本次更正本申請專利範圍第12項於預浸材中加入「用以接合至一基板」之限制，而參酌系爭專利說明書第5 頁〔發明目的及概要〕段「本發明之主要目的在於提供一種增進穩固及對位之晶片接合方法，利用預先形成於晶片主動面之預浸材作為晶片與基板之初步接合，在熱壓合時，使得結合晶片與基板之凸塊仍可調整，以供準確對位，適用於相鄰凸塊間微小間距之晶片接合。本發明之次一目的在於提供一種增進穩固及對位之晶片接合方法，利用預先形成於晶片主動面之預浸材作為晶片之支撐以及晶片與基板間之接合，以避免晶片在接合時傾斜，且不需要製作額外之空白支撐墊。本發明之再一目的在於提供一種增進穩固及對位之晶片接合方法，利用預先形成於晶片主動面之預浸材與在晶片與基板之間的非可回焊性凸塊〔non-reflow bump 〕，以增進凸塊間微小間隔之晶片接合。」之記載，及說明書第1 至3 圖及說明書第6 頁之實施例亦揭示將晶片接合至一基板，可知系爭專利之發明目的係應用於「晶片」與「基板」接合之技術領域。因系爭專利更正本係在預浸材中加入「用以接合至一基板」之條件，形式上限縮了申請專利範圍第12項之範圍，且審視該加入之條件，其進一步說明該預浸材所於該晶片組合構造中係用以接合至一基板之環境條件之限定，使預浸材於系爭專利申請專利範圍第12項之晶片組合構造中之原意及用途更明確，俾能更清楚瞭解原發明之內容而不生誤解。故系爭專利更正本所加入之「用以接合至一基板」之條件實為限縮原申請專利範圍之範圍，且為不明瞭記載之釋明。再者，「用以接合至一基板」之條件，對於申請專利範圍第12項晶片組合構造而言，並非新增一「基板」構件於該構造中，其僅在限定該晶片組合構造係利用其中之「預浸材」作為與一基板結合之環境條件，且所屬技術領域中具通常知識者可知該晶片組合構造係可藉由預浸材與基板作接合，是以更正後之申請專利範圍並未變更原審定公告時申請專利範圍中之晶片組合構造所包含「晶片其係具有一主動面，在該主動面上係之保護層以及複數個顯露於該保護層之焊墊；及保護層上之預浸材且該預浸材係不覆蓋至該些焊墊」之原有元件之結合關係，且未變更原核准公告之性質或功能，故更正本加入「用以接合至一基板」之條件，並未導致實質變更審定公告請求項第12項之範圍。是以，被告所述，為不足採。
六、綜上所述，本件原告於98年4 月2 日之更正系爭專利申請專利範圍第12項符合專利法第64條第1 款、第3 款、第2 項之規定，應准予更正，被告不察，遽而為不准更正之處分，訴願機關遞予維持，均有違誤，應予撤銷。是本件原告訴請撤銷訴願決定及原處分關於原告於98年4 月2 日所提系爭專利申請專利範圍更正本應不准更正部分，命被告應作成原告於民國98年4 月2 日申請更正系爭專利申請專利範圍第12 項准予更正之處分，即屬有據，應予准許。
七、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無影響，爰毋庸一一論述，併此敘明。
據上論結，原告之訴為有理由，爰依智慧財產案件審理法第1 條，行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。
中 華 民 國 100 年 1 月 13 日
智慧財產法院第二庭
審判長法 官 陳忠行
法 官 熊誦梅法 官 曾啟謀以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 100 年 1 月 13 日
書記官 王月伶