智慧財產法院行政判決
99年度行專訴字第150號民國100年1月27日辯論終結原 告 黃聖哲訴訟代理人 蔡得謙律師
何立斌律師被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 王美花（局長）住同上訴訟代理人 黃俊魁
參 加 人 余秀霞上列當事人間因新式樣專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國99年8 月10日經訴字第09906060890 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、事實概要：緣訴外人游志賢前於民國93年5月7日以「冰棒」向被告申請新式樣專利，經其編為第00000000號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給新式樣第D102669號專利證書（下稱系爭專利）。嗣游志賢於95年12月8日向被告申請將該專利權移轉登記予原告，並經被告於96年1月9日（96）智專一㈠15146字第09620022100號函准予登記在案。嗣參加人余秀霞以系爭專利有違專利法第110條第4項規定，不符新式樣專利要件，對之提起舉發。案經被告審查，於99年2月22日以（99）智專三㈠03019字第09920110520號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部99年8月10日經訴字第09906060890號訴願決定駁回，原告仍不服，遂向本院提起行政訴訟。
二、原告之主張：㈠證據3所揭示（即我國公告第339552號專利第1、2、4圖揭露
一冰棒體同面插一圓棒）其中第1、2、4圖所揭露之外觀造型，係為一種圓形冰速型盒，其中盒體其座下緣設置若干原料容置槽，而該容置槽槽底延伸為半圓槽，經加注原料後置其冷凍水槽之滷水溶液，另半圓形蓋直接對應蓋合於原料容置槽，藉由上半圓形槽頂端之透孔洩壓後，使其容置槽之原料由上半圓形槽內集中充滿，並施以冰蕊由透孔插置入圓形槽內，續受冷凍水槽凍化快速成型冰品，藉此達其大量生產之速型盒結構功能。由上述所知，半圓形槽結合半圓形蓋，呈現一似蛋形型態，並以一冰蕊插入，非謂於冰棒周面插一圓棒為常見技法，證據3所揭示之一種圓形冰速型盒，整體觀之與系爭專利案兩者造型明顯有異，證據3非適格之證據亦據被告機關於舉發審定書認定在案。
㈡證據5（即第0000000號美國發明專利第3圖）所揭示為一種
圓形肥皂體，依專利法施行細則第3條規定，證明文件為外文者，專利專責機關認有必要時，得通知申請人檢附中文譯本或節譯本，且系爭專利所屬國際工業設計分類與證據5並不相同，分別為冰棒01-01I0006及23-02S0523，證據5所揭示該肥皂外形並無圓棒，部分譯本中說明第3圖，彩虹顏色之裝飾品的作法，首先是將一黃色透明肥皂組成200注入一個大約1英吋寬、1/2英吋深的圓形模具，待冷卻後，將黃色圖片從該模具取出並放入一大約2英吋寬、1/2英吋深的第二模具，這個較深的第二模具填充有一紅色透明肥皂組成300。第2圖則僅顯示一模具100，包覆200、300、及400與系爭專利外觀明顯有異，亦無法辨別其中模具與肥皂為何，整體觀之，兩者造型明顯有異，且系爭專利形狀特徵明顯，以簡單之線條構成雙圓形冰棒體及圓棒，讓其整體冰棒顯現出立體、可愛、圓融之新奇造型，是證據5亦不足以證明系爭專利違反專利法第110條第4項之規定。
㈢專利法第110條第4項規定，觀諸其立法理由：「本項為新式
樣專利創作性規定，而創作性之判斷重點有三：一為依申請前就已公開之技藝之事而判斷；二為判斷對象限定於『該新式樣所屬技藝領域者』；三為其判斷標準以該新式樣所屬技藝領域中之具有通常知識之人之能力。」，茲查系爭專利所涉冰棒（食品）技藝領域，與證據5係屬肥皂（清潔用品）技藝領域，迥然不同。冰棒（食品）技藝領域中具有通常知識者，殊難想像其與肥皂（清潔用品）技藝領域能夠有何涉獵或連結，矧乎依申請前之肥皂（清潔用品）技藝以為製造冰品。是以原處分與訴願決定認系爭專利為所屬技藝領域中具有通常知識者依申請前之技藝易於思及，而為舉發成立之結論，顯與現行專利法第110條第4項規定立法意旨牴觸，洵有違誤，實不應維持。
㈣參加人所提出之證據5並非適格之證據，其理由如下:
⒈證據5係西元2000年11月公告之美國第0000000號專利，其發
明專利之摘要為「A transparent toilet bar with an embedded decorative concentric pattern comprised of colored transparent soap formula tions, and a method fo
r producing the bar.The preferred embodiment of the
bar is a transparent semicircular rainbow pattern ofthree or more color sembedded in a transparent rectangular bar with a glittering agent. The preferred method of producing the rainbow is to pour a first col
or into a small circular mold and then to place thatcircular soap article into a larger mold and pour asecond color around the soap article. A third concentricring is created by repeating the process with alarger third mold. The finished disk is cut in half
to create two rainbow soap articles. In the preferre
d embodiment of the method, all soap composi tions a
re identical except for color or glitter additives.」，其中文譯文為（將彩色透明的皂基用同心圓鑲嵌方式組合起來成肥皂，以及其製作的方式，成形的肥皂是用透明有三種或以上顏色彩虹半圓形狀的皂體鑲嵌在透明閃亮的矩型皂裡，製作彩虹形狀肥皂的方法是先將第一種顏色的皂基倒入一個小的圓形模子裡，然後再將圓形的皂體放進一個較大的模子裡，再倒入第二種顏色的皂基，第三個同心圓重複上列方式放入更大的第三個模子裡，以此類推。將完成後的圓形皂塊切成二半形成彩虹形狀的肥皂。上述肥皂成型方法，所有的皂基成分除了顏料及閃亮的添加物外，比例必須一致）。準此以觀，證據5 之專利為製造方法之發明專利，與系爭專利係以物品形狀為新式樣專利之技藝領域，顯不相同，自不能以該證據5 製造方法之技藝領域，作為系爭專利有無創作性之判斷標準。
⒉依證據5所完成之物品為彩虹形狀的肥皂，此由上開專利摘
要載有「The banished disk is cut in half to create t
wo rainbow soap articles」（將完成後的圓形皂塊切成二半形成彩虹形狀的肥皂) ，即足證明。從而，依證據5 所完成之物品為彩虹形狀之半圓形，焉能以該半圓形彩虹形狀之物品，作為判斷系爭專利雙圓形冰棒體有無創作性之認定依據？至證據5 第3 圖雖有雙圓形之圖案，但該雙圓形圖案僅為平面圖案，與系爭專利係立體雙圓形冰棒體迥不相同，自不能以上開平面圖形作為判斷系爭專利有無創作性之認定依據。
㈤綜上所述，證據5及證據3均非本件適格之證據，則被告機關
所作之「證據3組合證據5應可證明系爭專利所屬技藝領域中具有通常知識者依證據3、5之組合而易於思及之創作，故系爭專利應不具創作性」之處分，即失所附麗。
㈥並聲明：⒈原處分、訴願決定均撤銷。由被告機關另為適法處分。⒉訴訟費用由被告負擔。
三、被告辯稱：㈠系爭專利造形概由一冰棒圓棍與一冰棒體所組成，其特徵在
於冰棒體形成一雙圓圖案之短柱狀，於圓周面上插接一圓棍，整體如一棒棒糖式造形。新式樣專利係審究物品之形狀、花紋、色彩或其結合，是否具有視覺訴求之創作，對於先前技藝並無貢獻之新式樣，並無授予專利之必要，故該新式樣為所屬技藝領域中具有通常知識者依申請前之先前技藝易於思及者，不得取得新式樣專利權(2005年版審查基準3-3-20頁前言)。又查審查創作性時，比對之先前技藝並不侷限於相同或近似的物品，且先前技藝須為專利法第110條第1項所列兩款情事：申請前已見刊物、已公開使用或已為公眾所知悉之技藝（2005年版審查基準3-3-21頁3.2.2），故系爭專利之證據5係美國西元2000年11月公告之第6,147,040號發明專利案，其所載之同心雙圓柱體造形物應為適格之「先前技藝」。因此系爭專利與證據5雖為兩不同物品，系爭專利係一「冰棒」，證據5係一「肥皂」，但該兩物品應屬日常極習知之物品，對新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者，在該兩物品作造形時，創作上並未產生限制條件之差異性，即兩者創作空間應大約相同，故應屬「具有新式樣所屬技藝領域中之通常知識及普通設計能力」者所能理解者（2005年版審查基準3-3-21頁3.2.1），先予說明。
㈡查證據5係一圓形肥皂之設計，由第3圖已顯現其表面具同心
多層圓之圖案設計，再由第2圖亦知其整體為一短圓柱狀，雖系爭專利與證據5屬不同物品類別，但兩者皆為常見之物品，故系爭專利冰棒體應可簡易由證據5轉用該一同心多層圓之造形，又證據3證明物品具有圓棒造形者為一習知之造形，則證據3組合證據5應可證明系爭專利為所屬技藝領域中具有通常知識者依證據3、5之組合而易於思及之創作，系爭專利顯不具創作性，原告之起訴理由不足採。綜上，被告原處分並無違法，敬請駁回原告之訴。
㈢並聲明：⒈駁回原告之訴；⒉訴訟費用由原告負擔。
四、參加人經合法通知均未到庭，亦未提出書狀作任何陳述。
五、本院得心證之理由：㈠按凡對物品之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之
創作，而可供產業上利用者，得依法申請取得新式樣專利，固為專利法第109條第1項暨第110條第1項前段所明定。惟如新式樣「為其所屬技藝領域中具有通常知識者依申請前之先前技藝易於思及者」，仍不得依法申請取得新式樣專利，復為同法第110條第4項所明定。次按，新式樣專利係保護透過視覺訴求之創作，其創作內容為物品之外觀設計，而不在於物品本身，故創作性之審查應以圖面所揭露之點、線、面所構成申請專利之新式樣的整體設計為對象，是以審查創作性時之先前技藝並不限於相同或近似物品之技藝領域，縱先前技藝非相同或近似之物品，倘申請專利之新式樣整體或主要設計特徵係直接轉用其他技藝領域中之外觀設計，且整體設計未產生特異之視覺效果，仍應認定該新式樣為易於思及。㈡證據3為第00000000號新型專利「圓形冰速型盒」，其公告
日為87年9月1日，證據5為美國第6,147,040號專利「Transpatent Toilet Bar Containing a Decorative ConcentricPattern」，其公告日為西元2000年11月14日，兩證據之公告日均早於系爭專利申請日，而為系爭專利申請前已公開之先前技藝。查系爭專利「冰棒」之設計為同心雙圓形截面的短圓柱狀冰棒體，及一細長圓柱狀之冰棒棍插在該冰棒棍之圓弧面上。證據5第3圖顯示左、中、右三個圖形，中圖揭示肥皂表面呈兩層同心圓裝飾之設計，右圖揭示肥皂表面呈三層同心圓裝飾之設計。另證據5說明書第3欄第3段第1至8行記載：「彩虹顏色之裝飾的作法，首先是將一黃色透明肥皂組成200注入大約1英吋寬、1/2吋深的圓形模具，待冷卻後，將黃色圓片從該模具取出並放入一大約2英吋寬、1/2英吋深的第二模具，這個較深的第二模具填充有一紅色透明肥皂組成300。」第2圖則為肥皂之剖面圖，均顯示該肥皂為短圓柱體，證據5既已揭示短圓柱體肥皂之設計，第3圖亦顯示其具兩層或三層同心圓，證據3則揭示冰棒之細長圓棒之設計，且為冰品領域所週知之技藝，證據3、5分別揭露系爭專利之細長圓柱狀冰棍及同心雙圓形截面的短圓柱狀冰棒體，又系爭專利之新穎特徵僅係將證據5之兩層短圓柱體肥皂設計轉用至冰棒技藝領域，其形狀、花紋之整體設計並未產生特異之視覺效果，為該新式樣所屬技藝領域具有通常知識者易於思及，故證據3、5之組合可證明系爭專利不具創作性。至原告主張證據5所完成之物品為彩虹形狀之半圓形，焉能以該半圓形彩虹形狀之物品，作為判斷系爭專利雙圓形冰棒體有無創作性之認定依據乙節，惟按，審查創作性時，應以引證文件中所公開之內容為準，圖式所揭露之形狀及花紋亦應屬於引證文件之一部分，經查，依證據5第1圖顯示，該製造方法所製造之物品雖係將雙圓形皂塊對切為半圓呈彩虹狀之肥皂，惟證據5之第2、3圖已顯示其造形係一短圓柱同心多層圓（包含雙層圓）設計，業如前述，依上開說明，自得據以為先前技藝之內容，原告所述核無足採。
㈢原告另主張證據3非適格之證據業經被告於舉發審定書認定
在案，且系爭專利所涉冰棒（食品）技藝領域，與證據5係屬肥皂（清潔用品）技藝領域，迥然不同，證據5及證據3均非本件適格之證據，被告自不能以上開證據組合判斷系爭專利有無創作性等語。查證據3並未經被告於舉發審定書認定係非適格之證據，原告就此顯有誤解，另證據5所揭示之物品雖為肥皂，惟新式樣專利審查重點在於物品之形狀、花紋、色彩或其結合之創作，只需外觀形狀近似，並不侷限相同物品始可作為比較依據（見最高行政法院88年度判字第3844號判決），且系爭專利僅係將先前技藝之肥皂形狀與花紋直接轉用於冰棒之技藝領域，且整體設計未產生特異之視覺效果，仍應認定該新式樣為具有通常知識者所易於思及，故原告之主張尚非可採。
六、綜上所述，系爭商標有違專利法第110條第4項之規定不得依法申請取得新式樣專利之情形。被告所為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，於法並無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤，原告徒執前詞，訴請撤銷訴願決定及原處分，核無理由，應予駁回。
七、兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。
中 華 民 國 100 年 2 月 24 日
智慧財產法院第一庭
審判長法 官 李得灶
法 官 王俊雄法 官 林欣蓉以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 100 年 2 月 24 日
書記官 周其祥