智慧財產法院行政判決
99年度行專訴字第28號民國99年6月17日辯論終結原 告 昆盈企業股份有限公司代 表 人 甲○○訴訟代理人 江郁仁律師
桂齊恆律師複 代 理人 蔣文正律師被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 乙○○（局長）住同上訴訟代理人 丙○○上列當事人間因有關專利權事務事件，原告不服經濟部中華民國99年1 月6 日經訴字第09906050220 號訴願決定提起行政訴訟，本院判決如下︰
主 文訴願決定及原處分均撤銷。
被告就第00000000號「輸入裝置之發光結構」發明專利於96年11月14日之更正申請應為准予更正之處分。
訴訟費用由被告負擔。
事實及理由
一、事實概要：緣原告前於民國93年3月24日以「輸入裝置之發光結構」向被告申請發明專利，經被告編為第00000000號審查並准予專利，發給發明第I254111號專利證書（下稱系爭專利）。嗣訴外人董筠慧以系爭專利有違專利法規定，對之提起舉發，原告則於96年11月14日提出本件專利申請專利範圍更正本。經被告審查，認為該更正後之申請專利範圍第1項改變原來技術特徵之結合關係，而已涉及變更實質內容，有違專利法第64條第2項規定，於98年10月5日（98）智專三㈠05026字第09820623790號函為「不准更正」之處分，原告不服，提起訴願，經遭駁回，遂向本院提起行政訴訟。
二、原告之主張：㈠系爭專利原核准取得專利權的申請專利範圍共有10項，其中
請求項第1項為獨立項，原告因應第000000000N01號專利舉發事件之答辯考量，於96年11月4日提出更正申請專利範圍之申請，在原告提出的申請專利範圍更正本中，原告主要係將記載於原申請專利範圍第6項有關於「其中殼體由一上蓋
(50)、一中蓋(10)及一底座(80)所組成」之限制條件併入申請專利範圍第1項中，同時考量避免產生「實質變更申請專利範圍」之疑慮，將與原申請專利範圍第6項沒有直接或間接依附關係的原申請專利範圍第2、3、4、5、9、10項刪除，並做項次之調整。系爭專利更正後的申請專利範圍第1項係記載：「一種輸入裝置之發光結構，其包括一殼體，及至少一設於殼體內之光源(20)所構成，其中殼體內設有一導光板(13)及一反光裝置(30,40)，該反光裝置(30,40)係設於該導光板(13)之至少一側面，且其中設於殼體內之光源(20)位於該導光板(13)之一側；其中殼體由一上蓋(50)、一中蓋(10)及一底座(80) 所組成，使得該光源(20)所發射出的一光線能由導光板(13) 之一周緣進入，令該導光板(13)之通體發光，並向該輸入裝置所處之環境發散而出，以產生裝飾性之視覺感受。」，系爭專利更正後之申請專利範圍第2項係記載：「如申請專利範圍第1項所述之輸入裝置之發光結構，其中的中蓋係與該導光板一體成型者。」㈡次查，被告於(98)智專三㈠05026字第09820623790號函為「
不准予更正」之處分，惟被告對於專利法第64條第2項所規定是否實質變更申請專利範圍之審查方式，顯有偏差且違法：
⒈被告之審查方式明顯只是在形式上著眼於是否「變更」的部
分，完全沒有具體地審查更正所加入用以減縮申請專利範圍的限制條件，是否在產業利用領域及發明解決之課題等部分產生實質變更申請專利範圍。因此，被告之審查方式明顯欠缺合理及充分的實質上理由之違法，並且已經超過專利法第64條之規定，顯然有違反法律。
⒉原告於96年11月4日提出的申請專利範圍更正本，主要是將
原記載於申請專利範圍第6項有關於「其中殼體由一上蓋(50)、一中蓋(10)及一底座(80)所組成」之限制條件，加入申請專利範圍第1 項。這樣的更正內容，明顯是屬於「申請專利範圍之減縮」，符合專利法第64條第2項之規定。且系爭專利於第1、2圖及說明書第6頁第1段起記載有：「請參閱第一圖所示，本發明之輸入裝置可以為一滑鼠，鍵盤，遊戲控制器，數位板，軌跡球…等等；以滑鼠為例，由上而下係包括一殼體，該殼體可包括一上蓋(50)，一中蓋(10)，一底座
(80)及一電路板(70)...」等具體說明，可以清楚證明系爭專利在申請專利範圍第1項加入「其中殼體由一上蓋(50)、一中蓋(10)及一底座(80)所組成」之限制條件，已經具體記載於說明書及圖式，未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍、依據。
⒊系爭專利於申請專利範圍第1項加入「其中殼體由一上蓋(50
)、一中蓋(10)及一底座(80)所組成」之限制條件，明顯為對申請專利範圍之減縮，並且這樣的減縮係將原申請專利範圍第1項未明確之處予以明確化，顯然未在產業利用領域及發明解決之課題等部分產生改變，也沒有改變原技術特徵的結合關係，因此，系爭專利的申請專利範圍更正本未實質擴大或變更申請專利範圍，被告指稱系爭專利更正申請專利範圍業已實質變更原申請專利範圍之審查理由，顯有違法。
⒋再者，被告作為審查判斷系爭專利申請專利範圍更正為實質
變更，主要是依據專利審查基準第2-6-70頁所記載：「(16)變更附屬項的依附關係或變更引用記載形式之獨立項的引用關係，導致該請求項改變了原來技術特徵的結合關係，...」之列舉態樣。然而系爭專利將記載於原申請專利範圍第6項有關於：「其中殼體由一上蓋(50)、一中蓋(10)及一底座
(80) 所組成」之限制條件併入申請專利範圍第1項，更正後的申請專利範圍第2項（即原申請專利範圍第6項）依然依附於更正後的申請專利範圍第1項，系爭專利顯然未「變更附屬項的依附關係」，也未改變原來技術特徵的結合關係，系爭專利的更正顯然不符合專利審查基準所列舉的態樣，被告錯誤引用專利審查基準而作為不准予系爭專利申請專利範圍更正之原處分，明顯錯誤且違法。
㈢原告於訴願理由書提出三件附件，具體指摘這些附件所揭櫫
的審查意見，並且在訴願理由書第五點的最後一段有明確強調：「特別是本專利更正申請專利範圍的情形，實質上與附件3之案情相同...」之訴願理由。然而經濟部的訴願決定書未針對原告的前述訴願理由進行審查，直接在訴願決定書以「㈣至於原告所舉本部經訴字第09606072110號訴願決定書、臺北高等行政法院96年度訴字第3426號判決及第2279號判決之案例，經核所涉均為其他專利更正案件，個案案情即有不同，與本件專利無涉，自難執為本件應准更正之論據，併予指明」為由，而為訴願駁回之決定，完全未說明不予採納的原因及理由，明顯違反行政程序法第9條：「行政機關就該管行政程序，應於當事人有利及不利之情形，一律注意」之規定，訴願機關的原決定有審查不備理由之違法。
㈣並聲明：⒈訴願決定及原處分均撤銷；⒉被告應對於第0000
00000號輸入裝置之發光結構發明專利案於96年11月14日所提出之更正申請為准予更正之處分；⒊訴訟費用由被告負擔。
三、被告之答辯：㈠原告於96年11月14日所提之申請專利範圍更正本，係將原公
告申請專利範圍第6項之部分內容「其中殼體由一上蓋、一中蓋及一底座所組成」併入第1項（獨立項）中，而刪除原申請專利範圍第2項至第5項、第9項及第10項（均為附屬項），並保留原申請專利範圍第6項中之「其中的中蓋係與該導光板一體成型者」，變更項次為更正後之申請專利範圍第2項（依附第1項之附屬項），而原申請專利範圍第7項及第8項則變更項次為第3項及第4項（分別依附於第2項之附屬項），內容如下：「1.一種輸入裝置之發光結構，其包括一殼體，及至少一設於殼體內之光源所構成，其中殼體內設有一導光板及一反光裝置，該反光裝置係設於該導光板之至少一側面，且其中設於殼體內之光源位於該導光板之一側；其中殼體由一上蓋、一中蓋及一底座所組成，使得該光源所發射出的一光線能由導光板之一周緣進入，令該導光板之通體發光，並向該輸入裝置所處之環境發散而出，以產生裝飾性之視覺感受。2.如申請專利範圍第1項所述之輸入裝置之發光結構，其中的中蓋係與該導光板一體成型者。3.如申請專利範圍第2項所述之輸入裝置之發光結構，其中上蓋與中蓋之間，具有一可透光之尾蓋。4.如申請專利範圍第2項所述之輸入裝置之發光結構，其中導光板上開設有至少一孔，以對應設置該至少一光源於其間。」，查依本件原申請專利範圍第1項（獨立項）及第6項（附屬項）所界定之範圍，分別為第1項本身之技術結構，以及第1項加上第6項之技術結構。
而依原告於96年11月14日所提之本案申請專利範圍更正本，係將原公告申請專利範圍第6項之部分內容「其中殼體由一上蓋、一中蓋及一底座所組成」併入第1項（獨立項）中。換言之，更正後之申請專利範圍第1項為原來申請專利範圍第1項之結構加上原申請專利範圍第6項之部分結構（殼體由一上蓋、一中蓋及一底座所組成），形式上雖為增加原申請專利範圍第1項對於殼體結構之限制，然而，此技術結構（原申請專利範圍第1項加上第6項之部分結構）並未見於原申請專利範圍獨立項以及各附屬項所界定之構造組合，核屬一新的技術結構。故原告所為本件專利申請專利範圍之更正，已涉及變更實質內容，而有違專利法第64條第2項之規定。
㈡依據專利法第108條準用同法第64條第1、2項之規定，專利
權人僅得就申請專利範圍之減縮、誤記事項之訂正、不明瞭記載之釋明，申請更正專利說明書或圖式，其更正不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，且不得實質擴大或變更申請專利範圍。鈞院98年度行專訴字第78號所涉之更正係將原申請專利範圍第3項及第17項分別併入第1項及第13 項獨立項中，使更正後第1項、第13項增加「導槽側壁所設之至少一肋條」之技術特徵，再將其餘附屬項分別依附於更正後第1項及第13項獨立項，最高行政法院99年度判字第87號、臺北高等行政法院96年度訴字第02279號及鈞院98年度行專訴字第45號所涉之更正係將申請專利範圍未包含但發明說明或圖式中已揭露的其他技術特徵或技術手段，引進附加於原核准公告之請求項內或形成另一請求項；而本件專利申請專利範圍之更正係將原公告申請專利範圍第6項之「部分」內容：「其中殼體由一上蓋、一中蓋及一底座所組成」併入第1項（獨立項）中，並刪除原依附於原申請專利範圍第1項之第2項至第5項、第9項及第10項（均為附屬項），其與前述之更正個案案情顯有不同，上開案例與系爭專利無涉，殊難比附援引而執為本件應准更正之論據，起訴理由並不足採，併予指明。
㈢並聲明：⒈駁回原告之訴；⒉訴訟費用由原告負擔。
四、按「人民因中央或地方機關之違法行政處分，認為損害其權利或法律上之利益，經依訴願法提起訴願而不服其決定，或提起訴願逾3個月不為決定，或延長訴願決定期間逾2個月不為決定者，得向高等行政法院提起撤銷訴訟。」、「（第1項）人民因中央或地方機關對其依法申請之案件，於法令所定期間內應作為或不作為，認為其權利或法律上利益受損害者，經依訴願程序後，得向高等行政法院提起請求該機關應為行政處分或應為特定內容之行政處分之訴訟。（第2項）人民因中央或地方機關對其依法申請之案件，予以駁回，認為其權利或法律上利益受損害者，經依訴願程序後，得向高等行政法院提起請求該機關應為行政處分或應為特定內容之行政處分之訴訟。」，行政訴訟法第4條第1項、第5條分別定有明文。可知撤銷訴訟之提起，必有行政機關所做出之損害人民權利或法律上利益之不利的行政處分存在；而所謂行政處分，依行政程序法第92條及訴願法第3條之規定，係指中央或地方行政機關就公法上具體事件所為之決定或其他公權力措施而對外直接發生法律效果之單方行政行為。次按，專利權人向專利專責機關申請更正，專利專責機關函覆專利權人不准更正，是否為行政處分，專利權人得否提起課予義務訴訟，請求法院判命專利專責機關准予更正，應視專利相關法規是否賦與專利權人向國家請求准予更正之權利或法律上利益而定。依專利法第64條規定：「（第1項）發明專利權人申請更正專利說明書或圖式，僅得就下列事項為之：一、申請專利範圍之減縮。二、誤記事項之訂正。三、不明瞭記載之釋明。（第3項）專利專責機關於核准更正後，應將其事由刊載專利公報。（第4項）說明書、圖式經更正公告者，溯自申請日生效。」，是以專利於核准公告後，專利權人認有修正說明書、圖式或圖說之必要時，即有依專利法第64條規定提出更正申請之權利，專利專責機關應就更正准許與否作成處分，倘准許更正時，專利專責機關依法須將更正事由予以公告，並於公告時溯自申請日起對外發生更正之法律效果。又專利說明書或圖式之更正，通常與該專利是否符合專利要件（即是否符合產業上利用性、新穎性、進步性、明確且充分揭露要件）及專利權利範圍之界定息息相關，倘專利專責機關否准更正，將對專利權人維持其專利權及其權利之行使產生法律上之不利益，依上開說明，自應認係行政處分，而得依法提起行政爭訟。再者，更正之申請並不以經第三人對該專利提出舉發為必要，實務上雖容許專利專責機關於舉發審查過程就專利權人所為更正之申請，於舉發審定時一併為准否之處分，惟專利專責機關於作成舉發審定之終局行政處分前，倘就更正准否為先行決定，將影響舉發案審查之範圍及舉發成立與否之結果，該決定即已直接發生法律上之效果，而得為行政爭訟之對象。本件原告係因第三人董筠慧對系爭專利提出舉發，其舉發理由為系爭專利依其所提出之舉發證據不具新穎性及進步性，經被告通知原告為舉發之答辯後，原告始於96年11月4日申請本件申請專利範圍之更正，並於答辯時主張舉發證據並未揭露更正後申請專利範圍之所有技術特徵，而不足以證明系爭專利不具新穎性及進步性，嗣被告就上開更正申請為「不准更正」之決定，並通知原告倘未於文到次日起1個月內提出其他更正本，將依系爭專利原內容逕予審定其舉發案，參以上開說明，上開否准更正之決定既已發生法律上效果，即應認係行政處分，而得提起行政訴訟予以救濟，合先敘明。
五、次按，依專利法第64條第1、2項之規定，專利權人僅得就申請專利範圍之減縮、誤記事項之訂正、不明瞭記載之釋明等事項為之，又申請更正專利說明書或圖式，其更正不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，且不得實質擴大或變更申請專利範圍。此係因專利申請案一經核准公告，倘允許專利權人任意更正專利說明書或圖式，藉以擴大或變更其業經核准公告揭櫫於世之專利權利範圍，將影響公眾利用或研發相關技術之利益，故對於專利公告後之更正，自應嚴謹觀之，而應限制專利權人不得經由更正以擴大或變更其經公告之申請專利範圍。本件原告於96年11月14日提出本件專利申請專利範圍更正本，經被告審查後，認為該更正後之申請專利範圍第1項改變原來技術特徵之結合關係，而已涉及變更實質內容，有違專利法第64條第2項規定，是本件之爭點即為原告所為之更正是否實質擴大或變更申請專利範圍。茲析述如下：
㈠系爭專利申請專利範圍公告本所載之申請專利範圍共10項，
其中第1項為獨立項，第2至10項為直接或間接依附於第1項之附屬項，其內容為：
1.一種輸入裝置之發光結構，其包括一殼體，及至少一設於殼體內之光源所構成，其中殼體內設有一導光板及一反光裝置，該反光裝置係設於該導光板之至少一側面，且其中設於殼體內之光源位於該導光板之一側，使得該光源所發射出的一光線能由導光板之一周緣進入，令該導光板之通體發光，並向該輸入裝置所處之環境發散而出，以產生裝飾性之視覺感受。
2.如申請專利範圍第1項所述之輸入裝置之發光結構，其中殼體係為可透光者。
3.如申請專利範圍第1或2項所述之輸入裝置之發光結構，其中反光裝置係設於至少一光源之至少一側面。
4.如申請專利範圍第1或2項所述之輸入裝置之發光結構，其中反光裝置可為反光片、鋁箔貼紙或反光塗料。
5.如申請專利範圍第1項所述之輸入裝置之發光結構，其中導光板與殼體係為一體成型。
6.如申請專利範圍第1項所述之輸入裝置之發光結構，其中殼體由一上蓋、一中蓋及一底座所組成，且中蓋係與該導光板一體成型者。
7.如申請專利範圍第6項所述之輸入裝置之發光結構，其中上蓋與中蓋之間，具有一可透光之尾蓋。
8.如申請專利範圍第6項所述之輸入裝置之發光結構，其中導光板上開設有至少一孔，以對應設置該至少一光源於其間。
9.如申請專利範圍第1項所述之輸入裝置之發光結構，其中光源可為發光二極體、雷射光或冷光。
10.如申請專利範圍第1項所述之輸入裝置之發光結構，其中光源可為單色光或是彩色光。
㈡原告於96年11月14日所提更正本係將原申請專利範圍第6項
之部分內容「其中殼體由一上蓋、一中蓋及一底座所組成」併入第1項（獨立項）中，而刪除原申請專利範圍第2項至第5項、第9項及第10項（均為附屬項），並保留原申請專利範圍第6項中之「其中的中蓋係與該導光板一體成型者」，變更項次為更正後之申請專利範圍第2項（依附第1項之附屬項），而原申請專利範圍第7項及第8項則變更項次為第3項及第4項（分別依附於第2項之附屬項），內容如下：
1.一種輸入裝置之發光結構，其包括一殼體，及至少一設於殼體內之光源所構成，其中殼體內設有一導光板及一反光裝置，該反光裝置係設於該導光板之至少一側面，且其中設於殼體內之光源位於該導光板之一側；其中殼體由一上蓋、一中蓋及一底座所組成，使得該光源所發射出的一光線能由導光板之一周緣進入，令該導光板之通體發光，並向該輸入裝置所處之環境發散而出，以產生裝飾性之視覺感受。
2.如申請專利範圍第1項所述之輸入裝置之發光結構，其中的中蓋係與該導光板一體成型者。
3.如申請專利範圍第2項所述之輸入裝置之發光結構，其中上蓋與中蓋之間，具有一可透光之尾蓋。
4.如申請專利範圍第2項所述之輸入裝置之發光結構，其中導光板上開設有至少一孔，以對應設置該至少一光源於其間。
㈢查原告於96年11月14日所提出之申請專利範圍更正本，係將
原申請專利範圍共10項刪減第2項至第5項、第9項及第10 項，而保留其他4項請求項，自屬申請專利範圍之減縮，其另於原申請專利範圍第1 項增加「其中殼體由一上蓋、一中蓋及一底座所組成」之限定內容，係就原來獨立項之記載予以進一步限定，亦屬於申請專利範圍之減縮，是以原告於96年11月14日所提之申請專利範圍更正核屬專利法第64條第1項所載「申請專利範圍減縮」之事項。次查，系爭專利更正後申請專利範圍第1 項所增加「其中殼體由一上蓋、一中蓋及一底座所組成」之限定內容，乃屬於詳述式之說明（即對已記載於請求項內之構件更進一步的描述限定），且該技術特徵原已記載於原申請專利範圍第6 項，而未改變該殼體與其他構件之結合關係。此外，系爭專利說明書第6 頁亦載明：
「請參閱第一圖所示，本發明之輸入裝置可以為一滑鼠，鍵盤，遊戲控制器，數位板，軌跡球…等等；以滑鼠為例，由上而下係包括一殼體，該殼體可包括一上蓋(50)，一中蓋(10)，一底座(80)及一電路板(70)... 」等內容，足證系爭專利更正後申請專利範圍第1 項所增加之「其中殼體由一上蓋
(50) 、一中蓋(10)及一底座(80)所組成」之限定內容，為原發明說明已明確記載且為發明說明所支持，是以此部分更正並未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，亦未實質擴大或變更申請專利範圍，應屬符合專利法第64條第1 、2項之規定，被告所稱該技術結構未見於原申請專利範圍之獨立項及各附屬項，顯係未就系爭專利更正後申請專利範圍第
1 項所附加之技術特徵為詳述式之說明而為判斷，其所辯即非可採。至於系爭專利更正後申請專利範圍第2 、3 、4 項之內容，與原申請專利範圍第6 、7 、8 項之內容完全相同，僅項次改變，自無實質擴大或變更原申請專利範圍第6 、
7 、8 項之情事。
六、綜上，原告於96年11月14日所為更正申請係屬申請專利範圍之減縮，且未實質擴大或變更申請專利範圍，已符合專利法第64條第1、2項之規定，自應准許，被告所為「不准更正」之處分，於法不合，訴願決定未予糾正，亦有違誤。原告執以指摘，為有理由。又本件事證已臻明確，且無涉及原處分機關之行政裁量決定之情事，原告訴請撤銷訴願決定及原處分，並命被告應為准予更正之處分，為有理由，應予准許。
七、本案事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為有理由，爰依行政訴訟法第200條第3款、第98條第1 項前段，判決如主文。
中 華 民 國 99 年 6 月 30 日
智慧財產法院第一庭
審判長法 官 李得灶
法 官 王俊雄法 官 林欣蓉以上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 99 年 6 月 30 日
書記官 周其祥