智慧財產法院行政判決
99年度行專訴字第76號原 告 億光電子工業股份有限公司代 表 人 葉寅夫訴訟代理人 陳群顯律師
朱玉文律師複 代 理人 許凱婷律師被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 王美花（局長）住同上訴訟代理人 謝孟峰
參 加 人 日亞化學工業股份有限公司代 表 人 小川英治訴訟代理人 黃章典律師
簡秀如律師林宗宏專利師上列當事人間因新式樣專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國99年5 月19日經訴字第09906056580 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。本院判決如下：
主 文訴願決定及原處分均撤銷。
被告就第000000000N01號「發光二極體」新式樣專利舉發案，應為撤銷專利權之處分。
訴訟費用由被告負擔。
事實及理由
一、事實概要：參加人於民國91年4 月30日以「發光二極體」向被告申請新式樣專利，並以西元2001年11月2 日申請之日本第0000-000000 號及第0000-000000 號專利案主張優先權，經該局編為第00000000號審查，准予專利，並發給新式樣第89036 號專利證書（下稱系爭專利）。嗣原告提出證據2 之參加人於西元2006年5 月4 日之網頁資料影本（網址為：ht
tp://www.nichia.co.jp/cn/abo/about_nichia/2006/200/2006_ 04602.html ，下稱證據2 ）、證據3 之西元2000年7月4 日公告日本登錄意匠第0000000 號案（下稱引證1 ）、證據6 之西元1994年7 月22日公告日本公開特許公報特開平00-0000 00號案（下稱引證4 ）、證據11之西元1999年9 月
6 日公告日本登錄意匠第0000000 號案（下稱引證3 ）、證據12之西元20 04 年6 月1 日公開我國發明公開公報第000000000 號案（下稱證據12）、證據14之參加人之網頁（網址為：http://www.nichiichia.co.jp/cn/aboutnichia/2006/2006_04202.html ）公證本（下稱證據14）、證據15之系爭專利於日本優先權基礎申請案「意匠登錄第0000000 號」相關資料（下稱證據15）、證據17之現行專利侵害鑑定要點第49頁（ 下稱證據17）、證據18之行政法院71年度判字第399號判決要旨（下稱證據18）、證據19之行政法院71年度判字第877 號判決要旨（下稱證據19）、證據20係行政法院74年度判字第520 號判決要旨（下稱證據20）、證據21係行政法院74年度判字第45 6號判決要旨（下稱證據21）、證據22之系爭專利及其聯合新式樣之專利公報（公告日分別為西元2004年2 月1 日及4 月11日，下稱證據22）、證據23之系爭專利日本相對應案及其關連意匠之專利公報（西元2003年4 月21日公告，下稱證據23）、證據24之系爭專利於美國相對應案（USD491538S，西元2004年6 月15日公告，下稱證據24）、證據25之參加人於95年4 月25日於民事法院所提出之鑑定報告（下稱證據25）、證據26之系爭專利之相應韓國工業設計（申請號：00-000 0-0000000，嗣核准為第294490類似2號）之官方核駁通知書（含英譯本）（下稱證據26）、證據27之參加人對證據26之回覆函（含英文摘譯）（下稱證據27）、證據28之韓國專利局依證據27所核發專利之「韓國工業設計第294490類似2 號」（子案）專利說明書（含中譯認證本）（下稱證據27）、證據29之參加人於韓國工業設計第294490號專利說明書（即證據28之母案，含中譯認證本）（下稱證據29）、證據30之西元2001年1 月22日公開發行之東芝技術公開集（含中譯認證本）（下稱引證2 ）等為證，主張系爭專利有違核准時即90年10月24日修正公布之專利法第10
7 條第1 項第1 款及第2 項規定，不符新式樣專利要件，對之提起舉發，案經被告審查，於98年10月27日以（98）智專三㈠03027 字第0982068 1450號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。原告不服，提起訴願，經訴願機關決定駁回，原告猶未甘服，遂向本院提起行政訴訟。本院因認本件訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依行政訴訟法第42條第1 項規定，依職權裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。
二、本件原告主張：㈠參加人於91年4 月30日申請系爭專利，被告於93年1 月5 日
審定准予專利，是系爭專利有無應撤銷之原因，應以核准審定時有效之90年10月24日修正公布之專利法為斷。又核准審定時有效之專利審查基準，係為83年11月25日公告之「專利審查基準」，是被告審理系爭專利是否具有應撤銷原因，應依系爭專利核准審定時有效之專利法、用於解釋法規含義之行政規則即專利審查基準及系爭專利核准審定時之行政法院實務見解。系爭專利新穎性及創作性之審查標準，於整體觀察下應以主要部位設計特徵為判斷重點，次要部位設計特徵之差異並非審究之重點，如新式樣之主要部位設計特徵相同或近似於先前技藝（或先前技藝之組合），但次要部位設計特徵不同者，仍應認定整體設計近似於先前技藝( 或先前技藝之組合) ，而不具新穎性或創作性，此有行政法院71年度判字第399 號判決等可稽。又新式樣與先前技藝是否構成近似，其判斷標準雖以整體觀察、綜合判斷為原則，但仍須以主要部位設計特徵為判斷重點，次要部位設計特徵（或非主要部位設計特徵）之差異並非審究之重點，而欲遵循該等專利審查基準，其首要工作當需先予區分系爭新式樣之主要部位設計特徵、次要部位設計特徵為何。詎被告以審查基準版本不同為由，拒絕適用系爭新式樣核准審定時之專利審查基準第3-2-29至3-2-32頁所揭示之以整體觀察、綜合判斷為原則，但仍須以主要部位設計特徵為判斷重點，次要部位設計特徵（或非主要部位設計特徵）之差異並非審究之重點，而欲遵循該等專利審查基準，其首要工作當需先予區分系爭新式樣之「主要部位設計特徵」、「次要部位設計特徵」為何，並非造型一有不同，即可遽稱二者並不構成近似之原則，已違反行政自我拘束原則、依法行政原則、禁止恣意原則及正當法律程序及臺北高等行政法院89年度訴字第1636號判決等。
㈡系爭專利揭示創作說明有該發光二極體之「本體」前面呈現
底端中央下凸寬梯形之狹長方形，且左右兩側分別呈現外上角隅大弧角之L 形兩側部；「本體」前面中央呈現兩端為弧形而中央上下端為尖角之橫寬狀菱形窗面；「本體」後面呈現後端中央為梯形缺口；該缺口中央外凸有具曲面之圓形凸部；上述L 形兩側部之彎折兩端係呈現弧角，而「本體」為後部兩側內縮之梯形後部；「本體」後面呈現上述該後部後面中央缺口之兩側分別具有矩形部。依系爭專利核准審定時審查基準第3-2-7 頁、第3-1-3 頁、第3-1-4 頁規定及行政法院71度年判字第399 號判決等實務見解，可知系爭專利之發光二極體設計，大體可分區分為「本體」及「L 形側部」二部位，其中「本體」係依據消費者視覺可及之正面及消費者所能目視最大面，當為系爭發光二極體之主要部位或主要設計特徵，而「L 形側部」係為系爭發光二極體之電極部位，相較於其他部位，係為因應物品本身或他物功能而可直接而輕易思及者，且為滿足功能面之需求，而對視覺效果的增益面並未考究，當為系爭發光二極體之次要部位或次要設計特徵。至系爭專利之其他裝飾，例如本體後面之圓形凸鈕、
L 形側部之弧角修飾等，依上開審查基準規定，其中本體後面之圓形凸鈕並非屬於消費者視覺可及之正面及消費者所能目視最大面所得觀察﹔而L 形側部之弧角修飾，係為陪襯性設計，且非屬視覺焦點，而其實際產品之對應部位，亦屬相當微小並非肉眼可以辨識，自非屬視覺焦點，亦難改變整體予人之視覺印象，且非主要設計特徵之所在，當不影響其正面予人整體視覺特徵，不至影響新式樣相同、近似之判斷。㈢就系爭專利是否具有應撤銷原因之判斷標準及其法律依據為
何部分，被告於原處分未區分系爭專利之「主要部位設計特徵」與「次要部位設計特徵」為何，顯違反核准審定時專利審查基準規定及行政法院之實務見解。又被告表明本件舉發案之審查係依審查基準規定辦理，然被告卻未區分系爭專利之「主要部位設計特徵」、「次要部位設計特徵」何在，足見被告未依上開審查基準規定進行審查。另被告認定舉發證據與系爭專利之差異，竟係L 形電極之形狀修飾、尺寸比例等非主要部位設計特徵之增刪修飾，是依上開核准審定時專利審查基準規定及行政法院之實務見解，系爭專利應屬易於思及。
㈣系爭專利之主要設計特徵為其「本體」。系爭專利除本體外
之其餘部分，例如L 形側部、L 形側部之尺寸大小、L 形側部外上角隅之弧角、L 形側部直立部與水平部之比例，所佔整體比例極小，並非專業採購者所關注之焦點，更非視覺訴求或視覺效果增益之所在，不符合專利法規定新式樣主要設計特徵必須具備視覺性訴求之要件。系爭專利之L 形側部之電極相關修飾部位之體積微小，為目視所難及，無從展示任何視覺效果或視覺訴求。又本體為系爭專利之消費者最關注的視覺焦點及設計重點，而本體兩側「L 形側部」之電極在使用時形狀將遭焊錫破壞，不易辨識，並非視覺訴求之重點。且參加人委託訴外人羅炳榮於94年11月18日作成之鑑定報告亦認為「L 形側部」之電極之相關修飾多處為肉眼所無法觀察，無從作為主要設計特徵。系爭專利之「L 形側部」（即電極）之設計具有強烈功能取向，難認為主要部位設計特徵之所在。系爭專利「L 形側部」（即電極）之設計演變由來，係為因應功能性需求而來，當非視覺性訴求之主要部位設計特徵。參加人於系爭專利及其各國相應案中均自承其主要部位設計特徵係為「本體」等。
㈤參加人認為系爭專利視覺效果特點之所在為該「本體」，故
其聯合新式樣乃延續該「本體」之視覺效果而為延伸創作，足見系爭專利之主要設計特徵及視覺效果之展現，均在於該「本體」。又參加人在日本於申請系爭專利之日本相應案時曾提出「稍細長本體」且電極形狀不同（非L 形）且其所佔比例更小之「關連意匠」（登錄第0000000 號）申請（見證據9 ），足見系爭專利日本相應案之主要部位設計特徵亦為其「本體」，至「本體細長與否」、「電極形狀不同」及「更大比例之本體」均仍為其近似範圍。另參加人在韓國於申請系爭專利韓國相應案（見證據26至證據29），已表明系爭專利之主要部位設計特徵在於「本體」，至於「L 形側部」如何折腳，均屬近似範圍，則關於「主要部位設計特徵」之意思表示本即有一定共通性，難僅以國情或審查基準不同即可予以忽視。詎原處分未予審酌，而原訴願決定逕予維持，均屬有誤。
㈥原訴願決定混淆了新式樣之新穎性係在判斷近似與否，而新
式樣之創作性係在判斷是否易於思及，兩者本具有不同標準，原訴願決定未予區分，顯有混淆。又原訴願決定僅以引證案與系爭專利之造形略有差異，即認定系爭專利具有新穎性，顯與最高行政法院74年度判字第113 號判決意旨相悖，亦與專利審查基準之應先區分主要部位設計特徵之判斷標準未合。依新式樣新穎性及創作性之判斷標準，參以「本體」為系爭專利主要部位設計特徵之事實，系爭專利之主要部位設計特徵相同於引證1 ，自不具新穎性，是被告就原處分之認定顯屬違法。由參加人委託訴外人羅炳榮於94年11月18日所為之鑑定報告，可知「本體」屬於先前技藝之理由，益徵系爭專利之「本體」完全相同或近似於先前技藝，完全無法成為系爭專利設計上的創新元素。又系爭專利之主要設計特徵既已相同於引證1 ，縱於次要設計特徵（L 形電極）部位有局部設計之增刪、改變，整體設計仍未能產生特異之視覺效果，依據前述「於整體觀察下應以主要設計特徵為判斷重點，次要特徵之差異並非審究之重點」之判斷標準，系爭專利自不具新穎性。
㈦引證案1 可證明系爭專利不具創作性，另引證案1 與引證2
之組合可證明系爭專利不具創作性，而引證案1 與引證3之組合可證明系爭專利不具創作性，至引證案1 與引證4 之組合可證明系爭專利不具創作性。詎原訴願決定疏未區分系爭專利之主要部位設計特徵為何，且未依據系爭專利為消費者視覺可及之正面及消費者所能目視最大面，即系爭專利發光二極體之正面，作為主要部位設計特徵之判斷重點，且以側面圖作為比對重點，顯然違反系爭專利核准審定時專利審查基準第3-2-7 頁規定。又原訴願決定僅以引證案與系爭專利造形上有一微小差異，即遽予認定系爭專利具有創作性，已違反最高行政法院74年度判字第113 號判決意旨。至原訴願決定疏未依據系爭專利核准審定時專利審查基準所載明之判斷標準第3-2-29頁至第3-2-32頁，予以正確判斷引證案2 所揭示之L 形側部與系爭專利之L 形側部，為何不是僅為比例、尺寸之變化，應屬易於思及不具創作性之範疇。
㈧被告及訴願決定機關刻意拒絕區分，系爭專利之「主要部位
設計特徵」與「次要部位設計特徵」，並藉故忽略，系爭專利之主要部位設計特徵一「本體」已被先前技術揭露之事實，逕將次要部位設計特徵「L 形側部」電極之微小差異誇大而與先前技藝比對，其判斷方式顯與專利審查基準及我國司法實務判決一貫所採之「於整體觀察下應以主要部位設計特徵為判斷重點，次要部位設計特徵之差異並非審究之重點」判斷原則相違，並以次要部位設計特徵上之位置變化、形狀修飾作為認定系爭專利具有新穎性、創作性之依據，則原處分自有違誤。
㈨參加人主張系爭判決關於創作性，未依法基於熟習該項技藝
者之角度進行判斷，而與新穎性之判斷標準混淆，誤以一般消費者之立場為之，顯違系爭專利核准審定時之90年10月24日修正公布專利法第107 條第2 項規定，構成適用法律錯誤之違背法令。惟系爭專利申請專利之新式樣與先前技藝之引證案1 、引證2 縱有差異，然該等微小差異，不足以影響發光二極體所屬技藝領域中具有通常知識之人。參酌引證案1與引證2 而可易於思及系爭專利之整體設計之判斷結論，則系爭專利不具有創作性自明，此等判斷當與專利法關於新式樣創作性之規定相符，是參加人之主張，顯不足採。
㈩系爭專利是否具有創作性係以系爭專利所屬發光二極體技藝
領域中具有通常知識及設計能力之人為判斷主體，並未違反專利法及專利審查基準之規定。參加人主張系爭專利所屬發光二極體技藝領域具有通常知識及設計能力之人，必須限定為「設計者」或「創作者」。惟系爭專利所屬發光二極體技藝領域具有通常知識及設計能力之人，當然可能包括普通設計者、專業消費者等，但具有高度設計創新能力之設計者、創作者則不包含在內，亦即具有該技藝領域之通常知識者，其身份可能多元，絕非以參加人所稱設計者為限。且縱依參加人所主張系爭專利所屬發光二極體技藝領域具有通常知識及設計能力之人須限定為「設計者」或「創作者」，亦無礙於系爭民事判決認定引證1 、引證2 之組合足以認定系爭專利不具創作性之判斷。參加人曲解「消費者」之意思，解讀為不具有該新式樣所屬技藝領域中之通常知識及普通設計能力之一般消費者，而指摘其於創作性之判斷主體上有違誤，自屬無據。
引證案1 、引證2 號之組合確實足以證明系爭專利違反核准
時之專利法第107 條第2 項之規定，不具創作性，應予撤銷，原處分及訴願決定之認定均屬違法。參加人所指摘系爭民事判決有違誤之處，全屬斷章取義之詞，實無足取，對於本案判決結果亦無影響等情。並聲明求為判決：⒈原處分及訴願決定均撤銷。⒉被告應就第000000000N01號專利舉發案件為「舉發成立，應撤銷專利權」之審定。
三、被告則以：㈠原告主張被告以審查基準版本不同為由，拒絕適用系爭新式
樣核准審定時之專利審查基準第3-2-29至3-2-32頁所載以整體觀察、綜合判斷為原則，但仍須以主要部位設計特徵為判斷重點，次要部位設計特徵（或非主要部位設計特徵）之差異並非審究之重點，而欲遵循該等專利審查基準，其首要工作當需先予區分系爭新式樣之「主要部位設計特徵」、「次要部位設計特徵」為何，並非造型一有不同，即可遽稱二者並不構成近似，已違反行政自我拘束原則、依法行政原則、禁止恣意原則及正當法律程序。惟：
⒈被告所公告之「專利審查基準」為專利專責機關為規範內部
審查作業而依職權所頒訂之非直接對外發生效力之一般抽象規定，屬於專利專責機關內部的行政規則，其制訂目的係供審查人員客觀公正審查專利案件之裁量基準。是審查人員依審查基準所為之專利核准或核駁，如無審查過程違反行政規則所生之行政慣例、核駁理由違反經驗法則或就重要證據略未斟酌等情事，自未違反行政自我拘束原則、依法行政原則、禁止恣意原則及正當法律程序。
⒉專利法係於92年2 月6 日修正公布，於93年7 月1 日施行，
而現行「專利審查基準」之第三篇新式樣專利實體審查則於94年3 月3 日修正發布並施行。是現行專利審查基準中有關新式樣專利實體審查之規定，僅溯及於現行專利法生效之日即93年7 月1 日起適用，而該日晚於系爭專利核准審定之日即93年1 月5 日，則本件系爭專利舉發案之審查，即應以83年11月25日公告之「專利審查基準」為準。惟於83年11月25日公告之專利審查基準或現行專利審查基準，對於判斷新式樣之新穎性與創作性，均規定應以整體設計為對象作綜合判斷。且依系爭專利核准審定時專利審查基準第3-2-2 頁規定，可知判斷是否近似應以肉眼觀察為主，且須針對申請專利範圍加以比對，通常判斷之要點在於創作特點、構成是否相同、是否為材質本身之效果、是否為視覺焦點之正面或主要視面等等，自非原告所主張首要工作當需先予區分系爭新式樣之主要部位設計特徵、次要部位設計特徵為何，並非造形一有不同，即可遽稱二者並不構成近似等。況由證據18至證據21並無法證明欲遵循該等專利審查基準，其首要工作當需先予區分系爭新式樣之主要部位設計特徵、次要部位設計特徵為何，並非造型一有不同，即可遽稱二者並不構成近似，上開新穎性之判斷原則。
⒊專利審查基準於新穎性之審查，雖有以主要設計特徵為重點
，再綜合其他次要設計特徵構成申請專利之新式樣整體設計統合的視覺效果，客觀判斷其與先前技藝是否相同或近似。然比對之重點仍應以圖面所揭露之形狀、花紋、色彩所構成之整體設計作為觀察、判斷對象。又被告已核准之諸多發光二極體新式樣專利中（其中包括系爭專利），均可見發光二極體除了本體之設計外，兩側電極片體亦非不具創作空間，且各發光二極體核准專利圖說之創作說明內容亦無強調區分何者為主要設計特徵、何者為次要設計特徵，是原告之主張，並不足採。
㈡原告主張依系爭專利核准審定時審查基準第3-2-7 頁、第3-
1-3 頁、第3-1-4 頁規定及行政法院71度年判字第399 號判決等實務見解，可知系爭專利之發光二極體設計，大體可分區分為「本體」及「L 形側部」二部位，其中「本體」係依據消費者視覺可及之正面及消費者所能目視最大面，當為系爭發光二極體之主要部位或主要設計特徵，而「L 形側部」係為系爭發光二極體之電極部位，相較於其他部位，係為因應物品本身或他物功能而可直接而輕易思及者，且為滿足功能面之需求，而對視覺效果的增益面並未考究，當為系爭發光二極體之次要部位或次要設計特徵。至系爭專利之其他裝飾，例如本體後面之圓形凸鈕、L 形側部之弧角修飾等，依上開審查基準規定，其中本體後面之圓形凸鈕並非屬於消費者視覺可及之正面及消費者所能目視最大面所得觀察﹔而L形側部之弧角修飾，係為陪襯性設計，且非屬視覺焦點，而其實際產品之對應部位，亦屬相當微小並非肉眼可以辨識，自非屬視覺焦點，亦難改變整體予人之視覺印象，且非主要設計特徵之所在，當不影響其正面予人整體視覺特徵，不至影響新式樣相同、近似之判斷。惟：
⒈系爭專利之「Ｌ形側部」雖具功能取向，即滿足導電及散熱
功能，惟經檢索相關先前技藝後，發光二極體之電極部形狀、位置及延伸方向等，確實存在各種不同造形之設計，並非不具造形創作空間之組件，亦非純粹因應其本身或他物功能可直接而輕易可思及者。另以被告之中華民國專利檢索系統查詢，可知經被告核准以「發光二極體」為專利名稱之新式樣專利，共計有887 筆，經列印前100 筆新式樣專利簡目資料內容，由各新式樣專利代表圖之縮圖觀察可知，相當於系爭專利「L 形側部」之電極部分，其外觀設計造型各異，形狀不一。又發光二極體新式樣專利，各組之本體形狀幾近相同，差異僅在於電極型態之設計不同，顯然在發光二極體之領域中，就電極部分，確實存在有外觀設計之空間。況就物品形狀之設計，僅極少數有純屬視覺設計而與功能完全無涉者。復以新式樣專利之審查應以圖說所揭示物品之形狀、花紋、色彩或其結合為本，該物品於實際運用時，有部分外觀因故不可見，縱僅該部分之設計確屬物品整體設計之一部，亦不應忽略該部分之設計。另就系爭專利之圖說所揭示之本體與L 形兩側部，比例上固有大小之分，然尚未達到比例懸殊不易辨識之程度，是原告之主張，顯然不符被告就發光二極體專利案之審查標準。
⒉新式樣專利保護的對象為整體外觀設計，縱其最終使用時被
隱藏起來，並無損其可專利性。原告主張系爭專利「L 形側部」形狀修飾屬肉眼無法觀察，並非對整體產生特異之視覺效果之主要設計特徵等，均可由被告已核准之諸多發光二極體新式樣專利，其中包括原告所申請之相關核准專利圖說公告內容獲得反證，自不足採信。
㈢原告主張就系爭專利是否具有應撤銷原因之判斷標準及其法
律依據為何部分，被告於原處分未區分系爭專利之「主要部位設計特徵」與「次要部位設計特徵」為何，顯違反核准審定時專利審查基準規定及行政法院之實務見解。又被告表明本件舉發案之審查係依審查基準規定辦理，然被告卻未區分系爭專利之「主要部位設計特徵」、「次要部位設計特徵」何在，足見被告未依上開審查基準規定進行審查。另被告認定舉發證據與系爭專利之差異，竟係L 形電極之形狀修飾、尺寸比例等非主要部位設計特徵之增刪修飾，是依上開核准審定時專利審查基準規定及行政法院之實務見解，系爭專利應屬易於思及。惟：
⒈在審查新式樣專利之創作性時，除了考量物品特有之「基本
型態」外，亦必需在通體觀察的前提下，注意該物品是否可藉由形狀、線條之「變化」，產生一異於習知者之特殊視感，當物品確實可藉由形狀及線條上的差異而產生不同的視感效果時，前述新式樣專利當應具有創作性之要件。新式樣專利舉發案件之審查係以系爭專利是否符合新穎性及創作性等專利要件進行審查，系爭專利與引證案之比對，仍以圖說所揭示之圖式即六面視圖表現之造形比對為主。
⒉就引證1 是否足以證明系爭專利不具新穎性、創作性，以及
引證1 與引證4 、引證3 及引證2 等之組合是否為熟習該項技藝者易於思及且證明系爭專利不具創作性部分：被告之原處分係經由通體觀察及綜合判斷等過程得到之結論。而專利審查基準為專利法及其施行細則具體的細部規範，屬於被告內部之行政規則，其係審查心證形成過程中參酌之依據之一，其間容有個人見解之差異，惟核准專利之尺度上並無前後不一之情事。被告已詳述系爭專利與引證間之差異及系爭專利具新穎性與創作性之理由，且系爭專利圖說並未主張單獨本體或電極為其主要、次要設計特徵，基於新式樣應以審查其整體設計為原則，復以系爭專利所揭示之圖面，系爭專利之電極尺寸仍占有本體相當大部分，故系爭專利之本體及兩側電極片體皆屬主要視覺正面，非原告所指因該電極比例小而不得作為主要部位之造形特徵，自難謂被告顯然違反核准審定時專利審查基準規定及行政法院之實務見解」之情事。㈣原告主張系爭專利之主要設計特徵為其「本體」，系爭專利
除本體外之其餘部分，例如L 形側部、L 形側部之尺寸大小、L 形側部外上角隅之弧角、L 形側部直立部與水平部之比例，所佔整體比例極小，並非專業採購者所關注之焦點，更非視覺訴求或視覺效果增益之所在，不符合專利法規定新式樣主要設計特徵必須具備視覺性訴求之要件。系爭專利之L形側部之電極相關修飾部位之體積微小，為目視所難及，無從展示任何視覺效果或視覺訴求。又本體為系爭專利之消費者最關注的視覺焦點及設計重點，而本體兩側「L 形側部」之電極在使用時形狀將遭焊錫破壞，不易辨識，並非視覺訴求之重點。且參加人委託訴外人羅炳榮於94年11月18日作成之鑑定報告亦認為「L 形側部」之電極之相關修飾多處為肉眼所無法觀察，無從作為主要設計特徵。系爭專利之「L 形側部」（即電極）之設計具有強烈功能取向，難認為主要部位設計特徵之所在。系爭專利「L 形側部」（即電極）之設計演變由來，係為因應功能性需求而來，當非視覺性訴求之主要部位設計特徵。參加人於系爭專利及其各國相應案中均自承其主要部位設計特徵係為「本體」等。惟：
⒈系爭專利本體兩側之「L 形側部」電極在使用時形狀雖會遭
焊錫破壞，不易辨識，惟交易時仍清楚可見，與交易後之使用狀態無關。且發光二極體並非以安裝後之狀態交易，而係以顯露電極之狀態交易，該電極部分雖具有功能，然具有功能性之設計未必屬純功能性考量，系爭專利並無純功能性設計不得不然之限制，且不排除其造形均有可自由發揮創作之設計空間，此由國內及美、日、韓等國專利公報有關為數不少之發光二極體外觀設計可稽。
⒉日本之「關連意匠」申請案與美國「同一設計概念下多個實
施例」申請案，與我國聯合新式樣「必然近似母案」之概念尚有差異，且各國國情不同，專利法制及審查基準互異，縱使系爭專利有牽涉其中，惟關連比對的對象各不相同（非與證據3 比對），尚難據以比附援引。至韓國專利KR294490案與原告所提之引證1 非屬相同設計，比對基礎之對象已有不同。另由臺灣高等法院96年度智上字第45號判決，對於本件訴訟所涉之系爭專利權，並無比附援引之餘地。復以在不同國家申請專利之聯合案或獨立案有其整體專利佈局策略考量，且專利係採屬地主義，尚難以關係人在他國之申請案例作為被告審查應比附援引之理由。
㈤原告主張新式樣之新穎性係在判斷近似與否，而新式樣之創
作性係在判斷是否易於思及，兩者本具有不同標準，原訴願決定未予區分，顯有混淆。原訴願決定僅以引證案與系爭專利之造形略有差異，即認定系爭專利具有新穎性，顯與前揭行政法院74年度判字第113 號判決意旨相悖，亦與專利審查基準之應先區分主要部位設計特徵之判斷標準未合。惟依系爭專利核准審定時之審查基準，審查時並無刻意應先區分物品主要部位設計特徵、次要部位設計特徵為何之規定。另由證據25之鑑定報告內容可知，專利侵害鑑定之原則及方法，與專利舉發案件係審查專利案是否可專利性者，兩者本屬有別，專利侵害鑑定報告書係以待鑑定物是否落入專利權之範圍提出比對意見或爭訟專利是否侵權之民事訴訟，而舉發案係以舉發證據判斷系爭專利是否符合專利要件，兩者審理之標的及方式不同，尚不能互相援引作為舉發證據已揭露系爭專利形態特徵之依據。該鑑定初步結論僅屬參考意見，並無拘束被告依法審查之效力。
㈥原告主張引證案1 可證明系爭專利不具有創作性、引證案1
與引證2 之組合可證明系爭專利不具有創作性、引證案1 與引證3 之組合可證明系爭專利不具有創作性、引證案1 與引證4 之組合可證明系爭專利不具有創作性。惟：
⒈系爭專利並未主張單獨本體或電極為其主要、次要設計特徵
，而是基於新式樣審查應以整體設計為原則，且就系爭專利之圖面所示，系爭專利之電極尺寸占有本體相當大的部分，故系爭專利之本體及兩側電極片體皆係主要視覺正面部位，非原告所指因該電極比例小而不得作為主要部位之造形特徵。系爭專利之設計，依其專利說明書創作說明所載（專利權範圍仍應以圖說為準）。該發光二極體之本體前面呈現底端中央下凸寬梯形之狹長方形，且左右兩側分別呈現外上角隅大弧角之L 形兩側部；本體前面中央呈現兩端為弧形而中央上下端為尖角之橫寬狀菱形窗面；本體後面呈現後端中央為梯形缺口；該缺口中央外凸有具曲面之圓形凸部；配合側視，上述L 形兩側部之彎折兩端係呈現弧角，而本體為後部兩側內縮之梯形後部；本體後面呈現上述該後部後面中央缺口之兩側分別具有矩形部。引證案1 之形狀略呈長方形之座體，座體中央向下凸設一矩形，座體前面中央呈現橫寬狀菱形窗面，座體後面中央設一梯形缺口，座體兩側各設一貼附於座體側面及底面呈L 形相對之電極，相較於系爭專利係於座體中央下方凸設成寬梯形，且兩側電極係設成由座體兩側向外延伸，且以相反於窗面之方向彎折，彎折角並作大弧形修飾等不同。兩者整體予人之視覺感受各異其趣，且易於分別，不致有混淆、誤認之虞，自為不相同，亦不近似之形狀，且系爭專利之形狀特徵明顯，熟習該項技藝者亦無法由引證
1 既有之形狀易於思及系爭專利之整體形狀，是引證1 尚難證明系爭專利不具新穎性、創作性。
⒉引證案2 標示國際分類為「H01L」，屬發明類別之技術性文
獻，提出此技術係出於簡化製程之動機，與系爭新式樣專利之創作動機不同。由引證1 及引證2 擷取及組合而成之LED除已將引證2 之電極刻意作了相當之變化，整體並無如系爭專利呈現之本體中央下方凸設成寬梯形，Ｌ形電極係以其直立部分嵌設於本體底部中且水平部分彎向後方，又引證2之L形電極於尺寸大小、外上角隅之弧角及直立部與水平部之比例均與系爭專利不同，兩者並無易於思及的組合關係，故熟習該項技藝者尚難由其而必然且輕易推導出系爭專利之整體形狀。
⒊原告將引證1 之本體與引證案3 之L 形電極組合，惟其位置
、形狀、大小比例、端子排列方向等組合的可能性何止千百種，證據11之L 形電極除尺寸大小、外上角隅之弧角及直立部與水平部之比例與系爭專利不同外，其與本體間形成一間隙亦與系爭專利不同。而引證1 之本體與引證3 之L 形電極兩者並無易於思及的組合關係，熟習該項技藝者尚難由其而必然且輕易推導出系爭專利之整體形狀。
⒋原告將引證1 之「本體」與引證案4 之「L 形電極」組合，
惟其位置、形狀、大小比例、端子排列方向等組合的可能性何止千百種。引證4 之L 形電極除尺寸大小、外上角隅之弧角及直立部與水平部之比例與系爭專利不同外，其與本體間形成一間隙亦與系爭專利不同，引證1 之「本體」與引證4之「L 形電極」兩者並無易於思及之組合關係，熟習該項技藝者尚難由其而必然且輕易推導出系爭專利之整體形狀。
㈦原告以引證1 之本體部分並組合引證2 至引證4 之電極造形
，據以與系爭專利之整體形狀作選擇性之比對，進而否定系爭專利之創作性。惟該等單元造形之排列組合之可能性甚多，在未提示系爭專利整體造形之前提，自無從認定渠等之組合必然易於思及可推導出原告所描繪之LED 造形。且渠等單元造型受到大小比例、空間位置等造型構成因素之影響，其排列組合之形狀理論上有無限可能。原告依系爭專利圖說所揭露之系爭專利新式樣，從無限多可能組合之形狀中，僅選擇特定之組合，即作成易於思及整體形狀之判斷，而認定系爭專利不具創作性，實屬後見之明，不足為採等語，茲為抗辯。並聲明駁回原告之訴。
四、參加人主張：㈠原告與參加人間之民事侵權訴訟業經鈞院99年民專上更㈠字
第1 號判決，認為引證案1 及引證案2 之組合可證明系爭專利不具創作性。惟該判決關於「創作性」未依法基於熟習該項技藝者進行判斷，而與「新穎性」之判斷標準混淆，誤以一般消費者之立場，顯違系爭專利核准審定時之90年10月24日修正公布專利法第107 條第2 項規定，顯有適用法律錯誤之違背法令之事由。該判決復以「消費者」作為判斷「創作性」之主體，顯係混淆「新穎性」判斷標準之結果，亦有判決適用法律錯誤之違背法令事由。又該判決將「新式樣與先前技藝間之差異大小」與「新式樣所需之創作性」相混淆，自創改良設計必須與先前技藝差異較大才能具備創作性之判斷標準，與專利法關於「創作性」之規定不合。另該判決誤以新式樣創作性之判斷僅需考慮「設計之概念」是否已曾揭露，違背專利法所明定新式樣保護之標的為物品之形狀等，而非技術之概念。是以，該判決認定事實未依證據、並曲解引證案2 之內容，復遺漏參加人重要之攻擊防禦方法，參加人爰以該判決顯有適用法律錯誤之違背法令，已向最高法院提出上訴。
㈡原告主張引證案1 可證明系爭專利不具有創作性、引證案1
與引證2 之組合可證明系爭專利不具有創作性、引證案1 與引證3 之組合可證明系爭專利不具有創作性、引證案1 與引證4 之組合可證明系爭專利不具有創作性。惟原告就LED 之電極形狀之變化，申請至少二系列共八件之新式樣專利，足證原告肯認如此電極變化設計，即便其本體造型未明顯改變，亦足使LED 整體具備新穎性及創作性。原告將引證案之本體與其他先前技藝之L 形電極組合，卻不問其位置、形狀、大小比例、排列方向等組合的可能性何止千百種，自無從論斷熟習該項技藝者可由引證案之本體組合先前技藝之L 形電極，而必然且輕易推導出系爭專利之整體形狀，足見上開民事判決之違誤，顯無參酌之必要。原告之主張顯屬後見之明，此種後見之明將使所有設計均不可能取得新式樣專利，因為新式樣之形狀、花紋為空間元素之組合，所有空間元素經解析後均為單純的幾何線條或圖形，例如直線、曲線、方形、圓形、三角形等，新式樣之色彩為各色塊之組合、配置，每一種色彩均可以從色彩體系中輕易選取。是創作性之審查應以熟習該新式樣技藝者參酌申請時之通常知識之觀點，依其經驗法則、論理法則，就新式樣之整體作成客觀的判斷，不得將新式樣解析分離為各個局部設計，逐一比對各個局部設計是否已揭露於先前技藝，即遽以論斷其創作性。
㈢新式樣專利法關於「創作性」所定「易於思及」判斷標準，
係以新式樣所屬技藝領域具有通常知識之「設計者」是否會認為系爭之新式樣「具有之獨特視覺效果」為斷，且應避免「後見之明」。又系爭專利之獨特視覺效果，並非發光二極體所屬技藝領域具有通常知識者，可將引證案之組合結果，經由簡單的變形過程，即可獲致者，足見系爭專利確具創作性。並聲明駁回原告之訴。
五、參酌上開當事人之陳述內容，可知本件主要爭執點乃：㈠系爭專利是否具有應撤銷原因之判斷標準及其法律依據為何
？㈡引證案1 是否已揭示系爭專利「本體」之設計特徵？而可證
明系爭專利不具新穎性及進步性？㈢引證1與引證2之組合，可否證明系爭專利不具創作性？㈣引證1與引證3之組合，可否證明系爭專利不具創作性？㈤引證1與引證4之組合，可否證明系爭專利不具創作性？
六、得心證之理由：㈠經查，本件參加人前於91年4 月30日以「發光二極體」向被
告申請新式樣專利，並以西元2001年11月2 日申請之日本第0000-000000 號及第0000-000000 號專利案主張優先權，經被告編為第00000000號審查，准予專利，並發給新式樣第89
036 號專利證書。由於系爭專利乃新式樣專利，是以其申請專利範圍係以圖說方式呈現，而依系爭專利所舉七份圖式所示，系爭專利「發光二極體」之本體前面呈現底端中央下凸寬梯形之狹長方形，且左右兩側分別呈現外上角隅大弧角之
L 形兩側部；本體前面中央呈現兩端為弧形而中央上下端為尖角之橫寬狀菱形窗面；本體後面呈現後端中央為梯形缺口；該缺口中央外凸有具曲面之圓形凸部；配合側視，上述L形兩側部之彎折角端係呈現弧角，而本體為後部兩側內縮之梯形後部；本體後面呈現上述該後部後面中央缺口之兩側分別具有矩形部（參附件圖示1-1 、1-2 、1-3 、1-4 、1-5、1-6 、1-7 所示）。而原告主張系爭專利不符新式樣專利要件，主要係提出證據2 之參加人於西元2006年5 月4 日之網頁資料影本、證據3 之西元2000年7 月4 日公告日本登錄意匠第0000000 號案、證據6 之西元1994年7 月22日公告日本公開特許公報特開平00-000000 號案、證據11之西元1999年9 月6 日公告日本登錄意匠第0000000 號案、證據12之西元2004年6 月1 日公開我國發明公開公報第000000000 號案（下稱證據12）、證據14之參加人之網頁公證本、證據15之系爭專利於日本優先權基礎申請案「意匠登錄第0000000 號」相關資料、證據17之現行專利侵害鑑定要點第49頁、證據18之行政法院71年度判字第399 號判決要旨、證據19之行政法院71年度判字第877 號判決要旨、證據20係行政法院74年度判字第520 號判決要旨、證據21係行政法院74年度判字第
456 號判決要旨、證據22之系爭專利及其聯合新式樣之專利公報、證據23之系爭專利日本相對應案及其關連意匠之專利公報、證據24之系爭專利於美國相對應案、證據25之參加人於95年4 月25日於民事法院所提出之鑑定報告、證據26之系爭專利之相應韓國工業設計之官方核駁通知書、證據27之參加人對證據26之回覆函、證據28之韓國專利局依證據27所核發專利之「韓國工業設計第294490類似2 號」專利說明書、證據29之參加人於韓國工業設計第294490號專利說明書、證據30之西元2001年1 月22日公開發行之東芝技術公開集等為證。就上開所列證據，原告主要乃主張引證案1 可證明系爭專利不具新穎性及進步性，另引證案1 、2 之組合、引證案
1 、3 之組合、引證案1 、4 之組合均可證明系爭專利不具創作性，是有關系爭專利有效性之判斷，爰以上開證據配合前述爭點分別說明如下：
⒈系爭專利是否具有應撤銷原因之判斷標準及其法律依據為何
？⑴按凡對物品之形狀、花紋、色彩或其結合透過視覺訴求之創
作而可供產業上利用者，得依系爭專利核准時專利法第106條及第107 條第1 項之規定申請取得新式樣專利；又同法第
109 條第1 項明定：「新式樣，指對物品之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作。」，準此，可知專利法新式樣專利乃係以物品外觀具體之形狀、花紋或色彩為其保護之標的，而非抽象之設計概念。次按有關新式樣專利在與先前技藝互為比較以判斷其創作性時，應考慮三要素，即單元、單元構成及視覺效果，上述三要素若皆為易於思及者，即不具創作性（系爭專利審定核准時適用之審查基準第3-2-23頁第3 段參照），而所謂易於思及者，乃指該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者以先前技藝為基礎，即能輕易完成申請專利之新式樣，而未產生特異之視覺效果者（現行專利審查基準第3-3-21頁參照）。至於做為比對之先前技藝，就援用之質與量而言，得以多份引證文件中之全部或部分技藝內容之組合，或一份引證文件中之部分技藝內容之組合，或引證文件中之技藝內容與其他形式已公開之先前技藝內容之組合，判斷申請專利之新式樣整體設計是否易於思及（參同上審查基準第3-3-22頁），而其判斷之過程，通常得依下列步驟進行判斷：步驟1 ：確定申請專利之新式樣之範圍；步驟2 ：確定先前技藝所揭露之內容；步驟3 ：確定申請專利之新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者之技藝水準；步驟4 ：確認申請專利之新式樣與先前技藝之間之差異；步驟
5 ：判斷申請專利之新式樣與先前技藝之間的差異是否為該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者參酌申請前之先前技藝及通常知識而易於思及者。」（參同上）。
⑵由於判斷新式樣專利是否具有創作性，係以新式樣之視覺效
果是否特異作為評價之標準，而視覺效果特異與否，得就申請專利之新式樣所包含之形狀、花紋之新穎特徵…主體輪廓型式…設計構成…造形比例…設計意象…主題型式…或表現形式…等設計內容與先前技藝進行比對。前述各項設計內容均屬設計之實質內容之一部分，僅作為判斷申請專利之新式樣是否為易於思及之參考事項，…。惟應注意者，審查時，並非就各項設計內容審究其創作性，而係就各項比對結果綜合判斷整體設計是否為易於思及（參同上審查基準第3-3-23頁），是以，倘申請專利之新式樣之整體或主要設計特徵係將相關先前技藝中之局部設計置換為習知之形狀或花紋…或其他申請前已公開之先前技藝而構成者，或其整體或主要設計特徵係組合複數個前述之形狀或花紋或先前技藝中之局部設計而構成者，若整體設計並未產生特異之視覺效果，應認定該新式樣為易於思及（參同上基準第3-3-25頁）。⒉引證案1 是否已揭示系爭專利「本體」之設計特徵？而可證
明系爭專利不具新穎性及進步性？⑴查引證案1 為日本意匠權第0000000 號「發光二極體」（參
附件1 圖示2-1 、2-2 所示），公告日為2000年7 月4 日，此一日期早於系爭專利優先權日，又系爭專利與引證案1兩者均為「發光二極體」，屬相同物品，參加人並未爭執該引證之技藝領域，是引證案1 自得做為與系爭專利比對之先前技藝。本件系爭專利「發光二極體」主要設計特徵係由概呈狹長矩形「本體」及其兩側之導電片所構成；「本體」為前、後兩塊體所構成，本體底部中段設前後向下凸之寬梯形，前塊體呈橫長矩形體，前面設兩端為弧形之橫寬狀菱形窗面，後塊體後面中段設上下向梯形缺口而概呈凹字形體，該缺口中央外凸有具曲面之圓形凸部；本體左右兩側分別設向後彎折呈L 形之導電片。按系爭專利與其聯合一第584485號新式樣專利之差異在於聯合一之窗面為中央上下端為尖角、導電片外上角隅彎弧較小、後面梯形缺口兩側之矩形凹陷之設置及其位置等，足徵前述差異並非主要設計特徵，不足以影響系爭專利與其聯合一整體設計之近似判斷。換句話說，即使兩者之間有前述之差異，由於該差異僅為次要設計特徵或陪襯性設計不足以影響整體之視覺效果，兩者整體仍屬近似之新式樣，此所以參加人將兩者歸屬為聯合新式樣專利故也。
⑵茲比對系爭專利與引證案1，系爭專利「發光二極體」係由
概呈狹長矩形「本體」及其「兩側之導電片」所構成，而引證案1 「發光二極體」則係由狹長矩形「本體」及其「兩側之導電片」所構成；系爭專利本體為前、後兩塊體所構成，本體底部中段設前後向下凸之寬梯形，前塊體呈橫長矩形體，前面設兩端為弧形之橫寬狀菱形窗面，後塊體後面中段設上下向梯形缺口而概呈凹字形體，該缺口中央外凸有具曲面之圓形凸部；而引證案1 本體亦為前、後兩塊體所構成，本體底部中段設前後向下凸之寬矩形，前塊體呈橫長矩形體，前面設兩端為弧形之橫寬狀菱形窗面，後塊體後面中段設上下向梯形缺口而概呈凹字形體，該缺口中央外凸有具曲面之圓形凸部；系爭專利本體左右兩側分別設向「後」彎折呈L形之導電片，引證案1 本體左右兩側分別設向「內」彎折呈
L 形之導電片。綜觀上述有關系爭專利與引證案1 之特徵描述，可知系爭專利與引證案1 之差異主要在於：系爭專利兩側之導電片為向「後」彎折之L 形，而引證案1 為向「內」彎折之L形。至於窗面中央上下端之尖角、本體左上角之三角形凹陷、本體底部中段設前後向下凸之寬矩形、導電片角隅之彎弧及後面梯形缺口兩側之矩形凹陷之設置等佔整體設計之比例不大，均屬細部設計，而為不足以引起消費者注意之次要設計特徵或陪襯性設計。
⑶由於系爭專利本體兩側之導電片向「後」彎折與引證案1 之
向「內」彎折不同，使系爭專利之L 形導電片相對於本體有如本體之兩翼向兩側延伸，跳脫引證案1 整體概為矩形塊體之視覺效果，且系爭專利之導電片使整體視覺效果更細長，經異時異地整體比對，綜合判斷整體視覺性設計，以「普通消費者」選購商品之觀點，系爭專利所產生薄型化之細長感與引證案1 之視覺效果不同，系爭專利所產生之視覺印象尚不足以使「普通消費者」將系爭專利之整體設計誤認為係引證案1 ，而產生混淆之視覺印象（美國聯邦最高法院於Gorh
am Co. v. White, 81 U.S.511(1871) 一案中認為倘有使消費者誤甲為乙，而購買甲時，即屬近似），故系爭專利與引證案1 之整體設計不相同亦不近似，引證案1 不足以證明系爭專利不具新穎性。
⑷按所謂新式樣者，乃指對物品之形狀、花紋、色彩或其結合
，透過視覺訴求之創作，此為90年10月24日公布施行之專利法第106 條第1 項所明定，又倘物品之造型純係功能性設計者，依同法第108 條第1 款規定，即不應給予新式樣專利。
準此，申請專利之新式樣必須係透過視覺訴求之具體創作，亦即必須是肉眼能夠確認而具備視覺效果（裝飾性）之設計，始符合新式樣之視覺性。視覺性之規定將新式樣與具技術性之發明及新型予以區隔，並排除肉眼無法確認而必須藉助其他儀器始能確認之設計，不具備視覺性之物品外觀設計並非新式樣專利保護之標的（參審查基準第3-2-2 頁）。倘物品造形特徵純粹係因應其本身或另一物品之功能或結構者，即為純功能性設計，例如螺釘與螺帽之螺牙、鎖孔與鑰匙條之刻槽及齒槽等，其造形僅取決於純功能性考量，此等物品必須連結或裝配於另一物品始能實現各自之功能而達成用途者，其設計僅取決於兩物品必然匹配部分之基本形狀，這類純功能性設計之物品造形即不得准予新式樣專利（專利審查基準第3-2-6 頁參照）。本件原告主張系爭專利之主要部位設計特徵應為其本體，本體以外之其餘部位並非專業採購者所關注之焦點，更非視覺訴求或視覺效果增益之所在；L 形側部之相關修飾相對於本體部位之體積微小；L 形側部之電極在使用時形狀將遭焊錫破壞，並非視覺訴求之重點；L 形側部之相關修飾為肉眼所無法觀察，無從作為主要設計特徵；L 形側部之設計具有強烈功能取向，為因應功能性需求，參加人於相應案中均自承其主要部位設計特徵為本體云云。經查，原告取得之D113209 及D113352 新式樣專利均為獨立新式樣（參附件2 ，原告取得之發光二極體新式樣專利已達24件以上），其兩側導電片分別呈向後彎折及向內彎折之L形，足徵原告自己亦肯認導電片之設計為具有視覺效果之主要設計特徵，足以使兩案不相同或不近似，且行政機關亦認可而授予專利。而原告既已申請取得D113209 及D113352 新式樣專利，兩專利之差異在於L 形導電片，且為構成兩專利不相同且不近似之主要設計特徵，自難稱發光二極體整體為純功能性設計或不符合視覺性要件，不得取得新式樣專利保護，亦難稱該L 形導電片本身為功能性特徵或肉眼無法觀察確認，不具有視覺性之裝飾性效果。
⑸系爭專利與引證案1 比對，差異主要在於系爭專利兩側之導
電片為向「後」彎折之L 形，而引證案1 為向「內」彎折之
L 形，由於兩者彎折方向不同，使系爭專利向後彎折之L 形導電片相對於本體有如本體之兩翼，向兩側延伸並產生薄型化之細長感，而與引證案1 之視覺效果迥然不同，已如前述。由於系爭專利之本體及L 形導電片均屬主要設計特徵，是以，單以大致呈矩形塊體視覺效果之引證案1 ，尚難引發熟習該項技藝者聯想到可以向「後」彎折之L 形導電片構成薄型化細長感之視覺效果，故引證案1 亦不足以證明系爭專利不具創作性。原告主張系爭專利之本體為主要部位設計特徵，其兩側之L 形導電片為次要部位設計特徵；前者與引證案
1 之本體完全相同，後者為簡單之設計變化，且為功能性取向，故引證案1 可證明系爭專利不具創作性云云。惟查，引證案1 並未揭露系爭專利本體兩側所設之L 形導電片，在此情形下，何以熟習該項技藝者於參酌引證案1 後即可易於思及系爭專利，原告對此並未舉證證明，僅空言主張不具特異之創作特徵，自非可採。
⒊引證1 與引證2之組合，可否證明系爭專利不具創作性？⑴引證案1 即日本意匠權第0000000 號「發光二極體」與系爭
專利為相同物品，得作為與系爭專利比對之適格之先前技藝，已如前述。而引證案2為日本東芝技術公開集第35頁「可視光SMD LED 用リ—ドフレ—ム」（參附件1 圖示3 ），此一文件之公告日為20 01 年1 月22日，亦早於系爭專利優先權日，故亦得做為與系爭專利比對之先前技藝。承前所述，系爭專利與引證案1 比對，差異主要在於系爭專利兩側之導電片為向「後」彎折之L 形，而引證案1 為向「內」彎折之
L 形。茲觀察引證案2 之圖1 、2 乃先前技術之展示，圖3、4 則為東芝之技術。引證案2 之圖1 為頂視型LED ，顯示兩側導電片呈向「內」彎折之L 形；圖2 為側視型LED ，顯示兩側導電片呈向「後」彎折之L 形；圖3 為頂視型LED ，顯示兩側導電片呈向「內」彎折之L 形；圖4 為側視型LED，顯示兩側導電片呈向「後」彎折之L 形。而依引證案2 東芝技術公開集中文譯本第2 段說明：「本技術提出之頂視型
LED 如圖3 所示，同樣地本技術之側視型LED 如圖4 所示。兩種型態的LED 的製作是採用相同的電極引腳設計，藉以統一發光部1 的形狀。」等語，以及第3 段第3 行所揭示：「由於不同型態的LED 在電極引腳彎折成型前皆屬同一個生產線，因此可以在生產之最終階段切換成所需之產品型態。」等語，可知該技術係藉不同之成型設計，將同形狀之電極材料彎折成向「內」彎及向「後」彎兩種型態，分別適用於頂視型及側視型LED 。
⑵本件系爭專利與引證案1 兩者之基本型態皆為在矩形發光部
本體兩側設導電片，經整體觀察與比對，系爭專利與引證案1兩者之主要設計特徵大致相同，差異在於系爭專利兩側之導電片為向「後」彎折之L 形，而引證案1 為向「內」彎折之L 形。參酌前述引證案2 之教示，即相同形狀之電極材料可以彎折成向「內」彎及向「後」彎兩種不同型態，且向後彎折呈L 形之導電片可適用於側視型發光本體之兩側之技術特徵，本件引證案1 本體兩側之導電片為向「內」彎折之型態，熟習該項技藝者於參酌引證案2 前述之教示，自可輕易將該向「內」彎折之導電片置換為向「後」彎折之型態。又引證案2 亦教示向後彎折呈L 形之導電片可適用於側視型發光本體之兩側，可知熟習該項技藝者於參酌引證案2 前述之教示後，亦有明顯之動機將引證案1 之本體與引證案2 兩側之導電片組合。
⑶按審查新式樣專利之創作性時，應就申請專利之新式樣與先
前技藝進行比對，若該新式樣之整體或主要設計特徵顯然係…直接轉用其他習知之先前技藝，整體設計並未產生特異之視覺效果者，應認定該新式樣為易於思及，不具創作性。惟若該新式樣整體設計與該先前技藝之間雖然不相同亦不近似，惟該不相同亦不近似之部分僅為其他先前技藝之置換或組合等，或該不相同亦不近似之部分僅為非主要設計特徵之局部設計之改變、增加、刪減或修飾，而未產生特異之視覺效果時，亦應認定該新式樣為易於思及，不具創作性（審查基準第3-3-23頁第2 段參照）。本件引證案1已揭露系爭專利本體之設計特徵，雖引證案2 與系爭專利在L 形導電片之尺寸大小、外上角隅之弧角及直立部與水平部間之比例等部分略有不同（此亦為被告機關認定之理由），惟前述三項差異均屬熟習該項技藝者簡易即可思及之修飾、調整，尚不足以影響整體之視覺效果，例如系爭專利聯合案並無大弧角，惟整體仍近似於系爭專利，此亦為被告所肯認，即可證之。固然，本件系爭專利之本體及L 形導電片整體並非純功能性設計，且符合視覺性要件，得取得新式樣專利保護，惟須深究者，乃發光二極體之實際尺寸相當微小，而所謂L 形導電片相對於發光二極體本體更為細小，縱使L 形導電片之尺寸大小、外上角隅之弧角及直立部與水平部間之比例有不同視覺效果之變化，然此種變化相對於發光二極體本體及導電片整體而言，仍屬無足輕重之變化，不足以影響整體之視覺效果。基於前述說明，本件引證案1 、2 之組合足可證明系爭專利不具創作性。
⒋引證1 與引證3之組合，可否證明系爭專利不具創作性？⑴查引證案3 為日本意匠權第0000000 號「發光二極體」，國
際工業設計分類為14-99 ，與引證案1 完全相同，且與系爭專利國際工業設計分類14-99 並無不同，其公告日為1999年
9 月6 日，亦早於系爭專利優先權日，故亦得作為系爭專利比對之先前技藝。按新式樣專利創作性之審查，其得以審酌之先前技藝領域並不侷限於所申請標的之技藝領域。申請專利之新式樣整體或主要設計特徵係直接轉用其他技藝領域中之先前技藝者，應認定該新式樣為易於思及（審查基準第3-3-25頁）。系爭專利與引證案1 比對，差異主要在於系爭專利兩側之導電片為向「後」彎折之L 形，而引證案1 為向「內」彎折之L 形，已迭如前述。而引證案3 係揭露一矩形體兩側設向後彎折之L 形固定端子，該端子彎折之形狀如系爭專利之導電片（參附件1 圖示4 所示）。系爭專利之本體及導電片已分別見於引證案1 及引證案3 ，由於引證案3 與系爭專利之L 形導電片均為向後彎折且均設於本體兩側，具有向兩側延伸之視覺效果，而且導電片之L 形與圓、方、三角等基本幾何形體或U 字形、C 字形等簡易形體均屬眾所周知之物形，引證案3 既已揭露向後彎折之L 形端子，對於熟習該項技藝者而言，即有明顯之動機將引證案1 之本體與引證案3 兩側之導電片組合。
⑵雖引證案3 與系爭專利在L 形導電片之尺寸大小、外上角隅
之弧角及直立部與水平部間的比例等部分略有不同，惟前述三項差異均屬熟習該項技藝者簡易即可思及之修飾、調整，尚不足以影響整體之視覺效果，例如系爭專利之聯合案並無大弧角，惟整體仍近似於系爭專利，此為被告所肯認，即可證之。是基於前述說明，引證案1 、3 之組合可證明系爭專利不具創作性。
⒌引證1 與引證4 之組合，可否證明系爭專利不具創作性？⑴查引證案4 為日本發明公開公報第特開平0-000000號「發光
二極體的構造」，其公開日為1994年7 月22日，早於系爭專利優先權日，自亦得做為系爭專利比對之先前技藝。系爭專利與引證案1 比對，主要差異在於系爭專利兩側之導電片為向「後」彎折之L 形，而引證案1 為向「內」彎折之L 形，已如前述。而引證案4 係揭露一矩形體兩側設有向「前」彎折之L 形導電片，該導電片彎折之形狀呈L 形，但與系爭專利導電片之彎折方向不同（參附件1 圖示5-1 、5-2 、5-3、5-4 所示）。就結構而言，系爭專利之本體及L 形導電片已分別見於引證案1 及引證案4 ，由於引證案4 與系爭專利之L 形導電片均設於本體兩側，具有向兩側延伸之視覺效果，而且導電片之L 形與圓、方、三角等基本幾何形體或U字形、C 字形等簡易形體均屬眾所周知之物形，引證案4 既已揭露彎折之L 形端子，對於熟習該項技藝者而言，自有明顯之動機將引證案1 之本體與引證案4 兩側之導電片組合。雖引證案4 與系爭專利在L 形導電片之彎折方向、尺寸大小、外上角隅之弧角及直立部與水平部間之比例等部分略有不同，惟前述四項差異均屬熟習該項技藝者簡易即可思及之修飾、調整，尚不足以影響整體之視覺效果，此參酌系爭專利聯合案無大弧角，但整體仍近似於系爭專利，被告對該專利亦予肯認，即可證之。基於前述說明，引證案1 、4 之組合可證明系爭專利不具創作性。
⑵訴願決定認為電極無論係橫放或採站立型態，其與本體之結
合方式（相隔一定間隙）、電極延伸長度（超過本體）及彎折方向（向上或向前）均與系爭專利之Ｌ形側部緊接本體、長度與本體底部齊平、向本體後方彎折等有諸多差異云云。惟查，上開所指之間隙、延伸長度及彎折方向等差異均屬熟習該項技藝者輕易即可思及之修飾、調整，尤其在發光二極體實際尺寸已相當小之情況下，提高L形導電片對LED 本體之高度比例，並消除間隙，已為必然之修飾、調整。況系爭專利與引證案4 導電片之彎折方向雖有不同，惟兩者之導電片均設於本體兩側，均具有向兩側延伸之視覺效果，故彎折方向之差異僅為熟習該項技藝者簡易即可思及之修飾、調整，尚不足以影響整體之視覺效果。
㈡相關問題之釐清⒈本件所謂「所屬技藝領域中具有通常知識者」究指「設計者
」抑或「消費者」？應以何種標準審查系爭專利之創作性？⑴依專利侵害鑑定要點，新式樣專利之侵害判斷有兩個判斷主
體「該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者」及「普通消費者」；其中「該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者」為一虛擬之人，具有該新式樣所屬技藝領域中之通常知識及普通設計能力，而能理解、利用申請時之先前技藝；而「普通消費者」為該新式樣物品所屬領域中具有普通知識及認知能力的消費者。依專利法，創作性之判斷主體應為「熟習該項技藝者」，審查基準稱其為虛擬之人，法並未規定「熟習該項技藝者」必須是「設計者」之身份，或以此為限，美國聯邦最高法院在前揭Gorham Co.v.White 一案中亦採相同見解，是以，所謂「所屬技藝領域中具有通常知識者」，除上開所謂具有設計能力之人外，亦包含在該所屬技藝領域中具有通常知識之消費者，以本件而言，即發光二極體產品之消費者（此與「一般消費者」泛指販夫走卒仍有知識程度上之差異）。
⑵再者，所謂「所屬技藝領域中具有通常知識者」一詞，乃指
一種認知判斷能力，而非一種身份，是以究竟所謂「所屬技藝領域中具有通常知識者」究竟係設計者（身份）抑或消費者（身份），並無區別之必要。況縱以參加人所述之設計者為標準，其於造形過程中較之消費者當然更有能力以置換、組合、轉用、改變位置、比例、數目等設計手法以增加、刪減或變動造形元素。是以，應予探討者，僅在於倘基於既有之設計僅作簡單之設計變化，即使細部設計有改變，但未產生特異之視覺效果者，仍不具創作性。系爭專利之本體已見於引證案1 、導電片已見於引證案2 ，將兩者予以組合，即使稍加改易本體之發光方向或稍加修飾各細部設計，因未產生特異之視覺效果，自仍不具創作性。況引證案2 已明確教示相同形狀之電極材料可以彎折成向「內」彎及向「後」彎兩種不同型態，且教示向後彎折呈L 形之導電片可適用於側視型發光本體之兩側，是以，熟習該項技藝者於參酌引證案
2 之教示及引證案1 之先前技藝後，自可輕易將該向內彎折之導電片置換為向後彎折之型態；此外，引證案2 亦教示向後彎折呈L 形之導電片可適用於側視型發光本體之兩側，故有明顯的動機將引證案1 之本體與引證案2 兩側之導電片組合，此不論係以設計者或發光二極體產品之消費者之認知能力作為判斷標準，均無不同。
⑶參加人主張本院另案民事判決（按該案指99民專上更㈠字第
1 號）關於「創作性」未依法基於「熟習該項技藝者」之角度進行判斷，而與「新穎性」之判斷標準混淆，誤以「一般消費者」之立場為之，顯違系爭專利核准審定時之90年10月24日修正公布專利法第107 條第2 項規定云云。惟查，依據系爭專利核准審定時之專利法第107 條第2 項規定：「新式樣係熟習該項技藝者易於思及之創作者，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得專利。」，查本院另案民事判決於理由4 倒數第3 行中所稱：「是以該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識之人可明顯組合引證案1 、2 ，即可易於思及系爭專利之發光二極體的外形設計。」，第21頁理由㈨第2行又稱：「…惟此為發光二極體所屬技藝領域中具有通常知識之人，參酌引證案1 、2 而可易於思及系爭專利之整體設計，故引證案1 、2 之組合可證明系爭專利不具創作性。」，理由七所載：「綜上所述，系爭專利為熟習該項技藝者依引證案1 與引證案2 之組合而可易於思及之創作，不具有創作性。」等語，其判斷標準均為「該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識之人」。況本院另案判決第17頁第2 段中亦已具體說明：「查被上訴人主張『新式樣專利無論在判斷專利有效性抑或是判斷侵害，均是以交易狀態（亦即：「模擬消費者『選購商品』之情境）為準，…』…此亦為上訴人所不爭執…。…應以系爭專利所屬『發光二極體』技藝領域中具有通常知識及設計能力之人（消費者）於通常選購發光二極體時，藉助儀器或經放大之圖面透過視覺觀察後所生之感覺、觀點，進行客觀判斷。」等語，細繹其前後文，可知該所謂「系爭專利所屬『發光二極體』技藝領域中具有通常知識及設計能力之人（消費者）…」中之「消費者」，應指發光二極體產品之選購者，此種消費者就發光二極體產品具有一定程度之知識，與一般販夫走卒類之消費者自不相同。是本院另案民事判決中有關所屬技藝領域中具有通常知識及設計能力之人之解釋，與參加人於答辯(1) 狀第7 頁第13 行 所主張之「具有該領域中之通常知識及普通設計能力之人」相同，均符合系爭專利核准審定時適用之90年10月24日修正公布之專利法第107 條第2 項所定之「熟習該項技藝者」。
⒉東芝技術集等是否屬於熟習該項技藝者會參考之先前技藝之
爭議⑴按除非係突破性開發行為，否則就一已逐漸成熟產業而言，
該產業界之設計者於設計相關產品時，有關其設計方案之可行性，通常均會參酌相同技藝領域之設計手冊或技術手冊，以減少不必要之時間或資源、財力、物力之浪費，此乃至明之理。本件系爭專利既屬發光二極體產品，而在系爭專利之前，東芝技術集已就發光二極體之設計內容提出上開教示，就所屬技藝領域中具有通常知識者而言，殊難想像完全不知該資料存在之理，而就設計者而言，更有可能於設計產品之際，參酌上開資料。本件參加人一方面既稱對於從事工業設計者而言，其必須瞭解所設計之物品之基本特性及工業製造條件，而不能恣意憑空造形等語（參答辯㈢狀第15頁，似同意設計者應審酌各種資料，不能憑空造形），一方面卻又稱技術領域之文獻通常是技術人員才會參考，引證案2所 揭示之內容是否可能引發參考之動機，不無疑問云云（參同上書狀第12頁，亦即隱含否定設計者參考東芝技術集之可能性），顯然前後論點不一，不足為採。
⑵參加人主張證據30乃屬發明類別之技術性文獻，提出此技術
係出於「簡化製程」之動機，與系爭新式樣專利之創作動機不同，又主張具有通常知識者並無將引證案1 與2 組合之動機云云。按新式樣專利保護之標的為物品外觀之設計，其專利權範圍係以圖面為準，申請專利之圖說不會亦無須記載其設計動機，故新式樣審查並不會審究先前技藝中之文字記載是否有教示組合之動機，只要所屬技藝領域之專利或商品外觀具有類似之設計，基於商業競爭，即有產生強烈動機供熟習該項技藝者學習、組合或置換之可能。就本件而言，以向後彎折之導電片搭配頂視型本體，或以向內彎折之導電片搭配側視型本體，均為熟習該項技藝者易於思及之設計變化，並不會受限於引證案2 圖面所揭露頂視型LED 本體搭配向內彎折之導電片，側視型LED 本體搭配向後彎折之導電片之形態。而引證案2 既有如上所示之教示，則所屬技藝領域中具有通常知識者於審酌上開資料後，自有可能產生加以組合之動機。
⒊審酌新式樣之創作性時，可否組合引證資料之爭議
按審查創作性時，得以多份引證文件中之全部或部分技藝內容之組合，或一份引證文件中之部分技藝內容之組合，或引證文件中之技藝內容與其他形式已公開之先前技藝內容之組合，判斷申請專利之新式樣整體設計是否易於思及（現行新式樣審查基準第3-3-22頁參照）；次按整體或主要設計特徵係組合複數個前述之形狀或花紋或先前技藝中之局部設計而構成者，若整體設計並未產生特異之視覺效果，應認定該新式樣為易於思及（同上審查基準第3-3-25頁3.4.1.5 參照）。查我國新式樣專利之「創作性」與美國設計專利之「非顯而易知性」互為對應，均係審究申請專利之設計是否產生獨特之視覺效果，參加人所提參證11第1 頁亦有相同主張。又美國發明專利之「非顯而易知性」與我國之「進步性」相對應，惟美國法制並未指出發明專利「非顯而易知性」之審查方式與設計專利「非顯而易知性」之審查方式不同，證諸參證14第9 頁，即指出台灣、日本、美國及中國之比對方式均可「一對多可組合比對」，是以，參加人所提參證10號專家意見書第15頁第3 段所謂：「最後仍需強調，此種組合容易性的判斷原則，是用在發明進步性的判斷，而新式樣創作性判斷並無此種組合容易性原則，…」云云，顯與事實相違。⒋有關設計概念之爭議⑴參加人又主張本院前揭民事判決誤以新式樣創作性之判斷僅
需考慮「設計之概念」是否已曾揭露，違背專利法所明定新式樣保護之標的為「物品之形狀」等，而非「技術之概念」（參答辯⑴狀第21頁）云云，又稱發明保護技術思想或技術概念，新式樣保護具體形狀，故發明之進步性與新式樣之創作性不可混為一談（參答辯⑶狀第5 頁）。按發明所保護之標的必須是具體的技術手段（或稱技術方案），而非抽象的概念。現行專利法第109 條第1 項明定：「新式樣，指對物品之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作。」，可知新式樣專利係保護物品外觀具體的形狀、花紋或色彩，亦非抽象的設計概念。查本件導電片之「L 形」為具體形狀之描述；「向後彎折」為該導電片與本體之相對結合關係之描述，亦即從本體右側觀之為L形，從本體左側觀之為「┘形」片之描述，尚難稱「L 形向後彎折」為抽象之「設計概念」。
⑵參加人又主張相同之設計概念及物品基本形態下，具體設計
仍有無數種變化，無數種可能性，而能擁有創作性云云（參2011年2 月10日簡報紙本第11頁）。茲以系爭專利而言，發光部主體兩側設導電片為其基本形態，故同一形狀之發光部主體兩側設不同形狀之導電片，即使基本形態相同，只要形狀設計不同，仍具創作性，此參酌參加人所提我國側視型
LED 新式樣專利表（參證12號），即知我國目前亦授予許多不同形狀之主體或不同形狀之導電片之組合所構成之專利。
是以，若依參加人所提參證10專家意見第14頁第2 段所指：
「…『物品的基本形態』是本體（長方體）有向前或向上的發光部（圓形）、以及向後彎折的電極（L 形）…」云云，將向後彎折之L 形導電片作為基本形態，而將不同大小之角隅（細微變化）作為主要設計特徵，將導致完全沒有近似範圍可言，此顯與參證12之聯合新式樣情形不一致。
⒌有關後見之明爭議
參加人又主張若先前技藝已揭露所有之局部設計，就認定將各個局部設計之組合為易於思及者，這種「後見之明」將使所有設計均不可能取得新式樣專利云云（參2011年2 月10日簡報紙本第14頁）。惟查，有關新式樣創作性之審查應以申請專利之新式樣整體設計為對象，雖然不得將整體設計拆解為基本之幾何線條或平面等設計元素，再審究該設計元素是否已見於先前技藝，惟在審查之過程中，得就整體設計在視覺上得以區隔之範圍審究其是否已揭露於先前技藝或習知設計，並應就整體設計綜合判斷是否為易於思及（審查基準第3-3-22頁參照），準此，倘先前技藝確有提供組合之動機，經整體設計綜合判斷後，系爭專利對照先前技藝之組合倘仍不具特異之視覺效果者，仍得認定系爭專利不具創作性，此係以設計之整體綜合判斷其視覺上之效果，與所謂將專利拆解後，再以局部與各先前技藝互為比對之方式不同，參加人上開指摘，亦非可採。
⒍系爭專利之基本形態及主要設計特徵爭議⑴參加人再主張縱使JP515 描繪本體之輪廓型態，東芝技集圖
4描繪向後彎之電極型態，其所揭示者不過為物品之「基本形態」，而依參證10專家意見書第14頁第2 段所述，引證案
2 對於新式樣創作者而言僅係揭示一種「物品的基本形態」，此「物品的基本形態」乃本體（長方體）有向前或向上之發光部（圓形）、以及向後彎折之電極（L 形）…云云（答辯⑶狀第18頁）。參加人意欲藉由對物品之基本形態所採定義寬嚴程度，以進一步申論非基本形態之變化相對於基本形態所生之創作性有無之影響。按所稱之物品之基本形態，乃指物品之基本構造形式。以市售之手機為例，有無蓋之單體式、有蓋之貝殼機、有蓋之滑蓋機等基本形態，尚難謂圓形貝殼機、矩形貝殼機為基本形態，因圓形、矩形已涉及物品之輪廓形狀，而非單純之構造形式。就系爭專利而言，於發光二極體主體兩側設導電片為其基本形態，至於導電片究係向後彎折或向內彎折，因已涉及形狀變化，尚難稱L 形導電片為基本形態。
⑵如前所述，對於新式樣之新穎性判斷係透過整體觀察、綜合
判斷、以主要設計特徵為重點等方式（參酌現行新式樣專利審查基準第3-3-7 頁），以系爭專利而言，普通消費者（Ordinary observer ，此一消費者乃指熟悉該項技術領域之消費者，與所謂一般消費者並不相同，更非Designer,Egyptia
n Goddess, Inc. v. Swisa, Inc.,543 F.3d 665(Fed.Cir.2008) 參照）之眼光觀察系爭專利之設計，僅能就其主要設計特徵為重點，觀察系爭專利中央主體及兩側導電片整體之視覺效果，綜合判斷其對照先前技藝是否會混淆、誤認，尚難如參加人所述，可觀察到：a.將導電片兩側部彎折角端修飾為弧角；b.將導電片之直立部與水平部的長度及厚度比例以及轉折角度調整成系爭專利之特殊形狀；c.將導電片之水平部變形延伸入本體底部；d.將本體兩側原本置放導電片之凹入部位修飾成創作特點所載之〈端中央下凸寬梯形之狹長方形〉等細微之變化。況參酌現行新式樣審查基準第3-4-6頁第3 段亦認為倘變化對於整體視覺效果並無顯著影響者，仍屬「相同新式樣」之範圍，證諸系爭專利之聯合案，其L形導電片之角隅顯然小於系爭專利，此外，對於聯合案之窗面為中央上下端為尖角、後面梯形缺口兩側之矩形凹陷之設置及其位置等差異，被告機關認為均不影響兩案之整體視覺效果，進而認定兩案整體設計近似，准予聯合新式樣專利，益證上開改變均未改變系爭專利之整體視覺效果。參加人將主要設計特徵誤認為係基本形態，將陪襯性之細部設計誤認為主要設計特徵，顯然認事用法有誤，並非可採。
⒎美國專利商標局就系爭專利對應案之審查部分⑴參加人又舉系爭專利對應案於美國專利商標局之審查結果，
認為JP'515所示之主體長寬比例較為粗短（thicker ），且系爭專利對應案之L 形導電片角隅呈彎弧形（uniformly curved corners），而有不同之整體外觀。惟前述美國審查觀點顯然與我國審查基準不同，以我國現行審查基準為例，倘申請專利之新式樣的整體或主要設計特徵係改變相關先前技藝中之設計的比例、位置或數目而構成者，若整體設計並未產生特異之視覺效果，應認定該新式樣為易於思及。例如僅將茶杯與杯蓋之高度比4 ：1 改變為1 ：1 …（第3-3-26頁參照），又例如將角隅R3之圓角修飾改為R5，或併排散熱格柵9 條改為10條，對於整體視覺效果並無顯著影響者，仍屬「相同新式樣」之範圍…（第3-4-6 頁第3 段參照）。況本件系爭專利之美國對應案於美國專利商標局審查時，其所參酌之引證與本件仍有差異，尚難援引該對應案之審查結果，作為推翻引證案1 與2 之組合足以證明系爭專利不具創作性之論證。再者，若依美國審查觀點，角隅之圓弧大小等細部修飾為主要設計特徵，細部修飾有差異即得認定整體設計不近似，而為專利無效抗辯不成立之認定，則系爭專利與其聯合案比對，兩者之窗面為中央上下端為尖角、後面梯形缺口兩側之矩形凹陷的設置及其位置等均具差異，理應不准予「聯合」專利，惟事實上參加人仍以此申請聯合專利，且獲准許，益證上開差異對於整體視覺效果並無顯著影響。
七、綜觀前述，本件原告所提引證案1 雖不足以證明系爭專利不具新穎性及創作性，惟引證案1 、2 之組合、引證案1 、3之組合及引證案1 、4 之組合均可證明系爭專利不具創作性，業如前述，本件參加人系爭專利即有不應准許事由，是被告機關所為舉發不成立之處分，於法即有未洽。訴願決定未加指摘而予維持，亦非妥適。原告請求撤銷訴願決定及原處分，並請求判命被告應為撤銷系爭專利之審定，為有理由，應予准許。
八、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為有理由，依智慧財產案件審理法第1條、行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。
中 華 民 國 100 年 3 月 3 日
智慧財產法院第一庭
審判長法 官 李得灶
法 官 林欣蓉法 官 汪漢卿以上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 100 年 3 月 3 日
書記官 邱于婷