智慧財產法院行政判決
99年度行專訴字第8號民國99年5月27日辯論終結原 告 光陽工業股份有限公司代 表 人 甲○○訴訟代理人 范曉玲 律師
呂紹凡 律師林翰緯 律師被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 乙○○（局長）住同上訴訟代理人 丁○○
參 加 人 日商本田技研工業股份有限公司代 表 人 丙○○○訴訟代理人 黃章典 律師（兼送達代收人）
張哲倫 律師戊○○ ○○○上列當事人間因新式樣專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國98年11月25日經訴字第09806122210 號訴願決定，提起行政訴訟，本院依職權命參加人獨立參加本件被告之訴訟，本院判決如下︰
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
壹、程序方面：原告代表人於起訴時為柯弘明，嗣於本院審理期間變更為甲○○，業經聲明承受訴訟在卷，經核無不合，應予准許。
貳、實體方面：
一、事實概要︰緣參加人前於民國90年3 月2 日以「機車」向被告申請新式樣專利，經該局編為第00000000號審查准予專利，並於公告期滿後，發給新式樣第78489 號專利證書（下稱系爭專利），專利權期間：自91年1 月11日至102 年3 月1日止。嗣原告以系爭專利有違核准時專利法第107 條第2項規定，不符新式樣專利要件，對之提起舉發，案經被告審查，於98年5 月26日以（98）智專三㈠03011 字第0982031663
0 號專利舉發審定書為「舉發不成立」處分。原告不服，提起訴願，經經濟部98年3 月16日經訴字第09806108460 號訴願決定駁回，原告仍不服，遂向本院提起行政訴訟。本院認本件判決之結果，將影響參加人之權利或法律上之利益，爰依職權命參加人獨立參加本件訴訟。
二、原告聲明求為判決：㈠撤銷訴願決定及原處分；㈡被告應就原告於96年4 月20日申請對專利證書號第078489號新式樣專利舉發案（即000000000N01號專利舉發案）作成舉發成立之審定。並主張：
㈠按「新式樣係熟習該項技藝者易於思及之創作者，雖無前項
所列情事，仍不得依本法申請取得新式樣專利」，系爭專利審定時專利法第107 條第2 項定有明文，此足見新式樣專利「創作性」之比對重點，在於是否為所屬技藝領域中具有通常知識者易於思及者，若然，則應認系爭專利欠缺「創作性」而具有應撤銷之原因。最高行政法院88年判字第2306號判決更明白指出：「新式樣專利除應具備基本之機能外，尚須外觀設計上，有特殊之視覺效果，如因應其機能，在外觀無法為特異之造形，僅有些微之差異者，即無從取得新式樣專利」，足證新式樣縱與先前技藝間有些微之差異而非完全相同，然外觀若無特異之造形並產生特殊之視覺效果者，亦難謂具有創作性。
㈡關於新式樣專利之創作性的判斷標準，本院97年度行專訴字
第12號行政判決已建立「以比對新式樣專利與先前技藝間之主要特徵是否相同或近似」之審查標準。上開判決明確表示，新式樣專利之整體設計，其主要部位之外形特徵與配置方式若已為先前技藝所揭露，即使未與先前技藝一模一樣，即使其他「陪襯性設計」稍有不同，若未能產生特異之視覺效果，應認屬該領域普通技藝者易於思及之創作，專利應屬無效。上開判決所建立判斷新式樣專利是否具有創作性之標準為：⒈先確定新式樣專利之主要部位之外形特徵與配置方式；⒉再將該主要部位之外形特徵與配置方式與數件先前技藝進行比較；⒊若該新式樣專利與先前技藝間之「主要部位之外形特徵與配置方式」相同或近似，縱其他陪襯性設計縱稍有不同，或非屬視覺之焦點，僅為數目、形狀之簡易變化，整體設計並未產生特異之視覺效果，則該新式樣專利，為該領域普通技藝者所易於思及之創作而不具創作性。上開各項新式樣創作性之判斷原則，當應適用於包含本件在內之各類新式樣專利案件，被告主張前述最高行政法院及本院見解均屬個案之認定云云，顯無理由。
㈢本件參加人辯稱系爭專利因其所謂「新穎特徵(A) 至(D) 」非熟悉該項技藝者得以輕易思及云云。惟：
⒈按原告就系爭專利提起舉發後，於「舉發理由書」中曾說明
系爭新式樣機車之整體設計，並以消費者之觀點並參酌創作說明而得到編號A 至J 之造形元素，並且據以一一比對先前技藝，發現該等造形元素所組合而成之系爭新式樣專利整體設計未能產生獨特之視覺效果，乃為熟悉該項技藝者得以輕易思及，原告並以「舉發補充理由書」提出舉發證據13至17以為補充。其後，參加人於舉發答辯書中，未直接針對原告提出之A 至J 等造型元素或其組合而成之整體設計進行答辯，反而自行提出所謂「新穎特徵(A) 至(D) 」（即「(A) ：
由向前外突之平滑曲弧體之主體與上方具圓凸體頭燈之略成一長扇形飾板所形成之擋風板」；「(B) ：包含呈弧形柱體之儀表外殼及龍頭主幹之圓體主幹」；「(C) ：儀表外殼之前方具一弧形罩板」；「(D) ：類甲蟲硬翅之曲弧包覆殼體之機車架體」），並進一步將該「新穎特徵(A) 至(D) 」稱為「創作特徵(A) 至(D)」，且將其與原告所提之先前技藝進行比對，進而宣稱即使將先前技藝組合「亦無法輕易推想而獲致系爭新式樣之創作特徵(A) 至(D) 」云云，此一主張旋即成為參加人於系爭專利舉發案之主要答辯。
⒉參加人於舉發答辯書中，雖引述現行專利審查基準第3 篇第
3 章之3.4.1 以及3 則最高行政法院之判例要旨，主張創作性之判斷方法，應就「整體設計」綜合判斷是否為易於思及，惟被舉發人於舉發程序中卻從未說明何以所謂「新穎特徵
(A) 至(D) 」構成系爭專利之「整體設計」？其揀擇所謂「新穎特徵(A) 至(D) 」之標準為何？所謂「新穎特徵(A) 至(D )」是否逾越系爭專利之創作說明？⒊參加人提出新穎特徵（或創作特徵）(A) 及(B) 之外形特徵
及配置方法，與舉發證據9 及舉發證據15大致均相同：⑴以側視圖觀之，系爭專利之「圓凸體頭燈、擋風板與長扇
形飾板」（即新穎特徵（或創作特徵）(A) ）、「弧形柱體之儀表外殼及龍頭主幹之圓體主幹」（即新穎特徵（或創作特徵）(B) ）等部位所形成之外形特徵及配置方法，與舉發證據9 （第三圖）之先前技藝大致均相同。
⑵再以前視圖觀之，系爭專利之「圓凸體頭燈、擋風板與長
扇形飾板」（即新穎特徵（或創作特徵）(A) ）所形成之外形特徵及配置方法，與舉發證據9 （第一圖）、舉發證據15（正面圖）之先前技藝大致均相同。
⒋系爭專利之「儀表外殼之前方具一弧形罩板」（即新穎特徵（或創作特徵）(C) ）已為舉發證據14（第二圖）所揭示。
⒌系爭新式樣之後車殼( 即參加人提出之新穎特徵（或創作特
徵）(D) ：類甲蟲硬翅之曲弧包覆殼體之機車架體）亦已為舉發證據15（左側面圖）所揭示。
⒍至於系爭專利與前揭先前技藝相較，雖於前方擋風板有梅花
狀裝飾、於座椅後方具有位置較低之後把手托架、後車殼弧狀前傾線等些許細微差異，惟：
⑴該前方擋風板內鑲之梅花狀裝飾，顯屬所佔比例極小之陪
襯性設計，非屬視覺之焦點更難產生特異之視覺效果，無法改變其整體予人之視覺印象。
⑵該位置較低之後把手托架，其形狀與配置位置皆近似於舉發證據9 ，並未能產生特異之視覺效果。
⑶系爭專利之後車殼為「類甲蟲硬翅之曲弧包覆殼體形狀」
之橢圓形前傾線設計，其與舉發證據15之差異，僅為形狀之簡易變化，參酌系爭專利審定時專利審查基準第3-2-2頁記載：「幾何立體造形，其相鄰兩者，容有近似可能」，是球形之設計，其近似之範圍及於橢圓球形及半球形，既然系爭專利與舉發證據15之「後車殼」兩者均為橢圓形之設計，自應屬近似之範圍。
⒎本院上開判決明確指出「審查創作性時，得以多份引證文件
中之全部或部分技藝內容的組合判斷是否易於思及」。基此，原告組合3 件舉發證據中之部分技藝內容，並進而判斷系爭新式樣不具創作性，實屬可採。是以，系爭專利可為其所屬技藝領域中具有通常知識者，依舉發證據9 之機車本體為主要設計，結合舉發證據14之前方弧形罩板及舉發證據15之後車殼而易於思及，且系爭專利之整體設計並未產生特異之視覺效果，而為該領域普通技藝者易於思及之創作，依審定時專利法第107 條第2 項之規定，自不得申請取得新式樣專利。
㈣參照最高行政法院88年判字第3395號判決、88年判字第1978
號判決意旨，可知新式樣專利是否為「熟習該項技藝者易於思及之創作者」，而不具有創作性之判斷，應先參照該新式樣專利之圖說及創作說明，再以多份引證文件中之全部或部分技藝內容的組合判斷是否易於思及，如該新式樣專利可易於思及，則不具有創作性。至於各引證文件間是否存有局部之形狀差異，或個別引證文件與該新式樣專利是否存有局部之形狀差異，均「非」判斷創作性所應考慮者。尤其最高行政法院於上開判決中，非但未因引證文件間某特定部位之形狀差異，即判認引證文件間不具組合關係，反而認為局部差異若由引證資料可推知為熟習該項技藝者易於思及之習知變換，則無礙於認定該新式樣專利不具創作性。
㈤原告提出10件以上之先前技藝，以其中2 至3 篇之多種組合
均足以說明系爭專利不具創作性，至於各引證文件之局部差異則反覆出現，足證該等差異乃熟習該項技藝者易於思及之習知變換，斷無難以組合之情形。原告所提出之10餘件先前技藝之引證文件中，除舉發證據14為一般速克達機車外，其餘先前技藝與系爭專利均屬「復古型速克達機車」。此觀舉發證據2 第1 頁載有「國產復古車四大天王世紀末對決」；舉發證據3 第3 頁右邊標題載有「…流行復古風…VINO也將顛覆傳統速克達市場」；舉發證據4 第3 頁右邊標題載有「復古風中瀰漫的貴族氣息」；舉發證據6 第2 頁「五、新式樣創作說明」載有「饒富工藝設計美感之速克達型機車」；舉發證據7 （與舉發證據2 相同之機車）第2 頁「五、新式樣創作說明」載有「本創作係有關一種機車之新式樣設計，特別是有關於一種造型復古，且具有高質感之機車外型設計」；舉發證據8 （與舉發證據13相同之機車）第2 頁「五、新式樣創作說明」載有「本創作係有關一種速克達型機車之新式樣設計…且深具復古風潮之造型」；舉發證據16第2頁下方載有「古典的スタイル」即明。此等「復古型速克達機車」在機車市場及產業中乃屬一鮮明之種類，其整體設計風格相當近似，應為熟悉該項技藝者易於變換，原處分與訴願決定竟稱原告所提出各先前技藝「整體設計風格不同」云云，顯與事實有違。至於原告各舉發證據於「擋風板、頭燈、中間飾板」或「尾部」之形狀雖略有差異，惟該局部差異部分乃反覆出現各先前技藝中，參照前述最高行政法院88年判字第3395號判決之意旨，足證該部分差異僅熟習該項技藝者易於思及之習知變換，原處分與訴願決定以此率認各舉發證據間無易於思及之組合關係云云，顯有重大違誤。
㈥原處分認定「排列組合之形狀可能有無限多」、「從前述無
限多可能組合之形狀中，僅選擇特定之組合…實為『後見之明』」云云。惟：
⒈審定時專利審查基準並未記載創作性之判斷流程，現行專利
審查基準卻有詳盡之判斷方式，惟審定時專利法有關創作性之規定（審定時專利法第107 條第2 項）與現行專利法有關創作性之規定（專利法第110 條第4 項），實質上並無二致，況專利審查基準僅為解釋性行政規則，是以現行專利審查基準有關創作性之判斷方式檢視何謂「後見之明」，應屬可採。又判斷創作性之首要步驟，即應確定申請專利之新式樣的範圍。既然判斷創作性之第一步驟即「確定申請專利之新式樣的範圍」，如果先已確認系爭新式樣之範圍，於判斷相關先前技藝時就不可能產生「無限多之排列組合」。換言之，如果未能先確定申請專利之新式樣的範圍，而僅就先前技藝任意組合，確實可能產生「無限多之排列組合」，惟此種「未」先行確認新式樣範圍之判斷方法，當然與現行專利審查基準中所舉「創作性」之認定流程不符。尤有甚者，根據前揭創作性之判斷步驟，其中步驟4 係「確認申請專利之新式樣與先前技藝之間的差異」；而步驟5 係「判斷申請專利之新式樣與先前技藝之間的差異是否為該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者參酌申請前之先前技藝及通常知識而易於思及者」，足徵創作性之判斷不僅須確定新式樣之範圍，更應判斷新式樣與先前技藝之差異，最後再判斷該等差異是否易於思及。
⒉以原告提出之組合三為例，依據上述現行專利審查基準，應
先確定系爭專利範圍以及舉發證據13（舉發證據13乃組合三於機車本體、擋風板、把手、龍頭柱體主幹、座椅所使用之先前技藝）所揭露的內容，再以系爭專利所屬技藝領域中具有通常知識者之技藝水準，確認系爭專利與舉發證據13之差異（即「頭燈」、「後車殼及其兩側架體」部分），再依據上述步驟5 ，判斷此二部分差異是否為系爭專利所屬技藝領域中具有通常知識者，於參酌舉發證據9 之「頭燈」、舉發證據15之「後車殼及其兩側架體」後可易於思及者。同理，於審酌其餘原告提出之組合，是否足以否定系爭專利之創作性時，即應先確定系爭專利範圍以及舉發證據9 （舉發證據
9 乃組合一於機車本體、擋風板、座椅、頭燈所使用之先前技藝）、舉發證據15（舉發證據15乃組合二於機車本體、擋風板、座椅、後車殼及其兩側架體所使用之先前技藝) 、舉發證據6 （舉發證據6 乃組合四於機車本體、擋風板、座椅、頭燈所使用之先前技藝）所揭露的內容，再以系爭專利所屬技藝領域中具有通常知識者之技藝水準，確認系爭專利與舉發證據9 、15、6 之差異後，再依據上述步驟5 ，判斷兩者之差異是否為系爭專利所屬技藝領域中具有通常知識者，於參酌其他舉發證據後可易於思及者。
⒊準此，既然已先知悉系爭新式樣之存在，並且也確定其與先
前技藝之差異，則於組合先前技藝時即不可能出現「無限多之排列組合」；況且，正因需判斷是否「易於思及」者正為該等「差異」，故舉發人所提出之引證文件中，某種特定組合之選擇如能證明該等「差異」乃屬易於思及，本來就應該足以挑戰其創作性。原處分未考量前揭專利審查基準對於創作性之判斷步驟，迺任意指摘「選擇特定之組合」即屬後見之明云云，容有誤會。原處分遽為「後見之明」之結論，顯有悖於新式樣專利有關創作性之判斷流程。此外，系爭專利之「主要部位之外形特徵與配置方式」均已為原告提出之舉發證據6 、9 、13、15所揭露，顯不具創作性。
㈦關於系爭專利所涉之民事爭議，本院98年度民專上字第1號
民事判決（下稱「民專上第1 號判決」）已認定系爭專利之主要部位為「擋風板、把手、龍頭柱體主幹、座椅、後車殼及其兩側架體」，次要部位為「頭燈、碼錶盒罩板」，而無論以民專上第1 號判決所認定之系爭專利之各個主要部位，或參加人主張為創作特徵之(A) 至(D) 觀之，系爭專利之主要部位之外形特徵及配置方式均已為舉發證據6 、9 、13、15所揭露，詳如下述。就系爭專利「主要部位之外形特徵」而言，「擋風板」已為舉發證據6 、9 、13揭露；「把手」已為舉發證據6 、13揭露；「龍頭柱體主幹」已為舉發證據13揭露；「座椅」已為舉發證據6 、15揭露；「後車殼及其兩側架體」已為舉發證據15揭露。至於次要部位之「頭燈」則為舉發證據6 、9 所揭露；次要部位之「碼錶盒罩板」則為舉發證據14所揭露。準此，原告所提各項先前技藝，完全符合本院97年度行專訴字第12號判決建立之標準，系爭專利之「主要部位之外形特徵」顯不具創作性。至於系爭專利「主要部位之配置方式」，則與舉發證據6 、9 、13、15於主要部位之配置方式相同。準此，原告所提各項先前技藝，依本院97年度行專訴字第12號判決揭櫫之原則，顯不具創作性。
㈧相較於先前技藝之「組合一至四」，系爭專利並未產生特異之視覺效果，顯不具創作性：
⒈組合一：
組合一乃以舉發證據9之機車本體、擋風板、頭燈組合舉發證據15之座椅、後車殼及其兩側架體，以及舉發證據14之碼錶盒罩板。至於系爭專利創作說明表明「本創作係有關於一種『機車』之新式樣設計…本創作外觀大致上係呈一圓弧流線構形…機車前方之擋風板係為一微彎弧形板體形狀延伸啣接至機車踏板處，並於擋風板上方設圓凸體頭燈…機車架體為一長形圓弧面設計，而椅座為一短尾部形狀，並與該車架體及消音器呈平行構形並向上微翹…」等語。再比較系爭專利之圖示與組合一之圖示即顯然可見，舉發證據9之機車本體與系爭專利同樣採取「圓弧流線構形」，系爭專利之「擋風板」亦顯然與舉發證據9大致相同，而「後車殼及其兩側架體」則亦與舉發證據9 、15大致相同。故舉發證據9 與舉發證據15之組合顯與系爭專利於機車本體、擋風板、後車殼及其兩側架體之設計特徵相同。至於民專上第1 號判決認為屬於「次要部位」之「頭燈」及「碼錶盒罩板」，則亦分別為舉發證據9 之頭燈、舉發證據14之碼錶盒罩板所揭露。關於系爭專利創作說明中強調系爭專利之「短尾部形狀」之座椅為先前技藝揭露乙節，業經參加人於系爭專利所涉民事案件所提出之99年4 月13日三審民事上訴理由（1）狀所自認。又舉發證據15既同樣採取短座椅設計，參加人應不反對其與系爭專利此部分設計相同而無創作性。故若將舉發證據9之機車本體、舉發證據15之後車殼及其兩側架體以及舉發證據之碼錶盒罩板組合為組合一後，系爭專利顯然近似於組合一，而未產生特異之視覺效果，應認屬該領域普通技藝者易於思及之創作。
⒉組合二：
組合二乃以舉發證據15之機車本體、座椅、後車殼及其兩側架體，組合舉發證據6 之擋風板、頭燈、把手、龍頭柱體主幹及舉發證據14之碼錶盒罩板。至於前述系爭專利創作說明及其圖示可知，圖四所示組合二之舉發證據15之機車本體、後車殼亦同樣採取圓弧流線構形，其後車殼、座椅之設計亦同時揭示系爭專利創作說明所述「機車架體為一長形圓弧面設計，而椅座為一短尾部形狀」之設計。但舉發證據6 之「擋風板」已揭示系爭專利有關擋風板係由一中間部與左右兩板體所組成之設計；舉發證據6之龍頭柱體主幹部分、把手部分，亦與系爭專利採相同設計；「把手」則見圖五。此外，系爭專利創作說明中強調系爭專利之「短尾部形狀」之座椅為先前技藝揭露乙節，業經參加人所自認，已如前述。是以，系爭專利與舉發證據15之短座椅設計應屬相同而無創作性。關於民專上第1 號判決認為屬於「次要部位」之「頭燈」及「碼錶盒罩板」，則亦分別為舉發證據6 之頭燈、舉發證據14之碼錶盒罩板所揭露。從而，若將舉發證據15之機車本體、座椅、後車殼及其兩側架體，舉發證據6 之擋風板、頭燈、把手、龍頭柱體主幹以及舉發證據14之碼錶盒罩板組合為組合二後，系爭專利顯然近似於組合二，而未產生特異之視覺效果，應認屬該領域普通技藝者易於思及之創作。
⒊組合三：
組合三乃以舉發證據13之機車本體、擋風板、把手、龍頭柱體主幹、座椅，組合舉發證據15之後車殼及其兩側架體，舉發證據9 之頭燈及舉發證據14之碼錶盒罩板。依系爭專利創作說明及其圖示可知，組合三之舉發證據13之機車本體及後車殼亦同樣採取圓弧流線構形，其「擋風板」則揭示系爭專利有關擋風板係由一中間部與左右兩板體所組成之設計，其龍頭柱體主幹部分、把手部分，亦與系爭專利採相同設計；「把手」見圖九。至於舉發證據15之後車殼、舉發證據13或15之座椅之設計，則揭示系爭專利創作說明所述「機車架體為一長形圓弧面設計，而椅座為一短尾部形狀」之設計。另系爭專利創作說明中強調系爭專利之「短尾部形狀」之座椅，已為先前技藝揭露乙節，此業經參加人自認，已如前述。是以，系爭專利與舉發證據13或15之短座椅設計應屬相同而無創作性。至於民專上第1 號判決認為屬於次要部位之「頭燈」及「碼錶盒罩板」，則亦分別為舉發證據9之頭燈、舉發證據14之碼錶盒罩板所揭露。關於組合三應特別說明者，參加人於系爭專利所涉民專上第1 號事件中提出之97年1 月
4 日民事準備書⑼狀第5 頁，已承認系爭專利與舉發證據13屬於同一廠商家族風格之設計概念。故舉發證據13與系爭專利間，除於機車本體之圓弧流線構形、擋風板部分因屬家族風格而相同，尚有多項主要部位（例如龍頭柱體主幹、把手、座椅）極度近似。兩者間於後車殼及其兩側架體部分雖有些微差異，惟此部分與舉發證據15後車殼之設計則屬相同。
因此，系爭專利與舉發證據13、舉發證據15之組合相較，自無任何特異之視覺效果可言，應認屬該領域普通技藝者易於思及之創作。至於系爭專利與舉發證據13於非主要部位「頭燈」之位置雖有不同，然熟悉該項技藝者，於參考舉發證據
9 」之頭燈後，自可輕易將舉發證據13與舉發證據9 之頭燈予以結合，組成與系爭專利相同之設計。同理，熟悉該項技藝者於參考舉發證據14關於碼錶盒罩板部分設計後，自可輕易將舉發證據13與舉發證據14之碼錶盒罩板予以結合，組成與系爭專利相同之設計。是以，若將舉發證據13之機車本體、擋風板、把手、龍頭柱體主幹、座椅，舉發證據15之後車殼及其兩側架體，舉發證據9 之頭燈及舉發證據14之碼錶盒罩板組合為組合三，系爭專利顯然近似於組合三而未產生特異之視覺效果，應認屬該領域普通技藝者易於思及之創作。
⒋組合四：
組合四乃以舉發證據6之機車本體、座椅、擋風板、頭燈，組合舉發證據13之龍頭柱體主幹、把手，舉發證據15之後車殼及其兩側架體及舉發證據14之碼錶盒罩板。參照前述系爭專利創作說明及其圖示可知，組合四之舉發證據6之機車本體亦同樣採取圓弧流線構形，其後車殼、座椅之設計亦同時揭示系爭專利創作說明所述「機車架體為一長形圓弧面設計，而椅座為一短尾部形狀」之設計。至於舉發證據6 之「擋風板」已揭示系爭專利有關擋風板係由一中間部與左右兩板體所組成之設計；舉發證據6 之「把手」部分，與系爭專利採相同設計；舉發證據13之龍頭柱體主幹部分，與系爭專利採相同設計。此外，系爭專利創作說明中強調系爭專利之「短尾部形狀」之座椅，已為先前技藝揭露乙節，業經參加人自認，已如前述。是以，系爭專利與舉發證據6之短座椅設計應屬相同而無創作性。至於民專上第1 號判決認為屬於次要部位之「頭燈」及「碼錶盒罩板」，則亦分別為舉發證據
6 之頭燈、舉發證據14之碼錶盒罩板所揭露。準此，若將舉發證據6 之機車本體、座椅、擋風板、頭燈，舉發證據13之龍頭柱體主幹、把手，舉發證據15之後車殼及其兩側架體及舉發證據14之碼錶盒罩板組合為組合四後，系爭專利顯然近似於組合四，而未產生特異之視覺效果，應認屬該領域普通技藝者易於思及之創作。
㈨原告以3 至4 篇先前技藝之多種組合均足以說明系爭專利不
具創作性，至於各引證文件之局部差異則反覆出現，足證該等差異乃熟習該項技藝者易於思及之習知變換，斷無難以組合之情形。尤其，原告所提出組合一至四所使用之引證文件中，除舉發證據14為一般速克達機車外，其餘先前技藝與系爭專利均屬「復古型速克達機車」。按此等復古型速克達機車在機車市場及產業中乃屬一鮮明之種類，其整體設計風格相當近似，應為熟悉該項技藝者易於變換。則原處分與訴願決定率以舉發證據間之形狀不同，即認定兩者在造形上並無易於思及之組合關係云云，依其見解與邏輯，豈非認為形狀相同，才有兩者在造形上可易於思及之組合關係？如果舉發證據間形狀相同，則已無組合多份文件之必要，即為新穎性之問題，而不屬創作性之概念。是以，原處分與訴願決定顯將新穎性與創作性之概念混淆，以致將新穎性之判斷標準及結果直接跳躍影響創作性之結論，且其又全然未針對創作性進行判斷，顯然有違最高行政法院關於創作性之審查方法。㈩原告所提出組合一至四所使之引證文件中，除舉發證據14為
一般速克達機車外，其餘先前技藝與系爭專利均屬復古型速克達機車，已如前述。是以，組合一至四所使用引證文件除已揭示系爭專利各主要部位及非主要部位，各項引證文件組合後之整體視覺效果亦具有高度協調性，而系爭專利與組合一至四相較，實無任何特異之視覺效果可言。準此，參加人空言各項引證文件組合之結果無法調和一致，與系爭專利整體之差異甚鉅云云，顯非事實。
三、被告聲明求為判決原告之訴駁回，並抗辯：㈠原告起訴狀理由欄五之㈠固引用最高行政法院88判字第3395
、1978號判決為系爭專利具有創作性之論據，但查前述最高行政法院行政判決，其案情與本案不同，且為最高行政法院就個案所為之認定，尚難作為系爭專利是否具創作性之判斷依據。
㈡原告起訴狀理由欄五之㈡略以：「經查，原告提出十件以上
之先前技藝，以其中二至三之多種組合均足以說明系爭專利不具創作性，至於各引證文件之局部差異則反覆出現，足證該等差異乃熟習該項技藝者易於思及之習知變換，斷無難以組合之情形」等語。惟按物品之設計，有其整體造形上調和一致之專業考量，並非單元造形之任意拼湊或組合即可輕易達成。原告係擷取舉發證據6 、9 、13、14、15、16、17中特定之單元造形，據以與系爭專利對應部位形狀作選擇性之比對，然後據以否定系爭專利之創作性。然該等單元造形之排列組合之可能性甚多，加上該等單元造形受到大小比例、位置等造形構成因素之影響，其排列組合之形狀可能有無限多。原告依系爭專利圖說所揭露之系爭專利新式樣，從前述無限多可能組合之形狀中，僅選擇特定之組合，作成易於思及整體形狀之判斷，而認定系爭專利不具創作性，實為「後見之明」。又舉發證據6 、9 、13、14、15、16、17之整體形狀為各具設計特色之獨立設計，由於該等舉發證據與系爭專利不僅單元造形之擋風板、頭燈、儀表及弧形罩板、圓體主幹中間飾板、機車架體等形狀不同，且單元構成及整體視覺效果亦不同，舉發證據並未揭示易於思及之組合關係，熟習該項技藝者尚難經由該等舉發證據之單元造形而必然推理出系爭專利之整體造形，難謂系爭專利為熟習該項技藝者易於思及者。
㈢原告起訴狀理由欄五之㈡之4 略以：「本案引證文件幾乎均
為復古型速克達機車實為熟悉先前技藝者易於變換」云云。然「復古型速克達機車」係為一上位概念，而新式樣專利所保護者為物品之設計，係依圖面或照片所呈現之具體形態為比較對象，上位概念顯非新式樣專利審究之範疇。
㈣原告起訴狀理由欄五之㈡之5 略以：「各引證文件之局部差
異，反覆出現於各先前技藝，應屬易於變換」云云。然原告既認為各引證文件具有「局部差異」，且舉發證據並未揭示易於思及之組合關係，則熟習該項技藝者尚難經由該等舉發證據之單元造形而必然推理出系爭專利之整體造形，難謂系爭專利為熟習該項技藝者易於思及者。
㈤原告起訴狀理由欄五之㈡之6 略以：「原處分及訴願決定顯
將『新穎性』及『創作性』之概念混淆」云云。然原舉發審定理由係根據原告舉發理由書主張之系爭專利有違專利法第
107 條第2 項之規定﹙即創作性﹚而為審查，且綜觀原舉發審定理由亦未見有關「新穎性」之審定理由。再者，原舉發審定理由係針舉發理由書所主張之「被舉發案之形狀為熟習該項技藝者組合舉發證據而易於思及之創作，不具創造性」而為審查（詳如原舉發審定理由所述）。且由原舉發審定理由觀之，舉發審定理由之結論皆係以「是以，熟習該項技藝者尚難經由證據○與證據○之組合必然推理出系爭專利之整體造形，難謂系爭專利為熟習該項技藝者易於思及者。」，對組合證據作出綜合判斷理由。況且原舉發審定理由中不僅敘明舉發證據間之部件形狀﹙即單元﹚不同，還敘明部件間在造形上無易於思及之組合關係﹙即單元構成、造形構成﹚、兩者整體設計風格不同﹙即視覺效果﹚；並敘明證據○與證據○﹙或證據○﹚在單元、單元構成及視覺效果亦皆與系爭專利不同；是以，熟習該項技藝者尚難經由證據○與證據○﹙或證據○﹚之組合必然推理出系爭專利之整體造形，難謂系爭專利為熟習該項技藝者易於思及者。是以，原告認為「原處分及訴願決定顯將『新穎性』及『創作性』之概念混淆」，實為對原舉發審定理由之認知有誤。
㈥原告起訴狀理由欄六略以：「原處分機關對於『後見之明』
之說法，亦顯有重大誤會」云云。然原告起訴狀理由欄六之㈠之1 復主張：「查審定時專利審查基準並無記載創作性之判斷流程，現行專利審查基準卻有詳盡之判斷方式，惟審定時專利法有關創作性之規定（審定時專利法第107 條第2項）與現行專利法有關創作性之規定（專利法第110 條第4項），實質上並無二致，況專利審查基準僅為解釋性行政規則，是以現行專利審查基準有關創作性之判斷方式檢視何謂『後見之明』，應屬可採，先予敘明。」等語。則依原告前述「以現行專利審查基準有關創作性之判斷方式檢視何謂『後見之明』，應屬可採」之論點，現行專利審查基準3.5 審查注意事項即敘明：「⑵創作性之審查不得僅依圖說所揭露之新式樣所產生的『後見之明』，即作成易於思及的判斷，逕予認定新式樣不具創作性；而應將申請專利之新式樣整體設計與相關先前技藝進行比對，以該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者參酌申請時之通常知識的觀點，作成客觀的判斷。」（請參酌2005年版專利審查基準第3-3 之第27至28頁），由此可知，被告對於排除「後見之明」之論點，依現行專利審查基準規範，並無不當。
四、參加人聲明求為判決原告之訴駁回，並辯稱：㈠原告誤解新穎特徵(A)係僅包含頭燈或擋風板：
原告指稱「被舉發人（即參加人）再三主張系爭專利之所謂『頭燈』乃主要部位且為其所謂創作特徵(A) 」（原告準備書狀㈠第4 頁第㈣段倒數第4 至5行）、「擋風板（即被舉發人主張之創作特徵(A) ）」（原告準備書狀㈠第3 頁第㈢段第6 至7 行及第5 頁最後一行至第6 頁第1 行）云云。惟原告前稱系爭專利之特徵(A) 係頭燈，後又稱特徵(A )係擋風板，其主張為何應先予辨明。然實際上，參加人所主張之特徵(A) 係整個擋風板，且包含配置在其上之頭燈及扇形飾板，不僅係頭燈或擋風板而已。又原告指稱「被舉發人再三主張系爭專利之所謂『頭燈』乃主要部位，且為其所謂創作特徵(A) 」（原告準備書狀㈠第7 頁第㈣段倒數第6 行）云云。惟如上所述，頭燈僅為特徵(A) 之一部分，參加人主張特徵(A) 為系爭專利之新穎特徵，但並未主張僅頭燈為新穎特徵(A)，此實為原告之誤解。。
㈡原告關於系爭專利不具創作性之論述有誤：
⒈綜觀原告準備書狀㈠主要係以本院於民專上第1 號判決中所
認定之系爭專利主要部位作為系爭專利與舉發證據比較之基礎。至於比較方式，原告係根據上述主要部位，從舉發證據
6 、9 、13、14及15中選取其認為與系爭專利對應部位近似者，提出4 種證據組合，進而指稱各該組合與系爭專利之上述主要部位外形特徵與配置方式相同或近似。然依原告前揭組合方式而得之結果，與系爭專利整體之差異可能超乎原來之想像，參加人茲以其中之組合一為例說明：組合一包含：舉發證據9 + 舉發證據14 +舉發證據15。可知原告係擷取舉發證據9 之機車本體及擋風板；舉發證據14之弧形罩板；舉發證據15之機車架體、座椅及頭燈，再將上述部位組合，並將組合後之結果與系爭專利作比對。
⒉承上，可推測原告係依下列步驟結合前揭證據：⑴先將系爭
專利之外形切割成：機車本體、弧形罩板、機車架體等部位、⑵以切割後之部位為準，在眾多先前技藝中找尋與該部位對應且認為相似者。
⒊參酌組合一之比對圖示，舉發證據被擷取之部位與對應之系
爭專利部位實存在相當大的差異，且經此組合後，其與系爭專利整體之差異可能超乎原來之想像，然原告在未能具體呈現組合之結果為何之情況下，未經綜合判斷遽稱「其主要部位之外形特徵配置方式顯然與先前技藝相同或近似，並未產生特異之視覺效果」。
⒋縱認原告該擷取後的部位皆與先前技藝相對應者相似，但經
此組合後的整體外形與系爭專利若存在明顯的差異、或不同的視覺效果者，仍不能否定系爭專利具有創作性：
⑴被告在舉發審定書即曾對原告提出之其他組合表示：「按
物品之設計，有其整體造形上調和一致之專利業考量，並非單元造形之任意拼湊或組合即可輕易達成」。實則，原告雖未將其組合的結果以具體方式呈現，然熟悉此項技藝者仍能依其經驗預測出此種組合的結果，並認為「組合結果可能有無限多」、以及「無法達成系爭專利的造形」。
⑵被告之審查人員係熟悉此項技藝者，應具有此預測的能力
，而被告之審查人員經專業審酌後，於審查意見中認定，「就原告所組合的先前技藝所構成的結果，在整體造形上無法調和一致，且無法達成系爭專利的造形」，以及「單元造形受到大小比例、位置等造形構成因素的影響，其排列組合之形狀可能有無限多」。
⒌綜上，原告所主張之組合結果均無法近似系爭專利之整體外
形，是以原告迄今仍無法提出組合後之機車外形圖面以供法院審酌。可知，除非原告能將其組合結果具體呈現，且證明其組合結果確實近似系爭專利，否則不能僅以組合前的圖面即稱系爭專利係「舉發證據9 + 舉發證據14 +舉發證據15」之組合所可輕易思及之創作。
㈢原告雖於準備書狀㈠另提出其他3 種形態的證據組合，惟原
告所提出4 種證據組合實為舉發階段中之舊證據的不同組合，且皆有上述之缺陷，因此，根據原舉發審定書中所表示之意見，其組合結果顯然仍無法在整體造形上達成調和一致，且無法達成系爭專利的造形。若原告不服上述意見，應將其所主張之組合結果具體呈現，而非以組合前之形態佐以文字敘述即稱該組合與系爭專利相同或近似。尤其，文字之敘述係無法忠實、具體描述形狀特徵，判斷新式樣仍需以圖面為準，文字敘述僅能作為輔助。
㈣此外，於比對機車架體時，原告舉出系爭專利創作說明關於
機車架體之描述為：「長形圓弧面設計」，而原告主張證據15之對應部分亦為「長形圓弧面設計」。惟文字上對於相對應部位之描述縱使相同，並不代表此相對應部位之實際形狀即為近似。任何人皆能查覺該對應部位之實際形狀存在極大差異，此顯示文字對於新式樣外形敘述之不足，因此在界定新式樣時，不能仰賴文字之描述，應以圖面為準（系爭專利核准時專利法第117 條之規定）。因此，原告所稱之比對結果毫無可採。
㈤原告將系爭專利創作說明中曾提及之所有部位皆解釋成為系爭專利之主要部位或創作特徵，其主張顯不可採：
系爭專利申請專利範圍敘述：「一種如圖所示『機車』之形狀。」，而由系爭專利創作說明觀之，其主要係將該新式樣外形作客觀之整體描述，其中涵蓋新式樣之主要部位及次要部位。惟原告顯然將其中有關各部位的描述皆解釋成為系爭專利之主要部位或創作特徵。然新式樣之申請專利範圍係「如圖所示之形狀」，且系爭專利創作說明最末一段已明白揭示：「上述說明僅供輔助瞭解本創作而非用以限制其內容：理應明瞭，新式樣係就其整體形狀、花紋或色彩指定之，且係以申請專利範圍所界定者為準。」，則原告將系爭專利創作說明中有關各部位的描述皆解釋成為系爭專利之主要部位或創作特徵，其主張顯與系爭專利之設計不符。
㈥另系爭專利之創作說明雖曾提及「椅座為一短尾部形狀．…
並向上微翹」，惟此僅係針對椅座外形作客觀之描述，該描述並未強調椅座為新式樣之特徵。縱本院民專上第1 號判決認為其佔機車外表相當大之面積，應屬主要部位（惟參加人仍否認之），然椅座是否為主要特徵，應與前案作比較後，方能判斷。參加人於設計時在主觀上係認為機車之前擋風板、車架體可代表整部機車之風格，同時也是消費者關注之部位；座椅並非如原告主張般係機車之視覺焦點，故未將其設計重點放在該座椅。
㈦原告於準備書狀㈠雖提出4 種證據組合，並指稱該4 種證據
組合均已揭示系爭專利之各個主要部位云云。惟原告前揭主張實與事實不符。參酌原告所提供之圖面，任何人皆能察覺該4 種證據組合與系爭專利之對應部位存在極大之差異，是縱令原告對該部位之文字描述相同，亦不能改變其間存在極大差異之事實。況且新式樣之比對應以其整體設計為基礎，原告所為僅止於各部位之比對而已，尚未能將組合後的結果以圖面呈現，故無法證明其組合後之圖面可揭露系爭專利。再者，以被告審查委員之經驗，基於物品之設計有其整體造形上調和一致之專業考量，已預測單元造形（指原告所比對之部位）之任意拼湊或組合無法構成系爭專利之造形。是以，參加人認為原告所謂4 種組合皆無法否定系爭專利之創作性。實則，細繹被告審定理由可知，被告於判斷原告提出之組合是否可揭露系爭專利之整體形狀時，已考慮「單元」、「單元構成」、「視覺效果」等要素（見原處分第3 至7頁），故被告所為舉發不成立之審定係符合專利審查基準第3-2-23頁之規定，其決定並無不當。
㈧原告99年5 月10日當庭陳述諸多與事實不符，甚且與其過去主張相矛盾，茲說明如下：
⒈座椅並非系爭專利之主要部位：
原告指稱「系爭專利之主要部位，業經 鈞院98年度民專上字第1 號判決確認為：擋風板、把手、龍頭柱體主幹、座椅、後車殼及其兩側架體」：又稱「組合一至四之座椅與系爭專利極端近似…尤其參加人自行主張：系爭專利之座椅部位屬於先前技藝，且系爭專利之座椅部位非屬新穎特徵乙節，均不為爭執」云云。惟原告於前揭民專上第1 號事件之歷審訴訟程序中多次主張系爭專利之「座椅」屬習知技藝，且多次以言詞及書狀指出系爭專利之座椅並非新穎特徵。姑不論前揭民專上第1 號判決所謂座椅部位係屬系爭專利之新穎特徵，是否悖於訴訟當事人不爭執之主張以及雙方當事人言詞辯論之內容，而有違民事訴訟法第221 條暨最高法院60年台上字第2085號判例，於前揭民事事件之訴訟程序中，原告多次於提出有效性抗辯時主張系爭專利之「座椅」屬習知技藝、惟又於爭執不侵權時主張座椅部位係系爭專利之主要部位、而應納入比對云云，顯然原告對於「座椅」究竟屬習知技藝或主要部位，亦反覆其詞而不可採。
⒉參加人未曾主張系爭專利與舉發證據13之擋風板+ 飾板部分，因採家族風格設計而相同：
原告援引參加人於另案所提呈之97年1 月4 日民事準備書9狀，並指稱「參加人曾承認系爭專利與『舉發證據13』之專利權人相同，兩者之擋風板＋飾板部分因採『家族風格』設計而『相同』」云云。惟參加人於前揭書狀中係援用「賓士」品牌汽車「C」、「E 」及「S 」等三個系列，並說明雖「三者皆具有共通之家族風格（水箱罩及引擎蓋造型部分）」，惟因「C 、E 及S 三者之整體造型並不相同，此即為同一廠商不同產品間局部近似、整體不近似之家族風格設計」。承上可知，參加人於另案所提呈之97年1 月4 日民事準備書9 狀中從未主張系爭專利與舉發證據13之擋風板+ 飾板部分因採家族風格設計而相同，原告刻意就參加人主張之內容斷章取意、甚且造具參加人書狀中完全未曾出現之內容，此等刻意曲解參加人主張以誤導法院之作為，實有違誠信。
㈨新式樣之比對應以其整體設計為基礎：
原告援引最高行政法院88年度判字第3395號判決，並指稱「先前技藝縱有局部差異，仍具有組合關係…局部之形狀差異，或個別引證文件與該新式樣專利是否存在局部之形狀差異，均非判斷創作性所應考慮」云云。然原告所主張之「局部之形狀差異，或個別引證文件與該新式樣專利是否存在局部之形狀差異，均非判斷創作性所應考慮」，並未見於前揭最高行政法院判決理由。前揭最高行政法院88年度判字第3395號判決係將該案專利與引證資料作整體觀察比對，並認定「引證資料揭示之上開鞋子與本案比較，兩者形狀大同小異，僅在扣帶扣環…等局部略有差異」，此與原告先將系爭專利之外形切割成各部位、再以切割後之部位為準，在眾多先前技藝中找尋與該部位對應且認為相似之先前技藝之比對方法，顯屬不同。可知，原告所援引之前揭最高行政法院判決，並無法支持原告僅比對個別部位、而未以整體設計為基礎進行比對之謬誤。
五、查系爭專利之申請日期為90年3 月12日，核准日期則為91年
1 月11日，是以判斷系爭專利是否有應撤銷專利權之事由，自應以其核准時所適用之90年10月24日修正公布之專利法規定（83年11月25日公告之專利審查基準）為斷。依據本件原告所提出之99年4 月12日準備書狀㈠所載（見本院卷第290至312 頁），其係以㈠組合一：舉發證據9+舉發證據14+ 舉發證據15；㈡組合二：舉發證據6+舉發證據14+ 舉發證據15；㈢組合三：舉發證據9+舉發證據13+ 舉發證據14+ 舉發證據15；㈣組合四：舉發證據6+舉發證據13+ 舉發證據14+ 舉發證據15等4 種組合，主張系爭專利乃所屬技藝領域中具有通常知識者，依上開先前技藝及其組合所可輕易思及之創作，不具創作性，故本件之爭點為：
㈠舉發證據9 、14、15之組合（組合一）是否可證明系爭專利
不具新穎特徵而不具創作性？㈡舉發證據6 、14、15之組合（組合二）是否可證明系爭專利
不具新穎特徵而不具創作性？㈢舉發證據9 、13、14、15之組合（組合三）是否可證明系爭
專利不具新穎特徵而不具創作性？㈣舉發證據6 、13、14、15之組合（組合四）是否可證明系爭
專利不具新穎特徵而不具創作性？㈤原處分以證據「在整體造形上並無易於思及之組合關係」之
認定是否有違最高行政法院關於「創作性」之審查方法？㈥原處分對於「後見之明」是否有誤解？
六、經查：㈠系爭專利技藝分析：
⒈專利權範圍：
一種如圖所示「機車」之形狀。
⒉創作說明（摘錄）：
本創作係有關於一種「機車」之新式樣設計，其圖面如附圖所示，外觀大致上係呈一圓弧流線構形之機車風貌，當由第
1 ，4 及6 圖觀之，機車前方之擋風板係為一微彎弧形板體形狀延伸啣接至機車踏板處，並於擋風板上方設圓凸體頭燈，另在擋風板後方中間沿其弧面啣接一圓體主幹，而主幹頂部突出高於該擋風板（如第4 圖所示），並於其兩側各設一方向燈，把手及後照鏡。而由第6 及7 圖觀之，機車架體為一長形圓弧面設計，而座椅為一短尾部形狀，並與該車架體及消音器呈平行構形並向上微翹，另由後視圖觀之，在架體後下方設有一後照燈及方向燈，且於其底部中間啣接檔泥板。
㈡舉發證據技藝內容：
原告主張系爭專利不具創作性，其所依之證據為舉發證據2至6 及證據9 至17（見本院卷第94至138 頁、第154 至200頁，舉發證據整理表如附表所示），共計14件如下：
舉發證據2 ：摩托車雜誌177 期，1999年12月10日出版。
舉發證據3：摩托車雜誌167期，1999年2月10日出版。
舉發證據4：摩托車雜誌174期，1999年9月10日出版。
舉發證據5：「風火輪」機車雜誌183期，1999年出版。
舉發證據6 ：86年6 月11日公告第308468號「機車」新式樣專利案。
舉發證據9 ：89年7 月1 日公告第397449號「機車」新式樣專利案。
舉發證據10：88年8 月25日公告第CN0000000 號「摩托車」外觀設計專利案。
舉發證據11：89年1 月19日公告第CN0000000 號「摩托車」外觀設計專利案。
舉發證據12：89年2 月2 日公告第CN0000000 號「摩托車」外觀設計專利案。
舉發證據13：89年5 月10日公告第CN0000000 號「小型摩托車」外觀設計專利案。
舉發證據14：89年7 月11日公告第398829號「機車（十八）」新式樣專利案。
舉發證據15：83年11月9 日公告第911669號「速克達機車」日本意匠案。
舉發證據16：1998年10月出版「Autobike」雜誌。
舉發證據17：71年2 月製作發行之HONDA 服務手冊「光陽佳人50」。
㈢組合一至四均不足以證明系爭專利不具新穎特徵而不具創作性：
⒈按凡對物品之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之
創作而可供產業上利用者，得依法申請新式樣專利，為系爭專利核准時專利法第106 條及第107 條第1 項前段所明定。
又新式樣如係「熟習該項技藝者易於思及之創作者」，仍不得依法申請取得新式樣專利，復為同法第107 條第2 項所明定。而對於獲准專利權之新式樣，任何人認有違反前揭專利法第106 條至第108 條規定者，依同法第122 條準用第72條第1 項規定，得附具證據，向專利專責機關舉發之。從而，系爭專利有無違反前揭專利法之情事而應撤銷其新式樣專利權，依法應由舉發人附具證據證明之，倘其證據不足以證明系爭專利有違前揭專利法之規定，自應為舉發不成立之處分。
⒉次按83年11月25日所公布之審查基準第3-2-23頁明定「創作
性之易於思及一事，應考慮三要素，即單元、單元構成及視覺效果，上述三要素若皆為易於思及者，不具創作性。」，而依90年10月24日修正公布之專利法第107 條第2 項規定，「新式樣係熟習該項技藝者易於思及之創作」不得依本法申請取得新式樣專利。前述規定與現行專利法第110 條第4 項「但為其所屬技藝領域中具有通常知識者依申請前之先前技藝易於思及者」，均以申請專利之新式樣是否為「易於思及」作為判斷標準，兩者之規定並無不同。創作性之審查應以申請專利之新式樣整體設計為對象，不得將整體設計拆解為基本的幾何線條或平面等設計元素，再審究該設計元素是否已見於先前技藝，惟在審查的過程中，得就整體設計在視覺上得以區隔的範圍審究其是否已揭露於先前技藝或習知設計，並應就整體設計綜合判斷是否為易於思及（見現行新式樣專利審查基準第3-3-22頁）。
⒊又按「新式樣專利權範圍，以圖說所載之申請專利範圍為準
；必要時，得審酌創作說明。」，為90年10月24日修正公布之專利法第117 條第2 項所明定。參加人雖辯稱系爭專利具新穎特徵(A) 至(D) ，但並未將系爭專利權範圍限定於該等新穎特徵。再者，即使參加人主張系爭專利限於該等新穎特徵而擴大其專利權範圍，惟因違反專利法第117 條第2 項之規定，應不予採認。因此，參加人前述主張並不符合90年10月24日修正公布之專利法第107 條第2 項之規定。⒋再按設計的相同、近似判斷雖然係以申請專利之新式樣整體
設計為對象，但其重點在於主要部位之設計特徵。主要部位之設計特徵相同或近似，而次要設計特徵不同者，原則上應認定整體設計近似；反之，主要部位之設計特徵不同，即使次要設計特徵相同或近似，原則上應認定整體設計不相同、不近似（見現行新式樣專利審查基準第3-3-8 頁）。主要部位之設計特徵，指容易引起普通消費者注意的設計特徵（見現行新式樣專利審查基準第3-3-8 頁）。上開審查基準與原告所據以主張之本院97年度行專訴字第12號行政判決見解類同。承上，主要部位之設計特徵通常包括新穎特徵、視覺正面及使用狀態下之設計3 種類型（參酌現行新式樣專利審查基準第3-3- 8頁），但不限於前述3 種類型。
⒌查本件參加人於舉發答辯書㈡主張系爭專利之新穎特徵包括
：(A) 由向前外突之平滑曲弧體之主體與上方具圓凸體頭燈之略呈一長扇形飾板所形成之擋風板；(B) 包含呈弧形柱體之儀表外殼及龍頭主幹之圓體主幹；(C) 儀表外殼之前方具一弧形罩板；(D) 類甲蟲硬趐之曲弧包覆殼體之機車架體。
茲就原告上揭證據組合一至四論究參加人所主張之新穎特徵：
⑴新穎特徵(A)：
參加人陳稱新穎特徵(A) 應包含①前外突之平滑曲弧體之主體、②圓凸體頭燈、③長扇形裝飾板等三者所形成之整體印象，先前技藝未同時揭露新穎特徵(A) 之整體。原告主張：舉發證據9 及15已揭露新穎特徵(A) 之「圓凸體頭燈、擋風板與長扇形飾板」、另主張舉發證據6 亦揭露新穎特徵(A) 。基於參加人前述之主張，新穎特徵(A) 為系爭專利之擋風板主體、頭燈及裝飾板三者之構成（但不包括頭燈本身之設計，下同），係擋風板主體呈向前外突之平滑曲弧體，其中段設長扇形飾板，飾板上緣凸出於擋風板上緣，兩者上緣共同呈現雙重曲弧形，在該上緣之下設圓凸體頭燈，由內而外為頭燈、飾板及擋風板所構成之多層次設計。惟對照舉發證據9 及15，其擋風板中段亦設飾板，頭燈設於擋風板及飾板之外，並未揭露前述雙重曲弧形上緣及由內而外之多層次設計構成。對照舉發證據6 ，其擋風板中段亦設飾板，頭燈部分凸設於擋風板及飾板之外，並未揭露前述雙重曲弧形上緣及由內而外之多層次設計構成。因此，對照先前技藝，前述特徵(A) 為使系爭專利具新穎性、創作性之新穎特徵。
⑵新穎特徵(B)：
原告主張舉發證據9 、13已揭露新穎特徵(B) 之「弧形柱體之儀表外殼及龍頭主幹之圓體主幹」。惟系爭專利之龍頭主幹與碼錶盒概呈一彎弧狀之圓柱體，上下柱體連續而完整。對照舉發證據9 ，雖舉發證據9 揭露彎弧狀之圓柱體，但並無上柱體，故未揭露連續而完整之上下柱體之特徵。對照舉發證據13，其亦呈現彎弧狀之圓柱體及連續而完整之上下柱體，只是該證據所示之上方柱體係龍頭活動部分而非碼錶盒，就設計而言，該證據已揭露系爭專利前述特徵。
⑶新穎特徵(C)：
原告主張舉發證據14已揭露新穎特徵(C) 之「儀表外殼之前方具一弧形罩板」。惟依系爭專利第1 、2 及4 圖，該罩板呈浮凸之盾形，已揭露於舉發證據14所示之盾形罩板。
⑷新穎特徵(D) ：
原告主張舉發證據15已揭露新穎特徵(D) 之「類甲蟲硬趐之曲弧包覆殼體之機車架體」。查系爭專利特徵(D) 中所稱之架體係配置於後車殼之兩側，其概呈長圓弧面狀，後車殼與架體之分割線呈弧形，而該架體與後車殼之整體呈前圓後尖、前低後翹之流線形設計。而舉發證據15所示機車之架體呈長圓弧面狀，下緣為水平狀，未揭露系爭專利前低後翹之流線形設計。又系爭專利之配置係強調側視圖中的前傾線；舉發證據15則係強調水平線，兩者在造形單元構成上已然產生視覺效果上之明顯差異。特徵(D) 由側面觀之較近似新月狀，沿著上方弧形邊緣設一圓角折線；舉發證據15前後方向呈拉長之半橢圓狀，且與機車之後車殼連接而呈現一階差線，未具有系爭專利之圓角折線。惟舉發證據16中鈴木Verde 系列機車所示之架體亦呈長圓弧面狀，下緣前低後翹，即使有細微之差異，其整體已揭露系爭專利前低後翹之流線形設計。
⒍另按稱新式樣者，謂對物品之形狀、花紋、色彩或其結合，
透過視覺訴求之創作，90年10月24日修正公布之專利法第10
6 條第1 項定有明文。亦即新式樣專利係保護物品外觀之形狀、花紋或色彩所構成之設計，而不只是物品之整體風格類型或其元件之構成關係。本件原告於起訴狀理由四主張系爭專利具造形元素A 至J ，亦即A.圓弧流線構形之機車風貌；
B.擋風板為一微彎形板體形狀延伸啣接至機車踏板；C.擋風板上方設圓凸體頭燈；D.擋風板後方中間沿其弧面啣接一圓體主幹；E.主幹頂部凸出高於擋風板；F.主幹頂部兩側各設一方向燈、把手及後照鏡；G.機車架體為一長形圓弧面設計；H.椅座為一短尾部形狀，並與機車架體及消音器呈平行構形並向上微翹；I.機車架體後下方設一後照燈及方向燈；J.機車架體後下方底部中間啣接擋泥板，並主張舉發證據13揭露造形元素A 、B 、D 、E 、F 、G 、H 及J 。惟查速克達型機車之結構元件通常包括前輪、龍頭把手、車架結構、內部機件、排氣管及後輪等，其構成必然有固定的型態及固定的結構關係；至於外部元件通常包括前輪蓋、擋風板、頭燈、碼錶、前方向燈、後照鏡、底板、座椅、車殼、尾燈、後方向燈、托架及擋泥板等，其亦有特定的型態或特定的構成。換句話說，幾乎每一輛速克達型機車之結構元件均有相同的型態，且結構關係均相同；以致其外部元件的設置位置亦僅有特定的若干型態可供選擇，而呈現特定的構成。再查原告所主張之造形元素A 至J ，其中造形元素A 係描述機車本身的風格類型，造形元素E 、F 、I 及J 僅描述機車元件的構成關係，造形元素B 、C 、D 及H 係描述機車元件的類型及構成關係，僅造形元素G 係描述機車元件之設計。分析前述造形元素，只要是復古型速克達機車，均具有造形元素A之圓弧流線構形；造形元素B 至F 、I 至J 及H 所描述之構成關係為眾所周知者，並非新式樣專利審究之重點；且造形元素B 、C 、D 及H 中所描述機車元件之輪廓型態僅為特定類型之選用，亦非新式樣專利審究之重點。就系爭專利之設計與舉發證據13比對，可見舉發證據13之頭燈外露於擋風板上方，架體呈前圓後尖如禽類翅膀之造形，並未揭露系爭專利之新穎特徵A 由頭燈、飾板及擋風板所構成之多層次設計，且未揭露長圓弧面狀機車架體與後車殼之整體呈前圓後尖、前低後翹之流線形設計。即舉發證據13未揭露系爭專利之新穎特徵A 由頭燈、飾板及擋風板所構成之多層次設計，且未揭露碼錶盒罩板、尾燈與後方向燈之一字形組合等細部構成。是以，基於前述說明，證據13不足以證明系爭專利不具創作性。
⒎又原告主張證據13揭露造形元素A 、B 、D 、E 、F 、G、
H 及J ；證據9 揭露造形元素C 及I 。但就系爭專利之設計與舉發證據13比對，可見證據13之頭燈外露於擋風板上方，架體呈前圓後尖如禽類翅膀之造形，並未揭露系爭專利之新穎特徵A 由頭燈、飾板及擋風板所構成之多層次設計，且未揭露長圓弧面狀機車架體與後車殼之整體呈前圓後尖、前低後翹之流線形設計。就系爭專利之設計與舉發證據9 比對，雖然舉發證據9 的擋風板上半部設圓凸體頭燈，但未揭露飾板，證據13、9 之組合未揭露系爭專利之新穎特徵(A) 由頭燈、飾板及擋風板所構成之多層次設計，且未揭露碼錶盒罩板、尾燈與後方向燈之一字形組合等細部構成。是以，基於前述說明，舉發證據13、9 之組合不足以證明系爭專利不具創作性。
⒏原告復主張舉發證據13揭露造形元素A 、B 、D 、E 、F 、
G 、H 及J ；舉發證據6 揭露造形元素C 及I 。惟就系爭專利之設計與證據13比對，證據13之頭燈外露於擋風板上方，架體呈前圓後尖如禽類翅膀之造形，並未揭露系爭專利之新穎特徵A 由頭燈、飾板及擋風板所構成之多層次設計，且未揭露長圓弧面狀機車架體與後車殼之整體呈前圓後尖、前低後翹之流線形設計。就系爭專利之設計與舉發證據6 比對，舉發證據6 的擋風板上半部設圓凸體頭燈，但舉發證據13、
9 之組合並未揭露系爭專利之新穎特徵(A) 由頭燈、飾板及擋風板所構成之多層次設計，且未揭露碼錶盒罩板、尾燈與後方向燈之一字形組合等細部構成。是以，基於前述說明，證據13、6 之組合亦不足以證明系爭專利不具創作性。⒐另原告主張以本院於上揭民專上第1 號判決中所認定之系爭
專利主要部位作為系爭專利與舉發證據比較之基礎，至於比較方式，則係根據上述主要部位，從舉發證據6 、9 、13、
14 及15 中選取其認為與系爭專利對應部位近似者，提出上開4 種證據組合，進而指稱各該組合與系爭專利之上述主要部位外形特徵與配置方式相同或近似。上揭組合一包含：舉發證據9 + 舉發證據14 +舉發證據15。原告係擷取舉發證據
9 之機車本體及擋風板；舉發證據14之弧形罩板；舉發證據15之機車架體、座椅及頭燈，再將上述部位組合，並將組合後之結果與系爭專利作比對。亦即其係依下列步驟結合前揭證據：⑴先將系爭專利之外形切割成：機車本體、弧形罩板、機車架體等部位；⑵以切割後之部位為準，在眾多先前技藝中找尋與該部位對應且認為相似者。惟查參酌組合一之比對圖示，舉發證據被擷取之部位與對應之系爭專利部位實存在相當大的差異，且經此組合後，其與系爭專利整體之差異可能超乎原來之想像，然原告在未能具體呈現組合之結果為何之情況下，即遽稱「其主要部位之外形特徵配置方式顯然與先前技藝相同或近似，並未產生特異之視覺效果」，其主張即有可議。縱認原告上開該擷取後的部位皆與先前技藝相對應者相似，經此組合後的整體外形與系爭專利若存在明顯的差異、或不同的視覺效果者，仍不能否定系爭專利具有創作性。本件原告雖未將其組合的結果以具體方式呈現，但熟悉此項技藝者仍能依其經驗預測出此種組合的結果，是以原告所主張之組合結果無法近似系爭專利之整體外形。原告既無法將其組合結果具體呈現，且證明其組合結果確實近似系爭專利，即無法證明系爭專利係「舉發證據9+舉發證據14 +舉發證據15」之組合（組合一）所可輕易思及之創作。承上，原告所主張之組合二至四為舉發階段中之舊證據的不同組合而已，且皆有上述之缺陷，故其組合結果顯然仍無法在整體造形上達成調和一致，且無法達成系爭專利的造形。準此，組合二至四亦無法證明系爭專利係該等證據組合所可輕易思及之創作。此外，於比對機車架體時，雖然原告所舉系爭專利創作說明關於機車架體之描述為：「長形圓弧面設計」，而原告主張舉發證據15之對應部分亦為「長形圓弧面設計」。惟文字上對於相對應部位之描述縱使相同，並不代表此相對應部位之實際形狀即為近似，經比對上開對應部位之實際形狀之圖面，可知二者存在極大差異。因此，原告所稱為比對結果，亦並非可採。
⒑綜上所述，系爭專利前述特徵(A) 「向前外突之平滑曲弧體
之主體與上方具圓凸體頭燈略呈一長扇形飾板所形成之擋風板」未揭露於原告所提之先前技藝，而為新穎特徵。系爭專利既然具新穎特徵，已具新穎性，況且新穎性之審查係以申請專利之新式樣與引證文件中所揭露之單一先前技藝是否相同或近似據以比對、判斷，原告所提之先前技藝無一與系爭專利設計特徵整體相同或近似，即使系爭專利各部位分別見於各先前技藝，亦不能證明系爭專利不具創作性。原告係以系爭專利不具新穎特徵論究系爭專利不具創作性。基於前述說明，系爭專利前述特徵(A) 「向前外突之平滑曲弧體之主體與上方具圓凸體頭燈略呈一長扇形飾板所形成之擋風板」未揭露於原告所提之先前技藝，而為新穎特徵。系爭專利既然具新穎特徵，已具創作性，況整體觀之，系爭專利之擋風板、頭燈、前輪蓋、碼錶盒罩板、座椅及後車殼及其兩側架體等主要部位之設計特徵之線條圓潤，外觀柔和，搭配小巧的幾何形前方向燈、後照鏡、托架、尾燈及後方向燈等習知之次要部位之設計特徵（或陪襯性設計）所呈現之復古式設計，各單元組合之整體「視覺效果」具青春、典雅、輕巧等視覺印象，從而舉發證據6 、9 、13至15之組合均未揭露新穎特徵A 及系爭專利前述整體之視覺效果，故不足以證明系爭專利不具創作性。亦即舉發證據9 、14、15之組合（組合一）、舉發證據6 、14、15之組合（組合二）、舉發證據9、13、14、15之組合（組合三）以及舉發證據6 、13、14、15之組合（組合四）均不足以證明系爭專利不具新穎特徵而不具創作性。
㈣原處分以證據「在整體造形上並無易於思及之組合關係」之
認定並未違反最高行政法院關於「創作性」之審查方法；⒈原告主張：最高行政法院認應先參照該新式樣專利之圖說及
創作說明，以「多份引證文件中之全部或部分技藝內容的組合」為「是否易於思及」之判斷標準，但原處分與訴願決定以引證文件間特定部位之形狀差異，即率認難以組合，有違最高行政法院關於「創作性」之審查方法云云。惟依90年10月24日修正公布之專利法第117 條第2 項：「新式樣專利權範圍，以圖說所載之申請專利範圍為準；必要時，得審酌創作說明。」之規定，可知創作說明中之文字敘述僅係輔助說明圖面所揭露形狀、花紋、色彩創作特點之所在，但不能作為解釋其專利權範圍之唯一依據，亦不能將該新式樣限於文字之記載內容，而擴大其專利權範圍。再參酌現行新式樣專利實體審查基準第3-1-5 頁第4 段：「新式樣專利權範圍，以圖面為準，並得審酌創作說明（專123.II）。…，圖面所揭露之設計為界定申請專利之新式樣範圍的依據，並為申請專利之新式樣是否具專利要件的審查對象。界定申請專利之新式樣範圍時得審酌創作說明，…。」；同頁第3 段：「創作說明中之「創作特點」欄係輔助說明圖面所揭露應用於物品外觀有關形狀、花紋、色彩之創作特點，包括新穎特徵（即申請專利之新式樣對照先前技藝之創新部分）…等與設計有關之內容，…。」；現行新式樣實體審查基準第3-3-22頁第3 段：「創作性之審查應以申請專利之新式樣整體設計為對象，若該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者依據申請日（主張優先權者為優先權日）之前的先前技藝，判斷該新式樣為易於思及時，則該新式樣不具創作性。」；以及審查基準第3-3-23頁第2 段就新式樣不具創作性之審查原則之說明：「審查創作性時，應就申請專利之新式樣與先前技藝進行比對，若該新式樣的整體或主要設計特徵顯然係模仿…或直接轉用…，整體設計並未產生特異之視覺效果者，應認定該新式樣為易於思及，不具創作性。若該新式樣整體設計與該先前技藝之間雖然不相同亦不近似，但該不相同亦不近似的部分僅為其他先前技藝之置換或組合等，或…為非主要設計特徵之局部設計的改變、增加、刪減或修飾等，而未產生特異之視覺效果者，亦應認定該新式樣為易於思及，不具創作性；…。」（83年版審查基準第3-2-24至3-2-27頁所載創作性判斷之基本原則亦包含模仿、置換、轉用等）。細繹該段說明，新式樣之整體或主要設計特徵係模仿或直接轉用先前技藝，或新式樣與先前技藝之差異為可從其他先前技藝予以置換、組合或僅為該新式樣非主要設計特徵之局部設計的改變、增加、刪減或修飾，而該新式樣未產生特異之視覺效果者，均可認定該新式樣為易於思及，不具創作性。另參酌現行新式樣專利實體審查基準第3-3-22頁所載之步驟5 ：「判斷申請專利之新式樣與先前技藝之間的差異是否為該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者參酌申請前之先前技藝及通常知識而易於思及者。」，係指該差異是否會引發該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者以轉用、置換、組合、改變、增加、刪減或修飾手法改變該差異之部分，進而完成該新式樣之整體設計。若然，則為易於思及，不具創作性；反之，則非易於思及，具創作性。至於組合引證文件的容易性（原告所稱「難以組合」）或原告所稱「多份引證文件中之全部或部分技藝內容的組合」為「是否易於思及」之判斷標準，均係誤解最高行政法院之判決要旨。
⒉系爭專利之擋風板、頭燈、前輪蓋、碼錶盒罩板、座椅及後
車殼及其兩側架體等主要部位之設計特徵之線條圓潤，外觀柔和，搭配小巧的幾何形前方向燈、後照鏡、托架、尾燈及後方向燈等習知之次要部位之設計特徵（或陪襯性設計）所呈現之復古式設計，各單元組合之整體「視覺效果」具青春、典雅、輕巧等視覺印象。矧查原告所主張之造形元素A 至
J ，其中造形元素A 係描述機車本身的風格類型，造形元素
E 、F 、I 及J 僅描述機車元件的構成關係，造形元素B 、
C 、D 及H 係描述機車元件的類型及構成關係，惟有造形元素G 係描述機車元件之設計。換言之，原告僅主張各造形元素之構成關係及元件之類型，而未主張系爭專利各元件之設計已揭露於證據所示之先前技藝。即使將系爭專利與各證據比對，全部證據均未揭露系爭專利之新穎特徵A 由頭燈、飾板及擋風板所構成之多層次設計，已如前述。而原告就其所主張系爭專利不具創作性應負舉證之責，然原告僅主張造形元素A 至J ，但基於各證據所揭露之造形元素為何可易於思及系爭專利之理由均未詳實說明，僅爭執原處分之認定不合法，並不能卸除舉證之責。是以，原處分以證據在整體造形上並無易於思及之組合關係之認定並未違反最高行政法院關於創作性之審查方法。
㈤原處分對於「後見之明」之認定並無違誤：
按創作性之審查應以申請專利之新式樣整體設計為對象，不得將整體設計拆解為基本的幾何線條或平面等設計元素，再審究該設計元素是否已見於先前技藝（見現行新式樣專利審查基準第3-3-22頁）。創作性之審查不得僅依圖說所揭露之新式樣按圖索驥其各個局部設計是否已見於先前技藝所產生之「後見之明」，即作成易於思及的判斷，逕予認定新式樣不具創作性；而應將申請專利之新式樣整體設計與相關先前技藝進行比對，以熟習該新式樣技藝者參酌申請時之通常知識的觀點，作成客觀的判斷（見現行新式樣專利審查基準第3-3-27頁）。即使申請專利之新式樣各個部分均已見於先前技藝，只要其設計構成、造形比例或設計意象等設計內容使申請專利之新式樣產生特異之視覺效果者，仍應認定其具有組合後之新穎特徵，而該新式樣具創作性（見現行新式樣專利審查基準第3-3-23頁）。換句話說，審查創作性時，雖然得以多份引證文件中之全部或部分技藝內容的組合，或一份引證文件中之部分技藝內容的組合，或引證文件中之技藝內容與其他形式已公開之先前技藝內容的組合，判斷申請專利之新式樣整體設計是否易於思及（見現行新式樣專利審查基準第3-3-22頁）；亦即在審查的過程中，得就整體設計在視覺上得以區隔的範圍審究其是否已分別見於先前技藝或習知設計，惟應就整體設計之對象，綜合判斷是否為易於思及（見現行新式樣專利審查基準第3-3-23頁）。本件原告於起訴狀理由六之㈠既已同意：「審定時專利法有關創作性之規定…與現行專利法有關創作性之規定…實質上並無二致，況專利審查基準有關創作性之判斷方式檢視何謂『後見之明』，應屬可採」，且復主張：「原處分所稱『排列組合之形狀可能有無限多』、『從前述無限多可能組合之形狀中，僅選擇特定之組合…實為後見之明』…顯有誤謬…：按現行專利審查基準…新式樣是否具創作性…步驟1 ：確定申請專利之新式樣的範圍…於判斷相關先前技藝時就不可能產生『無限多之排列組合』…。」，雖現行專利審查基準第3-3-22頁記載：「申請專利之新式樣是否具創作性，通常得依下列步驟進行判斷：步驟1 ：確定申請專利之新式樣的範圍；…」，惟該審查基準第3-3-27頁亦記載：「創作性之審查不得僅依圖說所揭露之新式樣所產生的『後見之明』，即作成易於思及的判斷，逕予認定新式樣不具創作性；…」。細繹該等規定，「後見之明」實係指以圖說所揭露之新式樣為藍本，按圖索驥其各個局部設計是否已見於先前技藝，若先前技藝已揭露所有的局部設計，就認定各個局部設計之組合為易於思及者。這種後見之明將使所有設計均不可能取得新式樣專利，因為新式樣之形狀、花紋為空間元素之組合，所有空間元素經解析後均為單純的幾何線條或圖形，例如直線、曲線、方形、圓形、三角形等；新式樣之色彩為各色塊之組合、配置，每一種色彩均可以從色彩體系中輕易選取。因此，創作性之審查應以熟習該新式樣技藝者參酌申請時之通常知識的觀點，依其經驗法則、論理法則，就新式樣之整體作成客觀的判斷，不得將新式樣解析分離為各個局部設計，逐一比對各個局部設計是否已揭露於先前技藝，即遽以論斷其創作性。是以，原告此部分之主張，非有理由，原處分有關「後見之明」之認定，並無違誤。
七、依上所述，原告所提之舉發證據均不足以證明系爭專利不具創作性，則被告所為舉發不成立之處分，於法核無不合。訴願決定予以維持，亦無違誤。原告主張撤銷訴願決定及原處分，並命被告就系爭專利舉發案作成舉發成立之審定，為無理由，應予駁回。
八、兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第
1 條，行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。中 華 民 國 99 年 6 月 17 日
智慧財產法院第二庭
審判長法 官 陳國成
法 官 熊誦梅法 官 曾啟謀以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由（須按他造人數附繕本）。
如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 99 年 6 月 17 日
書記官 王月伶