智慧財產法院行政判決
100年度行商訴字第31號
100年6月23日辯論終結原 告 義大利商‧米洛葛里時裝公司（MIROGLIO Fashion
S.R.L.）代 表 人 路卡‧艾帝亞諾（Luca Adriano）訴訟代理人 楊祺雄律師
劉法正律師（兼送達代收人）複代理人 陳佑寰律師被 告 經濟部代 表 人 施顏祥（部長）住同上訴訟代理人 麻海杰
參 加 人 黛安娜國際企業有限公司代 表 人 蔡承璋訴訟代理人 黃秀珠律師上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國100 年
1 月3 日經訴字第09906046260 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加本件之訴訟，本院判決如下：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
壹、程序方面：原告義大利商‧米洛葛里公司於本件訴訟繫屬中，將系爭註冊0000000 號「DIANA GALLESI 」商標移轉予米洛葛里時裝公司（MIROGLIO Fashion S.R.L.)，而於民國100 年5 月24日聲請代原告義大利商‧米洛葛里公司承當訴訟，業經兩造及參加人同意，核與行政訴訟法第110 條第1 項但書之規定相符，合先敘明。
貳、實體方面：
一、事實概要：原告義大利商‧米洛葛里公司前於民國95年8 月16日以「DI
ANA GALLESI （wordmark）」商標，指定使用於商標法施行細則第13條所定修正前商品及服務分類表第9 類之「夾鼻眼鏡、眼鏡鏡片…」、第18類之「皮革與人造皮革…」、第20類之「非貴金屬製珠寶盒」、第25類之「衣服、外套、夾克、雨衣、毛衣、羊毛衫、服飾用皮帶、圍巾、領巾、裙子、套裝、洋裝、短褲、襯衫、褲子、罩衫、Ｔ恤、運動夾克、披風、帽子及泳裝、內衣褲、鞋、靴」商品，向原處分機關智慧財產局申請註冊，經該局核准列為註冊第0000000 號商標，商標權期間96年9 月16日至106 年9 月15日（下稱系爭商標，如附圖1 所示）。嗣參加人黛安娜國際企業有限公司（下稱黛安娜公司）於98年5 月5 日以系爭商標指定於第25類商品之註冊有違商標法第23條第1 項第12、13及14款之規定以據以評定諸商標（如附圖2 所示），對之申請評定。經該局審查，認系爭商標之註冊，並無違反前揭商標法之規定，乃以99年6 月28日中台評字第980142號商標評定書為「申請不成立」之處分。參加人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到被告經濟部。案經被告經濟部審議並依訴願法第28條第2 項規定，以99年10月19日經訴字第09906025410號函通知原告參加訴願程序表示意見，原告於99年11月17日提出參加訴願之書面意見及資料到被告經濟部。經被告經濟部100 年1 月3 日經訴字第09906046260 號撤銷原處分，並由原處分機關另為適法之處分。原告仍不服，遂向本院提起行政訴訟。本院認本件判決之結果，將影響參加人之權利或法律上之利益，依職權命參加人獨立參加本件訴訟。
二、原告之主張：㈠二造商標不構成近似：
1.系爭商標與據以評定諸商標共同部分之「DIANA 」係普遍習見之外國女子名，並非艱澀難懂或罕見之外文，識別性相當薄弱，「DIANA 」一字實乃常見且常用之女子名，消費者首先會將其理解為一人名，並不會立即與參加人產生單一連結，且以習見人名作為商標，實務皆認為該人名或姓氏非任何人得以壟斷，此於行政院台80訴字第27505 號等再訴願決定書均採此見解；亞洲地區如香港、日本等，亦有為數眾多含有「DIANA 」之商標併存註冊之案例，顯見各國商標實務皆認為「DIANA 」並非任何人得獨占專用。不得僅因系爭商標與據以評定諸商標均含有「DIANA 」一字，即認為兩造商標構成近似，忽略系爭商標尚含有具識別性之「GALLESI 」一字。
2.系爭商標於「DIANA 」之後尚結合一比例相同之「GALLESI」外文而成為一體，「GALLESI 」係義大利姓氏，對國人而言並不熟悉，具有較高識別性，應為系爭商標主要部分。尤其訴願決定亦認為：「況『DIANA 』一詞原為人名，非屬獨創性商標，依原處分卷附資料，亦不乏其他以『DIANA 』為商標部分名稱之註冊商標，且系爭商標與據以評定諸商標尚有『GALLESI 』有無之區別」，除突顯訴願決定理由矛盾之外，更足證兩造商標並非近似商標。
3.由商標圖樣整體為觀察，系爭商標與據以評定諸商標亦不構成近似，「DIANA 」與「GALLESI 」結合構成完整人名，訴願決定機關忽略整體觀察原則，自不足採。又原處分機關核准註冊之商標中，註冊第838582號「ANNA SUI」商標與註冊第0000000 號「ANNA」商標併存，註冊第961479號「JIMMYCHOO」商標亦與註冊第0000000 號「JIMMY 」商標併存，代表全球著名商標之商標權人，並不認為一般「習見人名」與「人名及姓氏」商標於市場併存，會導致相關消費者混淆誤認，是應以「人名+ 姓氏」結合構成之整體印象作為近似比對之判斷基準。
㈡系爭商標與據以評定諸商標不致使消費者產生混淆誤認之虞：
1.系爭商標與據以評定諸商標已有併存之事實：原告早於西元1987年起即以「DIANA GALLESI 」向世界各主要國家申請商標註冊，至今取得註冊之國家有英國、希臘、日本、西班牙、義大利等國。原告之「DIANA GALLESI 」商標於91年即已獲智財局以中台異字第G00000000 號商標異議審定書認定為著名商標。原告自西元1993年起由原告集團中之米洛葛里泰梭（MIROGLIO TESSILE S.P.A）、米洛葛里（MIROGLIO）及VESTEBNE等公司，透過台灣代理商「伊麗莎國際貿易有限公司」及「珍麗莎貿易有限公司」將系爭商標之服飾及布料商品大量銷售至台灣，有系爭商標商品在台灣之銷售資料及進口發票可證，是足堪認定系爭商標與據以評定諸商標表彰於服飾商品已有併存多年之事實，而為相關消費者得以區辨。
2.第25類商品尚有其他含有「DIANA」一字之商標併存：第25類商品尚有註冊第0000000 號與第701178號等含有「DIANA 」一字之商標併存註冊，尤其第701178號已與據以評定諸商標併存註冊超過10年以上，由此證明相關消費者長年來已習慣市場上有眾多含有「DIANA 」一字之商標同時存在使用，可以區辨商品來源而不致造成混淆誤認。
3.系爭商標之註冊申請係出於善意：原告本於善意早於西元1987年起即以「DIANA GALLESI 」向世界各主要國家申請商標註冊，絕無模仿或意圖攀附之情事，以服飾類為主之第25 類 商品，均以女性為主要消費族群，女性對服飾類品牌會施以較高之注意程度，二造商標實無混淆而有生誤認之虞。
4.以DIANA GALLESI」網路搜尋結果：以系爭「DIANA GALLESI 」商標作為關鍵字於Google搜尋引擎進行檢索，所得上萬筆中文資料皆為系爭品牌者，且其中清楚載明「….DIANA GALLESI…. 等15個世界著名服裝品牌…..」。相關消費者既能輕易由網路查知系爭商標資料，絕不可能與據以評定諸商標之本土品牌混淆，遑論系爭商標乃全球著名服飾品牌，更無致混淆誤認之虞。
㈢退萬步言，縱認二造商標有若干近似，惟近似程度甚低，衡
諸系爭商標與據以評定諸商標已有併存之事實、第25類商品尚有其他含有「DIANA 」一字之商標併存、系爭商標之註冊申請係出於善意、女性消費者注意程度高、且以「DIANAGALLESI 」網路搜尋結果可輕易查知系爭商標資料，絕不可能與據以評定諸商標之本土品牌混淆等事實，應認系爭商標與據以評定諸商標併存，不致使相關消費者產生混淆誤認之虞。
㈣就系爭商標所涉之第25類商品，原處分機關於99年10月1 日
公告註冊第00000000號商標「Diana Co., Ltd. 及圖」，另於100 年3 月16日公告註冊第00000000號商標「Diana Solution for Life 及圖」。上述二商標皆呈現字體較大之「Diana 」文字，且亦有足與本件據以評定諸商標加以區別之文字及圖。
㈤聲明：訴願決定撤銷。
三、被告之主張：㈠有關商標法第23條第1項第12款前段規定部分：
1.關於二造商標是否構成近似部分：⑴系爭註冊第0000000 號「DIANA GALLESI （wordmark）」
商標係由單純未經設計之外文「DIANA GALLESI 」所構成，據以評定之註冊第131699、951348及928793號「DIAN
A 」商標係由單純外文「DIANA 」所構成；據以評定之註冊第844050、844049號「黛安娜DIANA 及圖」商標，係由一簡單之墨色設計圖形、單純外文「DIANA 」及中文「黛安娜」由上而下排列所組成；據以評定之註冊第728973、985075號「DIANA 及圖」商標係由墨色設計圖形及單純外文「DIANA 」分置上下所組成；據以評定之註冊第392931號「黛安娜華怡美及圖DIANA WARNMAIL」商標係由置於左方由上而下排列之墨色設計圖形、單純外文「DIANA 」、外文「WARNMAIL」，及置於右方由上而下排列之中文「黛安娜」及字體略小之中文「華怡美」所組成；據以評定之註冊第901073號「黛安娜」商標則係由單純中文「黛安娜」所構成。二造商標圖樣相較，系爭商標起首字母「DIANA 」，對整體外文予消費者之印象有極重要之影響，而據以評定諸商標則均有引人注意之外文「DIANA 」或中文「黛安娜」為其主要識別部分，是二造商標圖樣整體外觀、觀念或讀音均極相彷彿，以具有普通知識經驗之消費者，於異時異地隔離觀察或交易連貫唱呼之際，易產生同一或系列商標之聯想，應屬構成近似商標。
⑵「DIANA 」乙詞雖為人名，識別性較弱，然其既為據以評
定諸商標圖樣上主要部分外文之一，而作為區辨他我商品之標識，自得作為與系爭商標比對是否構成近似之審查範疇。另原告於參加附件3 所舉亞洲地區如香港、日本等地均核准含有「DIANA 」之商標併存註冊之案例，因各國國情及商標法制仍有差異，尚難比附援引。至原告於參加附件2 所舉行政院台80訴字第27505 號等再訴願決定書，及原處分機關核准「ANNA SUI」與「ANNA」等商標併存註冊之案例，核其商標圖樣均與系爭商標明顯不同，案情各異，係屬另案問題，均不得比附援引，執為本件二造商標不構成近似之論據。
2.據以評定「DIANA」系列商標是否為著名商標：參加人於77年起陸續於我國取得註冊第392931、728973、131699、844050、844049、901073、928793、951348、985075號等多件商標，並自79年起即持續以「DIANA 」之系列商標使用於其產製之女性服飾及絲巾、腰帶等服飾配件精品，於民生報、中國時報、聯合報、ELLE、VOGUEG等報章雜誌刊登廣告廣為宣傳促銷，並印製商品型錄於台北、台中、台南、高雄等地之各大百貨公司販售。又原處分機關於中台異字第951300、960099、951362號商標異議審定書及中台評字第960021、980121、980143號商標評定書，亦曾認定參加人據以評定之「DIANA 」系列商標經參加人廣泛使用於女性服飾及其相關商品或服務，而分別於94至96年間為相關事業及消費者所知悉。故由上述證據資料綜合判斷，據以評定之「DIANA 」系列商標於系爭商標95年8 月16日申請註冊前，業經參加人長期廣泛行銷，於女性服飾及相關服飾配件精品所表彰之信譽及品質應已為我國相關事業或消費者所熟知而達著名程度。又系爭商標指定使用於商標法施行細則第13條所定修正前第25類之衣服、外套、夾克等商品，與據以評定之「DIANA 」系列商標所著名之女性服飾及相關服飾配件精品等商品相較，二者均屬供人體穿著搭配使用之衣服等商品，於性質、功能、產製者、購買者及行銷管道及場所等因素上均有共同或關聯之處，以上事實亦為原告起訴理由所不爭執。
3.綜上，本件衡酌系爭商標起首字母「DIANA 」，與據以評定諸商標之外文「DIANA 」或中文「黛安娜」，於觀念、外觀、讀音均極相彷彿，近似程度不低；且據以評定之「DIANA」系列商標於女性服飾及相關服飾配件精品已達著名程度，復與系爭商標指定使用於第25類之衣服、外套等商品具有共同或關連之處。故系爭商標指定使用於第25類衣服、外套等商品之註冊，客觀上難謂無使相關公眾產生混淆誤認之虞，應有商標法第23條第1 項第12款前段規定之適用。
㈡有關商標法第23條第1項第13款規定部分：
1.系爭商標與據以評定諸商標構成近似，已如前述。另系爭商標指定使用於第25類之「衣服、外套、夾克、雨衣、毛衣、羊毛衫、服飾用皮帶、圍巾、領巾、裙子、套裝、洋裝、短褲、襯衫、褲子、罩衫、Ｔ恤、運動夾克、披風、帽子及泳裝、內衣褲、鞋、靴」商品，分別與據以評定之註冊第951348號「DIANA 」商標指定使用之各種男女服裝、襯衫等商品、第928793號「DIANA 」商標指定使用之腰帶，服飾用皮帶商品、第844050號「黛安娜DIANA 及圖」商標指定使用之絲巾、圍巾等商品、第844049號「黛安娜DIANA 及圖」商標指定使用之腰帶、服飾用皮帶商品、第728973號「DIANA 及圖」商標指定使用之各種服裝、毛衣等商品及第392931號「黛安娜華怡美及圖DIANA WARNMAIL」商標指定使用之套裝、褲裝等商品相較，二者均為相同或類似之衣服、服裝商品。又系爭商標指定使用之衣服、外套等商品，與據以評定之註冊第131699號「DIANA 」商標指定使用之服裝、鞋、皮包、服飾配件之零售服務相較，後者服務之目的即係提供前者特定商品之零售，二者於性質、功能、產製者、購買者及行銷管道及場所等因素上均有共同或關聯之處，應屬構成同一或類似商品。
2.綜上，本件衡酌二造商標近似程度不低，復均指定使用於相同或類似之衣服、服裝等商品或服務，且原告所提供系爭商標之使用證據，均難據以認定系爭商標業經原告長期大量使用而得與據以評定諸商標相區辨，亦如前述。故系爭商標於第25類衣服、外套等商品之註冊，客觀上似難謂無使相關消費者誤認二商標之商品或服務為來自同源或雖不同但有關聯，或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係或其他類似關係，而產生混淆誤認之虞，系爭商標應有商標法第23條第1 項第13款規定之適用。
㈢綜上所述，系爭商標之註冊有前述商標法第23條第1 項第12
款前段及第13款規定之適用，則原處分機關所為本件「申請不成立」之處分，自有未洽，被告所為原處分撤銷，並責由原處分機關於收受本部訴願決定後3 個月內另為適法處分之決定，並無違誤。
㈣聲明：駁回原告之訴。
四、參加人之主張：㈠系爭商標與據以評定諸商標是否近似暨其近似之程度：
1.系爭商標「DIANA GALLESI 」係由外文「DIANA 」與「GALL
ESI 」所構成；與據以評定諸商標第928793號、131699號、951348號「DIANA 」商標圖樣係單由外文「DIANA 」所構成相較，二者固有字數多寡之些微差異，惟前者之「DIANA 」及「GALLESI 」皆為外文，其間並無關聯性，自當產生分段之識別力，於一般商品購買人之普通經驗印象，明顯可辨係由外文「DIANA 」及「GALLESI 」所組成，而其起首之「DIANA 」與後者之「DIANA 」完全相同。異時異地隔離觀察之際，易使消費者產生同一或相關聯來源或同一系列商標之聯想，應屬近似商標，將導致消費者產生混淆誤認，是以兩造商標該當近似商標。
2.「DIANA 」雖非為創意性但仍為一任意性之商標，且縱使其為習見之外國人名，只要經長期經營及大量使用，為一般消費者所知悉，仍可為一具高度識別性之商標。況參加人多年長期投入大量之心力、經費以宣傳據以評定諸商標，已如前述，則「DIANA 」已為代表參加人產品之著名商標之事實，應顯至明。
3.參加人曾對原告之註冊第0000000 號「DIANA GALLESIG LOGO」商標提出異議申請。據以評定諸商標與系爭商標圖樣皆有相同之「DIANA GALLESI 」字樣，雖前者除外文字樣外尚有非像g 字樣之圓弧線條與本案系爭商標圖樣稍有不同，仍無礙於系爭商標與據以評定諸商標近似之事實，二案之商標爭點相同、當事人亦相同，該案之審查結果理應適用於本案，以維法律關係之安定及權利人之利益。又參加人前曾多次評定/ 異議其他以「DIANA 」為部分商標名稱之案件，皆獲得智慧財產局認同並將該等商標撤銷，如經濟部智慧財產局96年度智商331 字第9680546790號商標異議審定書、99年度智商212 字第9980013500號商標評定書等。由該眾多案例可證明參加人經長期使用「DIANA 」商標，於國內市場「DIAN
A 」商標已為代表參加人產製之服裝商品之著名商標，非為識別性不高之部份。而由上列案例可知，相關商標中之「DI
ANA 」乙字皆被智慧財產局認定為消費者較關注或事後留在其印象中為辨識商品來源之主要部分，就算被異議/ 評定之商標另加上其它文字、圖樣，仍不能沖淡其與參加人著名之「DIANA 」商標之近似性，而有造成消費者混淆誤認之虞。
4.系爭商標「DIANA GALLESI 」中之「GALLESI 」為義大利文，在一般國人對義大利文較不熟悉之前提下，必對「DIANA」較為熟悉，而以其作為判斷商標商品來源之依據。且依原告義大利官網所顯示，其在網站或店面招牌實際使用時都是將「DIANA 」放大置頂，可見原告亦以「DIANA 」為主要識別部分，此與原告主張其係以「GALLESI 」為主要識別部分之說法完全不同。且依流行服飾產業之習慣，先以人名為主要品牌名稱，再於該人名後加上其它文字作為同一品牌之副牌產品商標甚為常見，如「ARMANI」與「ARMANI EXCHANGE」、「DONNA KAREN 」與「DONNA KAREN NEW YORK」、「VALENTINO 」與「VALENTINO GARAVANI」等，都是以人名加上其它文字作為系列商標產品之例證，而國內消費者亦已有如此之認知。故一般消費者在面對「DIANA 」與「DIANA GALLESI 」二商標時，因「GALLESE 」之字義為國人所不熟悉，較不被注意，亦極容易誤認其為同一商品來源之正、副品牌之產品，而造成消費者之混淆誤認。
5.綜上，兩造之商標因起首文字「DIANA 」完全相同，為近似商標，而「DIANA 」商標經參加人使用於台灣服飾皮件精品等產品上銷售逾二十餘年，已成為代表參加人產品之著名商標，亦在雙方實際使用商標時皆以「DIANA 」為主要部份之情況下，實難謂無造成消費者混淆誤認之可能。
㈡系爭商標所指定使用之商品種類與參加人之一系列據以評定諸商標所指定使用之商品種類相同或近似：
1.系爭商標與據以評定諸商標皆指定使用於商標法施行細則第13條第25類相同或近似之「衣服、外套、夾克、雨衣、毛衣、羊毛衫、服飾用皮帶、圍巾、領巾、裙子、套裝、洋裝、短褲、襯衫、褲子、罩衫、T 恤、運動夾克、披風、帽子及泳裝、內衣褲、鞋、靴」商品，依一般社會通念，兩者應屬同一或類似商品，實無疑義。
2.系爭商標指定使用於第25類之商品為「衣服、外套、夾克、鞋、靴」等商品；與據以評定第131699號商標指定於「服裝、鞋、皮包服飾配件零售」等服務，雖一為商品，一為服務，惟兩者自實際交易型態觀之，後者所表彰營業提供之服務，即為供應前者指定使用之商品，兩者除行銷管道場所雷同外，其服務對象與購買者亦常重疊，依一般社會通念及市場交易情形，易使購買人誤認其來自相同或有相關聯之來源。
3.本件系爭商標指定使用之「衣服、褲子、冠帽、服飾用手套、腰帶、服飾用皮帶、襪子、圍巾…等商品。」，與據以評定諸商標指定使用之「腰帶、手套、圍巾、襪子、各種男女服裝、冠帽…等商品。」，二者商品相同，並常透過相同之行銷管道或場所販賣，如標示相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，自易使一般商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，其所指定使用之商品間有同一或相當程度之類似關係。
4.綜上所陳，系爭商標與據以評定諸商標構成近似，又指定使用於相同項目，應具有致相關消費者混淆誤認之虞。
㈢參加人之據以評定諸商標，應屬著名商標，有商標法第23 條
第1 項第12款之適用；系爭商標「DIANA GALLESI 」並非為著名商標，更無與據以評定諸商標有並存多年之情況：
1.「黛安娜」、「DIANA 」商標係已由參加人於台灣使用多年，並打響該品牌之知名度，已為一般消費者所熟知之著名商標。參加人黛安娜公司以其公司名稱特取部份「黛安娜」及其英文「DIANA 」為商標於台灣從事服飾皮件精品銷售已逾二十餘年。參加人於77年起陸續於我國取得註冊第392931、728973、131699、844050、844049、901073、951348、985075等多件商標，並自79年起持續以「DIANA 」之系列商標使用於其產製之女性服飾及絲巾、腰帶等服飾配件精品，於民生報、中國時報、聯合報、ELLE、VOGUEG等報章雜誌刊登廣告廣為宣傳促銷，並印製商品型錄於台北、台中、台南、高雄等地之各大百貨公司販售。另參加人為擴大慶祝成立28週年，特於全省各大門市及百貨公司銷售點全面商品八折嘉惠消費者，及於2008/12/30於報量銷售量最大之蘋果日報大幅刊登廣告，以昭告全國之消費者。
2.又智慧財產局於中台異字第951300、960099、951362號商標異議審定書以及中台評字第960021、980121、980143號商標評定書，亦曾認定參加人之據以評定「DIANA 」商標經參加人廣泛使用於女性服飾及其相關商品及服務而分別於94至96年間為相關事業及消費者所知悉。經參加人二十餘年於全省販售及宣傳標有「黛安娜」及「DIANA 」商標之商品，「黛安娜」及「DIANA 」商標所表彰之商品及服務之信譽業已為我國消費者所熟知，堪認為著名商標。
3.原告於評定答辯附件2 所附之國外商標註冊文件，及評定答辯附件3 之國外商品型錄及義大利羅馬等城市銷售資料，均非國內之使用資料。而評定答辯4 為參加人於西元1993年至2000年經由代理商伊麗莎公司於我國之銷售資料，評定答辯附件7 則為代理商伊麗莎公司於西元2004年至2007年間之進口發票然僅憑前揭銷售或進口資料，仍無法知悉系爭商標使用於指定使用商品之情形。又智慧財產局雖於91年3 月25日以中台異字第891774號商標異議審定書雖認定原告之「DIANA GALLESI 」、「DIANA G 」商標於88年9 月15日前，已為相關事業及消費者所熟知而達著名之程度，為原告並未提出系爭商標使用資料，且該審定書所認定系爭商標達著名程度之日期為88年9 月15日，尚難認系爭商標於95年8 月16日系爭商標申請日時，仍於我國有持續使用於指定商品類別而與據以評定諸商標有並存之事實。實則，參加人前曾實際訪查代理商「伊麗莎貿易公司」，發現其招牌、衣服吊牌、明信片所顯示之「DIANA GALLESI 」非為本案系爭商標，竟然為之前已被異議撤銷的註冊第0000000 號「DIANAGALLESI
G LOGO」商標，該等使用證明實已涉及侵權行為，不能作為認定本案著名商標之證據。又原告並未提出實際之證據資料，如近年之產品型錄、雜誌廣告、銷售據點、銷售發票等基本文件證明系爭商標已經長期大量使用而廣為國內消費者所熟悉。反觀參加人已提供大量證據證明，對於據以評定諸商標之經營，於相關業界曾投入相當之努力，且據以評定「DIANA 」商標之信譽亦已為我國相關事業及消費者所普遍知悉而臻著名，此已多次為被告機關之異議/ 評定審定書所肯認。是故，應認系爭商標「DIANA GALLESI 」並非為著名商標，更無與據以評定諸商標有並存多年之情況。
㈣系爭商標違反商標法第23條第1項第14款之規定：
參照巴黎公約第6 條之7 第1 項及歐洲共同體商標規則第8條第3 項規定、經濟部經訴字第9106110350號訴願決定書意旨及臺北高等行政法院判決90年度訴字第456 號判決意旨，參加人曾對原告註冊之「DIANA GALLESI G LOGO」商標提出異議申請，並獲異議成立之決定。如今其明知參加人之「DI
ANA 」商標，竟再以單純外文「DIANA GALLESI 」申請註冊，明顯更近似於參加人著名之「DIANA 」商標，其申請之意圖難稱善意，實有違商標法第23條第1 項第14款之規定。
㈤綜上所陳，系爭商標與據以評定諸商標相較，皆有極近似之
「DIANA 」，而參加人之據以評定諸商標，於業界而言頗負盛名，原告顯然以不公平競爭之目的，以非出於原告自創之系爭商標申請註冊，衡酌一般客觀事實，尚難謂無使相關消費者對其商品來源及產製主體發生混淆誤認誤信而購買之虞，系爭商標實有違商標法第23條第1 項第12、13、14款之規定，應不得核准註冊。是以，訴願機關所為訴願決定應屬適法，從而原告之訴應無理由。
㈥聲明：駁回原告之訴。
五、本件之爭點：系爭商標指定使用於第25類商品與據以評定商標是否構成相同或近似，有無違反商標法第23條第1 項第12款前段及第13款不得註冊之事由。
六、本院得心證之理由：㈠按商標有相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾
混淆誤認之虞者，不得註冊，但得該商標或標章之所有人同意申請註冊者，不在此限，商標法第23條第1 項第12款前段定有明文。本款所稱著名，係指有客觀證據足以認定該商標或標章已廣為相關事業或消費者所普遍認知者，商標法施行細則第16條亦定有明文。又著名商標之認定時點，商標法第23條第2 項亦明定以申請時為準，亦即據以評定商標是否著名，應以系爭商標申請時點作為判斷基準。至著名之區域，係指於中華民國境內，廣為相關事業或消費者所普遍認知（司法院釋字第104 號解釋參照）。復按商標「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」，不得註冊，為商標法第23條第1 項第13款所明定。而衡酌商標圖樣是否近似，以具有普通知識經驗之購買人，於購買時施以普通所用之注意，有無混同誤認之虞判斷之。再按，商標最主要之功能在於識別商品／服務來源，以維護自由競爭市場正常運作秩序，混淆誤認的禁止是確保商標識別功能的必要手段，也是維護競爭市場正常秩序的必要限制。商標近似程度，既為判斷是否混淆誤認之虞之必要因素，自應就影響識別商品／服務來源與否，判斷近似商標是否已達致相關消費者產生混淆誤認之虞之程度，是以實務一貫廣泛承認讀音、外觀及觀念有一近似，其商標即屬近似。末按所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞」，係指商標有使相關消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤認之虞而言，而判斷是否有混淆誤認之虞，應以：1.商標識別性之強弱；2.商標是否近似暨其近似之程度；3.商品／服務是否類似暨其類似之程度；4.先權利人多角化經營之情形；5.實際混淆誤認之情事；6.相關消費者對各商標熟悉之程度；7.系爭商標之申請人是否善意；8.其他混淆誤認之因素等，為判斷基準。
㈡兩造商標是否近似暨其近似之程度：
1.按商標近似係指二商標予人之整體印象有其相近之處，若其標示在相同或類似的商品／服務上時，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二商品／服務來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯。商標近似之判斷得就二商標外觀、觀念及讀音為觀察。
2.經查，本件將系爭商標與據以評定諸商標相較，系爭註冊第0000000 號「DIANA GALLESI （wordmark）」商標係由單純未經設計之外文「DIANA GALLESI 」所構成。據以評定之註冊第131699、951348及928793號「DIANA 」商標係由單純外文「DIANA 」所構成；據以評定之註冊第844050、844049號「黛安娜DIANA 及圖」商標，係由一簡單之墨色設計圖形、單純外文「DIANA 」及中文「黛安娜」由上而下排列所組成；據以評定之註冊第728973、985075號「DIANA 及圖」商標係由墨色設計圖形及單純外文「DIANA 」分置上下所組成；據以評定之註冊第392931號「黛安娜華怡美及圖DIANAWARNMAIL」商標係由置於左方由上而下排列之墨色設計圖形、單純外文「DIANA 」、外文「WARNMAIL」，及置於右方由上而下排列之中文「黛安娜」及字體略小之中文「華怡美」所組成；據以評定之註冊第901073號「黛安娜」商標則係由單純中文「黛安娜」所構成。二造商標圖樣相較，系爭商標起首字母「DIANA 」，對整體外文予消費者之印象有極重要之影響，而據以評定諸商標則均有引人注意之外文「DIANA」或中文「黛安娜」為其主要識別部分，是二造商標圖樣整體外觀、觀念或讀音均極相彷彿，以具有普通知識經驗之消費者，於異時異地隔離觀察或交易連貫唱呼之際，易產生同一或系列商標之聯想，應屬構成近似商標。
3.原告雖主張系爭商標與據以評定諸商標共同部分之「DIANA」係普遍習見之外國女子名，並非艱澀難懂或罕見之外文，識別性相當薄弱，系爭商標尚含有具識別性之「GALLESI 」一字，具有較高識別性，應為系爭商標主要部分云云。然查，系爭商標「DIANA GALLESI 」係由外文「DIANA 」與「GALLESI 」所構成；與據以評定諸商標第928793號、131699號、951348號「DIANA 」商標圖樣係單由外文「DIANA 」所構成相較，二者固有字數多寡之些微差異，惟前者之「DIANA」及「GALLESI 」皆為外文，其間並無關聯性，自當產生分段之識別力，於一般商品購買人之普通經驗印象，明顯可辨係由外文「DIANA 」及「GALLESI 」所組成，而其起首之「DIANA 」與據以評定之「DIANA 」完全相同，異時異地隔離觀察之際，易使消費者產生同一或相關聯來源或同一系列商標之聯想，應屬近似商標，將導致消費者產生混淆誤認，是以兩造商標該當近似商標。
4.原告雖訴稱以外文「DIANA 」係他人姓氏，作為商標圖樣，其保護性較薄弱，消費者並無混淆誤認之虞云云。惟按作為商品或服務之標識，除習慣上已成為通用名稱或標章，應為社會所共享不得獨占外，原不具識別性之標識，可因交易上之使用及推廣而取得識別性，我國或各國常見姓氏使用於商品／服務，雖於消費者認知，常僅指該商品／服務業者之姓氏，而非作為商品／服務來源之標識，一般業者之姓氏使用於商品／服務，固難認具識別性，但若該姓氏經使用而足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別者，自不能否認其識別性，此在「豐田TOYOTA」日本姓氏之於汽車商品／服務、「麥當勞McDonald」美國姓氏之於美式速食商品／服務，均具有極強大的識別性，即其適例，是以一般姓氏使用於商品／服務，仍應考量就指定使用之商品、消費者之認知、實際交易情況及其使用方式，相關消費者是否視為區別來源之標識，而認定其是否具識別性，殊無逕以姓氏為由，而未考量其使用於商品／服務情況或其他因素，即率予否定其識別性，進而率予認定他人使用該姓氏商標之近似商標無致混淆誤認之虞。是原告所訴，尚非可採。
㈢兩造商標使用商品是否類似暨其類似之程度：
系爭商標與據以評定諸商標構成近似，已如前述。另系爭商標指定使用於第25類之「衣服、外套、夾克、雨衣、毛衣、羊毛衫、服飾用皮帶、圍巾、領巾、裙子、套裝、洋裝、短褲、襯衫、褲子、罩衫、Ｔ恤、運動夾克、披風、帽子及泳裝、內衣褲、鞋、靴」商品，分別與據以評定之註冊第951348號「DIANA 」商標指定使用之各種男女服裝、襯衫等商品、第928793號「DIANA 」商標指定使用之腰帶，服飾用皮帶商品、第844050號「黛安娜DIANA 及圖」商標指定使用之絲巾、圍巾等商品、第844049號「黛安娜DIANA 及圖」商標指定使用之腰帶、服飾用皮帶商品、第728973號「DIANA 及圖」商標指定使用之各種服裝、毛衣等商品及第392931號「黛安娜華怡美及圖DIANA WARNMAIL」商標指定使用之套裝、褲裝等商品相較，二者均為相同或類似之衣服、服裝商品。又系爭商標指定使用之衣服、外套等商品，與據以評定之註冊第131699號「DIANA 」商標指定使用之服裝、鞋、皮包、服飾配件之零售服務相較，後者服務之目的即係提供前者特定商品之零售，二者於性質、功能、產製者、購買者及行銷管道及場所等因素上均有共同或關聯之處，應屬構成高度同一或類似商品。
㈣相關消費者對二造商標之熟悉程度：
1.參加人於77年起陸續於我國取得註冊第392931、728973、131699、844050、844049、901073、928793、951348、985075號等多件商標，並自79年起即持續以「DIANA 」之系列商標使用於其產製之女性服飾及絲巾、腰帶等服飾配件精品，於民生報、中國時報、聯合報、ELLE、VOGUEG等報章雜誌刊登廣告廣為宣傳促銷，並印製商品型錄於台北、台中、台南、高雄等地之各大百貨公司販售，凡此均有參加人於評定階段所檢送評定附件4 、5 之西元1995至2001年之商品型錄、民國79至98年之民生報等報章雜誌報導之證據資料影本附卷可稽。又原處分機關於中台異字第951300、960099、951362號商標異議審定書及中台評字第960021、980121、980143號商標評定書，亦曾認定參加人據以評定之「DIANA 」系列商標經參加人廣泛使用於女性服飾及其相關商品或服務，而分別於94至96年間為相關事業及消費者所知悉。故由上述證據資料綜合判斷，據以評定之「DIANA 」系列商標於系爭商標95年8 月16日申請註冊前，業經參加人長期廣泛行銷，於女性服飾及相關服飾配件精品所表彰之信譽及品質應已為我國相關事業或消費者所熟知而達著名程度。
2.原告雖主張其早於西元1987年起即以「DIANA GALLESI 」向世界各主要國家申請商標註冊，「DIANA GALLESI 」商標於91年即已獲智財局以中台異字第G00000000 號商標異議審定書認定為著名商標，有將系爭商標之服飾及布料商品大量銷售至台灣，系爭商標與據以評定諸商標表彰於服飾商品已有併存多年之事實，而為相關消費者得以區辨云云。經查，原告於評定答辯附件2 所附之國外商標註冊文件及評定答辯附件3 之國外商品型錄及義大利羅馬等城市之銷售資料，均非國內之使用資料；而評定答辯附件4 為原告於西元1993年至2000年經由代理商伊麗莎公司等於我國之銷售資料，評定答辯附件7 則為代理商伊麗莎公司於西元2004年至2007年間之進口發票，然僅憑前揭銷售或進口資料，仍無法知悉系爭商標實際使用於指定使用商品之情形；又原處分機關雖於91年
3 月25日以中台異字第891774號商標異議審定書雖認定原告之「DIANA GALLESI 」及「DIANA G 」商標於88年9 月15日前，已為相關事業及消費者所熟知而達著名程度，惟查卷附資料，仍未見系爭商標實際使用之證據，且該審定書所認定系爭商標達著名程度之日期為88年9 月15日，尚難逕予推論原告於系爭商標申請日（95年8 月16日），仍有於我國持續使用系爭商標於其指定使用之衣服、外套等商品，而有與參加人據以評定之「DIANA 」系列商標併存之事實。原告前開主張，自非可採。
㈤原告又稱類似案件，原處分機關核准註冊之商標中，註冊第
838582號「ANNA SUI」商標與註冊第0000000 號「ANNA 」商標併存，註冊第961479號「JIMMY CHOO」商標亦與註冊第0000000 號「JIMMY 」商標併存，代表全球著名商標之商標權人，並不認為一般「習見人名」與「人名及姓氏」商標於市場併存，會導致相關消費者混淆誤認。且就系爭商標所涉之第25類商品，原處分機關於99年10月1 日公告註冊第00000000號商標「Diana Co., Ltd. 及圖」，另於100 年3 月16日公告註冊第00000000號商標「Diana Solution for Life及圖」亦有較大之「Diana 」文字云云。惟查，商標相同或近似、商品同一或類似僅係判斷衝突商標是否混淆誤認之虞之因素之一，商標近似程度較高只是較有可能致混淆誤認之虞，但仍應與其他因素綜合判斷，始能正確判斷衝突商標是否致混淆誤認之虞，甚至近似、類似程度本身仍應參酌其他存在因素綜合判斷，則個案具體事實涵攝於各種判斷因素時，商標近似、商品類似程度如何、消費者對商標之熟悉度、識別性強弱等判斷因素，因個案事實及證據樣態差異，於個案中調查審認結果，當然會有不同，實務常用之所謂商標「個案審查拘束原則」，係指各別商標近似、商品類似案件因調查事實、適用法規之結果造成之差異而言，是以自無從引用曾註冊之其他個案推論無致混淆誤認之虞。原告所稱之個案事實，顯係未考慮本件個案事實及證據樣態差異，與其他個案之不同，尚難比附援引，據為本件系爭商標之註冊不致與據以評定諸商標造成混淆誤認之有利論據。
七、綜上所述，本件衡酌系爭商標起首字母「DIANA 」，與據以評定諸商標之外文「DIANA 」或中文「黛安娜」，於觀念、外觀、讀音均極相彷彿，近似程度不低；且據以評定之「DIANA 」系列商標於女性服飾及相關服飾配件精品已達著名程度，復與系爭商標指定使用於第25類之衣服、外套等商品具有共同或關連之處。故系爭商標指定使用於第25類衣服、外套等商品之註冊，客觀上難謂無使相關公眾產生混淆誤認之虞，應有商標法第23條第1 項第12款前段規定之適用。且兩造商標復均指定使用於相同或類似之衣服、服裝等商品或服務，原告所提供系爭商標之使用證據，復均難據以認定系爭商標業經原告長期大量使用而得與據以評定諸商標相區辨，亦如前述。故系爭商標於第25類衣服、外套等商品之註冊，客觀上亦難謂無使相關消費者誤認二商標之商品或服務為來自同源或雖不同但有關聯，或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係或其他類似關係，而產生混淆誤認之虞，系爭商標應有商標法第23條第1 項第13款規定之適用。原處分機關以二商標近似程度不高，二者併存於市場多年，無混淆誤認之虞，所為評定申請不成立之審定，顯有違誤，被告所為「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分」之決定，則無違誤。從而，原告訴請撤銷訴願決定，為無理由，應予駁回。
八、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，依行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。
中 華 民 國 100 年 7 月 14 日
智慧財產法院第一庭
審判長法 官 李得灶
法 官 汪漢卿法 官 王俊雄以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 100 年 7 月 14 日
書記官 王英傑