智慧財產法院行政判決
101年度行商更(二)字第3號民國102年3月27日辯論終結原 告 台灣中瑞國際企業股份有限公司代 表 人 李瑞福訴訟代理人 汪團森律師被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 王美花（局長）住同上訴訟代理人 林雅淳
王德博
參 加 人 華益皮件百貨有限公司代 表 人 曾德全訴訟代理人 朱逸群律師
蕭立俊律師上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國99年5月5 日經訴字第09906056060 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加本件被告之訴訟，經本院判決後，原告提起上訴，經最高行政法院第二次發回更審，本院判決如下：
主 文訴願決定及原處分均撤銷。
被告就註冊第530415號「德全瓊玉及圖Wolsey」商標評定事件，應依本判決之法律見解另為適法處分。
原告其餘之訴駁回。
第一審及發回前上訴審訴訟費用由被告負擔二分之一，餘由原告負擔。
事 實
一、事實概要：參加人代表人曾德全於民國77年11月21日以「德全瓊玉及圖Wolsey」商標作為其註冊第437162號「德全瓊玉」正商標之聯合商標，指定使用於當時商標法施行細則第24條第42類之「皮頭帶、鈕釦、拉鍊、扣條」商品，向被告申請註冊，嗣參加人代表人曾德全於80年2 月1 日向被告申請變更商標申請人為訴外人00000000廠之吳0000，經被告審查，核准列為註冊第530415號聯合商標（下稱系爭商標，如附圖1 所示），權利期間自80年8 月1 日起至88年3 月31日止。系爭商標嗣經二次延展註冊，目前核准延展專用於「皮頭帶、鈕釦、拉鍊」商品，商標權利期間至108 年3 月31日止。又訴外人吳0000於82年8 月24日將系爭商標移轉予參加人華益皮件百貨有限公司（更名前為華益皮件有限公司）。嗣商標法於92年11月28日修正施行，依92年11月28日修正施行之商標法第86條第1 項規定，自92年11月28日起，系爭商標視為獨立註冊之商標。原告（原名皇家金狐狸股份有限公司，嗣於97年1 月7 日變更公司名稱為台灣中瑞國際企業股份有限公司）於96年11月29日，提出據以評定「WOLSEY」、「
A Device」等商標（下稱據以評定商標，如附圖2 、3 所示），主張系爭商標於88年4 月1 日之延展註冊，有違當時商標法第37條第7 款及92年11月28日修正施行之商標法第23條第1 項第12款規定，對之申請評定。經被告審查，認申請評定時間距系爭商標延展註冊公告日已逾五年，據以評定商標復非著名商標，乃以98年11月18日中台評字第960407號商標評定書為「申請駁回」之處分。原告不服，提起訴願，經訴願決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。嗣經本院裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟，本院先以99年度行商訴第115號判決駁回原告之訴，原告不服，提起上訴，經最高行政法院以100 年度判字第1140號判決將原判決廢棄，發回本院更為審理。嗣經本院另以100 年度行商更（一）字第4 號判決駁回原告之訴，原告不服，提起上訴，復經最高行政法院以
101 年度判字第644 號判決將原判決廢棄，發回本院更為審理。
二、本件原告主張：
（一）據以評定商標不論在參加人87年5 月19日申請系爭商標延展註冊前後，均屬著名商標：
１、評定時所提附件24即87年1 月14日中時晚報報導資料雖僅有1 份，但依當時媒體報導內容顯示「品牌的故事、金狐狸98春夏裝亮相、英國名牌休閒服飾、英女王御用精品、……公司取得來自英國名牌服飾「Wolsey金狐狸」的台灣總代理權。該公司並於日昨舉辦Wolsey金狐狸九八春夏裝新款展示會，獲得熱烈的迴響、Wolsey在英國已擁有250年歷史……」，顯然據以評定商標就1998春夏裝仍積極經由總代理商在國內舉辦展示會及媒體之報導，促銷當年（1998）之服飾商品。依該報導之事實，據以評定商標於87年間仍積極使用，且被肯定其係屬知名商標。
２、被告於82年8 月25日商標異議審定書及經濟部82年11月4日訴願決定書，均認定外文「Wolsey」及狐狸圖之商標信譽為國內消費者所知悉。且經濟部98年4 月16日經訴字第09806110220 號訴願決定書、98年4 月29日經訴字第09806111410 號訴願決定書均認定外文「Wolsey」及狐狸圖於96年1 月18日已屬著名商標，其所認定之使用證據跨越其間。而著名商標著名程度，在未持續使用之情形下，仍須經相當期間，並因市場商品之推陳出新，始漸漸由相關消費者印象中消褪，而非短期內即可論斷商標可由著名變成非屬著名。本件在87年當年度依原告所提之報章報導，據以評定商標既仍有藉由國內代理商舉辦展示會，推出當年度新款商品，積極促銷使用，並肯認其當時仍為知名商標，縱使原告所提報導資料僅有1 份，數量雖少，仍足證明於87年5 月19日當時仍屬著名商標。
３、關於著名商標之使用證據，不以國內為限，國外之證據資料，依客觀證據顯示，國內相關事業或消費者得予知悉者，自應認定該商標為著名。特別是該著名商標在國內未行銷期間，但國外仍有銷售且維持其著名性，則相關消費者仍留有其著名之印象，即使著名商標未在國內行銷使用，只要商標之知名性確於消費者留有印象及認知，亦應認定為著名商標。而據以評定商標係英商已有200 多年歷史、從事服飾業而有特殊設計「狐狸圖樣及英文wolsey」商標，自1928年起在英國、香港、日本等國家地區註冊商標專用權，75年來台申請商標註冊，更曾讓0000實業股份有限公司（下稱0000公司）代理進口販賣，接著由原告取得代理權至今，專櫃遍及台灣著名百貨公司，至今註冊商標已廣及中國大陸、香港、阿根廷、加拿大、希臘、美國、法國、丹麥及日本等國家地區，業績陸續成長。再依據以評定商標於西元1992年至1999年曾在日本有發行產品名錄暨銷售，而我國與日本鄰近、商旅往來頻繁，於日本使用之證據資料，自極易為我國境內相關事業或消費者知悉，確屬著名商標。
（二）參加人於87年5 月19日以系爭商標申請延展註冊時，其代表人早已明知屬襲用他人著名商標之惡意存在：
１、系爭商標係由參加人代表人曾德全於77年11月21日以其個人名義提出申請，經被告於78年2 月25日以台商審字第401899號核駁審定書，載明系爭商標之圖形Wolsey係英商科特德斯服裝有限公司首創使用於衣服類商品之商標，就該核駁審定書曾德全並提起訴願而獲准註冊。足證曾德全於收受系爭商標78年2 月25日台商審字第401899號核駁審定書並提起訴願時，已知系爭商標有襲用問題。曾德全復於82年8 月24日以參加人代表人身分提出移轉註冊申請暨契約書，87年5 月19日又以參加人代表人身分申請系爭商標之延展註冊，就系爭商標有襲用據以評定商標乙事，顯然知之甚稔。故參加人受讓系爭商標，及以系爭商標申請延展註冊時，均具有惡意。
２、修正前商標法第23條第1 項第12款規定不得註冊之事由，為考量商標權人於申請時即知其可能對著名商標權人及消費者之權益造成損害，並以此獲取不正競爭之利益，遂例外規定有此情形者，不受五年法定除斥其間之限制，因此法條所謂「惡意」乃指申請時知悉其申請之商標為襲用或近似他人著名商標或標章之事實，且其明知此一事實，當然即知悉可能對著名商標權人及消費者之權益造成損害，並以此獲取不正競爭之利益，乃是理所當然，並非惡意之要件。而曾德全以參加人代表人身分，於87年5 月19日將系爭商標申請延展註冊時，乃明知系爭商標有襲用據以評定商標情事，自係攀附他人商譽要獲取不正競爭之利益，故本件原告於96年11月29日申請評定，雖逾展延註冊後5年，但因參加人惡意，自不受5 年期間之限制，申請評定乃屬合法。
（三）聲明：
１、原處分及訴願決定均撤銷。
２、被告就原告於96年11月29日所提註冊第530415號「德全瓊玉及圖Wolsey」商標評定事件，應作成撤銷註冊（即評定成立）之處分。
三、被告則以：
（一）按處分時商標法第51條第3 項規定所謂「商標之註冊有第23條第1 項第12款情形係屬惡意者」，係指「商標權人於申請時即知其可能對著名商標權人及消費者之權益造成損害，並以此獲取不正競爭之利益」。又依處分時商標法第51條第3 項之立法說明：商標之註冊違反商標法第23條第
1 項第12款且係惡意取得註冊者，因其本欲獲取不正競爭之利益，參考保護智慧財產權巴黎公約第6 條之1 第3 項，不應受有期間之保護，爰明定不受第1 項期間之限制。
至如何判定為「惡意」，參酌首揭巴黎公約第6 條之2 （
3 ）評釋（1 ）說明：一般而言，註冊專用權人或使用人若知悉著名標章的存在，卻意圖以衝突標章的註冊或使用造成混淆，以蒙受其利，則可判定為「惡意」。亦即，商標法第51條第3 項所稱之「惡意」，當非僅指單純「知悉」他人著名商標之存在，而仍須以商標權人有「欲獲取不正競爭利益之意圖」，始足當之。
（二）系爭商標與據以評定商標相較，尚有中文「德全瓊玉」，得使消費者在觀念、印象及讀音上可資區辨，近似程度不高。又參加人雖於78年間曾收受系爭商標之核駁審定書，並提起訴願。惟該訴願決定意旨已認據駁商標即據以評定商標，於本件系爭商標申請註冊時，並未為國內消費者所熟知，而由被告再准予註冊，是難以之逕認參加人即有惡意等語，資為抗辯。
（三）答辯聲明：原告之訴駁回。
四、參加人主張：
（一）系爭商標延展註冊時，據以評定商標非為著名商標：
１、經濟部98年4 月16日經訴字第09806110220 號訴願決定書、98年4 月29日經訴字第09806111410 號訴願決定書係針對參加人於96年1 月18日所申請註冊之00000000商標及00000000號商標提出異議，於原告提出異議時，被告所能審酌之資料範圍以申請時之96年1 月18日所顯示者為基準，雖被告最後認定據以評定商標於96年1 月18日為著名商標。然該案認定據以評定商標於96年1 月18日為著名商標是否即表示於系爭商標申請延展註冊時亦為著名商標，尚有疑義。畢竟透過網路、媒體等方式推廣，欲於一、二年間，甚或短短幾個月內成為家喻戶曉商標非無可能，然訴願決定書認定之96年1 月18日與系爭商標於87年5 月19日申請延展註冊，卻相隔有9 年之久，故據以評定商標於87年
5 月19日時是否著名，仍須審酌87年5 月19日前之相關證據資料，無法以上開訴願決定書即為比附援引或逕行推論於該期日前之所有期間，據以評定商標均為著名商標。
２、原告申請評定時提出之資料，部分為69年至77年，部分提出為於90年後之行銷資料，後者所顯示之時間為系爭商標延展註冊之後，雖能成為經濟部98年4 月16日經訴字第09806110220 號訴願決定書、98年4 月29日經訴字第09806111410 號訴願決定書決定時審酌之資料，然無法作為系爭商標申請延展註冊時，據以評定商標是否為著名商標之認定資料。
３、原告提出81年由本國廠商0000公司代理進口據以評定商標至國內銷售之事實，其中無論是信封、吊牌、發票及大統、大立等百貨之廠商結帳表之資料距離系爭商標於87年5月19日獲准延展註冊時均已歷時約6 年，其時間顯然為「相當期間」，而非「短期」，則於客觀情事、經濟活動移轉或時空變遷上，消費者對於據以評定商標之認知與印象，均會有所改變，應無法以此等81年間之證據作為認定據以評定商標於88年間是否為著名商標之依據。
４、商標之商品藉由在我國銷售之報章雜誌報導雖亦得作為判斷該商標之知名度是否已到達我國的參考因素之一，然必該商品為「廣泛報導」而非「單一報導」。況報章雜誌於廣告上常以較為誇大手法加以渲染，甚至由宣傳者自行購買報章雜誌版面後再大幅報導亦屢見不鮮，此乃為何商品於我國銷售之報章雜誌必須為廣泛報導之理。僅有中時晚報單一報導，其數量當然過少。反面言之，據以評定商標於87年間以中時晚報加以報導，強調其品牌的故事、舉辦新款展示會，然舉辦展示會並邀請媒體到場之目的，有時係希望透過展示會方式，將品牌推薦由國內消費認識進而擴展營業之效果，亦極可能係因據以評定商標於87年間於國內已不具知名度，希望透過展示會及報章雜誌媒體報導的方式重新拾回消費者認識，並經過幾年努力後，始於90年間於百貨公司拿下第一名業績，但絕無法以此直接反推據以評定商標於87年報導時已為著名商標。且若確實如同中時晚報所報導之事實，據以評定商標於舉辦展示會，獲得熱烈的迴響，而為知名商標，則具體的迴響自當反應於消費者購買慾望上，原告自能提出系爭商標於申請延展註冊時，據以評定商標於國內銷售地區、銷售數量金額等資料，然原告卻皆未能提出，顯然無法認定據以評定商標於系爭商標延展註冊時，已為我國相關事業或消費者所普遍認知而達著名之程度。
（二）參加人並無惡意情況：經濟部經（79）經訴字第829465號訴願決定理由欄內記載「惟卷查原處分機關並未檢附任何證據可資證明系爭商標（即本案系爭商標）申請註冊時，該據以核駁商標（即本案據以評定商標）已為國內一般消費者所熟知，又該商品是否確於國內各百貨公司、專櫃陳售亦無具體資料足資參酌…」，嗣再由被告准予註冊。準此，曾德全顯然係透過合法之法律救濟途徑確認據以評定商標並非著名商標後，始由被告准予註冊並加以使用迄今，曾德全信賴被告處分所為之註冊，當非屬惡意。
（三）聲明：原告之訴駁回。
五、得心證之理由：
（一）按「本法中華民國100 年5 月31日修正之條文施行前，已受理而尚未處分之異議或評定案件，以註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正施行後之規定辦理」、「對本法100 年5 月31日修正之條文施行前註冊之商標、證明標章及團體標章，於本法修正施行後提出異議、申請或提請評定者，以其註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由為限」，現行商標法第106 條第1 項本文、第3 項定有明文。另商標圖樣「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者」，不得申請註冊；商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」，不得註冊，分別為系爭商標88年4 月1 日延展註冊時商標法第37條第7 款及現行商標法第30條第1 項第11款所規定，以上為商標法所規定之適用法規基準時。而「商標之註冊違反第29條第1項第1 款、第3 款、第30條第1 項第9 款至第15款或第65條第3 項規定之情形，自註冊公告日後滿五年者，不得申請或提請評定。商標之註冊違反第30條第1 項第9 款、第11款規定之情形，係屬惡意者，不受前項期間之限制」，現行商標法第58條復定有明文。
（二）本件據以評定商標是否屬著名商標，依現行商標法第30條第2 項規定，該條第1 項第11款所規定「著名」之認定，以申請時為準。而92年11月28日修正施行前商標法之商標延展註冊屬於更新註冊，就商標延展註冊之申請，採實體審查（92年修法後係採簡易登記制）。準此，據以評定商標是否屬著名商標，自應以參加人於87年5 月19日提出申請延展註冊時為準，以此為事實狀態基準時，用以判斷系爭商標是否有延展註冊時商標法第37條第7 款及現行商標法第30條第1 項第11款所規定之情形。
（三）本件參加人係於77年11月21日以「德全瓊玉及圖Wolsey」商標作為其註冊第437162號「德全瓊玉」正商標之聯合商標，指定使用於當時商標法施行細則第24條第42類之「皮頭帶、鈕釦、拉鍊、扣條」商品，向被告申請註冊，經被告於核准註冊後，經二次延展註冊，目前核准延展期間至
108 年3 月31日止。嗣商標法於92年11月28日修正施行，依92年11月28日修正施行之商標法第86條第1 項規定，自92年11月28日起，系爭商標視為獨立註冊之商標。參加人於87年5 月19日就系爭商標提出申請延展註冊，並於88年
4 月1 日延展註冊公告。而原告於96年11月29日始以系爭商標有違延展註冊時商標法第37條第7 款及申請評定時商標法第23條第1 項第12款規定，對系爭商標申請評定，並主張據以評定商標為著名商標，參加人係惡意，不受五年之限制，被告及參加人則均認為據以評定商標於系爭商標申請延展時並非著名商標，且參加人並非惡意。嗣現行商標法於101 年7 月1 日修正施行。準此，本件之爭點應為
１、據以評定商標於系爭商標87年5 月19日申請延展時是否為著名商標？２、系爭商標之註冊是否係屬惡意？
（四）據以評定商標於系爭商標87年5 月19日申請延展時為著名商標：
１、按現行商標法施行細則第31條規定，本法所稱之著名，指有客觀證據足以認定廣為相關事業或消費者所普遍認知者。蓋商標權之維護，在於對商標就指定商品或服務之行銷與使用，其著名之狀態，也會隨著權利人之使用情形而有消長之可能，雖難謂一日著名，即終身著名。但著名商標亦非一段時間不使用，即失其著名性，而著名商標在未持續使用之情形下，其著名程度仍須經相當期間，並因相關市場就商品之推陳出新，始漸漸由相關消費者印象中消褪，而非一段時期未在國內行銷使用即可論斷商標可由著名變成非屬著名。此外，著名商標亦可能因故而有一段時間未能於國內使用，例如著名商標因在國內經營不善並無商標指定商品或服務之行銷期間，或著名商標因代理權或其他銷售管道未於國內建立，而在國內未為使用或代理行銷期間等等情形均是。在該期間著名商標之指定商品或服務雖未被行銷推廣，但在相關消費者甚或一般消費者仍殘留著名商標之認知與印象，自仍應認係著名商標，而著名商標潛在的商業價值亦在於此，後續有意經營者基於著名商標與經營者脫離之價值，方有購買承受著名商標之意願。再者，關於著名商標之使用證據，不以國內為限，國外之證據資料，依客觀證據顯示，國內相關事業或消費者得予知悉者，自應認定該商標為著名。特別是該著名商標在國內未行銷期間，但國外仍有銷售且維持其著名性，則相關消費者仍留有其著名之印象，即使著名商標未在國內行銷使用，只要商標之知名性確於消費者留有印象及認知，亦應認定為著名商標。且因該期間內著名商標既未在國內行銷，殊不應斤斤於採認其國內使用證據，而應依該商標在國外仍維持其著名性而為國內消費者之認知與印象之客觀證據以認定之。
２、被告曾於82年8 月25日之商標異議審定書、經濟部於82年11月4 日之訴願決定書及行政院83年5 月9 日83年度台83訴字第16470 號再訴願駁回決定書（見本院更㈠審卷第84至96頁）認定外文「Wolsey」及狐狸圖之商標於該商標申請註冊日即80年9 月22日時，已為國內消費者所知悉。另依經濟部98年4 月16日經訴字第09806110220 號訴願決定書、98年4 月29日經訴字第09806111410 號訴願決定書（見訴願卷第73至80頁）所採認據以評定商標之使用證據時間包含74年至77年商品型錄及在各大報紙、雜誌報導及電視託播資料、95年台北魅力展攤位活動照片及展覽目錄、全省百貨公司專櫃相片、90年及93年百貨公司業績第一名獎狀（見訴願卷第79頁），顯見在上開文件認定據以評定商標為著名之時點，應屬著名無訛。至於被告82年8 月25日商標異議審定書及經濟部82年11月4 日訴願決定書，係以當時商標法第37條第1 項第6 款規定為判斷基礎，故其理由僅提及據以評定商標為國內消費者所知悉，而未提及系爭商標為著名，並非未認定據以評定商標於87年5 月19日非屬著名商標。
３、依原告所提之附件24即87年1 月14日中時晚報報導資料（見本院更㈠審卷第69頁）雖僅有1 份，但依當時媒體報導內容顯示「品牌的故事、金狐狸98春夏裝亮相、英國名牌休閒服飾、英女王御用精品、……公司取得來自英國名牌服飾「Wolsey金狐狸」的台灣總代理權。該公司並於日昨舉辦Wolsey金狐狸九八春夏裝新款展示會，獲得熱烈的迴響、Wolsey在英國已擁有250 年歷史……」，足見據以評定商標就1998春夏裝仍積極經由總代理商在國內舉辦展示會及媒體之報導，促銷當年（1998）之服飾商品。依該報導之事實，據以評定商標既於87年間仍積極使用，並有肯定其係屬知名商標（名牌）報導，本件在87年當年度依原告所提之報章報導，系爭商標既仍有藉由國內代理商舉辦展示會，推出當年度新款商品，積極促銷使用，並肯認其當時仍為知名商標（名牌），則不能以原告所提報導資料僅有1 份，數量過少，即謂不能證明其於87年5 月19日提出延展註冊時仍屬著名。
４、上開訴願決定業已肯認據以評定商標於82年及96年1 月18日前已屬著名商標，其所認定之使用證據跨越其間。另案外人0000公司於83年結束代理Wolsey品牌商品後，雖無其他公司繼續銜接代理，但87年0000公司重新取得代理之事實，業據證人郭泰鋒證述在卷（見本院更㈠審卷第107 至
108 頁），並有上開中時晚報報導資料可憑，雖無證據資料可資證明據以評定商標在0000公司83年結束代理至87年0000公司重新取得代理之數年間，有商標使用之情形，惟尚無從以據以評定商標在此期間無使用證據，即推論已失其著名性。況從上開0000公司於83年結束代理Wolsey品牌商品，於87年0000公司重新取得代理之事實，至少可得知據以評定商標雖在一段時期未在國內行銷使用，但相關經營者認其仍有其商業價值，訴外人0000公司方會再行代理行銷之情事。
５、此外，在據以評定商標未於國內使用行銷期間，原告於訴願時所提附件13至18之維基百科及皇家認證持有人協會之網頁資料、各國代理商資料、日本代理商之目錄、大陸地區商標資料及代理商之網頁資料、據以評定諸商標於大陸地區遭搶註之商標資料、以「Wolsey」為關鍵字於日本、大陸地區及韓國等國之網站搜尋引擎查詢等資料（見訴願卷第102 至138 頁），另依原告於商標評定階段所提出其於西元1991年至1999年間在日本、韓國、英國使用之產品名錄、照片等資料（見外放證物），均足以證明據以評定商標未於國內使用行銷期間在國外仍維持其著名性。再依據以評定商標於西元1992年至1999年曾在日本有發行產品名錄暨銷售，則原告主張：我國與日本鄰近、商旅往來頻繁，於日本使用之證據資料，自極易為我國境內相關事業或消費者知悉等情，應可採信。準此，據以評定商標未於國內使用行銷期間，其著名性應仍為國內消費者所認知，應可認定。參加人此部分主張，尚無可採。
６、從而，依上開客觀證據資料，縱87年5 月19日即系爭商標申請延展註冊時點，系爭商標恰為在國內無代理商期間，仍因國外之行銷使用，且後代理人顯係乘據以評定商標之著名性，經過審酌其品牌、信譽方再予代理，自堪認定據以評定商標在系爭商標87年5 月19日申請延展註冊時係屬著名商標。
（五）系爭商標之註冊係屬惡意：
１、按92年5 月28日修正公布之商標法第51條第3 項規定：「商標之註冊有第23條第1 項第12款情形係屬惡意者，不受第一項期間之限制」，現行商標法第58條第2 項亦有相同規定，其立法理由謂：「商標之註冊違反修正條文第23條第1 項第12款且係惡意取得註冊者，因其本欲獲取不正競爭之利益，參考保護智慧財產權巴黎公約第6 條之1 第3項，不應受有期間之保護，爰於第3 項明定『不受第一項期間之限制』」。準此，本條所稱「惡意」係指商標權人知悉所申請之商標相同或近似他人商標或標章而言，蓋其既知悉所申請之商標為相同或近似他人商標或標章，竟仍申請註冊或延展註冊，即欲以該申請商標之註冊或使用造成混淆，以蒙受其利，自有藉此獲取不正競爭利益之意圖，否則何需申請相同或近似他人商標或標章之商標，當無庸將本條之「惡意」，除「知悉」外，復加入「欲獲取不正競爭利益之意圖」之要件，致與民法等其他法律所規定之「惡意」為不同之解釋。
２、系爭商標係由參加人代表人曾德全於77年11月21日以其個人名義提出申請，經被告於78年2 月25日以台商審字第401899號核駁審定書，載明系爭商標之圖形Wolsey係英商科特德斯服裝有限公司首創使用於衣服類商品之商標否准註冊等語，就該核駁審定書曾德全並提起訴願，曾德全另於80年2 月1 日向被告申請變更商標申請人為訴外人佳美皮件廠之吳0000，經被告核准註冊，曾德全復於82年8 月24日以參加人代表人身分提出移轉註冊申請暨契約書受讓系爭商標，嗣於87年5 月19日以參加人代表人身分申請系爭商標之延展註冊等情，有系爭商標申請書（見審定卷第2頁）、被告78年2 月25日台商審字第401899號核駁審定書（見審定卷第8 頁）、曾德全商標訴願書（見審定卷第12至17頁）、曾德全80年1 月30日申請書（見審定卷第21頁）、移轉註冊申請暨契約書（見審定卷第36頁）、87年5月19日延展註冊申請書（見審定卷第47至48頁）附卷可稽。則系爭商標最初既係由參加人代表人曾德全以個人名義提出申請，被告於78年2 月25日以台商審字第401899號核駁審定書，載明系爭商標之圖形Wolsey係英商科特德斯服裝有限公司首創使用於衣服類商品之商標等語，堪認參加人代表人曾德全於收受系爭商標78年2 月25日台商審字第401899號核駁審定書，並提起訴願時，已知悉系爭商標有襲用問題即相同或近似他人商標，詎其於87年5 月19日再以參加人代表人身分申請系爭商標之延展註冊，自難謂參加人不知情系爭商標有襲用問題即相同或近似他人商標，且其既知悉系爭商標相同或近似他人商標，竟仍申請延展註冊，即欲以系爭商標之註冊或使用造成混淆，以蒙受其利，自有藉此獲取不正競爭利益之意圖。至參加人雖主張曾德全係透過訴願之法律救濟途徑確認據以評定商標並非著名商標後，始由被告准予註冊並使用迄今，其信賴被告處分所為之註冊，當非屬惡意等語。惟參加人代表人曾德全既於收受系爭商標78年2 月25日台商審字第401899號核駁審定書，並提起訴願時，即知悉系爭商標有襲用問題即相同或近似他人商標，自不因訴願決定之結果或被告准予系爭商標之註冊，即由惡意（知悉），改變為善意（不知悉），參加人此部分主張，尚無可採。
六、綜上所述，原處分認原告申請評定時間距系爭商標延展註冊公告日已逾五年，且據以評定商標非屬著名商標，遂駁回其評定之申請，尚有未洽；訴願決定予以維持，亦非妥適。原告訴請撤銷訴願決定及原處分，為有理由，應予准許。又原處分僅認據以評定商標非屬著名商標即駁回評定之申請，對於系爭商標與據以評定商標是否相同或近似，有致公眾混淆誤認之虞等有無應撤銷註冊之事由並未判斷，兩造及參加人於本件訴訟亦未就此部分辯論，故系爭商標是否另有應撤銷註冊之事由，尚有待被告就此部分事證依本院見解另為適法之處分。是原告請求命被告就系爭商標應作成撤銷註冊（即評定成立）之處分，尚未達全部有理由之程度，原告在請求命被告依本院判決之法律見解作成決定部分為有理由，逾此部分之請求，為無理由，應予駁回。
七、本件事證已臻明確，兩造及參加人其餘主張或答辯，經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不一一論列，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為一部有理由、一部無理由，爰依智慧財產案件審理法第1條、行政訴訟法第104條、民事訴訟法第79條，判決如主文。
中 華 民 國 102 年 4 月 25 日
智慧財產法院第三庭
審判長法 官 汪漢卿
法 官 蔡惠如法 官 陳容正上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。
上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第
241 條之1 第1 項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第1 項但書、第2 項）。
┌─────────┬────────────────┐│得不委任律師為訴訟│ 所 需 要 件 ││代理人之情形 │ │├─────────┼────────────────┤│㈠符合右列情形之一│1.上訴人或其法定代理人具備律師資││ 者，得不委任律師│ 格或為教育部審定合格之大學或獨││ 為訴訟代理人 │ 立學院公法學教授、副教授者。 ││ │2.稅務行政事件，上訴人或其法定代││ │ 理人具備會計師資格者。 ││ │3.專利行政事件，上訴人或其法定代││ │ 理人具備專利師資格或依法得為專││ │ 利代理人者。 │├─────────┼────────────────┤│㈡非律師具有右列情│1.上訴人之配偶、三親等內之血親、││ 形之一，經最高行│ 二親等內之姻親具備律師資格者。││ 政法院認為適當者│2.稅務行政事件，具備會計師資格者││ ，亦得為上訴審訴│ 。 ││ 訟代理人 │3.專利行政事件，具備專利師資格或││ │ 依法得為專利代理人者。 ││ │4.上訴人為公法人、中央或地方機關││ │ 、公法上之非法人團體時，其所屬││ │ 專任人員辦理法制、法務、訴願業││ │ 務或與訴訟事件相關業務者。 │├─────────┴────────────────┤│是否符合㈠、㈡之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴││人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出㈡所示關係之釋明││文書影本及委任書。 │└──────────────────────────┘中 華 民 國 102 年 5 月 3 日
書記官 劉筱淇