智慧財產法院行政判決
101年度行商訴字第23號民國101年8月16日辯論終結原 告 揚智科技股份有限公司代 表 人 林申彬訴訟代理人 吳中仁律師被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 王美花（局長）住同上訴訟代理人 林雅淳
參 加 人 開曼群島商阿里巴巴集團控股有限公司
（Alibaba Group Holding Limited)代 表 人 石義德訴訟代理人 林志剛律師
黃闡億律師上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國101 年
1 月4 日經訴字第10106100120 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下︰
主 文訴願決定及原處分關於註冊第00000000「ALi 及圖」商標指定使用於「電腦軟硬體及周邊配備之零售、通訊器材之零售」服務部分撤銷。
原告其餘之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔二分之一，餘由被告負擔。
事實及理由
一、事實概要：緣原告於民國96年1 月29日以「ALi 及圖」商標，指定使用於商標法施行細則第13條所定修正前商品及服務分類表第35類之「電腦軟硬體及周邊配備之零售、通訊器材之零售、電腦資料庫編輯、電腦檔案管理、電腦檔案資料搜尋、電腦資料庫管理、建立電腦資訊系統資料庫」服務，向被告申請註冊，經其審查，核准列為註冊第00000000號商標（下稱系爭商標，如附圖1 所示）。嗣參加人開曼群島商阿里巴巴集團控股有限公司於100 年3 月11日以其所有之據以評定商標（下稱據以評定商標，如附圖2 所示）主張系爭商標有違92年5 月28日修正公布之商標法（下稱修正前商標法）第23條第1 項第12款及第13款之規定，對之申請評定，經被告審查，認系爭商標違反修正前商標法第23條第1 項第13款之規定，以100 年9 月28日中台評字第H00000000 號商標評定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部101 年1 月4 日經訴字第10106100120 號決定駁回，遂向本院提起行政訴訟，本院認本件判決之結果，將影響參加人之權利或法律上之利益，爰依職權命參加人獨立參加本件訴訟。
二、原告之主張：㈠系爭商標與據以評定商標縱有近似，且屬同一或類似之服務
，惟系爭商標於96年1 月及12月間申請公告時，已是業界及消費者熟知之商標，並無致相關消費者混淆誤認之虞：
⒈原告於82年間即已擁有使用註冊第00000000號「揚智ALI」
商標，上開商標與系爭商標「ALi 」相較，應係依社會一般通念下，具有同一性之使用態樣。原告嗣又於91年9 月間以與系爭商標相同之「Ali 」商標圖樣，申請取得註冊第0000
000 號商標使用迄今，上開二商標之使用及申請註冊，顯均早於據以評定商標甚久。
⒉據以評定商標既均屬相關領域中消費者所熟悉之知名商標，
故二者發生混淆誤認之機會並不高，原處分應儘量尊重此一併存之事實：
⑴系爭商標之外文名稱，係由Acer Laboratory Inc.（即宏基
實驗室），即原告公司最初之英文全名之英文簡稱，並非習見之外國人名稱或由「阿里巴巴」之故事既有辭彙之沿用而來，因此既屬獨創性知名商標，其區別性本應較強不易混淆。
⑵系爭商標圖樣早自82年開始，即已廣泛用於原告所有IT產品
上，行銷全球國、內外市場，為相關業者及消費者所普遍認知之知名商標，與據以評定商標相較，系爭商標於申請公告時，應無致使相關消費者混淆之虞，當未違反商標法第23條第1 項第13款規定情事。原處分及訴願決定並未考量卷內上開重要因素，或能否併存不衡突之排除因素等項，遽為撤銷之處分，於法已有不符。
㈡再依情事變更原則，原告與參加人於各自業務領域上其實並
沒有相互競爭之關係存在，且二商標既已併存多年，於100年間評決時，二者實際上皆已是容易區辨之著名商標，亦無具體證據顯示有消費者誤將系爭商標及據以評定商標之服務來源相混淆等情事，本件若再審酌公益及當事人利益等諸項因素後，是否仍應撤銷其註冊？衡情即非無考量之餘地，惟原處分並未斟酌上開因素，即逕為撤銷之決定，似亦有未當之處。
㈢經比較二者之指定使用項目後，發覺其中明顯就「電腦軟硬
體及周邊配備之零售」部分項目，與據以評定商標註冊之內容，從一般消費者認知、產業分類、交易習慣上等而言，就其提供服務之方式、內容、販售對象與行銷管道間之諸多差異，在在均不相同，一為直接販售者，一為虛擬之網路仲介平台商，其交易型態與收費機制差異尤大，衡情殊難謂係類似服務，本件至少似應保留系爭商標關於「電腦軟硬體及周邊配備之零售」部分之服務，不應全部撤銷之。
㈣檢呈原告於2001年間榮獲第9 屆台灣精品獎之證書二件、原
告之5 項產品於2003年獲頒第11屆台灣精品獎、原告於2002年參加第10屆台灣精品獎其中4 項產品獲台灣精品獎及91年獲經濟部科技獎優等獎之簡報資料。另外原告2010年榮獲數位時代評選為2010年台灣科技100 強，並獲「forbes」雜誌選為亞洲200 最佳中小型公司等資料，均可證明原告「ALi」商標、「揚智ALI 」商標於2001、2002、2003年時即已是業界、相關消費者所普遍認知之著名商標無疑，參加人於93年12月16日申請註冊據以評定商標時，若認兩者有混淆誤認之虞，被告即不應核准公告。被告及參加人豈能於2011年時再反客為主，反以「ALi 」系列商標目前均已由參加人申請註冊取得等為由，而為評決撤銷之依據，顯不合理。
㈤並聲明：⒈訴願決定及原處分均撤銷；⒉訴訟費用由被告負擔。
三、被告辯稱：㈠商標法第23條第1 項第13款本文規定，商標近似及商品或服
務類似二項為必須具備要件。而判斷是否有致混淆誤認之虞，本局公告之「混淆誤認之虞」審查基準（以下簡稱審查基準），列有各項相關參考因素，本案存在之相關因素之審酌如下：
⒈商標是否近似暨其近似之程度：
商標近似之判斷得就二商標外觀、觀念及讀音為觀察。查本件系爭商標係由單純設計後之大小寫外文「ALi 」構成，而參加人據以評定商標則由單純之外文「ALI PAY 」構成，其中外文「PAY 」為支付、付款之意，係屬習知習見之字詞，識別性較低，是「ALI 」屬引人注意之部分。二造商標相較，雖字體及字數繁簡略有不同，然於乍視之際予人印象深刻者均有相同之起首外文「ALI 」（「ALi 」），從而系爭商標「ALi 」易與據以評定商標「ALI PAY 」產生系列商標之聯想，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通所用之注意，在外觀、觀念及讀音上可能會誤認二服務來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標，且近似程度不低。
⒉服務是否類似暨其類似之程度：
本件系爭商標係指定使用於「電腦軟硬體及周邊配備之零售、通訊器材之零售、電腦資料庫編輯、電腦檔案管理、電腦檔案資料搜尋、電腦資料庫管理、建立電腦資訊系統資料庫」服務，與據以評定商標係指定使用於「透過區域及全球電腦網路提供商業資訊、情報及分析服務以利商業交易；提供網路購物服務；藉由區域及全球電腦網路為他人提供廣告宣傳服務；代理進出口服務；透過區域及全球電腦網路提供購物資訊；透過互動電腦網路提供購物資訊；商情提供；電腦網路線上廣告；為他人之採購服務（為其他企業採購商品及服務）；電腦檔案資料搜尋；在通訊媒體上出租廣告空間；直接郵寄廣告；廣告代理；為工商企業籌備商展及展示會及博覽會之服務；為他人促銷產品服務；電腦資料庫編輯；廣告宣傳；藉由商品展示為他人促銷產品之服務；廣告企劃及設計」服務相較：系爭服務係以電腦軟體、硬體及周邊配備、通訊設備等科技產品作為其服務之內容，可經由零售商店、批發商行，或藉由郵購、網際網路、電視購物頻道等方式來提供；其中指定使用之電腦軟硬體及周邊配備之零售、電腦資料庫編輯、電腦檔案管理、電腦檔案資料搜尋、電腦資料庫管理、建立電腦資訊系統資料庫等服務部分，與據以評定商標指定使用之電腦檔案資料搜尋、電腦資料庫編輯服務，皆係以電腦軟體、硬體及周邊設備為服務提供之內容；又系爭服務亦可能經由後者之提供網路購物服務、透過區域及全球電腦網路提供商業資訊、情報及分析服務以利商業交易、藉由區域及全球電腦網路為他人提供廣告宣傳服務、透過區域及全球電腦網路提供購物資訊服務等作為其服務提供經銷方式，消費者有同時接觸之可能，是如果標上相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使一般接受服務者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，二者為同一或有相當程度類似關係之服務。
⒊商標識別性之強弱：
兩造商標所爭議之外文「ALI 」、「ALi 」為一外國人名，中文習以譯為「阿里」，又依被告卷附之商標檢索資料所示，早於67年起他廠商即有以「ALi 」作為商標一部分註冊於他商品或服務上，其獨創性固然不高，惟尚非其指定使用服務本身或其品質、功用或其他特性有關之說明，亦未傳達該等服務的相關資訊，消費者自會將之視為區辨服務來源之標識，應具有相當識別性，系爭商標與之近似程度不低，即可能引起購買人產生混淆誤認。
㈡綜前所述，本案二造商標爭議之外文「Ali 」之獨創性固不
高，然衡酌二商標近似程度不低，復指定使用之服務為同一或具有相當程度之類似關係等因素加以判斷，相關消費者極有可能誤認二商標之服務為同一來源之系列服務，或者誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認情事，系爭商標之註冊，應有商標法第23條第1 項第13款規定之適用。
㈢至原告於申請評定階段及訴願階段檢送之證據資料，主張其
於2002年即將公司英文名稱更改為「Ali Corporation 」，並大量使用系爭「Ali 」商標於電腦程式設計等服務，系爭商標具有高度識別性，不致產生混淆誤認一節，按我國商標法係採先申請先註冊為原則，亦即由先申請註冊者取得商標權，二商標構成近似且指定使用服務構成類似，申請在後商標之註冊通常極有可能導致相關消費者產生混淆誤認之虞。本件審諸原告所提出之事證，核該等證據資料，或為註冊商標列表、搜尋網頁資料、晶片商品型錄、使用手冊等，並非系爭商標服務的行銷使用事證；又其檢送之銷售發票大多數僅標示「ALi Corporation （揚智科技股份有限公司）」；或所提使用事證部分日期係在系爭商標註冊日之後，縱據部分使用事證得見系爭商標業經原告使用，惟衡酌本件系爭商標與據以評定商標構成近似不低、指定於高度類似之服務，系爭商標之註冊仍有可能導致相關消費者產生混淆誤認之虞，又系爭商標既應依前揭法條規定撤銷其註冊，則是否尚有商標法第23條第1 項第12款規定之情事，即無庸論究。
㈣並聲明：⒈原告之訴駁回；⒉訴訟費用由原告負擔。
四、參加人主張：引用被告之答辯，並聲明駁回原告之訴。
五、查系爭商標係於96年1 月29日申請註冊，嗣於96年12月1 日公告註冊，嗣經參加人於100 年3 月11日對系爭商標申請評定，經被告於100 年9 月28日為系爭商標之註冊應予撤銷之處分，是系爭商標之註冊有無違法事由，應以92年5 月28日修正公布之商標法（即修正前商標法）為斷。按「商標有下列情形之一者，不得註冊：十三、商標相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。」，修正前商標法第23條第1 項第13款定有明文。所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞者」，係指兩商標因相同或構成近似，致使相關消費者誤認為同一商標，或雖不致誤認兩商標為同一商標，但極有可能誤認兩商標之商品／服務為同一來源之系列商品／服務，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言。而判斷有無混淆誤認之虞，則應參考下列相關因素：⑴商標識別性之強弱；⑵商標是否近似暨其近似之程度；⑶商品／服務是否類似暨其類似之程度；⑷先權利人多角化經營之情形；⑸實際混淆誤認之情事；⑹相關消費者對各商標熟悉之程度；⑺系爭商標之申請人是否善意；⑻其他混淆誤認等相關因素之強弱程度、相互影響關係及各因素等綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。是本件爭點為：系爭商標是否有修正前商標法第23條第1 項第13款規定不得註冊之情形？茲析述如下：
㈠系爭商標係由經圓滑線條設計之橫書外文「ALi 」所構成，
而據以評定商標則由單純未經設計之橫書外文「ALI PAY 」所構成，其中外文「PAY 」為支付、付款之意，係屬一般習知習見之字詞，識別性較低，是其起首外文「ALI 」為該商標引人注意之主要識別部分。兩商標相較，雖字體略有不同，然予人寓目印象深刻之主要識別部分均為相同之外文「AL
i 」（「ALI 」），於外觀、觀念及讀音上均相彷彿；且就整體圖樣觀之，系爭商標之「ALi 」極易與據以評定商標「
ALI PAY 」產生系列商標之聯想，是以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，異時異地隔離觀察，應屬構成近似之商標。
㈡惟按，92年5 月28日修正公布之商標法第47條規定，商標撤
銷註冊之事由，存在於註冊商標所指定使用之部分商品或服務者，得僅就該部分商品或服務撤銷其註冊。此係因應92年修正商標法改採一申請多分類制（同法第17條第3 項）之配套規定，相關規定尚有第40條第3 項規定異議應就每一註冊商標為之（並為評定申請之第56條、廢止申請之第60條準用之），第57條第4 項之廢止事由規定，是以一商標申請而有多項指定商品或服務者，自應就商標指定之各商品或服務詳加審究是否具有商標撤銷註冊或廢止事由，不得就全部商品概括為之，則於異議（評定）案件，僅部分商品存在商標撤銷註冊之事由者，智慧財產專責機關自應僅就該部分商品為撤銷系爭商標之註冊，其餘則為異議（評定）不成立之審定，而商標權人亦得就商品存在商標撤銷註冊事由之部分商品依商標法施行細則第17條至25條加以減縮或分割（最高行政法院99年度判字第1380號判決參照）。經查：
⒈系爭商標係指定使用於「電腦資料庫編輯、電腦檔案管理、
電腦檔案資料搜尋、電腦資料庫管理、建立電腦資訊系統資料庫」等服務，與據以評定商標所指定使用於「透過區域及全球電腦網路提供商業資訊、情報及分析服務以利商業交易；提供網路購物服務；藉由區域及全球電腦網路為他人提供廣告宣傳服務；代理進出口服務；透過區域及全球電腦網路提供購物資訊；透過互動電腦網路提供購物資訊；商情提供；電腦網路線上廣告；為他人之採購服務（為其他企業採購商品及服務）；電腦檔案資料搜尋；在通訊媒體上出租廣告空間；直接郵寄廣告；廣告代理；為工商企業籌備商展及展示會及博覽會之服務；為他人促銷產品服務；電腦資料庫編輯；廣告宣傳；藉由商品展示為他人促銷產品之服務；廣告企劃及設計」等服務相較，二者除均有相同之「電腦資料庫編輯、電腦檔案資料搜尋」等服務，系爭商標指定使用之「電腦檔案管理、電腦資料庫管理、建立電腦資訊系統資料庫」等服務，與據以評定商標之「電腦資料庫編輯、電腦檔案資料搜尋」等服務經常來自相同之資訊業者，且上開服務具有相輔之功能，消費者有同時接觸之可能，倘標示相同或近似之商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使一般接受服務者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，依一般社會通念及市場交易情形判斷，應屬同一或類似之服務。⒉惟系爭商標所指定使用之「電腦軟硬體及周邊配備之零售、
通訊器材之零售」服務，被告雖主張上開服務可經由零售商店、批發商行，或藉由郵購、網際網路、電視購物頻道等方式來提供，且與據以評定商標指定使用之電腦檔案資料搜尋、電腦資料庫編輯服務，皆係以電腦軟體、硬體及周邊設備為服務提供之內容，亦可能經由後者之提供網路購物服務、透過區域及全球電腦網路提供商業資訊、情報及分析服務以利商業交易、藉由區域及全球電腦網路為他人提供廣告宣傳服務、透過區域及全球電腦網路提供購物資訊服務等作為其服務提供經銷方式，故應屬類似之服務。按類似商品或服務之認定，不受商標法施行細則所定商品或服務分類之限制，修正前商標法第17條第6 項定有明文，兩造商標所指定使用之上開服務，雖均屬修正前商標法施行細則第13條所定修正前商品及服務分類表第35類之服務，惟查，據以評定商標所指定使用之「提供網路購物、透過區域及全球電腦網路提供購物資訊；透過互動電腦網路提供購物資訊」等服務雖可能銷售電腦軟硬體及周邊配備或通訊器材，然目前電子商務交易已甚為蓬勃發展，網路購物及拍賣更係消費者購買商品之重要交易平台，以我國為例，PChome、Yahoo 奇摩購物中心、momo富邦購物網等網路交易平台均可購得電腦軟硬體及周邊配備或通訊器材等商品，然上開網路交易平台所販賣之商品種類繁多，更包括與電腦軟硬體及周邊配備或通訊器材毫不相關之衣服、鞋子、美容用品、食品、相機等商品，是以網路交易平台業者僅係將綜合百貨購物商場予以虛擬化，其所滿足消費者需求之功能與綜合百貨購物商場相同，而與系爭商標所指定「電腦軟硬體及周邊配備之零售、通訊器材之零售」服務，僅係滿足消費者對上開特定商品之需求有別。此外，據以評定商標所指定使用之服務係應用電腦軟硬體及周邊配備進一步提供網路購物、透過區域及全球電腦網路提供商業資訊、情報及分析服務以利商業交易、藉由區域及全球電腦網路為他人提供廣告宣傳、透過區域及全球電腦網路提供購物資訊等服務，而上開服務須透過電腦軟硬體設備始得完成，是以電腦軟硬體及周邊配備僅係提供上開服務之必要工具，故據以評定商標所指定之上開服務則係滿足消費者於電子商務交易過程所需網路平台及交易資訊之需求，顯與系爭商標所指定使用之電腦軟硬體及周邊配備或通訊器材零售服務所欲滿足消費者之需求不同，亦非經常由同一業者所提供，自難認係類似之服務。
㈢再者，據以評定商標之外文「ALI 」雖為習知之外國人名，
中文譯為「阿里」，惟「ALI PAY 」並非據以評定商標所指定使用服務本身或其品質、功用或其他特性有關之說明，且於類似商品或服務中，除兩造商標外，外文「ALI 」（或「
ALi 」）並未為多數第三人使用為商標之一部分而核准註冊在案，此有原處分卷附之商標檢索資料可稽（見原處分卷第
167 至168 頁），是以對相關消費者而言，據以評定商標應具有高度之識別性。至於系爭商標之外文「ALi 」，則為原告公司最初之英文名稱Acer Laboratory Inc.（即宏碁實驗室）之英文簡稱，而意指該公司原係由宏碁集團所創設之涵意，此有網路資料附卷可按（見本院卷第31至32頁反面），亦具有相當之識別性，故兩商標之識別性強弱並無差異。
㈣此外，參加人係於2004年起使用據以評定商標經營支付寶（
ALIPAY）之電子支付網站，其係提供第三方信用擔保服務，使消費者於網路購物交易並確認滿意產品後，始由「支付寶」支付款項予出賣人，俾以降低消費者於網物購物之風險，此有參加人於評定階段所呈網頁資料附卷可按（見原處分卷第92至93頁），是以就網路購物交易之使用者而言，對據以評定商標較為熟悉。惟查，原告於83年2 月21日即獲准註冊第00000000號「揚智ALI 」商標指定使用於「積體電路、半導體晶片、超大型積體電路」商品，復於92年8 月16日獲准註冊第00000000號「ALi 及圖」商標指定使用於「晶片、光罩、電路板、半導體、半導體基板、介面卡、微電路、矽晶體、積體電路、電子電路、半導體晶片、半導體元件、微處理晶片、積體電路腳座、超大型積體電路、積體電路板、矽晶片、晶圓、主機板、大型積體電路」商品，並自西元2002年起即使用「ALi 及圖」商標行銷晶片、控制器等電腦相關配備產品，此有原告所提出之資料附卷可參（見答辯附件8至15），而系爭商標圖樣與上開註冊第00000000號「ALi 及圖」商標相同，系爭商標復係指定使用於電腦硬體及周邊配備商品之零售服務，是以就電腦硬體及周邊配備商品之相關消費者而言，「ALi 及圖」商標應較為消費者所熟悉，且參加人始終均未將據以評定商標使用於電腦硬體及周邊配備之零售服務，是以系爭商標指定使用於電腦軟硬體及周邊配備零售服務，消費者應不致誤認其來源為參加人，而無混淆誤認之虞。
㈤就系爭商標指定使用於「電腦資料庫編輯、電腦檔案管理、
電腦檔案資料搜尋、電腦資料庫管理、建立電腦資訊系統資料庫」服務部分，綜合審酌兩商標圖樣構成近似，且近似程度不低，復均指定使用於同一或高度類似之服務、兩商標識別性強弱等相關因素判斷，相關消費者極有可能誤認二商標之服務為同一來源，或者誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認之虞。至於系爭商標指定使用於「電腦軟硬體及周邊配備之零售、通訊器材之零售」服務部分，與據以評定商標之服務均不相同或類似，且兩商標均已為各相關消費者所熟悉，即難謂有何混淆誤認之虞。
六、綜上所述，系爭商標指定使用於「電腦軟硬體及周邊配備之零售、通訊器材之零售」服務部分，與據以評定商標所指定使用之服務應判定未構成近似，然原處分竟認其為近似，應有違誤。從而，原處分認系爭商標上開部分之註冊有商標法第23條第1 項第13款規定之適用，而為「評定成立」之處分，於法尚有未洽。訴願決定就此部分未加指摘而予維持，亦非妥適，是以原告請求撤銷訴願決定及原處分關於系爭商標指定使用於上開服務部分，為有理由，應予准許。然查，參加人於申請評定時除主張系爭商標有違修正前商標法第23條第1 項第13款規定外，亦主張系爭商標有違同法第23條第1項第12款之適用，此部分尚未經被告實體審查，此部分之事證未臻明確，有待發回由被告依本院上述法律見解再為審查裁量。至於系爭商標指定使用於「電腦資料庫編輯、電腦檔案管理、電腦檔案資料搜尋、電腦資料庫管理、建立電腦資訊系統資料庫」服務部分，則有修正前商標法第23條第1 項第13款規定之適用，被告所為系爭商標該部分之註冊應予撤銷之處分，核無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。原告訴請撤銷該部分之訴願決定及原處分，為無理由，應予駁回。
七、兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，依行政訴訟法第104 條、民事訴訟法第79條但書，判決如主文。
中 華 民 國 101 年 8 月 30 日
智慧財產法院第一庭
審判長法 官 李得灶
法 官 蔡惠如法 官 林欣蓉上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 101 年 9 月 3 日
書記官 周其祥