智慧財產法院行政判決
101年度行專訴字第118號民國102年2月20日辯論終結原 告 江德群被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 王美花（局長）訴訟代理人 洪菁蔓上列當事人間因發明專利及免繳再審查規費事件，原告不服經濟部中華民國101 年11月13日經訴字第10106128020 號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、程序事項：原告經合法通知，未於言詞辯論期日到場，核無行政訴訟法第218 條準用民事訴訟法第386 條各款所列情形，爰依被告之聲請（本院卷第49頁），由其一造辯論而為判決。
二、事實概要：原告前於民國98年5 月19日以「索獨挺」向被告申請發明專利，經被告編為第00000000號予以審查（下稱系爭專利申請案），並以101 年6 月28日（101 ）智專一（六）06015 字第10120644980 號專利核駁審定書為「本案應不予專利」之審定（下稱系爭審定，按訴願書將其發文字號誤繕為第00000000000 號，核其意旨應係指第00000000000 號之專利核駁審定書）。原告不服，於101 年7 月12日申請再審查及免繳再審查規費，經被告以101 年8 月1 日（101 ）智專一（二）15043 字第10141546870 號函為所請免繳申請再審查規費事宜「依法欠難照辦」之處分（下稱系爭函文）。原告不服，針對系爭審定及系爭函文提起訴願，經經濟部
101 年11月14日經訴字第10106128020 號為不受理及駁回之決定，遂向本院提起行政訴訟。
三、原告聲明求為判決：⒈廢棄101 年11月14日經訴字第10106128020 號訴願決定。⒉再審費新台幣（下同）8000元由被告（或內部疏失人員）負擔。並主張：
㈠原告申請專利目的為專利權之取得，而初審查程序與再審查
程序之審查員不同，且審查人員自認「修正」是非常重要，必須一次到位。被告101 年4 月23日（101 ）智專一（六）06015 字第10120386970 號公共稿件主旨意涵中「台端請於文到起2 個月內提出『申復說明』〈異議書〉或『修正至局』〈同意辦理修正書〉『逾期未復』〈不理會〉者，本局將依現有資料續行審查」應拘束發文機關本身，被告違背此意涵，應視為逾越法律授權之違法裁量。
㈡嗣因審查人員未審酌前函，作成系爭審定，即以「未修正」
為由核駁，有違背前函，逾越法律授權之違法裁量。且未記載應受何種程度之處罰，隱匿「處罰之預告」，二者無關連，且有違明確原則、比例原則、法律保留原則及信賴保護原則，而做出錯誤之核駁。
㈢被告不得將此疏失造成之「再審查費」由原告負擔，即不應
再為系爭函文，不應處以原告再審查規費之處罰，且因審查人員之疏失所生損失，依國家賠償法第2 條規定被告對「無謂程序規費」之損失應予賠償。
四、被告聲明求為判決：駁回原告之訴。並抗辯：㈠系爭專利申請案係由原告於98年5 月19日向被告申請發明專
利，並於同日申請實體審查，經被告審查於101 年4 月23日以（101 ）智專一（六）06015 字第10120386970 號審查意見通知函，通知原告限期中復說明或修正，逾期未申復者，被告將依現有資料續行審查。原告於同年6 月14日及19日提出申復說明，被告再審酌後，於101 年6 月28日為系爭審定，即審定系爭案應不予專利，並於101 年7 月2 日送達，有送達證書正本存卷可稽。惟依專利法第46條規定，即屬訴願法第1 條但書所稱法律另有定之情形。故原告如不服被告不予專利之審定，仍應先提出再審查之申請，尚非得先提起訴願，係屬其申請再審查有無理由之問題，亦非屬行政爭訟之範疇，訴願決定不受理原告此部分之請求，於法自無不合。
㈡且原告業於101 年7 月12日檢具申請再審暨陳請再審查規費
函郵寄至被告，該函主旨載明「為發明案號000000000 ，申請再審」，復於同年7 月17日再函請被告求免徵再審查費用或准系爭案進入訴願程序救濟等事宜。原告主張免繳再審查規費一節，原應本於當時有效之專利規費收費準則相關規定而為申請，被告以原告就系爭專利申請案申請再審查尚未程式完備一節，於系爭函文請其限期補送再審查申請書、理由書及申請規費8,000 元，並函復有關申請免繳申請再審查費及逕提訴願事宜，依法歉難照辦。按訴願法第3 條第1 項之規定，提起訴願須以行政處分為前提，系爭函文僅通知原告限期補正及繳納再審查規費之函文性質，僅係為被告依法應踐行補正再審查文件及規費之前置程序，並未對原告創設任何法律效果，系爭函文並非一行政處分。況原告已於101 年
8 月20日就系爭案補送再審查申請書、理由書及規費，並經被告業於同年8 月28日函知原告之系爭專利案即將進行再審查，是無本件訴訟「免繳再審費」之標的，已臻明確。
五、得心證之理由：㈠程序方面：
⒈查系爭專利申請案係於98年5 月19日向被告申請發明專利
，經被告於101 年6 月28日為系爭審定，即審定系爭案應不予專利，是系爭專利申請是否合法，應以核駁審定時有效之92年2 月6 日修正公布之專利法為斷。
⒉原告係以「系爭案之再審查費應予免繳」為前提，請求被
告准予免繳再審查費用。而系爭函文既已認定系爭案之再審查費，應依規定繳納，「依法歉難照辦」（如系爭函文所述，見訴願卷第6 頁），原告不得免繳，則被告就原告申請免繳再審查費用部分，自經被告否准，原告並於訴願時並將系爭函文列為訴願理由，經訴願決定認定原告之申請「未具體敘明其所引據專利規費收費準則或規費法等有關減免繳納規費之依據，已難謂於法有據」，訴願決定亦已就原告請求免繳系爭專利申請案再審查費用部分為駁回之決定，本院自得就該部分為實體審理。
㈡實體方面：
⒈關於系爭審定部分：
⑴按起訴不合程式或不備其他要件，而不能補正者，行政
法院應以裁定駁回之，行政訴訟法第107 條第1 項第10款定有明文規定。按人民對於中央或地方機關之行政處分，認為違法或不當，致損害其權利或利益者，得依法提起訴願，但法律令有規定者，從其規定，固為訴願法第1 條第1 項所明定。惟依92年2 月6 日修正公布之專利法第46條第1 項規定，發明專利申請人對於不予專利之審定有不服者，得於審定書送達之日起60日內備具理由書，申請再審查，即發明專利申請人對於原處分機關初審所為不予專利之審定，倘有不服者，依法即應先向被告申請再審查以資救濟，對於再審查之審定不服者，始得向經濟部提起訴願。故依92年2 月6 日修正公布之專利法第46條第1 項之規定即屬訴願法第1 條第1 項之「其他法律之特別規定」，此不服專利初審審定之救濟，尚非屬訴願救濟範圍內之事項。又對於非行政處分或其他依法不屬訴願救濟範圍內之事項提起訴願者，應為不受理決定，訴願法第77條第8 款復定有明文。
⑵經查：本件原告主張被告所為之系爭審定係因原告所申
請之系爭專利案，經被告101 年4 月23日（101 ）智專一（六）06015 字第10120386970 號先為審查意見通知函，通知原告就系爭專利案為申復說明或修正，嗣被告即於101年6 月28日以（101 ）智專一（六）06015 字第10120644980 號專利核駁審定書為「本案應不予專利」之審定等情，為被告所不爭執，是系爭審定即屬92年
2 月6 日修正公布之專利法第46條第1 項規定之「不予專利之審定」，則原告對該不予專利審定有不服，其救濟程序有別於訴願法第1 條之本文規定，而係其但書的法律另有規定者，即依該92年2 月6 日修正公布之專利法第46條第1 項規定即應先申請再審查。原告對系爭審定未為再審查之申請，而逕行提出訴願程序救濟，即屬依法不屬訴願救濟範圍內之事項，是以訴願機關認原告之訴願，有訴願法第77條第8 款「對於非行政處分或其他依法不屬訴願救濟範圍內之事項提起訴願者。」之情形，而決定不受理，應屬有據。故原告既未經合法訴願程序，進而提起本件撤銷訴訟，依前開法條即屬不備要件，且不能補正，原應以裁定駁回，惟本件為求程序更為嚴謹、慎重，爰併予判決駁回，不另以裁定為之。
⒉關於系爭函文部分：
⑴因兩造對系爭函文之性質究屬觀念通知或行政處分有爭
執，故關於系爭函文之性質應先予釐清。經查本件原告於系爭專利申案，經被告編為第00000000號予以審查，並於101 年6 月28日（101 ）智專一（六）06015 字第10120644980 號專利核駁審定書為「本案應不予專利」之審定即系爭審定。原告不服，於101 年7 月12日申請再審查，依92年2 月6 日修正公布之專利法第80條第1項規定「關於發明專利之各項申請，申請人於申請時，應繳納申請費。」及同條第3 項規定「申請費、證書費及專利年費之金額，由主管機關定之。」，再依經濟部專利規費收費準則，自應繳納申請再審查之規費新臺幣8,000 元（即專利說明書及圖式合計在50頁以下者）。
原告主張被告於101 年4 月23日審查意見通知函未清楚敘明應補正之資料，嗣後復以原告未提出本案專利修正本為由逕為不予專利之處分，有違明確性原則等語，請求免繳再審查規費，而被告於101 年8 月1 日系爭函文之函復內容為「有關申請免繳申請再審查費及逕提訴願事宜，依法歉難照辦」（見訴願卷第6 頁），此為兩造所不爭執，則對原告之申請，被告函覆「有關申請免繳申請再審查費及逕提訴願事宜，依法歉難照辦」，足以認定系爭函文回覆之其實質意義是「對原告申請免予繳納再審查費用部分予以否准」，系爭函文既為否准之意思，不問原告於實體法上究竟有無申請免予繳交上揭再審查費用之權利，其申請既經否准，當應給予原告程序上救濟之途徑，本院認為系爭函文既有否准意旨，該函則屬行政處分而非觀念通知，參酌訴願法第1 條第1 項「人民對於中央或地方機關之行政處分，認為違法或不當，致損害其權利或利益者，得依本法提起訴願。」、第3 條第1 項「本法所稱行政處分，係指中央或地方機關就公法上具體事件所為之決定或其他公權力措施而對外直接發生法律效果之單方行政行為。」之規定，訴願程序應為實質之審理，本件訴願決定以系爭函文為行政處分，而予以實體審查，應屬妥適。被告仍辯稱系爭函文係屬觀念通知云云，尚無理由。
⑵按「發明專利申請人對於不予專利之審定有不服者，得
於審定書送達之日起六十日內備具理由書，申請再審查。」（第1 項）「關於發明專利之各項申請，申請人於申請時，應繳納申請費。」（第1 項）「申請費、證書費及專利年費之金額，由主管機關定之。」（第3 項），分別為原處分作成時之92年2 月6 日修正公布之專利法第46條第1 項及第80條第1 項及第3 項所明定。經查：原告主張免繳系爭專利再審查規費乙事，原應本於專利規費收費準則或規費法等相關規定而為申請，惟查無論原告101 年7 月12日申請書、訴願理由或本件起訴理由，均未具體敘明其所引據專利規費收費準則或規費法等有關減免繳納規費之依據，已難謂於法有據。再查被告於前揭10 1年4 月23日審查意見通知函，已清楚敘明本案專利申請專利範圍第1 項至第9 項已超出原說明書或圖式所揭露之範圍，不符合92年2 月6 日修正公布專利法第49條第4 項規定，並請被告於期限內提出申復說明或修正資料，並無原告所稱有語意不明而違反明確性原則等情事。是被告於系爭函文所為否准原告申請免繳再審查規費之處分，於法核無不合。
⒊關於原告起訴併請求被告負擔8,000元損害賠償部分：
⑴按「提起行政訴訟，得於同一程序中，合併請求損害賠償或其他財產上給付。」行政訴訟法第7 條定有明文。
次按「……當事人主張因行政機關之違法行政行為受有損害，循序向行政法院提起行政訴訟，並依行政訴訟法第7 條規定於同一程序中，合併依國家賠償法規定請求損害賠償者，因行政法院就國家賠償部分，自當事人依法「附帶」提起國家賠償時起取得審判權，而案件經行政法院審理後，如認行政訴訟部分因有行政訴訟法第
107 條第1 項第2 款至第10款情形而不合法者，此時行政訴訟既經裁定駁回，其依國家賠償法附帶提起國家賠償之訴部分，屬附帶請求之性質，非可單獨提起之行政訴訟，因而失所附麗，自得一併裁定駁回。」此亦有最高行政法院98年6 月份第1 次庭長法官聯席會議決議可資參照。是原處分，若無違誤，則附帶提起之國家賠償之訴部分，屬附帶請求之性質，即失所附麗，亦為無理由，應予以駁回。
⑵本件原告無論就系爭審定或就系爭函文提起前開撤銷訴
訟，並依行政訴訟法第7 條規定合併請求國家賠償，惟查原告就系爭審定部分提起之前開撤銷訴訟既不合法而應予駁回，已如上述，則其合併提起之上開損害賠償請求，已失所附麗，依前開說明，應併予駁回。又原告就系爭函文部分提起之前開撤銷訴訟，因原處分並無不法已如前述，並經訴願決定予以維持，亦屬正確。原告徒執前詞，訴請撤銷，並請求准予免繳系爭專利申請案再審查費用為無理由。又原處分既無違誤，原告依國家賠償法請求被告賠償所受損害8000元，亦失所附麗，亦為無理由，應予以駁回。
六、兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為一部不合法，一部無理由，爰依智慧財產案件審理法第1 條、行政訴訟法第98 條第1 項前段、第218條、民事訴訟法第385條，判決如主文。
中 華 民 國 102 年 3 月 13 日
智慧財產法院第一庭
審判長法 官 李得灶
法 官 歐陽漢菁法 官 林靜雯以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。
上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第
241 條之1 第1 項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第1項但書、第2項）。
┌─────────┬────────────────┐│得不委任律師為訴訟│ 所 需 要 件 ││代理人之情形 │ │├─────────┼────────────────┤│（一）符合右列情形│1.上訴人或其法定代理人具備律師資││ 之一者，得不│ 格或為教育部審定合格之大學或獨││ 委任律師為訴│ 立學院公法學教授、副教授者。 ││ 訟代理人 │2.稅務行政事件，上訴人或其法定代││ │ 理人具備會計師資格者。 ││ │3.專利行政事件，上訴人或其法定代││ │ 理人具備專利師資格或依法得為專││ │ 利代理人者。 │├─────────┼────────────────┤│（二）非律師具有右│1.上訴人之配偶、三親等內之血親、││ 列情形之一，│ 二親等內之姻親具備律師資格者。││ 經最高行政法│2.稅務行政事件，具備會計師資格者││ 院認為適當者│ 。 ││ ，亦得為上訴│3.專利行政事件，具備專利師資格或││ 審訴訟代理人│ 依法得為專利代理人者。 ││ │4.上訴人為公法人、中央或地方機關││ │ 、公法上之非法人團體時，其所屬││ │ 專任人員辦理法制、法務、訴願業││ │ 務或與訴訟事件相關業務者。 │├─────────┴────────────────┤│是否符合（一）、（二）之情形，而得為強制律師代理之例││外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出（二）所││示關係之釋明文書影本及委任書。 │└──────────────────────────┘中 華 民 國 102 年 3 月 13 日
書記官 陳彥君