智慧財產法院行政判決
101年度行專訴字第78號民國102年1月17日辯論終結原 告 黃垤樹被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 王美花（局長）訴訟代理人 徐七冠
參 加 人 康銘元上列當事人間因發明專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國10
1 年6 月26日經訴字第10106108290 號訴願決定，提起行政訴訟，本院依職權裁定參加人獨立參加本件被告之訴訟，判決如下︰
主 文訴願決定及原處分關於發明第62816 號「使浪板能避雨、隔熱、散熱與排氣之施工法」專利申請專利範圍第一項舉發成立，應撤銷專利權部分均撤銷。
原告其餘之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔二分之一 ，餘由被告負擔。
事實及理由
一、事實概要︰原告前於民國81年8 月17日以「使浪板能避雨、隔熱、散熱與排氣之施工法」向被告經濟部中央標準局（88年1 月26日改制為經濟部智慧財產局）申請發明專利，經被告編為第00000000號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給發明第62816 號專利（下稱系爭專利）證書。嗣參加人以系爭專利有違核准時專利法第2 條第1 項第5 款（應為第2條第5 款）及第60條第3 款規定，不符發明專利要件，對之提起舉發。案經被告審查，核認系爭專利並未違反前揭規定，於94年10月5 日以(94)智專三㈢06020 字第09420921370號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。參加人不服，經經濟部以95年6 月26日經訴字第09506171320 號訴願決定駁回訴願後，遞向臺北高等行政法院提起行政訴訟，並據該院以96年5 月23日95年度訴字第2901號判決駁回其訴。惟最高行政法院嗣以98年6 月11日98年度判字第644 號判決廢棄前揭判決，並將本件發交本院。案經本院重為審理後，核認系爭專利申請專利範圍第2 項應有違反前揭規定之情事，乃以99年12月2 日98年度行專更㈠字第3 號行政判決撤銷前揭處分及訴願決定，上開判決嗣因最高行政法院以100 年9 月
8 日100 年度判字第1581號判決駁回原告之上訴而告確定。被告遂依前揭法院判決意旨重為審查，並於101 年3 月26日以(101) 智專三㈢06020 字第10120286300 號專利舉發審定書為本件「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部101 年6 月26日經訴字第10106108290號為「訴願駁回」之決定，原告不服，遂向本院提起行政訴訟。本院認本件判決之結果，若認定撤銷訴願決定及原處分，將影響參加人之權利或法律上之利益，依職權命參加人獨立參加本件訴訟。
二、原告聲明：訴願決定及原處分均撤銷。並主張：㈠被告101 年1 月4 日(100) 智專三㈢06020 字00000000000
號函內容未告知原告「未更正就必須全部撤銷」，專利法亦無是項規定，故被告直接逕行審定撤銷，違反行政程序法第
4 、5 、7 、8 、9 、10條、104 條第1 項第2 、4 款之規定，依據行政程序法第111 條第7 款規定，原處分應屬無效。
㈡被告以系爭專利申請專利範圍第2 項不具進步性，且違反專
利法第60條第3 款之規定，並以「基於專利整體性之考量，則須全案舉發成立，無從為『部分請求項舉發成立，部分請求項舉發不成立』之審定」，與原處分所為「自不得因系爭專利申請專利範圍第2 項不具有進步性，遽認系爭專利申請專利範圍第1 項亦不具進步性」之認定，嚴重衝突矛盾，嚴重違反行政程序法第4 、5 、7 、8 、9 、10、150 條之規定，依同法第111 條第7 款規定，原處分應屬無效。㈢原處分一方面宣稱：「本舉發案乃依智財法院98年度行專更
㈠字第3 號及最高行政法院100 年度判字第1581號行政判決意旨重為審查。」，另一方面又宣稱「惟被舉發人於101 年
2 月16日之回覆函，僅提出申復理由並未提出更正本，本案逕依原內容審查」等語，前後說明含糊不一，被告既然重為審查，就應依據不違反行政程序法第150 、157 、158 、174-1 條規定之有效法令審定，原告依行政程序法第105 條規定，提出被告歷年來對系爭專利答覆之法律事項及核准時之法律有無規定等作為申復理由，被告即應按申復理由說明，惟被告竟然對申復理由隻字未提，即逕將系爭專利全部撤銷，依據行政程序法第111 條第7 款規定，原處分應屬無效。
㈣原告主張附屬項應具有獨立項所具有之全部技術特徵是83年
10月3 日修正之專利法施行細則第16條第3 款所規定，系爭專利核准時之75年12月24日修正之專利法及76年7 月10日修正之專利法施行細則規定在那裡，審查委員以核准後修正之專利法施行細則之規定往前推行作為違反申請時專利法第60條第3 款之依據審定，竟不按核准時之76年7 月10日修正之專利法施行細則第10條之1 對申請專利範圍之記載規定作為依據審定，違反行政程序法第4 、5 、8 、10、104 條第1項第2 、4 款、150 條之規定，依同法第111 條第7 款規定，原處分應屬無效。
㈤依75年12月24日修正之專利法第2 條第5 款規定之反面解釋
，運用申請前之習用技術，只要能增進功效，便可申請取得專利。原處分認定「93年11月11日舉發補充申請書附件五為工程合約書『清宇環保實業股份有限公司：高雄廠房新建工程』有關簷口通風口收邊、天溝收邊等詳圖」強調用途及功能為通風之風箱設計技術，但卻又認定「…目的均為『使上、下層之浪板留有適當之空隙，以空氣之絕緣性，達成隔熱效果』」等語，與舉發補充申請書附件五為工程合約書「清宇環保實業股份有限公司：高雄廠房新建工程」有關簷口通風口收邊、天溝收邊等詳圖之功能完全不同，原處分理由顯然故意錯置。又該舉發審定書認定「…則舉發人主張之舉發補充理由（二）書附件五（含補強證據一及二）與舉發理由書附件二之組合當然亦可證明系爭專利申請專利範圍第2 項不具進步性。」，被告101 年1 月4 日(101) 智專三㈢0602
0 字第10120008400 號函說明二記載：「…原證三補強證據與原證五之組合可證明系爭專利申請專利範圍第2 項不具進步性之見解。」等語，可知其說明必須兩種技術組合才能證明系爭專利申請專利範圍第2 項不具進步性，已明確不符合75年12月24日修正之專利法第2 條第5 款之規定。因此，原處分違反行政程序法第4 、5 、8 、10、93、94、96第3 款、104 條第1 項第2 、4 款及第150 條、174-1 條規定，依同法第111 條第7 款規定，應屬無效。
三、被告聲明求為判決原告之訴駁回，並抗辯：㈠基於專利整體性之考量，舉發案最終審定時須全案舉發成立
或不成立，無從為「部分請求項舉發成立、部分請求項舉發不成立」之審定，舉發案雖經逐項審查後認定部分申請專利範圍符合專利要件，惟此部分無從與其餘不符專利要件之申請專利範圍分離。被告101 年1 月4 日(100) 智專三㈢0602
0 字第10120008400 號函已踐行現行專利法第108 條準用第71條第1 項第3 款所定之先行通知專利權人刪除或更正之程序，由於原告就不符專利要件之部分申請專利範圍未予更正刪除，故為全案舉發成立之審定。
㈡本件係依本院98年度行專更㈠字第3 號、最高行政法院100
年度判字第1581號行政判決意旨重為審查。舉發補充理由㈡書附件五補強證據二圖號A4-1至A4-3已清楚揭露新建廠房之屋頂有一雙層浪板組成，且上下雙層浪板均無留孔，在上下兩層浪板藉此ㄈ形墊高件使兩層浪板產生一空隙，而非兩層浪板直接貼合鋪設，上述結構與系爭專利申請專利範圍第2項所揭露之「該方法於施工時將浪板覆蓋成上、下二層，上、下層間夾有橫條，使上、下層之浪板留有適當之空隙，以空氣之絕緣性，達成隔熱效果，又在上、下二層之浪板，可上、下二層均不留空氣對流孔，亦可上層留有空氣對流孔，下層不留」之技術特徵，兩者差異僅在於：系爭專利施工法係使用橫條，而舉發補充理由㈡書補強證據二為ㄈ形墊高件，然此種差異僅屬於單純置換，且將ㄈ形墊高件置換成橫條，目的均為「使上、下層之浪板留有適當之空隙，以空氣之絕緣性，達成隔熱效果」，是以此等置換屬等效之置換，為熟習該項技術者所能輕易完成。
㈢據上，從整體方法而論，單以舉發補充理由㈡書附件五（含
補強證據一及二）已可證明系爭專利申請專利範圍第2 項不具進步性，則參加人提出之舉發補充理由㈡書附件五與舉發理由書附件二之組合可證明系爭專利申請專利範圍第2 項不具進步性。
四、參加人經合法通知，無正當理由，未於言詞辯論期日到場，亦未提出任何書狀為聲明或答辯。
五、得心證之理由：㈠按我國專利法早於83年1 月21日修法時參酌日本特許法，在
該法第31條規定即已導入一申請案多項制規定，亦即早在83年我國法律即明文承認在一個專利申請案可以包含二個以上之狹義發明。嗣後雖因規定不甚周延，於在93年7 月1 日修正為修正前專利法第32條（即現行法第33條）條文規定，亦即應就每一發明提出一個專利申請，惟倘二個發明屬於一個廣義之發明，於技術上高度相關而屬於一個廣義之發明，得於一申請案中提出申請之規定（以上參見修正前專利法第32條條文及修正理由）。除修正前施行細則第16條有獨立項、附屬項之相關規定外（包括83年及91年版），上開規定條次變更後為專利法施行細則第18條外，更於第23條第1 項及第
2 項新增規定：「本法第32條第2 項所稱屬於一個廣義發明概念者，指二個以上之發明或新型，於技術上相互關聯」、「前項技術上相互關聯之發明或新型，應包含一個或多個相同或相對應，且對於先前技術有所貢獻之特定技術特徵」。由以上規定更可知，一個廣義發明當然可包含二個以上之狹義發明，此規定有稱之為專利申請單一性要求者，但單一性要求係專利申請時之審查事項（違反單一性要求者，僅為不予專利事由，並非舉發事由，此可比較專利法第44條及第67條條文可知）與舉發程序時專利專責機關對一申請案中各別請求項審定係屬不同程序，合先敘明。
㈡復按申請專利範圍有2 項以上時，專利審查機關應就每一申
請專利範圍各別判斷其新穎性、進步性，是不論申請專利範圍中記載申請專利發明之構成之必要技術內容、特點之獨立項，或依附獨立項之附屬項，均應逐項審查，惟我國雖自83年引入一申請多項制，但在專利審查實務，卻從未作逐項審查。揆諸專利專責機關有關專利舉發之相關法規，就專利逐項審查並非未為規定，如89年7 月10日公告有關異議、舉發、依職權審查之基準（第九章），即有應逐項審查之規定，另95年7 月24日起施行之專利審查基準第5-1-23頁5.2.3.1規定：「由於發明之申請專利範圍得以一項以上之獨立項表示；必要時，得有一項以上之附屬項（專利法施行細則第18條），舉發人若就所主張之請求項逐項敘明舉發理由時，應逐項審查。…若審查結果，僅有部分請求項違反舉發之理由或法條時，應通知專利權人進行更正，屆期未提出更正或更正後仍有違反情事者，應審定舉發成立，撤銷其專利權。…」、第5-1-45頁6.1 規定：「…經審查，僅部分請求項違反專利法之規定而致舉發成立者，應先依職權通知專利權人申復或更正說明書或圖式（更正之處理，參照本章4.3 『更正』）。經申復更正後能克服舉發成立之理由者，應審定『舉發不成立』；屆期未申復更正、申復不成立或不准更正者，應審定『舉發成立，應撤銷專利權』。…」等均有詳細規定。
㈢玆經臺北高等行政法院（本院於97年間始設立）及最高行政
法院一再質疑專利專責機關未逐項審查實務作法之合法性，專利專責機關乃於97年間始作逐項審查，並衍生如何在現行制度下讓逐項審查在行政訴訟中更具實效之問題，乃有一連串如何強化專利專責機關於舉發程序中，依職權通知專利權人申復或更正說明書或圖式之程序之判決，例如舉發案於提起行政訴訟時，經審理發現僅部分申請專利範圍違反專利法之情形，行政法院應以專利專責機關就應准專利之部分申請專利範圍，未踐行上開先依職權通知專利權人申復或更正說明書或圖式之義務，原審定處分係屬違法為由，而為撤銷原處分及訴願決定之諭知等事項（參最高行政法院99年度判字第87號、100 年度判字第896 、2179號）。但行政法院仍維持專利專責機關基於專利整體性之考量，於最終審定時為全案准駁，而非為「部分請求項准許、部分請求項核駁」之見解。以上見解並非否認逐項審定，其實在專利侵權時專利權人係擇申請專利範圍之一項或多項而為主張，從無實務或學說要求應就專利權全申請案為主張（若有此說法亦顯荒謬），但在質疑或否定該專利有效性之舉發案件中，卻強要對專利權全案准駁，從此一最簡單觀點比較，即可得知舉發程序全案准駁之不當。
㈣至於專利權人於取得專利權後之得否分割，或專利證書追繳
得否部分為之，均非決定是否採逐項審定制度變革之主因，而是在於專利權人就專利更正權之行使。因逐項審定與專利權更正錯綜關係，加上更正准駁之權限屬專利專責機關，以致行政救濟程序中對更正行使之限制與否更顯複雜性，此外又有我國特有之智慧財產審理法第33條之新證據提出制度，在未有相關配套及詳細規劃，將招致極大混亂，此觀之專利專責機關就於102 年1 月1 日就逐項審定相關修正案施行前後，經過多少公聽會、研討會之舉辦，以及參酌各國已採部分申請專利範圍逐項審定立法例之因應、規劃，以及所作的努力，此從專利專責機關之網站可窺一二，絕非個案具體審查違法性之法院判決所得克盡其功，此為法院遲遲未要求專利專責機關「逐項審查」跨到要求「逐項審定」之原因。蓋法院對個案法規見解可能是制度變更的形成者，但不能也不應期待法院是制度的製造者。
㈤再者，102 年1 月1 日施行之專利法第73條第2 項、第79條
第2 項規定已改為：專利權有二以上之請求項者，得就部分請求項提起舉發，部分請求項為審定。本件係於101 年8 月27日起訴，惟係於102 年1 月17日辯論終結，自應適用新制，依102 年1 月1 日施行之專利法第73條第2 項、第79條第
2 項規定，若有適用「部分請求項准許、部分請求項核駁」之情形，自不應為全部准駁。
㈥又按「凡新發明具有產業上利用價值者，得依本法申請專利
」，為系爭專利核准時（即75年12月24日修正公布）專利法第1 條所明定。惟「本法所稱新發明，謂無左列情事之一者：…⒌運用申請前之習用技術、知識顯而易知未能增進功效者。」，為同法第2 條第5 款所明定。而對於獲准專利之發明，任何人認有違反首揭專利法第1 條至第4 條規定者，依法得附具證據，向專利專責機關提起舉發，亦為同法第60條第1 款所規定（該條款關於違反進步性等專利要件列為舉發事由，現行專利法第71條第1 項第1 款仍有規定，惟已刪除依職權撤銷，並作文字之修正；另依程序從新原則，應適用現行專利法之舉發程序）。又上開關於進步性法條條款所謂之「申請前之習用技術、知識」，係指同條第1 款所規定之申請前已見於刊物或已公開使用之技術知識，「已見於刊物」與已「公開使用」並不相同，「已見於刊物」乃以公開刊物所載之事項作為判斷之引證，「公開使用」乃公開應用其技術功能之使用行為，而所謂之「公開」係指先前技術處於公眾有可能接觸並能獲知該技術之實質內容的狀態而言。是以建築施工圖之交付固非「公開使用」，但將該施工圖付諸建築施工，由於建築物或廠房施工時，並非處於封閉之狀態，工程師、建築工人、監工、工程包商人員甚或其他工程雜役等不特定人，均有知悉之可能而實際得知其施工技術，而不能期待其保密者，自應認已公開使用；況系爭專利係關於使浪板能避雨、隔熱、散熱與排氣之施工法之技術內容，並非高度精密之機器設備而應經拆解始能知悉其內部零件之技術內容者，是以本件上開技術內容在不特定人得出入之場所，而加以施工使用，即得認係公開。
㈦系爭專利之技術內容：
⒈原告係於81年8 月17日以「使浪板能避雨、隔熱、散熱與排
氣之施工法」向經濟部中央標準局（88年1 月26日改制為經濟部智慧財產局，即被告）申請發明專利，經被告編為第00000000號審查，於82年4 月27日審定准予專利，並於公告期滿後，發給發明第62816 號專利（即系爭專利）證書，系爭專利申請專利範圍共2 項，第1 項與第2 項請求內容如下：
「⒈一種使浪板能避雨、隔熱、散熱與排氣之施工法，該方法於施工時將浪板覆蓋成上、下二層，上、下層間夾有橫條，使上、下層之浪板隔有適當之空隙，以空氣之絕緣性，達成隔熱效果，又在上、下二層之浪板上留空氣對流孔，利用空氣之對流性質，達成避雨、隔熱、散熱、排氣等多重目標效果。⒉依請求專利部份第一項使浪板能避雨、隔熱、散熱與排氣之施工法，可上、下二層均不留空氣對流孔亦可上層留有空氣對流孔，下層不留，均可達成隔熱之方法。」，其代表圖示如本判決附圖一所示。
⒉承上，亦即系爭專利係於上、下兩層浪板採左右錯開方式舖
設孔洞3 與6 ，上層的浪板5 之正下方為下層的浪谷2 ，上、下兩層浪板間夾有橫條7 ，以使上、下兩層浪板間，保持有適當之間隙，以供空氣對流之用，當下雨時，雨水降在上層浪板上，大部份均流入浪谷4 而排洩，小部份則經浪板上的孔洞3 滴入下層浪板，而上層浪板之浪板正好對著下層浪板之浪谷2 ，雨水自然就由下層浪板之浪谷排洩，而不會由下層浪板之浪板上的孔洞流入屋內（廠內），當然所留之孔洞即不會影響浪板避雨之效果，當出太陽時，太陽晒在上層浪板上，使上層浪板溫度升高，上層浪板之溫度必會傳導到上、下二層間的空氣，使上、下二層間的空氣溫度亦相對的升高，由於浪板之使用均採斜坡方式覆蓋屋頂，所以就會促使大氣產生流動，使大氣中的空氣永保常溫，因此二層浪板間之空氣溫度必較大氣溫度高，便會由孔洞3 流入大氣中產生對流現象以平衡大氣溫度與浪板間空氣之溫度，同時屋內之熱空氣上升亦同樣較浪板間之空氣溫度為高，因此也會產生對流，由下層浪板之孔洞6 流入夾層中，再從上層孔洞3流入大氣中，如此循環不已，便可促使屋（廠）內之空氣保持清新，並達隔熱散熱及排放廢熱氣之目的。
㈧舉發證據之技術內容：
⒈參加人所提出舉發之引證案計有：⒈81年2 月27日「清宇環
保實業股份有限公司：高雄廠房新建工程」工程合約書有關簷口通風口收邊、天溝收邊等圖（即舉發理由書附件五，並含附件五之補強證據一、二）。⒉78年10月11日公告之第00000000號「金屬浪板之結構改良」專利案（即舉發理由書附件二），公告日早於系爭專利申請日（82年7 月1 日），可為系爭專利相關之先前技術。附件二為一種金屬浪板之結構改良，係於其溝浪狀處接固成流體管道，使成適當之管道空間，並於其底部貼合斷熱性良好之發泡保溫材料為之，其代表圖示如本判決附圖二所示。⒊美國1977年5 月17日公告之第0000000 號LAYERED ROOFING SHINGLE WITH DEAD-AIRSPACE 」專利案及其中譯文（即舉發理由書附件三、附件四）。
⒉參加人所提出之上開附件五81年2 月27日「清宇環保實業股
份有限公司：高雄廠房新建工程」工程合約書有關簷口通風口收邊、天溝收邊等圖為影印本，內容模糊不清，故無法辨視其揭露技術內容，本院前審（98年度行專更㈠字第3 號）乃於99年2 月26日函請高雄縣政府提供補充資料，即請其提供附件五之清宇環保實業股份有限公司高雄廠房新建工程之設計圖與施工紀綠等相關資料（下稱附件五補強證據一），雖其於99年3 月15日回函檢附資料之圖號A3-1中A3-1第3 及
4 圖之南、北向立面圖揭露廠房屋頂有一部分為雙層屋頂，惟綜觀整份資料尚無雙層屋頂細部技術內容，亦即該驗工之圖面資料無法顯示完整雙層屋頂細部技術，是以本院前審再於99年7 月30日函請高雄縣政府檢送包含更為詳盡揭露建築結構之建造執照等圖面資料，後於99年8 月10日高雄縣政府回函並附有高縣建局建管字第01632 號建造執照正本（下稱附件五補強證據二）。而附件五補強證據二資料中圖面蓋有技佐章時間為81年3 月10日，且之後接著施工建造新廠房，顯示早於系爭專利申請日81年8 月17日前已有一段期間可為非特定第三人接觸該等技術內容，如建築事務所人員、施工人員、建管公務員等。況該建案建造期間廠房並非處於封閉之狀態，係屬公開，則附件五補強證據二所揭露雙層屋頂結構或相對應之施工技術既為系爭專利申請日之前，且可認定係對無保密義務之不特定第三人為技術公開，自可作為系爭專利之先前技術，代表圖示如本判決附圖三所示。
㈨系爭專利申請專利範圍第2 項是否違反系爭專利審定時專利法第60條第3 款規定部分：
⒈按說明書或圖式故意不載明實施必要之事項，或故意記載不
必要之事項，使實施為不可能或困難者，應撤銷其專利權，並追繳證書。系爭專利核准審定時所適用之75年12月24日修正公布之專利法第60條第3 款定有明文。查系爭專利申請專利範圍第2 項為第1 項之附屬項，必須依附於第1 項之技術特徵，即獨立項之技術特徵必須完全見諸於附屬項，如附屬項所記載之技術特徵與獨立項互相衝突矛盾，即屬故意記載不必要之事項，使實施成為不可能或困難。經查依據系爭專利申請專利範圍第1 項記載：「又在上、下二層之浪板上留空氣對流孔，利用空氣之對流性質，達成避雨、隔熱、散熱、排氣等多重目標效果。」，而系爭專利申請專利範圍第2項依其所載之文字還原其實質技術特徵為：「一種使浪板能避雨、隔熱、散熱與排氣之施工法，該方法於施工時將浪板覆蓋成上、下二層，上、下層間夾有橫條，使上、下層之浪板留有適當之空隙，以空氣之絕緣性，達成隔熱效果，又在上、下二層之浪板，可上、下二層均不留空氣對流孔，亦可上層留有空氣對流孔，下層不留。」。惟因系爭專利申請專利範圍第2 項之文義記載：「可上、下二層均不留空氣對流孔，亦可上層留有空氣對流孔，下層不留」之施工方法，因其所載「可上、下二層均不留空氣對流孔」，欠缺「上下均有空氣對流孔」之構成要件，致使實施本申請專利範圍之施工法以達到「排氣」之發明目的變為不可能，即系爭專利申請專利範圍第2 項故意記載不必要之事項，使系爭專利之實施變為不可能或困難，確已違反系爭專利審定時專利法第60條第3 款之規定。
⒉再參酌系爭專利說明書第3 頁㈠發明之背景第7 行述及傳統
浪板之缺點：「…惟該等隔熱板係屬斷熱材料雖具有某種程度之隔熱效果，但相對的也就是具有保溫之作用，以致屋內之廢熱氣無法散發…本發明則利用此原理，將浪板打孔，以二層蓋法，使雨水同樣無法從浪板的孔流入屋內，順著高低流至屋簷排出，而屋內之熱空氣及廢氣上升可由孔向屋頂外排放」，由此可知，單純之浪板隔熱功能並非本發明改良技術所在。再者，系爭專利申請專利範圍第2 項之標的為：「使浪板能避雨、隔熱、散熱與排氣之施工法」，亦可得知，本項之請求實質內容應涵蓋「排氣」功能之施工法，然其技術特徵卻未包含讓空氣對流不可或缺之對流孔，亦證系爭專利申請專利範圍第2 項故意記載不必要之事項，使系爭專利之創作目的變為不可能或困難，已違反系爭專利審定時專利法第60條第3 款之規定。
㈩附件五補強證據與附件三之組合是否可證明系爭專利申請專利範圍第2 項不具進步性：
查附件五補強證據二資料中圖號A4-1～A4-3已清楚揭露新建廠房之屋頂有一雙層浪板組成，且上下雙層浪板均無留孔，在上下兩層浪板藉此ㄈ形墊高件使兩層浪板產生一空隙，而非兩層浪板直接貼合鋪設，上述結構與系爭專利申請專利範圍第2 項所載之「該方法於施工時將浪板覆蓋成上、下二層，上、下層間夾有橫條，使上、下層之浪板留有適當之空隙，以空氣之絕緣性，達成隔熱效果，又在上、下二層之浪板，可上、下二層均不留空氣對流孔，亦可上層留有空氣對流孔，下層不留」技術特徵，兩者差異僅在於：系爭專利施工法係使用橫條，而附件五補強證據二為ㄈ形墊高件，然此種差異僅屬於單純置換，且將ㄈ形墊高件置換成橫條，目的均為「使上、下層之浪板留有適當之空隙，以空氣之絕緣性，達成隔熱效果」，是以此等置換屬等效之置換，為熟習該項技術者所能輕易完成。據上，從整體方法而論，單以附件五（含附件五補強證據一及二）已可證明系爭專利申請專利範圍第2 項不具進步性。則參加人主張之附件五與附件三之組合當然亦可證明系爭專利申請專利範圍第2 項不具進步性。
附件二、三之組合與附件二、五之組合是否可證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性：
⒈按附屬項應具有獨立項所具有之全部技術特徵，則附屬項如
不具有進步性，獨立項固亦不具有進步性。然系爭專利申請專利範圍第2 項雖以第1 項之附屬項型態撰寫，但就文義而觀，顯非包含其所依附第1 項之全部技術內容，且較第1 項申請專利範圍範圍廣，即系爭專利申請專利範圍第1 項之施工方法上下兩層浪板上均須留空氣對流孔，至於系爭專利申請專利範圍第2 項之上下兩層浪板留空氣對流孔型態：可⑴均留空氣對流孔，⑵均不留空氣對流孔，⑶上層留空氣對流孔，下層不流空氣對流孔。因此，自不得因系爭專利申請專利範圍第2 項不具有進步性，遽認系爭專利申請專利範圍第1項亦不具進步性，核先敘明。
⒉附件二、三之組合可否證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性：
查系爭專利申請專利範圍第1 項之要件可拆解如下：一種使浪板能避雨、隔熱、散熱與排氣之施工法，⑴該方法於施工時將浪板覆蓋成上、下二層，⑵上、下層間夾有橫條，⑶使上、下層之浪板留有適當之空隙，以空氣之絕緣性，達成隔熱效果，⑷在上、下二層之浪板留空氣對流孔。而附件二之申請專利範圍為：「一種金屬浪板之結構改良，係於其溝浪狀處接回定流體管道，使成為適當之管道空間，並於其底部貼合一斷熱性良好之發泡保溫材料為之。」，僅具有上開⑴上、下二層浪板之要件，不具有系爭專利申請專利範圍第1項之其他要件。附件三之技術特徵為：「一種屋頂結構，該屋頂板係由一合成屋頂用之上層、一防水屋頂毛氈之下層、以及一分隔該上層與該下層之中間層所組成。上述之該上層、該下層、以及該中間層係被緊密地黏接在一起。該中間層可提供一空氣靜止空間，以作為隔熱之用。該中間層亦可由管狀構件組成，以允許空氣於該上層以及該下層之間做自由循環。該屋頂板的復合結構提供該屋頂板一彎曲強度以抵抗強風所造成的捲曲或其他損害。該下層可被延伸於鄰接之屋頂板下，以提供該上層一防水層。」，審視上開技術特徵，可知附件三僅具有上開⑴上、下二層浪板及⑶使上、下層之浪板留有適當之空隙，以空氣之絕緣性，達成隔熱效果之要件。則附件二、三之組合，僅揭露系爭專利申請專利範圍第
1 項之第⑴、⑶要件之技術特徵，至於系爭專利申請專利範圍第1 項之⑵上、下層間夾有橫條、⑷在上、下二層之浪板留空氣對流孔之利用空氣對流之性質，達成避雨、隔熱、散熱、排氣等多功效之技術特徵則未為附件二、三之組合所揭露，自難以附件二、三之組合認定系爭專利申請專利範圍第
1 項不具有進步性。⒊附件五（含補充證據）與附件二之組合可否證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性：
查依附件五補強證據二資料中圖號A4-1～A4-3，已揭露新建廠房之屋頂有一雙層浪板組成，且上下雙層浪板均無留孔，在上下兩層浪板藉此ㄈ形墊高件使兩層浪板產生一空隙，則附件五僅揭露系爭專利申請專利範圍第1 項⑴將浪板覆蓋成上、下二層及⑶使上、下層之浪板留有適當之空隙，以空氣之絕緣性，達成隔熱效果之要件。至於附件二僅揭露系爭專利申請專利範圍第1 項之⑴將浪板覆蓋成上、下二層之要件，已如前述。則附件二、五之組合，僅揭露系爭專利申請專利範圍第1 項之⑴、⑶要件之技術特徵，至於系爭專利申請專利範圍第1 項之⑵上、下層間夾有橫條、⑷在上、下二層之浪板留空氣對流孔之利用空氣對流之性質，達成避雨、隔熱、散熱、排氣等多功效之技術特徵則未為附件二、五之組合所揭露，是以，附件二、五之組合自尚難認定系爭專利申請專利範圍第1 項不具有進步性。
六、綜上所述，系爭專利申請專利範圍第2 項違反系爭專利審定時專利法第60條第3 款之規定，且附件五補強證據與附件三之組合可證明系爭專利申請專利範圍第2 項不具進步性，原處分就此部分所為舉發成立，應撤銷專利權之審定，於法尚無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤，故原告此部分之訴為無理由，應予駁回。惟附件二、三之組合與附件二、五之組合尚難證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性，且原處分亦認舉發證據尚難證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具有進步性，此有原處分理由第㈣項之論述可知。是不論系爭專利其他申請專利範圍如何，基於部分申請專利範圍准駁原則，至少系爭專利申請專利範圍第1 項具專利要件，應予部分准許，原處分就系爭專利申請專利範圍第1 項應撤銷，訴願決定就此部分予以維持，均有未合，本院自應將訴願決定及原處分此部分均撤銷，由被告依102 年1 月1 日施行之專利法處理之。
七、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯及未經援用之證據，均已與本院判決結果無影響，爰毋庸一一論述，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，依智慧財產案件審理法第1 條，行政訴訟法第104 條、民事訴訟法第79條但書，判決如主文。
中 華 民 國 102 年 2 月 7 日
智慧財產法院第二庭
審判長法 官 陳忠行
法 官 林洲富法 官 曾啟謀以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。
上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第
241 條之1 第1 項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第1項但書、第2項）。
┌─────────┬────────────────┐│得不委任律師為訴訟│ 所 需 要 件 ││代理人之情形 │ │├─────────┼────────────────┤│（一）符合右列情形│1.上訴人或其法定代理人具備律師資││ 之一者，得不│ 格或為教育部審定合格之大學或獨││ 委任律師為訴│ 立學院公法學教授、副教授者。 ││ 訟代理人 │2.稅務行政事件，上訴人或其法定代││ │ 理人具備會計師資格者。 ││ │3.專利行政事件，上訴人或其法定代││ │ 理人具備專利師資格或依法得為專││ │ 利代理人者。 │├─────────┼────────────────┤│（二）非律師具有右│1.上訴人之配偶、三親等內之血親、││ 列情形之一，│ 二親等內之姻親具備律師資格者。││ 經最高行政法│2.稅務行政事件，具備會計師資格者││ 院認為適當者│ 。 ││ ，亦得為上訴│3.專利行政事件，具備專利師資格或││ 審訴訟代理人│ 依法得為專利代理人者。 ││ │4.上訴人為公法人、中央或地方機關││ │ 、公法上之非法人團體時，其所屬││ │ 專任人員辦理法制、法務、訴願業││ │ 務或與訴訟事件相關業務者。 │├─────────┴────────────────┤│是否符合（一）、（二）之情形，而得為強制律師代理之例││外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出（二）所││示關係之釋明文書影本及委任書。 │└──────────────────────────┘中 華 民 國 102 年 2 月 7 日
書記官 王月伶